PROCESO 06-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretación de oficio del artículo 113 de la misma Decisión, con fundamento en la solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expedientes Internos Acumulados Nos. 5824 y 6489.

Actor: “PAPELES NACIONALES S.A. y COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A.”, Marca: “FAMILIA 2 EN 1”. (Mixta) EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y siete días del mes de marzo del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio del Consejero Ponente, doctor Rafael Osteau de Lafont Pianeta.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. Tomando en consideración: 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Las partes: Demandantes: PAPELES NACIONALES S.A. Y COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero interesado: PRODUCTOS FAMILIA S.A. 1.2. El objeto de la demanda: Se pretende la nulidad de la Resolución Nº 16953 de 26 de junio de 1997, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la referida Superintendencia, mediante la cual se concedió registro a la marca mixta “FAMILIA 2 en 1” para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la firma PRODUCTOS FAMILIA S.A. 1.3.

Hechos y fundamentos de las demandas: Las demandas acumuladas se fundamentan en los mismos hechos y exponen similares argumentos jurídicos para tratar de obtener la nulidad total del registro mencionado o en subsidio, la nulidad parcial en cuanto a la expresión “2 en 1”. Exponen los demandantes que el 26 de junio de 1997 se concedió registro a la marca mixta “FAMILIA 2 en 1”, acompañada de la expresión “DOBLE ROLLO” que iría como explicativa.

Aducen que la concesión de la referida marca, especialmente en lo que toca con la expresión “2 en 1”, es violatoria de los artículos 81 y 82, literales a) y d) de la Decisión 344, toda vez que constituye un signo explicativo que da a conocer al público consumidor las características propias del producto, como que dos rollos normales de papel higiénico están contenidos en uno. Manifiestan que dicho signo es insuficientemente distintivo y que es usado por otras compañías que compiten en el mercado.

Agregan que la marca impugnada es descriptiva en cuanto informa sobre la cantidad del producto así como sobre sus características en general. Estiman que al conceder el registro de la marca en cuestión, la Superintendencia permitió ilegalmente, que un particular monopolizara la expresión “2 en 1”, término común y descriptivo, en detrimento de derechos legítimos de los demás competidores.

Finalmente afirman que la Superintendencia, ante solicitudes posteriores de la misma empresa beneficiaria del registro, ha aceptado que es erróneo conceder registro a la expresión “2 en 1”, para que pueda ser utilizada sin limitación alguna. 1.4. Contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda defendiendo la legalidad del acto acusado y al efecto sostiene que con su expedición no se violó ninguna de las normas invocadas como infringidas por el demandante ya que se profirió de conformidad con las atribuciones legales y plenamente ajustado al trámite administrativo previsto en materia marcaria.

Propone como excepción de fondo la de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho puesto que la resolución objeto de la misma fue notificada el 12 de agosto de 1997, de donde resulta que ella se promovió transcurridos más de los cuatro meses que establece la ley colombiana para dicho propósito. 1.5. Actuación del tercero interesado: Comparece al juicio la firma PRODUCTOS FAMILIA S.A. para manifestar su conformidad con el acto administrativo demandado.

Expresa, además, que la expresión impugnada no describe dos propiedades diferentes en un solo producto sino que evoca mayor cantidad de un solo producto.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 28 de su Tratado. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS: Se interpretarán los artículos solicitados por el juez consultante, esto es, los artículos 81 y 82, literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión, y de oficio, por considerarla pertinente para la resolución del caso, el Tribunal interpretará la disposición relativa al tipo y la caducidad de las acciones respecto de los actos que conceden el registro de una marca, contenida en el artículo 113 de la misma Decisión. El texto de las normas a ser interpretadas se transcribe a continuación: Decisión 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”.

( ) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”.

Artículo 113 “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1 Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2 Cuando la solicitud del registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.” 4.

ASPECTOS A SER TRATADOS EN LA PROVIDENCIA: El Tribunal se referirá con respecto a las normas transcritas, de manera principal a los siguientes temas: requisitos para el registro de marca; irregistrabilidad de signos que no cumplan los requisitos exigidos; la marca débil; irregistrabilidad de signos descriptivos; tipo y caducidad de las acciones judiciales contra actos concesorios de registros marcarios. 4.1.

Requisitos para el registro de marcas: Los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca según el artículo 81 de la Decisión 344 son: que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica; si el signo no cumple con estos tres requisitos no es posible que se conceda su registro. El Derecho Comunitario a través de su normativa, establece protección para el consumidor, a quien no se le quiere ver inducido a error o a engaño y para el titular del signo a fin de que otros no aprovechen indebidamente el prestigio y fama de la marca.

El Tribunal ha señalado que: “El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente”. [1] La marca debe cumplir con los requisitos que se explican a continuación: La perceptibilidad es la característica que hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que constituyen el único medio para que el sujeto perciba los estímulos externos; por lo que en tal virtud, la perceptibilidad encierra la idea de que un signo pueda ser aprehendido o captado por medio de alguno de los sentidos y asimilado por la inteligencia. La distintividad se refiere a la capacidad del signo para distinguir unos productos o servicios de otros, esta característica es esencial y requiere que el signo sea individual o singular, diferenciándose de cualquier otro.

El signo que pretenda ser registrado no debe ser confundible con otros ya empleados o solicitados previamente para distinguir productos o servicios de la misma clase o de otras respecto de los cuales pueda originar confusión; el signo carente de distintividad es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros similares de diferentes origen empresarial, e incumple una de las funciones esenciales de la marca.

A este respecto, Alemán manifiesta que: ( ) “la marca es el signo de que se vale el industrial o comerciante para que el público escoja a través de la diferenciación, sus productos o servicios y aplique a estos –los signos- los valores empresariales por él desarrollados ” [2] La susceptibilidad de representación gráfica se refiere a la posibilidad que tiene el signo para ser expresado por escrito, esta característica está relacionada con la perceptibilidad.

El signo se materializa por medio de letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, de tal modo que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite; además el que la marca se pueda representar gráficamente posibilita su publicación y conservación en archivos por las oficinas competentes de registro. 4.2. Irregistrabilidad de signos que no cumplan con los requisitos exigidos por el artículo 81.

Irregistrabilidad de signos descriptivos. El signo que aspira a obtener su registro marcario debe cumplir con todos los requisitos establecidos por la norma comunitaria en su artículo 81, además de no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad por ella previstas. En cuanto a las prohibiciones para el registro de marcas, la jurisprudencia del Tribunal Andino ha manifestado que éstas pueden ser bien de carácter absoluto, ora de carácter relativo.

Al primer grupo pertenecen las contenidas en el artículo 82 de la Decisión 344 y tienen que ver con la imposibilidad del signo para funcionar como marca por la falta de cumplimiento cabal de los tres requisitos básicos contenidos en el artículo 81; en tanto que las prohibiciones de carácter relativo son las contenidas en el artículo 83 y se relacionan con los derechos de terceros que se pudieran ver afectados por la concesión del registro.

El artículo 82, literal a) de la Decisión 344, establece perentoriamente la prohibición de registrar signos que no satisfagan plenamente los tres requisitos a que se hizo mención en el aparte anterior. En efecto, cuando dispone que son irregistrables los signos que “no puedan constituir marca conforme al artículo anterior” no hace otra cosa que establecer una ineptitud total y absoluta respecto de los signos que carezcan de distintividad o de perceptibilidad o no sean susceptibles de ser representados gráficamente para fungir válidamente como marca.

Así mismo, el referido artículo 82, proscribe el registro como marca de las denominaciones descriptivas, que son aquellas que informan a los consumidores sobre las características, calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, y otras propiedades de los productos o del servicio, que se quiere distinguir con la marca.

Esta clase de signos es irregistrable cuando comunican al consumidor de manera directa sus características esenciales. A efectos de saber si un signo marcario es descriptivo, la doctrina sugiere que se formule la siguiente pregunta ¿cómo es el producto o servicio?; y si la marca ofrece respuesta a este cuestionamiento estaremos frente a una denominación descriptiva.

Empero, la cuestión debatida en el caso presente radica en saber si la inclusión en la expresión denominativa compuesta que forma parte de la marca mixta “FAMILIA 2 en 1”, de un término que pudiera considerarse como descriptivo y por tanto, de uso común, da lugar a la irregistrabilidad del signo. A este respecto cabe destacar que el Tribunal ha considerado que: “ una expresión puede ser aceptada como marca siempre que no tenga "una estrecha relación con los bienes o servicios que pretenden designar.

De todas maneras cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en signos débiles que - por ser factibles de utilizarse en diversos productos - afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquellos”.

“La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto.”  [3] Posición que también es compartida por la doctrina, la cual sobre el particular ha elaborado concepciones como la de Otamendi, quien afirma que “El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario”.

( ) “se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.” [4]. Ahora bien, se estima del caso hacer referencia, igualmente, al tema de la inclusión en la marca de palabras o frases explicativas o publicitarias, con relación a las cuales, como lo ha dicho el Tribunal y ahora lo reitera, “ corresponde a la Oficina Nacional Competente verificar, en el examen de registrabilidad, bajo el control judicial correspondiente, que la frase publicitaria no desemboque en el vicio de descriptividad del producto a que ella se refiere, pues cada Oficina está en condiciones de establecer, en presencia del producto anunciado, si frente a las circunstancias de hecho se da o no el elemento descriptivo que inhabilitaría a la frase publicitaria para registrarse como marca, o si por el contrario hay presencia de elementos de originalidad y de valor evocativo que hagan posible registrarla. [5] En todo caso, la posición del Tribunal al respecto puede sintetizarse en el extracto de la sentencia proferida dentro del proceso 30-IP-96, que a continuación se transcribe: “Recuérdese que las frases publicitarias incluidas en una marca mixta no constituyen el elemento esencial y diferenciador, por lo que la exclusividad del derecho no se extiende a aquéllas.

Por tanto, tales frases publicitarias pueden ser autorizadas, dentro de los parámetros señalados, para ser incluidos como un elemento más de la marca mixta. (subraya el Tribunal) [6] 4.3. Tipo y caducidad de las acciones judiciales contra actos concesorios de registros marcarios: La nulidad del registro de marca está contemplada por el artículo 113 de la Decisión 344 y procede únicamente en uno de los siguientes casos: cuando se ha concedido el registro con violación a la ley, es decir en contravención de las disposiciones de esa Decisión; cuando se base en documentos o datos declarados previamente falsos por la autoridad nacional competente contenidos en la solicitud y que sean esenciales o cuando el registro se haya obtenido de mala fe.

La acción de nulidad se caracteriza por ser imprescriptible es decir que puede ser presentada en cualquier tiempo y no está sujeta a plazo alguno; puede ser decretada de oficio o a petición de parte; el trámite deberá realizarse de acuerdo a lo establecido por la legislación interna posteriormente a la audiencia de las partes interesadas.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a este respecto ha señalado que: “en el señalado artículo 113 de la Decisión 344 se prevé la nulidad del registro marcario “DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA”. En el caso de anulación de oficio, la anulación puede ser decretada por la propia autoridad competente -administrativa o judicial, siempre que le corresponda el ejercicio de funciones jurisdiccionales sobre la materia- observando el procedimiento establecido en la legislación interna.

La participación de dicha autoridad en estos casos permite la protección del interés público. En el caso de nulidad a petición de parte, es necesario que quien lo solicite tenga y demuestre la calidad de “parte interesada”, es decir, debe existir un interés jurídicamente protegido. Por lo tanto, la legitimación se da por interés, que será amparado por la autoridad respectiva en función del interés colectivo, preeminente.

Es así como el particular que pretenda accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, supuestamente inválido, previamente deberá acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio a su favor.” [7] Con fundamento en las consideraciones anteriores, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas anteriormente para registro. Además se debe observar que el signo no esté incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 344.

SEGUNDO: La principal función de toda marca es la distintividad que sirve como medio de protección al empresario y al público consumidor. Cuando una marca no es distintiva se produce confusión en perjuicio de los empresarios y de los consumidores a quienes se les induce a error.

TERCERO: Las prohibiciones al registro de marcas, pueden ser de carácter absoluto o relativo; al primer grupo, pertenecen las contenidas en el artículo 82 de la Decisión 344 y tienen que ver con la imposibilidad del signo para funcionar como marca; las prohibiciones de carácter relativo son las contenidas en el artículo 83 y se relacionan con los derechos de terceros, que se pudieran ver afectados por la concesión del registro de nuevos signos como marca.

CUARTO: No son registrables las denominaciones descriptivas cuando comunican al consumidor de manera directa sus características esenciales, ya que la principal función de la marca es la de distinguir productos y servicios pero no describir sus propiedades.

QUINTO: El titular de la marca que esté formada por un vocablo de utilización libre para distinguir un determinado producto o servicio, no podrá impedir, alegando exclusividad, que otros hagan uso de éste y soliciten su registro, incorporándolo dentro de un conjunto marcario, para el mismo o para otro producto o servicio.

SEXTO: La nulidad del registro de marca procede únicamente en uno de los casos mencionados por el artículo 113 de la Decisión 344. La acción de nulidad se caracteriza por ser imprescriptible, puede ser decretada de oficio o a petición de parte y el trámite deberá realizarse de acuerdo a lo establecido por la legislación interna posteriormente a la audiencia de las partes interesadas.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en los expedientes internos acumulados Nº 5824 y 6489, según lo dispone el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal. Notifíquese esta sentencia al mencionado Tribunal Nacional, mediante copia sellada y certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO (a.i.) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 24 de abril del 2002. Proceso Nº 03-IP-2002. Marca “TOWER”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 791 de 9 de mayo del 2002. [2] ALEMÁN, Marco Matías “MARCAS, Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios” de Top Management International. Pág. 76. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 18 de septiembre de 1995. Proceso Nº 12-IP-95 Marca “VERDADERO ARRANCAGRASA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 199 de 26 DE ENERO DE 1996. [4] OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS” Abeledo Perrot. Cuarta Edición. Buenos Aires 2002. Págs. 191 y 192 [5] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Ibidem. [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Sentencia de 12 de septiembre de 1997.

Proceso Nº 30-IP-96. Marca: “KRAFT LA AUTENTICA MAYONESA”. En G.O.A.C. Nº 299 del 17 de octubre de 1997. [7] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 9 de marzo de 1999. Proceso Nº 04-IP-1999. Marca: “GOSSY”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 462 del 23 de julio de 1999.