PROCESO 07-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 2, 4, 5, 54, 55 y 56 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la petición proveniente del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil. Expediente Interno Nº 489- 02-2. Actor: FABRICA DE ENVASES FADESA. Modelo de utilidad: “ENVASE OVAL RODONADO”.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y siete días del mes de marzo del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Guayaquil, de la República del Ecuador. VISTOS: La solicitud de Interpretación Prejudicial admitida a trámite mediante auto de 18 de febrero del año en curso. 1.
ANTECEDENTES: El Tribunal, ante la ausencia de un informe sucinto sobre las circunstancias del litigio, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes: Comparecen en el proceso interno, como demandante, Fábrica de Envases FADESA S.A. y como demandados, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.
Actúa como tercero interesado la Empresa Envases del Litoral S.A. 1.2. Objeto y fundamento de la demanda: La resolución administrativa impugnada es la dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, dentro del trámite 01-294 RA, el 30 de julio del 2002, en la cual se acepta, revocándola, el recurso de apelación interpuesto por ENVASES DEL LITORAL.
S.A. contra la Resolución Nº 01-239 dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la que se otorga registro al modelo de utilidad denominado “envase oval rodonado de 8, 15 y 16 onzas” a favor de la FABRICA DE ENVASES FADESA. El 4 de mayo del 2000, FADESA S.A., presentó la solicitud de registro de modelo de utilidad denominado ENVASE OVAL RODONADO DE 8, 15 y 16 onzas; luego de la publicación de la solicitud descrita, la compañía ENVASES DEL LITORAL S.A., presentó observaciones a la patentabilidad del modelo de utilidad, estableciendo que el envase oval rodonado de 8, 15 y 16 onzas carecía de novedad y que sus características técnicas eran conocidas con anterioridad a la presentación de la solicitud.
Dentro del expediente en el que se tramitó dicha oposición se solicitaron y realizaron diversos peritajes. El realizado por el Ingeniero Rodrigo Lucio Paredes concluyó que el modelo de utilidad cumplía con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial; posteriormente el IEPI realizó el examen de fondo del modelo de utilidad solicitado, llegando a la conclusión de que se cumplía con todos los requisitos técnicos y legales.
La oposición presentada por ENVASES DEL LITORAL S.A. fue rechazada, se aprobó la solicitud de registro del modelo de utilidad y se ordenó otorgar el título correspondiente mediante Resolución Nº 01-239 dictada el 28 de septiembre del 2001. ENVASES DEL LITORAL S.A. presentó un recurso de apelación contra ella, el cual le fue concedido, según afirma, en perjuicio de los derechos subjetivos de la FÁBRICA DE ENVASES FADESA S.A. El demandante expone que los únicos envases ovales rodonados fabricados en el mundo además de los elaborados por FADESA S.A., fueron los producidos por ENVASES DEL LITORAL S.A., elaborados con posterioridad a la presentación de su solicitud de registro del modelo de utilidad; indica que este hecho ha sido probado cuando en la audiencia pública de alegatos del 5 de febrero del 2002, los técnicos de ENVASES DEL LITORAL S.A., reconocieron que no habían elaborado antes envases ovales con rodones.
Argumenta que la aceptación del recurso presentado por el opositor, concluyó falsamente que al otorgarse la patente del modelo de utilidad a FADESA S.A. se podría causar una situación de monopolio en el mercado; indica que no se puede confundir el monopolio, con el derecho legítimo de tener un derecho exclusivo sobre la producción y venta de un tipo innovador de envases.
Manifiesta que el IEPI aceptó el recurso de apelación presentado por la empresa ENVASES DEL LITORAL S.A. ENLIT, y revocó la Resolución Nº 01-239 pero que el Vocal - Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industria y Obtenciones Vegetales del IEPI, emitió voto salvado, separándose de la opinión de la mayoría de vocales, indicando que debió rechazarse el recurso de apelación interpuesto por ENVASES DEL LITORAL S.A. y elaborando un resumen de los argumentos presentados por las partes, señala que “la novedad reside en que no existe en el mercado mundial ningún fabricante que ofrezca máquinas rodonadoras para envases de forma oval, razón por la cual FADESA S.A., para lograr su fabricación, tuvo que realizar una serie de estudios y ensayos, que se iniciaron con el rediseño del troquel, al cual se le reinstalaron los elementos conformadores de los nervios”, agrega que al ser sometidos al proceso de cocción dentro de una cámara al vacío sus envases no se deforman, “demostrando que no basta reducir el espesor de la hojalata para abaratar el envase, y que la introducción de los nervios y rodones añade ventajas funcionales al modelo”.
Concluye que el modelo de utilidad solicitado por FADESA S.A. reúne los requisitos legales para su patentamiento pues no se ha demostrado ni su falta de novedad, o de nivel inventivo o de aplicabilidad industrial. 1.3. Contestación a la demanda. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial contesta la demanda y propone las siguientes excepciones: - La negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. - Legitimidad del Acto Administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades legales. - Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora.
El tercero interesado presenta las siguientes excepciones: - La negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en el Recurso Contencioso Administrativos de Plena Jurisdicción que motiva el presente juicio. La falta de legítimo contradictor, por haberse presentado la demanda en contra del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, en la persona de su presidente y omite demandar a los señores integrantes del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, de quienes provienen el acto impugnado.
La improcedencia de la acción por no cumplir con requisitos de fondo y forma determinados por la legislación interna. Agrega que FADESA S.A. ha solicitado el registro del modelo de utilidad denominado ENVASE OVAL RODONADO DE 8, 15 Y 26 ONZAS, modelo éste que se refiere a envases cuyas características técnicas y específicas dimensiones son universales; señala que el diseño del envase solicitado como modelo de utilidad no constituye un invento o idea patentable ya que las informaciones técnicas y la literatura difundida por grandes empresas fabricantes de maquinarias y herramientas a nivel mundial permite la aplicación del rodonado en todo tipo, tamaño y forma de envases, y constituye una clara imitación de los modelos que desde hace años se vienen fabricando en la industria de envases de hojalata.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 28 de su Tratado. 3.
NORMAS A SER INTERPRETADAS: Entre las deficiencias de que adolece la consulta se anota la referente a la no indicación de las normas que a juicio del juez deben ser objeto del pronunciamiento de interpretación prejudicial del Tribunal. No obstante ello, analizando los documentos remitidos y tomando en consideración las fechas correspondientes al trámite administrativo de la solicitud de registro de patente, en ejercicio de la facultad de este Tribunal para determinar las normas del ordenamiento jurídico pertinentes al caso, corresponde interpretar los artículos 2, 4, 5, 54, 55 y 56 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
A continuación se inserta el texto de las normas que serán objeto de esta interpretación: DECISIÓN 344 Artículo 2 “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.
Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.” Artículo 4 “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.
Artículo 5 “Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”. Artículo 54 “Se concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto, que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.” Artículo 55 “No pueden ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y materias excluidas de la protección por la patente de invención. Asimismo, no se considerarán modelos de utilidad: las esculturas, las obras de arquitectura, pintura, grabado, estampado o cualquier otro objeto de carácter puramente estético”.
Artículo 56 “Son aplicables a los modelos de utilidad las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente”. 4. ASPECTOS A SER TRATADOS EN LA PROVIDENCIA: La ponencia se referirá de modo principal a los siguientes puntos: de la interpretación prejudicial y de la colaboración entre los Jueces Nacionales y el Juez Comunitario; definición de modelo de utilidad; de la aplicación de las normas sobre patentes a los modelos de utilidad; de los requisitos de la patentabilidad. 4.1.
De la interpretación prejudicial y de la colaboración entre los Jueces Nacionales y el Juez Comunitario: Dadas las deficiencias que se han advertido en la formulación de la consulta, estima el Tribunal conveniente plantear, de inicio, algunas consideraciones relativas a este tópico, así como con el fin de aclarar lo referente a las relaciones de colaboración entre el Tribunal Comunitario Andino y el Juez Nacional en el proceso de aplicación del Ordenamiento Comunitario.
Sobre ello, conviene expresar que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es, de la competencia del órgano jurisdiccional supranacional, realizar la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico de la Comunidad; y es de exclusiva potestad del juez nacional competente, el aplicar dicho ordenamiento en las causas internas, así como realizar el examen y valoración de los hechos relevantes.
La interpretación por la vía prejudicial de la norma comunitaria, aspira a garantizar la uniformidad en la aplicación de la norma comunitaria, en cada uno de los Estados Miembros. El Tribunal Comunitario al admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, deberá pronunciarse mediante la expedición de una providencia en que se precisará el contenido y alcance de la norma comunitaria, pertinente al caso concreto, de este modo se colabora con el juez nacional en la configuración de la sentencia que este debe emitir en la causa sometida a su conocimiento.
El Juez Nacional de un País Miembro de la Comunidad Andina, de oficio o a petición de parte, puede solicitar a este alto organismo la interpretación de las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en los casos en que el ordenamiento comunitario deba ser aplicado en un proceso interno. La solicitud de interpretación prejudicial puede ser planteada en cualquier momento, siempre que sea anterior al pronunciamiento de la sentencia definitiva, al realizar la consulta de la norma comunitaria, se suspende el proceso interno hasta cuando el Tribunal Andino emita su providencia, que es un presupuesto procesal ineludible para el pronunciamiento de la sentencia definitiva.
La consulta debe provenir de un juez o tribunal nacional competente y contendrá un informe sucinto de los hechos relevantes acontecidos en el proceso interno, con el fin de que el Tribunal alcance la suficiente comprensión acerca del caso planteado; la solicitud debe incluir la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere; la identificación de la causa que origine la solicitud; y el lugar en el que el consultante recibirá respuesta a su planteamiento.
Es de competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el determinar las normas del ordenamiento comunitario que se van a interpretar, de tal modo que el Tribunal analizará la pertinencia de las normas requeridas, pudiendo suprimir las que no se ajusten a la realidad de la cuestión tratada y añadiendo de oficio otras normas necesarias dentro del caso tratado.
El Juez consultante al ser notificado con la interpretación prejudicial deberá continuar la tramitación del proceso interno y, en su sentencia, esta obligado a adoptar el pronunciamiento del Tribunal Comunitario, según lo determina el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal y posteriormente deberá remitir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la sentencia dictada en el caso que ha sido objeto de interpretación prejudicial, de acuerdo a lo señalado en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal. 4.2.
Definición de modelo de utilidad: Según las diversas concepciones que la doctrina, la ley y la jurisprudencia han expresado sobre esta materia, se puede definir al modelo de utilidad como una invención menor o creación industrial de menor exigencia inventiva. En ese orden de ideas, vale la pena señalar que existen distintas concepciones legales sobre el modelo de utilidad en el mundo que van desde las que lo consideran como una especie inventiva hasta las que lo conciben con el carácter de invención menor por presentar una actividad inventiva en grado inferior a la requerida para las patentes de invención. Algunas de ellas estiman que la diferencia entre los modelos de utilidad y las patentes de invención estriba en la ausencia de originalidad, limitando las exigencias comparativas a la mera novedad o novedad relativa; y otras, en fin, que parecen no reconocerle el carácter de invención, aunque en ellas se le mire como una creación de nivel inferior a las tutelables por medio de una patente de invención. [1] También hay diferencias conceptuales en cuanto al objeto sobre el cual recae la protección del modelo de utilidad, ya que la mayoría de las legislaciones tienden a referirse a cosas o formas espacialmente definidas y no a substancias; tampoco a procedimientos.
Estas concepciones del modelo de utilidad constituyen un conjunto de reglas técnicas que pueden trazar, de acuerdo con la doctrina, fronteras horizontales y verticales, con base en las cuales discriminan entre pequeñas y mayores invenciones, atendiendo a diversas consideraciones, entre ellas, la actividad inventiva presente. Se ha dicho que cuando el objeto del modelo de utilidad se identifica con las invenciones menores estamos frente a una delimitación horizontal, pero si se refiere a formas espacialmente definidas se trata de una delimitación vertical.
En el ordenamiento andino la conceptualización del modelo de utilidad sigue ambas delimitaciones: la horizontal (como una invención menor), cuando el artículo 54 de la Decisión 344 dice que el modelo de utilidad permite una mejora o un diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporciona alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Igualmente, la menor condición inventiva se observa cuando el legislador ha concebido el modelo de utilidad para proteger invenciones relativas a objetos o instrumentos, herramientas o mecanismos que no son merecedoras de la tutela otorgada por el sistema de patentes de invención. De allí se puede determinar que el modelo de utilidad es una figura cercana a las patentes de invención, porque sirve para proteger pequeños inventos, que constituyen aportaciones técnicas (mejoras sustanciales) que tienen por objeto obtener ventajas útiles sobre lo ya conocido.
En cuanto a la delimitación vertical, el artículo 54 citado, establece que “Se concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo ”, con lo cual se verifica en relación con formas espacialmente definidas.
En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana.
La doctrina expresa acerca del tema: “Podemos definir al modelo de utilidad como toda forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos de objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, cuando importen una mejor utilización en la función a que estén destinados, sin que la nueva forma o el cambio de forma implique adquisición de un nuevo conocimiento científico.” [2] El reconocimiento legal a la patentabilidad del modelo de utilidad en la legislación comunitaria andina, se da por primera vez en la Decisión 311, que entró en vigor el 12 de diciembre de 1991 y esta figura se ha mantenido en las posteriores Decisiones dictadas dentro del Régimen de Propiedad Industrial.
En términos generales se puede definir al modelo de utilidad como una invención pequeña o menor, que proporcionan una utilidad o una ventaja de carácter técnico aplicado sobre algo ya conocido, por lo que se le considera, de menor exigencia inventiva, con respecto de la patente de invención. El modelo de utilidad se refiere a invenciones, que ofrecen solución a un problema técnico, y al igual que sucede en el caso de las patentes de invención, el registro le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo sobre el modelo de invención, que le significará beneficios de carácter económico y su diferencia radica en que su exigencia inventiva, y avance tecnológico es menor, debido a que se trata de una ventaja en su empleo o fabricación. En pronunciamientos del Tribunal se ha precisado que sus características fundamentales son: a) “Se trata de una invención: Aunque el modelo de utilidad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente. b) “Tiene forma definida de un objeto: Se trata de una cosa especialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia. c) “Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaja o beneficio que antes no tenía: Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende.” [3] 4.3.
De la aplicación de las normas sobre patentes a los modelos de utilidad Y de las creaciones susceptibles de protección por medio de patente de modelo de utilidad: De acuerdo con el artículo 54 de la Decisión 344, como ya se dijo, una invención es registrable como modelo de utilidad siempre que se trate de una invención de forma que mejore las prestaciones anteriormente conocidas de objetos preexistentes.
En esta norma se regulan todos aquellos requisitos o características que debe reunir la creación, como son: novedad, forma definida y utilidad. La novedad del modelo de utilidad se expresa en el artículo 54 cuando dice que: “se concederá patente de modelo de utilidad a toda nueva forma ” (el subrayado es del Tribunal). Este requisito es común tanto al modelo de utilidad como a las invenciones, con la salvedad de que se valora con criterios menos rígidos la actividad inventiva del autor, en cuanto a que es un aporte técnico más modesto que el de una invención. Algunos autores expresan que junto a la novedad hay otros requisitos positivos que van de la mano con ella como es la originalidad, el estado de la técnica, el acceso y/o divulgación que destruyen o arruinan la novedad del invento para el que se reclama la exclusiva. [4] La forma definida, como ya se ha expresado, es un requisito básico y fundamental de los modelos de utilidad.
Se trata de una forma, claramente reivindicable que manifiesta características diferenciables de cualquier otra y que puede ser “una configuración o disposición de los elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo ”. Los términos configuración o disposición, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, son sinónimos.
Disposición es la acción y efecto de disponer, por lo que disponer significa colocar, poner las cosas en orden y situación conveniente; en tanto que configuración es la disposición de las partes que componen una cosa y le dan una peculiar figura. [5] En consecuencia, la forma consiste en dar un nuevo orden a las cosas o distribución distinta de los elementos que componen la cosa u objeto, o arreglo de componentes que se agregan de manera que le dan una característica distinta al mismo, una peculiaridad en su figura.
A su turno, el Artículo 55 de la Decisión 344 establece prohibición de patentabilidad como modelo de utilidad de los procedimientos y materias excluidas de la protección de la patente de invención, tanto como de las esculturas, las obras de arquitectura, pintura, grabado, estampado o cualquier otro objeto de carácter puramente estético, porque no cumplen con uno de los requisitos del modelo de utilidad, que es su aporte utilitario o práctico que sirva para cubrir alguna necesidad o para hacer un trabajo más fácil.
La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en su artículo 56 señala que a los modelos de utilidad, son aplicables las disposiciones sobre la patentabilidad, en cuanto fuese pertinente, por lo que para otorgar una patente de modelo de utilidad se deben tomar en consideración los requisitos esenciales aplicables para las patentes de invención, y estos son: que las invenciones sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial 4.4.
De los requisitos de la patentabilidad: En efecto, por la remisión expresa anteriormente referida, a los modelos de utilidad para que puedan se patentados se les exige el cumplimiento de los mismos requisitos contemplados para las patentes de invención y, entre ellos, particularmente los establecidos en los artículos 2, 4 y 5 de la Decisión 344, atrás enunciados.
A ello se referirá el Tribunal en los puntos siguientes: 4.4.1. De la novedad de la invención: El artículo 2 de la Decisión 344 dice: “Una invención es nueva cuando no se encuentra comprendida en el estado de la técnica”; en el ordenamiento andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta, o universal, lo cual es aplicable en cuanto a los modelos de utilidad, esto es, que comprende el estado de la técnica a nivel mundial.
La condición de la novedad, requiere que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir que la innovación y los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, de la prioridad reconocida. Un invento que ya fue patentado y que está siendo explotado es del dominio público y objetivamente ha perdido novedad.
No está comprendido en el estado de la técnica, el conocimiento que no ha sido divulgado de manera oral o escrita, la difusión de que se habla, debe ser minuciosa, detallada y suficiente para que una persona entendida en la materia pueda utilizar esa información para explotar la invención. La doctrina manifiesta que: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.” [6] Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) “Objetividad.
La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.” b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad.” “ una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.” c) “Carácter Universal de la Novedad” “ la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.” “ no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país.” d) “Carácter público de la novedad.” “ la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente.”[7] La doctrina sugiere al examinador observar los siguientes pasos lógicos para determinar la novedad de la invención y que al decir de Cabanellas, citando a Gómez Segade, se resumen de la siguiente manera: “En primer lugar, ha de concretarse cual es la regla técnica para la que se solicita la patente, lo que vendrá determinado por el contenido de las reivindicaciones; en segundo lugar, ha de precisarse la fecha en que ha de efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, es decir la fecha de prioridad; en tercer lugar, se ha de determinar cuál es el contenido del estado de la técnica en la fecha de prioridad; y finalmente, se procederá a la comparación entre la invención y la regla técnica.” [8] El Tribunal ha reiterado que es factor esencial para la concesión de una patente la novedad que resulta del hecho de que la invención por patentarse no se encuentre comprendida en el estado de la técnica, acogiendo el criterio de novedad absoluta, al que se hará referencia a continuación: “El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344.
La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963.
(Bercovitz, Alberto, "protección de la Tecnología", en Revista del Derecho Industrial Nº 35, Depalma 1990, pág. 321).” [9] La novedad por tanto, debe estar presente en las patentes de invención así como en los modelos de utilidad. Con respecto a las primeras, la creación es algo que no ha existido antes, y representa una solución a un problema técnico; en cambio, en el caso del los modelos de utilidad, la novedad se da por la innovación realizada sobre un producto ya conocido, al que se le añade una ventaja que aumente su eficiencia, mejorando su aplicación industrial; dicha mejora no debe estar comprendida dentro del estado de la técnica.
Debe precisarse, sin embargo, que con respecto a “lo ya conocido”, en relación con los modelos de utilidad ciertas legislaciones como la Española y la Argentina, le dan un tratamiento territorial a la novedad aplicable a esta figura al considerar que basta con que el modelo de utilidad no sea conocido dentro de las fronteras del país, bajo el justificativo de que así se estaría promocionando la investigación de la industria nacional, lo cual ha sido arduamente criticado por autores españoles entre quienes está José Antonio Gómez Segade quien manifiesta que: “ el elevado número de modelos de utilidad solicitados, puede que en parte tenga su origen en conductas poco edificantes de quienes se limitan a copiar servilmente modelos extranjeros para solicitar su registro en España”; y va más allá con los efectos que esto puede tener en el futuro, de cara a la Comunidad Europea, al decir que “incluso podría llegar a suponer una medida de efecto equivalente a las restricciones a la libre circulación de los productos”. [10] Por lo anterior, en el ordenamiento andino, como lo ha dicho el Tribunal y ahora lo reitera, “no cabe la noción de “novedad relativa” aplicable a los modelos de utilidad, en primer lugar, porque no hay norma expresa de la cual se desprenda tal entendido y, en segundo lugar, porque ello afectaría la armonización de las políticas aplicables, haciendo surgir el cuestionamiento de si dicha relatividad debe aplicarse en el interior de cada País Miembro o en toda la Comunidad, generándose eventualmente como consecuencia, un problema en la libre circulación de productos entre los Países Miembros” [11]. 4.4.2.
Del nivel inventivo: El artículo 4 de la Decisión 344, señala que la invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente del estado de la técnica para una persona entendida o versada en la materia. El requisito del nivel inventivo, le ofrece al examinador un elemento que le permitirá establecer si a la invención se hubiese podido llegar con conocimientos ya existentes dentro del estado de la técnica.
Varios autores, dicen que el nivel inventivo en los modelos de utilidad debe situarse por debajo de lo evidente, pero que estará necesariamente por encima de la obviedad. Sin embargo dicha delimitación resulta una compleja tarea cuando se trata de identificar la actividad inventiva de los modelos de utilidad. [12] Ante ello, es preciso definir lo que se entiende por “obvio” y por “evidente”.
Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente es algo tan cierto y claro que nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceptible y manifiesta que muestra certeza y claridad [13]. Como se podrá ver, la diferencia radica en lo “tan”, de forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.
Otros autores hacen la distinción entre lo evidente que se utiliza para denegar las patentes de invención y lo “muy” evidente para el caso del análisis de concesión de las patentes de modelos de utilidad; lo cual no hace más que afirmar la exigencia de un nivel inventivo menor para éstas. En conclusión, para el Tribunal, los modelos de utilidad son inventos que deben implicar una actividad creadora que provoque cierta dificultad de deducción para el experto en la materia.
Por lo mínimo, se requerirá de un cierto progreso en la regla técnica que se pretende proteger como modelo de utilidad y no de una variación o modalidad insignificante en relación con lo ya conocido. 4.4.3. De la susceptibilidad de aplicación industrial: Para que un invento menor pueda ser protegido a través de una patente de modelo de utilidad, debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser utilizado en cualquier actividad productiva o en los servicios, como lo establece el artículo 5 de la Decisión 344.
La susceptibilidad de aplicación industrial es un requisito fundamental que deben cumplir los modelos de utilidad, ya que sólo la práctica de dicha condición comprobará si efectivamente se ha insertado una mejora, o un beneficio de funcionamiento en un invento que antes no lo tenía; esto implica la necesidad de que las oficinas nacionales competentes cuenten con técnicos en la materia, que intervengan para que así lo determinen.
Mario Varea Sanz manifiesta al pronunciarse sobre la aplicabilidad industrial del modelo de utilidad lo siguiente: “ en el caso de las patentes de invención únicamente se exige la posibilidad, mientras que en los modelos de utilidad no es una exigencia de potencial satisfacción, ya que no parece haber otra manera de comprobar la ventaja protegida que no sea empleando o elaborando el objeto sobre el que recae la invención”.
En consecuencia la manera de verificar la aplicabilidad industrial del modelo de utilidad es probando el objeto al cual ha sido incorporada una nueva forma, para ver si esa nueva forma en verdad le aporta un beneficio adicional al original, lo cual implica la necesidad de que las oficinas nacionales competentes cuenten con el concurso de técnicos en la materia, que intervengan para que así lo determinen, como también para que conceptúen sobre el nivel inventivo del mismo, de forma que no resulte obvio el contenido del modelo de utilidad, ni que se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica, tal como lo señala el artículo 4 de la Decisión 344.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: De acuerdo con la legislación comunitaria, la patente de modelo de utilidad se concede a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos especialmente definidos, que se introduce en algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u objeto distinto al objeto preexistente o a alguna parte del mismo, aportándole una utilidad, un efecto técnico, una ventaja o beneficio adicional que antes no tenía, permitiendo un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto al cual ha sido incorporado una nueva forma.
SEGUNDO: Son aplicables al modelo de utilidad los requisitos de patentabilidad exigidos para las patentes de invención como son la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial.
TERCERO: La exigencia de la novedad para los modelos de utilidad ha de aplicarse con la misma intensidad que para las patentes de invención. La novedad de una invención existe cuando ella no está comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose por tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida.
CUARTO: El examen de fondo de la solicitud de patente de modelo de utilidad realizado por la Oficina Nacional Competente es de gran trascendencia, porque en él debe constar el informe o los informes pertinentes que revelen si dicha innovación está o no comprendida en el estado de la técnica y si cumple con los requisitos de patentabilidad.
El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de la República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso Nº 489-02-2, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, e igualmente deberá dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal.
Notifíquese. Remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO (a.i.) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. ----------------------- [1] Ver al respecto notas y clasificación de los distintos conceptos legales en VAREA SANZ, Mario.
“EL MODELO DE UTILIDAD: RÉGIMEN JURÍDICO”, Ed. Arazandi. Pamplona-España, 1996 pp. 99-102. [2] ZUCCHERINO Daniel R. “PATENTES DE INVENCIÓN” Editorial AD-HOC. S.R.L. 1998. Buenos Aires. Pág. 66. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24 de agosto del 2001. Proceso Nº 43-IP-2001. Patente de Modelo de Utilidad: “TANQUE COMPUESTO”.
Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 716 de 18 de septiembre del 2001. [4] VAREA SANZ, Mario. “EL MODELO DE UTILIDAD: RÉGIMEN JURÍDICO”, Ed. Arazandi. Pamplona-España, 1996 pp. 344 y 345. [5] Definiciones dadas en el Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Primera Edición. Madrid – España. 1992. Pp. 379 y 539. [6] ZUCCHERINO, Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT.
Régimen Legal” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. [7] CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN”. Tomo 1 Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. [8] Ibid Págs. 714 y 715. [9] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 30 de octubre de 1996. Proceso Nº 1-AI-1996. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 234 de 21 de abril de 1997. [10] GOMEZ SEGADE, José Antonio.
“LA LEY DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD”. Ed. CIVITAS. Madrid-España, 1988. [11] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 24 Agosto 2001. En el Proceso Nº 43-IP-2001. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 716 del 18 Septiembre 2001. [12] VAREA SANZ, Mario. “EL MODELO DE UTILIDAD: RÉGIMEN JURÍDICO”, pp. 393.
Ver también para mayor amplitud: OTERO LASTRES en “EL MODELO DE UTILIDAD” pp 167. LACRUZ BERDEJO en “BIENES INMATERIALES” pp. 79 y GOMEZ SEGADE “MODELO DE UTILIDAD” pp. 4315. [13] Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Primera Edición. Madrid – España. 1992. Definiciones de evidente, evidencia y obvio. Pp. 655 y 1036.