PROCESO 17-IP-2004 — Comunidad Andina

PROCESO Nº 17-IP-2004 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 107 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Parte actora: sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

Caso: “Recurso contencioso administrativo de anulación, objetivo o por exceso de poder, ejercido contra la Resolución N° 0936405, del 24 de marzo de 1994”. Expediente Interno: Nº 1435-ML. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veinticuatro de marzo del año dos mil cuatro. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 107 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Eloy Torres Guzmán, y recibida en este Tribunal en fecha 1º de marzo de 2004; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho De la demanda se desprende que la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. “sea en forma directa o por medio de sus subsidiarias y/o empresas relacionadas, es propietaria de la marca de fábrica denominada BELMONT, la cual se halla registrada en los principales países de América, siendo su país de origen Venezuela, donde se halla registrada desde marzo 18 de 1963, habiéndose registrado originalmente a nombre de C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS., quien la ha cedido en favor de INVERSIONES PLURIMARCAS S.A.”; que “En Ecuador, el producto ha sido lanzado al mercado, en ejercicio de los derechos que le confiere a mis mandantes la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, en sus artículos 107 y 110; y en ejercicio del libre comercio de productos en el Pacto Andino, de acuerdo al compromiso ecuatoriano de fomento y respeto del libre comercio”; que las marcas de su propiedad “están destinadas a proteger principalmente cigarrillos, los cuales se incluyen en la clase internacional # 34, de la Clasificación acordada en Niza y que se halla vigente en el Ecuador de acuerdo al Art. 101 de la Decisión 344”; que “la marca BELMONT, de propiedad de mi mandante, ES LA MARCA MAS FAMOSA DE VENEZUELA, PAIS MIEMBRO DEL PACTO ANDINO, en lo que se refiere a cigarrillos.

Teniendo fama también en otros países como Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, y por supuesto, Brasil, donde tiene niveles de venta superlativos, y ahora Ecuador, donde se ha lanzado el producto en forma reciente y con gran éxito comercial”. Asimismo, menciona el demandante que “hace algunos años, cuando mi mandante estaba representada en Ecuador por otros abogados, al igual que la empresa Philip Morris, Inc., el Dr. Alejandro Ponce Martínez, asume la defensa, y en representación de los intereses de Philip Morris, Inc, convenció a dichos abogados de que firmen un acuerdo transaccional, aceptando que el registro ecuatoriano de la marca más famosa de Venezuela sea declarado nulo en el Ecuador.

Los anteriores abogados de Bigott, jamás recibieron instrucciones directas de mi mandante en el sentido de firmar un acuerdo transaccional en ese sentido. En todo caso, si bien ese acuerdo transaccional se firmó por los entonces apoderados de C.A. Cigarrera Bigott Sucs., jamás se plasmó la idea de ejecutar esa sentencia. De hecho, el beneficiario de la misma, es decir, Phillip (sic) Morris, Inc., jamás la ejecutó, jamás realizó ningún acto tendiente a demostrar su interés en que dicha sentencia sea ejecutada mediante su marginación e inscripción en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial”; que “Tan claro y evidente es ésto (sic), que dicha empresa, que también posee un registro para la marca BELMONT, (el cual es ahora objeto de un litigio por haberse obtenido su renovación por medios ilegales), vendió, cedió y transfirió su marca a terceras personas, quienes en SEIS AÑOS o más, jamás se preocuparon tampoco de ejecutar esa sentencia”; que “Sin embargo, cuando mi mandante, en uso del derecho que posee en torno al registro # 2015 de 1976, y especialmente facultado por las normas de los artículos 107 y 110 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, decide comercializar sus productos en el Ecuador, en forma sorpresiva y sospechosa se despierta el interés de Philip Morris, Inc. de ejecutar esa sentencia, CUANDO YA HABIA VENDIDO LA MARCA BELMONT y no tenía ningún interés directo sobre la misma, y cuando jamás había puesto atención al mercado local para la venta de ese producto”; que “sin tener ningún derecho, ni propiedad sobre la marca, utiliza los servicios del Dr. Roque Albuja Izurieta, quien con fecha 23 de marzo de 1994, presenta un pedido para que la referida sentencia sea inscrita”; que “El Director de Propiedad Industrial, en forma intempestiva y apresurada, la misma fecha en que presentamos nuestra protesta, es decir, el 25 de marzo de 1994, emite su providencia 936405 mediante la cual dispone la marginación de la ilegal y controvertida sentencia”; y que presentado un recurso de impugnación de la referida providencia, “el cual ingresó a la Dirección de Propiedad Industrial con fecha 31 de marzo de 1994, el cual jamás fue considerado, NI SIQUIERA SE LE CORRIÓ TRASLADO A LA CONTRAPARTE, nada, el funcionario imbuído (sic), simplemente procedió a marginar la sentencia, acto que lo hizo el 8 de abril de 1994”. 1.2.

Cuestión de derecho El apoderado de la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. fundamenta su demanda en “… la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en la Ley de Marcas de Fabrica (sic), en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena (sic), en lo que fuere aplicable, y en general en cuanta disposición legal o reglamentaria sea pertinente y aplicable al caso”.

Y, según el consultante, el actor “solicita se declare la nulidad de la providencia y se condene al pago de costas, daños y perjuicios al Director”. En un escrito posterior, el representante de BUSTAMANTE & BUSTAMANTE CIA. LTDA., “la cual a su vez es mandataria de C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES”, de fecha 30 de octubre de 2003, agrega que “entre los antecedentes para llegar a la petición antedicha, conforme consta de la demanda, se manifesto (sic) que cuando mi mandante, en uso del derecho que posee en torno al registro # 2015 de 1976, y especialmente facultado por las normas de los artículos 107 y 110 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, decide comercializar sus productos en el Ecuador, en forma sorpresiva y sospechosa se despierta el interés de Philip Morris, Inc de ejecutar esa sentencia, cuando ya había vendido la marca Belmont y no tenía ningún interés directo sobre la misma …”. 2.

Contestación a la demanda 2.1. Afirma el consultante que el Director Nacional de Propiedad Industrial ha opuesto, en su escrito de contestación, las siguientes excepciones: “a) Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho constantes en la demanda; b) Falta de derecho del actor; c) Legalidad y validez de la providencia impugnada, en la cual se dispone la marginación de la marca BELMONT #2015 de 1976; y d) Se ratifica en el total contenido de la providencia de resolución No. 936405”. 2.2.

Por su parte, el Jefe de Control y Revisión de Juicios de la Procuraduría General del Estado, y delegado del Procurador General del Estado, ha propuesto, según el consultante, las siguientes excepciones: “Primera.- Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; Segunda.- Nulidad procesal por omisión de las solemnidades sustanciales establecidas en los numerales 3 y 4 del art. 355 del Código de Procedimiento Civil, pues debió citarse al titular del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca;

Tercera.- Improcedencia de la demanda; Cuarta.- Falta de derecho del actor por carecer de fundamento legal sus pretensiones; Quinta.- Alega expresamente la legitimidad del acto administrativa (sic); Sexta.- Alega caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción, de conformidad con el art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa;

Séptima.- Incompetencia del Tribunal, de conformidad con el literal b) del art. 6 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pues la reclamación de daños y perjuicios es de naturaleza civil; y Octava.- Subsidiariamente alega plus petitio”. 2.3. Informa también el consultante que el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca ha formulado los siguientes alegatos: “1.- La demanda debe hacerse extensiva al mandatario de Phillip (sic) Morris Inc., a cuyo favor derivan derechos de la resolución impugnada; 2.- Prescripción de la acción por no haber sido interpuesta dentro del término contemplado en el art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; 3.- Legalidad y validez de la resolución impugnada; 4.- Negativa pura, simple, llana y absolutamente de los fundamentos de hecho y de derecho de la demande (sic); y, 5.

Interpretación prejudicial previa de los arts. 107 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. 2.4. Finalmente, según el consultante, el “mandatario especial de Phillip (sic) Morris Products Inc., actual propietaria de la marca de fábrica BELMONT alega expresamente la caducidad de la demanda, ya que la resolución impugnada se expidió el 24 de marzo de 1994 y se notificó el 25 del mismo mes y año, en tanto que el recurso contencioso administrativo se planteó el 28 de noviembre de 1994, cuando habían transcurrido en exceso los tres meses que señala la ley para plantearla y opone las siguientes excepciones: 1.- Falta de legítimo contradictor, puesto que la demanda se debió plantear contra el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca; 2.- Improcedencia del recurso objetivo o de anulación, en contra de un acto administrativo particular; 3.- Caducidad del derecho para interponer recurso subjetivo o de plena jurisdicción; 4.- Legalidad del acto administrativo impugnado; 5.- Falta de derecho de la actora para pedir que se tome nota de una sentencia ejecutoriada; 6.- Inexistencia jurídica del concepto de ‘sentencia prescrita’; 7.- Imposibilidad jurídica y moral del funcionario administrativo de oponerse a tomar nota de una sentencia judicial; 8.- Negativa total de los fundamentos de hecho y de derecho del recurso interpuesto; 9.- El Director Nacional de Propiedad Industrial, no goza de la facultad de negarse a marginar una sentencia.- Ninguna autoridad pública puede negarse a cumplir una sentencia”.

En un escrito de fecha 12 de noviembre de 2003, el apoderado de la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., solicitó al Tribunal consultante que ampliara “su providencia de 11 de noviembre de 2003 disponiendo que la consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina debería versar única y exclusivamente sobre si los efectos de sentencias ejecutoriadas dictadas en 1987 pueden ser alterados unilateralmente pro (sic) alguna de las partes entre las cuales se siguió el proceso”. 3.

Resolución N° 0936405, del 24 de marzo de 1994 La parte dispositiva de la Resolución N° 0936405, emanada del Director Nacional de Propiedad Industrial, del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador, establece lo siguiente: “PRIMERO.- Tómese en cuenta la sentencia emitida por el señor Juez Octavo de lo Civil de Pichincha, en el (sic) que aprueba el acuerdo transaccional suscrito por el Dr. Guillermo Guerrero Villagómez, apoderado de la COMPAÑÍA ANONIMA CIGARRERA BIGOTT SUCESORES, y Dr. Alejandro Ponce Martínez, apoderado de la compañía anónima PHILIPS (sic) MORRIS INCORPORATED;

SEGUNDO. - Téngase en cuenta el allanamiento realizado por la COMPAÑÍA ANONIMA CIGARRERA BIGOTT SUCESORES, a la demanda de nulidad de registro de la marca de fábrica BELMONT No. 2015 del 12 de julio de 1976 allanamiento que fué (sic) aprobado mediante sentencia de 19 de agosto de 1987;

TERCERO: Margínese ésta (sic) declaratoria en el libro protocolo correspondiente de la inscripción original …”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en los artículos 107 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra a folios 33 y 34 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, en consecuencia, el Tribunal se limitará a interpretar las disposiciones invocadas por la instancia consultante.

Los textos de las normas a interpretar son del tenor siguiente: “Artículo 107.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”.

“Artículo 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

I. De la comercialización, en la Subregión, de mercancías o servicios idénticos, distinguidos por marcas idénticas o similares, a nombre de titulares diferentes El artículo 107 de la Decisión 344 disciplina el supuesto de la concurrencia, en la Subregión, de una pluralidad de registros que, relativos a una marca idéntica o semejante, hayan sido otorgados a titulares diferentes, para distinguir productos o servicios idénticos.

El Tribunal ha manifestado que la prohibición citada “impone una excepción a la regla general de la libre circulación de mercancías y servicios … ”, y que dicha prohibición “se limita al ámbito territorial del respectivo país en el que se haya otorgado registro a la misma marca con diferentes titulares en la subregión. Prohibición que se concibe como un reconocimiento al derecho de propiedad intelectual” (Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre del mismo año, caso “BELMONT”).

Sin embargo, de conformidad con la norma bajo examen, la prohibición dejará de surtir efecto en dos hipótesis: en primer lugar, en los casos en los cuales los titulares de las marcas, idénticas o semejantes, celebren acuerdos que permitan la comercialización de los productos idénticos, siempre que se cumplan, en tales acuerdos, los requisitos y condiciones previstas en la norma citada, a objeto de prevenir el riesgo de confusión en los consumidores y de tutelar la competencia leal en el mercado; y en segundo lugar, en caso de que la marca idéntica o semejante no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, salvo que su titular demuestre, ante la oficina nacional competente, que la falta de uso obedece a causas justificadas.

El artículo 107, segundo párrafo, fija los requisitos y condiciones de los acuerdos para la comercialización de los productos idénticos: que las partes incluyan en el acuerdo la identificación del origen de los productos de que se trate, con caracteres destacados y proporcionales, y adopten en él las previsiones necesarias para evitar la confusión de los consumidores acerca del citado origen; que los acuerdos que se suscriban sean inscritos en las oficinas nacionales competentes; y que se respete en ellos las normas sobre prácticas comerciales y de promoción de la competencia. A propósito de estos acuerdos de coexistencia marcaria, el Tribunal ha advertido que, en todo caso, su ejecución estará supeditada a la tutela preferente del interés general sobre el particular (Sentencia dictada en el expediente N° 50-IP-2001, del 31 de octubre de 2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 3 de diciembre del mismo año, caso “ALLEGRA”).

Y el referido artículo 107, tercer párrafo, dispone que la importación del producto idéntico será válida si una marca, idéntica o semejante, asignada a otro titular y registrada en el territorio del País Miembro importador, no está siendo utilizada en el territorio del indicado País Miembro. En efecto, la falta de uso de la marca hace presumir que los productos distinguidos por ella no se encuentran a disposición de los consumidores en el mercado, o no se hallan destinados a la exportación, en los términos del artículo 110 de la Decisión en referencia. Sin embargo, la disposición prevé que, si el titular de dicha marca demuestra, ante la oficina nacional competente, que su falta de uso obedece a causas justificadas, la importación del producto idéntico quedará prohibida.

En este marco, el Tribunal ha establecido que “ … para acreditar el uso de la marca como fundamento legal de la prohibición de importar, es necesario comprobar al mismo tiempo su uso dentro del mercado interno …” (Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, ya citada). Sobre este particular, el Tribunal ha precisado también que es de la competencia de la oficina nacional “determinar la existencia o no de motivos justificativos del no uso de la marca, los cuales deberán basarse en el caso fortuito o en la fuerza mayor; ajena esta última, naturalmente a la voluntad y previsión del titular del registro marcario” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-95, de 9 de noviembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. Nº 199 de 26 de enero de 1996, caso “PURO”).

En términos generales, este Tribunal ha destacado además que “… al titular del registro de una marca le corresponde la obligación de uso de la misma en los términos señalados por los artículos 107, 108 y 110 de la Decisión 344. En el primero de ellos, precisamente, como requisito indispensable para poder ejercer la oposición a importaciones de los mismos productos con marcas idénticas o similares; siendo de destacar que la prueba de uso de la marca deberá acreditarse por el titular local del registro, en cada caso, como requisito previo para la validez de las actuaciones administrativas relacionadas con la prohibición de importaciones de marcas idénticas o similares” (Sentencia dictada en el expediente N° 28-IP-99, de 20 de agosto de 1999, publicada en la G.O.A.C. No. 481, del 13 de septiembre del mismo año).

II. Del uso de la marca De conformidad con el artículo 110 de la Decisión 344, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado del territorio donde el signo haya sido registrado.

A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. La exigencia del uso de la marca, a objeto de prevenir la cancelación de su registro, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto.

A juicio del Tribunal, en la determinación del uso de la marca deberán tenerse en cuenta factores como la forma, la intensidad, la temporalidad y la persona a través de la cual se lleve a cabo el uso. En relación con la forma, el Tribunal ha precisado que “… no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo.

El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP- 95, ya citada).

Por otra parte, el Tribunal ha afirmado que “… las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-95, ya citada). Finalmente, el artículo 110, tercer párrafo, prevé la validez del uso de la marca si, respecto de la forma en que fue registrada, ella difiere únicamente en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

La variación de tales detalles o elementos no motivará la cancelación del registro de la marca por falta de uso, ni disminuirá la protección que le corresponda. Por tanto, a contrario, si el signo a través del cual se comercializan los correspondientes productos o servicios es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación. Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º El artículo 107 de la Decisión 344 disciplina el supuesto de la concurrencia, en la Subregión, de una pluralidad de registros que, relativos a una marca idéntica o semejante, hayan sido otorgados a titulares diferentes, para distinguir productos o servicios idénticos.

En este caso, en principio, la norma prohíbe la comercialización y, por tanto, la importación a un País Miembro, de productos distinguidos con una marca idéntica o semejante, registrada en el territorio de otro País Miembro. La prohibición se apoya principalmente en la necesidad de prevenir el riesgo de confusión de los consumidores acerca del origen empresarial de los productos de que se trate. 2º La prohibición de comercialización o importación dejará de surtir efecto en dos hipótesis: en primer lugar, en los casos en los cuales los titulares de las marcas, idénticas o semejantes, celebren acuerdos que permitan la comercialización de los productos idénticos, siempre que se cumplan, en tales acuerdos, los requisitos y condiciones previstas en la norma citada, a objeto de prevenir el riesgo de confusión en los consumidores y de tutelar la competencia leal en el mercado; y en segundo lugar, en caso de que la marca idéntica o semejante no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, salvo que su titular demuestre, ante la oficina nacional competente, que la falta de uso obedece a causas justificadas, las cuales deberán basarse en el caso fortuito o en la fuerza mayor, ajena esta última, naturalmente, a la voluntad y previsión del titular del registro marcario.

Los requisitos y condiciones de los acuerdos para la comercialización de los productos idénticos son: que las partes incluyan en el acuerdo la identificación del origen de los productos de que se trate, con caracteres destacados y proporcionales, y adopten en él las previsiones necesarias para evitar la confusión de los consumidores acerca del citado origen; que los acuerdos que se suscriban sean inscritos en las oficinas nacionales competentes; y que se respete en ellos las normas sobre prácticas comerciales y de promoción de la competencia. La ejecución de estos acuerdos de coexistencia marcaria estará supeditada a la tutela preferente del interés general sobre el particular.

La falta de uso de la marca hace presumir que los productos distinguidos por ella no se encuentran a disposición de los consumidores en el mercado, o no se hallan destinados a la exportación, en los términos del artículo 110 de la Decisión 344; aunque, para acreditar el uso de la marca como fundamento legal de la prohibición de importar, es necesario comprobar al mismo tiempo su uso dentro del mercado interno. 3º De conformidad con el artículo 110 eiusdem, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado del territorio donde el signo haya sido registrado.

Asimismo, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. La exigencia del uso de la marca, a fin de prevenir la cancelación de su registro, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto 4º En la determinación del uso de la marca deberán tenerse en cuenta factores como la forma, la intensidad, la temporalidad y la persona a través de la cual se lleve a cabo el uso.

No existen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca, sino que ello ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Sin embargo, conforme a los criterios sentados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente sentencia, se han señalado como pautas las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. 5º También será valido el uso de la marca si, respecto de la forma en que fue registrada, ella difiere únicamente en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

La variación de tales detalles o elementos no motivará la cancelación del registro de la marca por falta de uso, ni disminuirá la protección que le corresponda. Por tanto, a contrario, si el signo a través del cual se comercializan los correspondientes productos o servicios es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (E) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i.