PROCESO 20-IP-2004 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretaciones de oficio del artículo 81 de la misma Decisión y, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Actor: LLOREDA S.A.; Marca: “MANE’N TAIL”. Proceso interno N° 8081. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veintiún días del mes de abril del año dos mil cuatro. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 29 de marzo del año 2004, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de catorce de abril del año 2004. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes Actúa como demandante la sociedad LLOREDA S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en tercero interesado a la sociedad STRAIGHT ARROW PRODUCTS INC. 1.2 Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la sociedad LLOREDA S.A., mediante apoderado solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia: - Nº 17119, de 25 de mayo del 2001, mediante la cual la mencionada Superintendencia declaró infundada la demanda de observaciones presentada por LLOREDA S.A., con base en la marca “MANANTIAL” de su propiedad, que distingue productos de la clase 3 y, concedió registro como marca para la denominación “MANE’N TAIL” (nominativa), solicitado por la sociedad STRAIGHT ARROW PRODUCTS INC. para amparar también productos de la Clase Internacional 3. - Nº 30940, de 25 de septiembre del 2001, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución anterior; y, - Nº 41735, de 13 de diciembre del 2001, a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, al resolver el respectivo recurso de apelación, confirmó también lo decidido en la Resolución inicial Nº 17119, declarando así agotada la vía gubernativa.

Solicita adicionalmente la actora, que como restablecimiento del derecho de LLOREDA S.A., se ordene a la mencionada Institución, que cancele el certificado de registro otorgado respecto de la marca MANE’N TAIL (nominativa). 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de Colombia, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 3 de septiembre de 1996, la sociedad STRAIGHT ARROW PRODUCTS INC. presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener registro como marca, para la denominación “MANE’N TAIL” (nominativa), destinada a amparar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.[1] - El 9 de diciembre del mismo año, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 439. - La sociedad LLOREDA S.A. presentó observaciones a la solicitud, con fundamento en la marca “MANANTIAL” que ampara productos también de la Clase 3. - El 25 de mayo del 2001, la aludida Superintendencia emitió la Resolución Nº 17119, por medio de la cual declaró infundada la observación interpuesta y, concedió el registro como marca para la denominación “MANE’N TAIL” (nominativa). - La sociedad LLOREDA S.A. interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la resolución emitida. - El 25 de septiembre del año 2001, fue resuelto el recurso de reposición, por medio de Resolución Nº 30940 que confirmó la Resolución Nº 17119 y, habilitó el recurso de apelación. - El 13 de diciembre del mismo año, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, expidió la Resolución Nº 41735 por la cual, al resolver el recurso de apelación, confirmó también la resolución inicial. b) Escrito de demanda La sociedad LLOREDA S.A. manifiesta, por medio de apoderado, que la sociedad STRAIGHT ARROW PRODUCTS INC. presentó solicitud para el registro de la denominación “MANE’N TAIL” (nominativa), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional Nº 3, respecto de la cual, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia declaró infundada la observación presentada por la sociedad actora y concedió el registro solicitado, argumentando que, en su opinión, “…los signos son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación.”.

Sostiene, en lo fundamental, que la mencionada Dependencia, en sus actuaciones, ha violado el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, puesto que “la marca MANANTIAL y la marca MANE’N TAIL (nominativa) son confundibles, dado que la marca objeto de esta demanda contiene casi en su integridad a la marca prioritaria MANANTIAL y que una y otra amparan idénticos productos.”.

Señala que “…existen semejanzas en los aspectos tanto gráficas como fonéticas (sic), generando confundibilidad entre ellas.” Argumenta, así mismo, que “…es tanta la semejanza fonética, que ambas están conformadas por tres sílabas, siendo las primeras sílabas de cada expresión idénticas, y coincidiendo las otras sílabas consonantes, teniendo las últimas sílabas de cada palabras las mimas vocales, solo que intervenidas, lo que hace que la pronunciación sea casi idéntica.” Manifiesta, por otra parte, la Superintendencia pretende “…atribuirle contenido conceptual a la expresión MANE’N TAIL, pues dicho término debe tenerse como una expresión de fantasía sin significado en la lengua española”.

Alude también, a que el público consumidor se confundirá fácilmente ya que los productos que protegen son iguales. Además agrega, que “…el consumidor erróneamente puede suponer que los productos identificados con las marcas MANANTIAL Y MANE’N TAIL son de la misma empresa lo que hace que se predique una confusión indirecta, yendo en detrimento de la sociedad LLOREDA S.A., que goza de gran prestigio dentro de los consumidores.”.

Respecto de la violación argumentada del artículo 134 de la misma Decisión, manifiesta que aquélla resulta por la indebida aplicación del mismo, pues las marcas en controversia amparan idénticos productos, lo cual “…hace que se configure la irregistrabilidad y, como consecuencia, no resulte apta para distinguir productos comprendidos en la clase 3 internacional.”.

Concluye expresando, que con la violación de los artículos referidos “…se estaría vulnerando lo que se pretende proteger con la normatividad marcaria, esto es la protección al consumidor de ser inducido en error y la protección al titular de derechos marcarios de evitar el registro de marcas semejantes a las por él registradas con anterioridad.”.

En apoyo de sus argumentos cita jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 13-IP-97 y 20-IP-97. c) Contestaciones a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por el accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Sostiene la legalidad de los actos realizados por esa Dependencia y, expresa que en sus actuaciones se ajustó plenamente a derecho y a lo establecido por las normas legales vigentes en materia marcaria. Alude a la normativa aplicable en este caso, recalcando que es claro e inequívoco que la Decisión 486, como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial es, según así se expresa, válida y legalmente aplicable al asunto controvertido.

Al exponer este criterio, no obstante, defiende sus actuaciones fundamentándolas también en las normas de la Decisión 344, concretamente en las establecidas por los artículos 81 y 83 literal a). Manifiesta que, “para que un signo sea registrable como marca debe tener fuerza distintiva que la identifique entre otras del mercado”, refiriendo jurisprudencia de este Tribunal sentada en el proceso 15-IP-96.

Se refiere, luego, a lo establecido por el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 y enuncia razones vertidas por este Tribunal sobre este tema, con ocasión de sus pronunciamientos emitidos dentro del proceso 1-IP-97. Argumenta, que “siguiendo los lineamientos anteriores, fundamentados en criterios jurisprudenciales y legales, se tiene que, efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas ‘MANE’N TAIL’ y ‘MANANTIAL’, no arrojan confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico, fonético y auditivo suficientemente distintivos, adicionando a ello la diferencia conceptual, tal como lo manifestó oportuna y acertadamente la oficina nacional competente.”.

Ratifica que entre las dos denominaciones en conflicto “…existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcarios (sic) concedido, frente al solicitado, se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado.”. Finalmente, al considerar la estructura de las expresiones en conjunto, opina que “al no coincidir en la misma forma toda la estructura de la palabra ha de descartarse la similitud e identidad de los signos confrontados, tanto desde el punto de vista visual como del fonético”, para concluir expresando que “…las marcas cotejadas pueden coexistir identificando productos conexos o aún idénticos.”.

La sociedad STRAIGHT ARROW PRODUCTS INC., en su calidad de tercero interesado en torno a la demanda interpuesta, da contestación a la misma expresando, en términos generales, que se opone a las pretensiones de la demandante. Respecto a la violación del artículo 136 de la Decisión 486 afirma, que “…el análisis realizado por el demandante, así como la conclusión a la que llega es completamente equivocado, pues la marca solicitada por mi apoderada MANE’N TAIL presenta características propias y caprichosas que permiten diferenciarla a simple vista de la marca del demandante, desde los puntos de vista gráfico, fonético, visual y conceptual, lo cual, sin duda alguna, le permitirán al consumidor diferenciarlas fácilmente y recordar cada una de ellas de manera independiente…”.

Asevera que, desde el punto de vista conceptual, “…de ser cierta la afirmación del demandante se llegaría al absurdo de pensar que todas las palabras inclusive las de fantasía van a tener un significado en español y que el consumidor efectivamente les asigna uno.”. En igual sentido, concluye que “…la marca solicitada no presenta semejanza alguna con la marca base de la oposición y en consecuencia, en ningún momento le creará riesgo de confusión alguno que lo induzca en error al momento de adquirir el producto deseado…”.

Sostiene la ninguna violación cometida del artículo 134 de la Decisión 486, al manifestar que “…la marca de mi representada goza de suficiente distintividad y novedad frente a la marca del demandante, y en ningún momento inducirá a error al consumidor sobre el origen del producto.”. Apoya esta opinión, manifestando que “…la marca de mi representada consiste en un signo de fantasía, producto de la imaginación de mi representada que presenta características propias que le permitirán al consumidor diferenciarlo a simple vista de la marca MANANTIAL del demandante, consiste en una palabra que pertenece al idioma español y cuyo significado conoce el consumidor claramente.”.

En apoyo de sus argumentos refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP-87, y 9-IP-94 y 4-IP-98. Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto en actual vigencia, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se determina la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Respecto al informe sucinto de los hechos considerados relevantes, cabe no obstante anotar, que la Instancia consultante se ha limitado, como en otros varios casos observados ya por este Tribunal, a referir, además de las incidencias propias del respectivo trámite, los argumentos formulados únicamente por la parte actora, soslayando aquellos expuestos en la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, así como los sostenidos por el tercero interesado en esta causa, los que han podido sin embargo ser extraídos de la documentación aparejada al proceso.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia ha requerido de este Tribunal, por medio de la solicitud remitida con oficio Nº 0364, de 8 de marzo del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, 134 y 136 también literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No obstante, este Tribunal ha podido verificar, que la solicitud relativa al registro de la marca MANE’N TAIL fue presentada el 3 de septiembre del año 1996, conforme así consta en el requerimiento sobre interpretación prejudicial formulado y en la demanda propuesta por LLOREDA S.A.; consecuentemente, dicha solicitud ha sido presentada en vigencia plena de la Decisión 344.

Los actos posteriores como son, la expedición de la Resolución Nº 17119, el 25 de mayo del 2001, por medio de la cual se declaró infundada la oposición planteada y, se concedió el registro solicitado; la Resolución Nº 30940, de 25 de septiembre del 2001, que resuelve el recurso de reposición interpuesto, confirmando esa Resolución y, la Resolución Nº 41735, de 13 de diciembre del 2001, que resuelve la apelación deducida y confirma también la resolución inicial, han sido estos sí, realizados en vigencia ya de la Decisión 486.

Por lo expuesto, según así lo ha venido determinando este Tribunal, se considera que la interpretación prejudicial requerida debe corresponder, únicamente, a lo relativo al literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, estimando conveniente extender dicha interpretación, de oficio, al artículo 81 de esa Decisión, así como a la Disposición Transitoria Primera esta vez sí, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser aplicable al caso controvertido. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” DECISION 486 “Disposición Transitoria Primera: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486, por constatar que la solicitud de registro fue presentada, como ya ha sido dicho, el 3 de septiembre de 1996, en vigencia plena de la Decisión 344.

Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, con apoyo en los cuales se determina, que en materia de derecho sustancial el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud, en este caso, la Decisión 344, cuyas respectivas disposiciones se pasa consiguientemente a interpretar.

5. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 de la referida Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

6. CLASES DE MARCAS La doctrina reconoce algunas clases de marcas, entre ellas, las DENOMINATIVAS, las GRAFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos subgrupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas y las marcas arbitrarias. Las marcas caprichosas o de fantasía, contrariamente, no tienen ninguna connotación conceptual, es decir, son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas. El tratadista Jorge Otamendi considera que la marca de fantasía puede no tener significado alguno aunque puede sugerir alguna idea o concepto, definiéndola como “aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”. [2] Entre las marcas de fantasía se incluyen las denominadas evocativas que son consideradas como “aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que van a distinguir o mismo (sic) de la actividad que desarrolla su titular”. [3] La MARCA GRAFICA, por su parte, es considerada como un signo visual, toda vez que se dirige a la vista con el fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa.

La MARCA MIXTA está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

7. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS La identidad y la semejanza La legislación andina sobre la materia, ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 objeto de la interpretación prejudicial solicitada.

Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[4] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo de marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas". [5] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.[6] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

De acuerdo con lo determinado por la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. 2. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), son idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4.

Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe establecer de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6.

Pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, insinúen indirectamente al consumidor, una idea o un concepto que le permita relacionar al signo con el producto o con el servicio que anuncia. Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto pueden ser registrados.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 8081, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. ----------------------- [1] Clase 3.- Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. [2] OTAMENDI, Jorge.

Derecho de Marcas. Editorial Abelledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, Pág. 27. 1989. [3] Ibídem, Pág. 28. [4] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000; G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000; marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [6] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000;

G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000; marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.