PROCESO 23-IP-2004 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literal a), d), y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Sala de lo Contencioso Administrativo, Expediente Interno Nº 7268. Actor: CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S. A. Marca Figurativa: “Figura de una hormiga”.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su magistrado ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. 1. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1.
Las partes. Demandante: CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORRO S.A. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero interesado: COOPERATIVA FINANCIERA SIBATÉ - COOPSIBATÉ 1.2. El objeto de la demanda: Pretende la accionante que mediante sentencia se declare nula la Resolución Nº 21270 de 26 de septiembre de 1996 proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió a la empresa demandada, el registro de la marca figurativa “figura de una hormiga”, en clase internacional Nº 36 y se declaró infundada la oposición formulada por la ahora demandante.
Pide, además que se declare la nulidad de la Resolución Nº 09381 de 29 de mayo de 1998, proferida por la División de Signos Distintivos de la misma Superintendencia, por la cual confirma la Resolución atrás citada; y, también, que se declare nula la Resolución Nº 00216 del 16 de enero de 2001, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, confirmatoria de las dos anteriores. 1.3.
Fundamentos de la demanda. Manifiesta la demandante que entre las marcas de su propiedad: “CABEZA DE UNA ABEJA” (figurativa en clase 36) y “CONAVI” (mixta en clase 36), ambas notoriamente conocidas y que sirvieron de base para la oposición al registro, y la que finalmente ordenó registrar en forma ilegal la Superintendencia, existen semejanzas que generan riesgo de confusión. Luego de hacer un análisis de dichas semejanzas concluye que la marca registrada lo fue con violación de los artículos 81 y 83, literales a), d) y e), razón ésta que impone la nulidad impetrada. 1.4.
Contestación de la demanda. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO argumenta que la demanda es infundada por cuanto ella se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa. Reitera que entre la marca cuyo registro se impugna y las previamente registradas por la demandante no existen semejanzas que puedan inducir al público a error o a confusión, agregando que “si bien es cierto que las marcas confrontadas representan las figuras de insectos (abeja y hormiga) éstas no son semejantes entre si desde el punto de vista gráfico y conceptual”.
No hay constancia en el expediente remitido por el Consejo de Estado de que el TERCERO INTERESADO, haya comparecido en esta actuación. 2. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 3.
Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas. Se realizará la interpretación prejudicial de los artículos 81, y 83, literales a), d) y e) de la Decisión 344 solicitados por el alto Tribunal consultante. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Decisión 344 Artículo 81 Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error”.
( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.” 4.
Aspectos a ser tratados en la providencia: El Tribunal se referirá, de manera principal a los siguientes temas: los requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por confundibilidad e inducción a error al público; reglas para la comparación entre signos. Comparación de signos figurativos entre si y entre éstos y los signos mixtos; y, notoriedad de las marcas. 4.1.
Requisitos para el registro de marcas: Los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca, según el artículo 81 de la Decisión 344 son: que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. A más de cumplir los mencionados requisitos es necesario que el signo no incurra en las prohibiciones señaladas por los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo legal. 4.1.1.
La Distintividad. La distintividad es la condición primordial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca; posibilita la diferenciación de unos productos o servicios de otros similares que se ofertan en el mercado y que tienen un diferente origen empresarial; a través de esta cualidad de la marca, el consumidor puede fácilmente realizar la elección de los bienes que desea adquirir.
Jorge Otamendi sobre la distintividad expresa que: “El distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva hace la esencia del sistema marcario. Por lo tanto, una ley que no defienda en forma efectiva esta exclusividad protegiéndola contra quienes pretenden violarla, no servirá a los fines para los que fue creada.” [1] 4.1.2.
La Perceptibilidad. Partiendo de lo que expresa Otero Lastres, en el sentido de que “ todo bien inmaterial y, por consiguiente, también la marca está integrado por dos elementos: la entidad inmaterial en cuanto tal (el llamado corpus mysticum) y el medio, instrumento o soporte en el que se plasma el bien inmaterial y por virtud del cual se hace perceptible (el llamado corpus mechanicum) ” [2], puede decirse que la perceptibilidad de la marca implica que un signo sea captado o aprehendido por quien lo observe y permite que el consumidor pueda identificar los productos y servicios amparados con la marca y solicitarlos en el mercado.
Fernández Novoa sobre este aspecto explica que: “ para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” [3] 4.1.3. Susceptibilidad de representación gráfica. El signo registrado como marca debe tener la posibilidad de ser representado materialmente, ya sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier mecanismo que lo exprese.
La representación gráfica o descripción material del signo, permite que el creador de la marca la lleve del campo subjetivo a la realidad. 4.2. Irregistrabilidad de signos por confundibilidad e inducción a error al público. La prohibición de que signos confundibles puedan ser registrados como marcas, busca construir un mercado de productos y servicios que se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir, además a través de dicha restricción, se brinda protección al derecho exclusivo de que goza el titular de la marca, a fin evitar la presencia de signos que generen confusión en el comercio.
Sobre el tema la doctrina señala lo siguiente: “El criterio fundamental al prohibir el registro de una marca en que sus signos y los productos o servicios que distingue sean idénticos o semejantes a la marca anterior con la que se compara es evitar la confusión en el mercado” [4] La falta de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente en el mercado, puede provocar error entre los consumidores, por ello, la Norma Comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión es suficiente para negar la posibilidad del registro.
La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”. [5] “ se le otorga a la administración la facultad de determinar cuando un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.” [6] 4.3.
Reglas para la comparación entre signos figurativos entre si y entre éstos y los signos mixtos. El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los cuales se enuncian a continuación: “1ª.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; 2ª. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; 3ª. Deben tenerse en cuenta más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas. 4ª. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
(Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis. Buenos Aires. Págs. 351 y ss.)” La primera regla, impide que al momento del cotejo se fraccione a la marca en los elementos que la conforman, porque la imagen que retiene el público, es la de la primera impresión que tuvo sobre las marcas, después de una visión general o de conjunto.
El cotejo debe ser sucesivo, en razón de que el consumidor observa a las marcas en forma individualizada o por separado, captando una después de otra. La similitud entre dos marcas no depende de los elementos diferentes que aparezcan en ellas, sino de sus elementos comunes o de la semejante disposición de esos elementos. La confusión puede producirse no solamente por la similitud entre las marcas, sino que puede haber mayor riesgo de error, cuando esas marcas se refieren a productos o servicios idénticos o similares.
El profesor Fernández Novoa sugiere el empleo de los siguientes criterios extraídos de la Jurisprudencia española, para la comparación de esta clase de marcas: “Que basta el simple cotejo visual de las figuras o representaciones gráficas que constituyen cada uno de los registros enfrentados por iniciativa del Registro para apreciar una diferencia tal en sus elementos y en sus conjuntos, como para alejar la menor sospecha racional de que puedan inducir a confusión o error en el mercado” “Al analizar las marcas gráficas hay que tener en cuenta el impacto visual que las marcas producen en la mente de los consumidores.
Estas marcas son fácilmente reconocidas por todos los consumidores (incluidos los analfabetos y los niños) porque las mismas no necesitan ser traducidas en términos lingüísticos: las marcas gráficas hablan un lenguaje universal. De este modo, la cuestión decisiva consiste en determinar si las marcas comparadas producen o no en la mente del consumidor la misma impresión visual.
De acuerdo con esta pauta cabe afirmar que aunque sea posible mostrar un cierto número de diferencias entre las marcas gráficas confrontadas, éstas han de considerarse semejantes cuando suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores.” [7] Dentro del tema Bertone expresa lo que sigue: “De ningún modo los derechos del titular de una marca gráfica se extienden a las infinitas variaciones de representación que esa figura pueda tener.
Sin embargo, no es necesario que los dibujos sean exactamente iguales para que el titular de la marca registrada pueda hacer valer su exclusividad, y basta que exista imitación con posibilidad de confusión” [8] La marca mixta, está compuesta por un elemento denominativo, es decir, una o varias letras que forman un todo pronunciable y un elemento gráfico que puede componerse de una o varias imágenes o dibujos; presenta un componente principal y uno accesorio; y la combinación de sus elementos percibidos en conjunto, asocian una idea en el consumidor.
Al examinar una marca mixta, se deben analizar sus elementos, para determinar cual de ellos predomina, si lo denominativo o lo gráfico, y de este análisis resultará un elemento principal y uno accesorio. La doctrina ha manifestado que el elemento predominante de la marca mixta es por lo general el elemento denominativo, ya que la palabra causa mayor impacto en la mente del consumidor y además que la única forma de solicitar el producto es a través de la denominación que lo distingue.
Sin embargo, no se descarta el hecho de que el elemento gráfico sea el que cause mayor impacto en la mente del consumidor, por sus características o fuerza expresiva. Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cual es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa. 4.4.
La marca notoria: La marca notoria es aquella que goza de gran difusión, que le permite ser conocida por los consumidores de la clase de productos o servicios que ésta distinga; la marca que ostenta la condición de notoria goza de una especial protección que es más amplia que la otorgada a la marca común, ya que no se limita por los principios de especialidad y territorialidad.
La marca para convertirse en notoria debe reunir condiciones como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, entre otros; cabe mencionar que la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca. La normativa comunitaria protege a la marca notoria legalmente registrada, frente a signos que sean confundibles con ésta, pues de obtener su registro, sus titulares se beneficiarían injustamente con el prestigio y fama conseguidos con el esfuerzo de otra persona.
En numerosos fallos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado que para que una marca sea considerada notoria, debe cumplir con alguno de los factores que se detallan a continuación, las cuales deben ser probadas por quien alega la notoriedad: “Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general.
Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” [9].
El artículo 83, literal d) de la Decisión 344, expresa la prohibición de registrar el signo que constituya la imitación, traducción, reproducción o trascripción total o parcial de un signo notoriamente conocido, esta restricción al registro será aplicable con independencia de la clase a que pertenezcan los productos o servicios identificados con la marca, de esta forma se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca, y se evita que terceros aprovechen indebidamente el prestigio de que goza una marca notoria.
En desarrollo de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1. Los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca, según el artículo 81 de la Decisión 344, determinan que debe ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica, además de que no esté incurso en las prohibiciones señaladas por los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo legal. 2.
La confusión marcaria atenta contra el mercado libremente competitivo de bienes y de servicios, al afectar la transparencia que debe existir en la oferta y demanda de ellos, por lo tanto son irregistrables los signos que por su semejanza o identidad con otros ya registrados propicien tal confusión. 3. La protección de las marcas figurativas y el examen para su registro, debe referirse no sólo a su aspecto gráfico propiamente dicho, sino al concepto que la figura pueda producir en la mente de los consumidores. 4.
A las marcas gráficas les son aplicables las mismas reglas de comparabilidad de cualquier otro tipo de marcas, para determinar su grado de confusión e irregistrabilidad. 5. No son registrables como marcas los signos figurativos que por su composición gráfica o por la idea o concepto que transmiten, sean iguales o similares a marcas ya registradas o previamente solicitadas. 6.
La marca que ostenta, debidamente probada, la calidad de notoria, goza de especial protección y no se limita por los principios de especialidad y territorialidad que rigen en el caso de las marcas comunes. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 7268, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (e) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. ----------------------- [1] OTAMENDI Jorge.
“DERECHO DE MARCAS” Editorial Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2002. Pág. 230. [2] OTERO Lastres José. “REVISTA JURÍDICA DEL PERÚ” Año XLVII – No. 11. Abril – Junio. 1997. Pág. 202. [3] FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Pág. 21 y SS. [4] BAYLOS Corroza Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Editorial Civitas.
Madrid 1993. Pág. 829 [5] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 11 de marzo de 1998. Proceso Nº 14-IP-96. Marca: “PROMOFERIAS”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 363 del 11 de agosto de 1998. [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17 de octubre del 2001. Proceso Nº 65-IP-2001, Marca: “SUSSEX”.
Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 729 de 15 de noviembre del 2001. [7] FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS” Editorial Montecorvo, S.A. Madrid. 1984. Pág. 225 y SS. [8] BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS”, Tomo II. Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires 1989. Pág. 65. [9] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 13 de marzo del 2003. Proceso Nº 9-IP-2002. Marca “UBS UNION BANK OF SWITZERLAND”. Publica en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 777 de 27 de marzo del 2003.