PROCESO 28-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Actor: INVERSIONES CASTRO PINZON HERMANOS LTDA. Marca: “LA CHISPA” (mixta). Proceso interno N° 2002-00396-(8454). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los doce días del mes de mayo del año dos mil cuatro. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente Doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal el 13 de abril del año 2004 se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue decidida su admisión a trámite por medio de auto emitido el 5 de mayo del año 2004. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes. Actúa como demandante la firma INVERSIONES CASTRO PINZON HERMANOS LTDA., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2 Actos demandados. La interpretación se plantea en razón de que la actora demanda ante la jurisdicción requirente, la declaratoria de nulidad de las siguientes resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 20084, de 15 de junio del 2001, mediante la cual la mencionada Superintendencia, declaró fundadas las oposiciones presentadas por las firmas THE COCA-COLA COMPANY LTDA., COMPAÑÍA INVERSORA EL CONDOR S.A., THE EAST ASIATIC Co.

Ltd. A/S, y COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. y, negó el registro como marca para la denominación “LA CHISPA” (mixta), requerida por la sociedad INVERSIONES CASTRO PINZON HERMANOS LIMITADA, para amparar productos de la Clase Internacional 29. - Nº 95791, de 26 de febrero del 2002, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución anterior; y, - Nº 16834, de 30 de mayo del mismo año, a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la aludida Dependencia, al resolver el respectivo recurso de apelación, confirmó igualmente lo decidido en la Resolución inicial Nº 20084, declarando así agotada la vía gubernativa.

Solicita adicionalmente la actora, que como restablecimiento del derecho de la sociedad INVERSIONES CASTRO PINZON HERMANOS LTDA., se declare infundadas las oposiciones formuladas por los terceros interesados y se ordene el registro requerido, por el lapso de diez (10) años, además de condenar en costas y agencias en derecho a la Superintendencia de Industrias y Comercio y a los terceros interesados, disponiendo también la publicación de la sentencia que decida el asunto en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.3 Hechos relevantes.

Del expediente remitido por el Consejo de Estado, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 29 de diciembre de 1997, la sociedad INVERSIONES CASTRO PINZON HERMANOS LTDA. presentó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener registro de la denominación mixta “LA CHISPA” como marca, para amparar productos de la clase Nº 29 de la Clasificación Internacional de Niza[1]. - El extracto de la referida solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 458; solicitud en contra de la cual presentaron observaciones las firmas THE COCA-COLA COMPANY LTDA., COMPAÑÍA INVERSORA EL CONDOR S.A., THE EAST ASIATIC Co.

Ltd. A/S, y COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., con base en las marcas de su propiedad identificadas en los respectivos escritos presentados, los cuales obran en el expediente 9775236. - El 15 de junio del 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 20084, por medio de la cual declaró fundadas las oposiciones presentadas y, negó el registro de la denominación solicitada. - El 4 de septiembre del mismo año, el apoderado de la firma INVERSIONES CASTRO PINZON HERMANOS LTDA., interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación. - El 26 de febrero del 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Superintendencia, al resolver el recurso de reposición, emitió la Resolución 95791 que confirmó la número 20084. - El 30 de mayo de ese mismo año, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de esa Dependencia, al resolver esta vez el recurso de apelación, emitió la Resolución Nº 16834 a través de la cual confirmó también la Resolución inicial. b) Escrito de demanda La sociedad comercial INVERSIONES CASTRO PINZON HERMANOS LTDA., por medio de apoderado, manifiesta que presentó solicitud para el registro de la denominación “LA CHISPA” (mixta), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional Nº 29, respecto de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio, declarando fundadas las oposiciones presentadas por terceros interesados, negó el registro solicitado, por medio de la Resolución Nº 20084 de 15 de junio del 2001.

Sostiene, en lo fundamental, que la mencionada Dependencia ha violado el artículo 134 de la Decisión 486, pues “la marca mixta LA CHISPA es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica”. Señala, que “desde el punto de vista nominativo, se tiene que gramatical, fonética y gráficamente, los signos LA CHISPA + FIGURA, y LA CHISPA DE LA VIDA no se prestan a confusión”.

Relieva que “…en la marca LA CHISPA, al ser mixta, se tiene que analizar en su conjunto, con su figura, estilo de letra y reivindicación de colores”. Argumenta la violación, además, del artículo 135 literal e) de la misma Decisión, al manifestar que “…las semejanzas que proyectan estas dos marcas se dan por el solo aspecto denominativo de la terminación, pero, al apreciarlas en su conjunto, se debe concluir que existe una gran distintividad de la marca mixta LA CHISPA, en donde el color amarillo es el más sobresaliente, y el magenta, como color moderno, de mayor distintividad”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por el accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Defiende la legalidad de los actos realizados por esa Dependencia y, concluye que en sus actuaciones se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Fundamenta sus actuaciones refiriendo jurisprudencia sentada por este Tribunal en el proceso 14-IP-98, relacionada con el concepto de marca y sus requisitos.

Sostiene que “…es evidente que, las palabras LA CHISPA, si bien son susceptibles de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante, carecen de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘LA CHISPA DE LA VIDA’, ‘CHISPORRITO’, ‘CHISPAS-CHIPS’ (registradas) y ‘LA CHISPA’ (solicitada), resulta indudable que presentan similitudes fonéticas, que claramente no le otorgan distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.

Al referir la supuesta violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, manifiesta que efectuada la comparación en conjunto de los signos en controversia “…resulta evidente que la identidad de las expresiones puede conllevar (sic) confundir al público consumidor, dado que la (sic) expresiones citadas comparten una expresión que fonética y auditivamente es igual…”.

Acerca de la relación de productos, expresa que “la marca solicitada LA CHISPA comprende productos similares a los prestados (sic) por la (sic) marcas registradas LA CHISPA DE LA VIDA, CHISPORRITO, CHISPA-CHIPS, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, que distinguen una nueva o una misma línea de productos, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor además de presentar los mismos canales de comercialización”.

Concluye afirmando que “…los signos confrontados no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen al consumidor a error y podrían generar perjuicio a los consumidores y afectar el derecho de exclusiva de terceros…”. En cuanto a los terceros interesados en los resultados del proceso, no aparece en el expediente recibido por este Tribunal, constancias de contestaciones que hayan sido presentadas a la demanda.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La consulta ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal en actual vigencia, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

Respecto al informe sucinto de los hechos considerados relevantes para la interpretación, cabe anotar que la Instancia Consultante se ha limitado, como en otros varios casos observados ya por este Tribunal y de manera expresa, a referir los argumentos formulados únicamente por la parte actora, soslayando aquéllos expuestos en la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, los cuales este Organo Comunitario ha debido extraer de la documentación aparejada al expediente recibido.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional que plantea la consulta, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia ha solicitado, por medio de oficio Nº 0461, de 29 de marzo del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; no obstante, este Tribunal ha podido verificar, que la solicitud relativa al registro de la marca “LA CHISPA” (mixta) fue presentada el 29 de diciembre del año 1997, conforme ha podido constatar en la reproducción del respectivo formulario de solicitud presentado a la Oficina Nacional Competente y el que se encuentra incorporado al expediente remitido por el Consejo de Estado.

En consecuencia, concluye el Organismo que dicha solicitud ha sido presentada en vigencia plena de la Decisión 344. Los actos posteriores a ese depósito como son, la expedición de la Resolución Nº 20084, el 15 de junio del 2001, por medio de la cual se declaró fundadas las oposiciones planteadas y se negó el registro solicitado; la Resolución Nº 95791, de 26 de febrero del 2002, que resuelve el recurso de reposición interpuesto confirmando esa Resolución y, la Resolución Nº 16834, de 30 de mayo también del 2002, que resuelve a su vez la apelación deducida y confirma igualmente la resolución inicial, han sido estos sí, realizados en vigencia ya de la Decisión 486.

Por lo expuesto, según así lo ha venido determinando este Tribunal, se considera que el ámbito de la interpretación prejudicial debe cubrir lo referente a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, concordantes con los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486; estimando conveniente extender dicha interpretación, de oficio, a la Disposición Transitoria Primera esta vez sí, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser aplicable al caso controvertido. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS Consecuentemente, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” DECISION 486 “Disposición Transitoria Primera: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486, por constatar que la solicitud de registro fue presentada, como ha sido ya dicho, el 29 de diciembre de 1997, esto es, en vigencia de la Decisión 344.

Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, con apoyo en los cuales se determina, que en materia de derecho sustancial el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud, en este caso, la Decisión 344, cuyas respectivas disposiciones se pasa consiguientemente a interpretar.

5. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 de la referida Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[2] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, Pág. 152).

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

7. COMPARACIÓN DE MARCAS EN CONFLICTO Frente a un conflicto marcario presentado entre una marca ya registrada con otra que se pretende registrar, el juzgador deberá proceder a la comparación de las mismas y, a determinar la existencia o no del riesgo de confusión, considerando las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han fijado para ese propósito.

Debido a que la controversia en análisis comprende marcas mixtas, en el cotejo de ellas se tomará en cuenta lo que este Tribunal ha manifestado al respecto: “Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público.

La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

“Identificada la dimensión de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el factor denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la que no exista confusión”. [3] Realizada la comparación entre estas marcas, corresponderá concluir que si predomina la denominación o la expresión verbal, deberá procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para este propósito han determinado la doctrina y la jurisprudencia; si por el contrario, en la marca mixta predomina el elemento gráfico respecto del denominativo, no habría lugar, en principio, a confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Reglas para realizar el cotejo marcario Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo de marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. [4] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [5] Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

De conformidad con lo determinado por la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. 2.

Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.

En la comparación de signos distintivos que involucre a una marca mixta, debe tenerse presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, el gráfico o el denominativo, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados, exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilite la coexistencia de los signos en el mercado. 4.

No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), son idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 5. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 6.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 8454, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. ----------------------- [1] Clase 29.- Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. [2] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca “DEVICE, etiqueta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [5] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000;

G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000; marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.