PROCESO 47-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, de la República del Ecuador. Interpretación de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Actor: PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. Marca: “OLA BELMONT”. Proceso interno N° 7231-598-00-AI. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los dos días del mes de junio del año dos mil cuatro. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Eloy Torres Guzmán. VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 10 de mayo del año 2004, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 26 de los ya referidos mes y año. 1.
ANTECEDENTES: 1.1 Partes Actúa como demandante la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., siendo demandados el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), el Director Nacional de Propiedad Industrial de ese Instituto y el Procurador General del Estado. Se considera como tercero interesado en este proceso, a la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES. 1.2 Acto demandado La interpretación se plantea en razón de que la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., mediante mandatario solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por el Director Nacional (E) de la Dirección de Propiedad Industrial del IEPI, de la República del Ecuador: Nº 0976417, de 3 de marzo del año 2000, mediante la cual la mencionada Dependencia rechazó la observación presentada por la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. y, concedió registro como marca para la denominación “OLA BELMONT”, solicitado por la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES, para distinguir servicios de la Clase Internacional 41. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el mencionado Tribunal Distrital consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 26 de mayo de 1998, la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES presentó solicitud para obtener el registro de la denominación OLA BELMONT, como marca destinada a amparar servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.[1] - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 400, Pág. 210. - El 4 de marzo de 1999, la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. presentó observación contra el registro solicitado. - El 20 de agosto también de 1999, la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES contestó dicha observación, manifestando que tiene registrada en Ecuador la marca BELMONT y, además, reivindicando su notoriedad. - El 3 de marzo del 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial emitió la Resolución Nº 0976417, por medio de la cual rechazó la observación presentada y concedió el registro del signo solicitado. - El 14 de septiembre del mismo año, PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. presentó ante el Tribunal Distrital Nº 1, un recurso subjetivo o de plena jurisdicción dirigido a impugnar la Resolución emitida. b) Escrito de demanda La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., constituida bajo las leyes del Estado de Virginia y domiciliada en Richmond, Estados Unidos de América, por intermedio de apoderado manifiesta que la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES presentó solicitud para el registro de la denominación “OLA BELMONT”, como marca destinada a amparar servicios comprendidos en la clase internacional Nº 41, respecto de la cual el Director de Propiedad Industrial rechazó las observaciones presentadas por su mandante y, concedió el registro solicitado por medio de Resolución Nº 0976417, de 3 de marzo del 2000.
Sostiene que presentó sus observaciones al registro de la referida marca de servicios, por cuanto ésta “…no era una denominación suficientemente distintiva de las marcas registradas por PHILIP MORRIS PRODUCTS INC: BELMONT y BELMONT y DISEÑO.” Expresa, así mismo, que el mencionado Director Nacional emitió erróneamente la resolución impugnada, al no considerar el hecho de que las marcas fundamento de la observación al registro, tienen fama y notoriedad y que por tanto el registro de la denominación OLA BELMONT “…induciría al público a confusión o asociación con tales marcas, o podría causar daño a su titular al diluir su fuerza distintiva o valor comercial, o crear un aprovechamiento injusto del prestigio de dichas marcas, lo cual constituiría un acto de competencia desleal, que definitivamente afectaría los derechos de PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. con respecto a sus marcas y a los productos que amparan.” Argumenta la violación del artículo 83 de la Decisión 344, en sus literales a), d) y e), al insistir en el argumento de que “…mi mandante observó el registro de la denominación OLA BELMONT, puesto que confrontada con las marcas BELMONT y BELMONT y DISEÑO de su propiedad, son muy semejantes y confundibles a primera vista, puesto que la denominación solicitada contiene la reproducción total y exacta de los signos distintivos BELMONT y BELMONT Y DISEÑO…”.
Expone, que “…no hay duda de que existen semejanzas en los aspectos gramatical, visual, auditivo y fonético, que definitivamente pueden inducir al público y a los medios comerciales a error o confusión con respecto al origen y procedencia de los bienes o servicios para los cuales se usan las marcas.” En torno a la notoriedad de las marcas BELMONT y BELMONT y DISEÑO, señala que “…son famosas, notoriamente conocidas, debido a su originalidad, actividad, publicidad, constante esfuerzo comercial e inversión económica de su propietaria” y, además, que “…en el trámite administrativo se probó la notoriedad de la marca BELMONT…”. c) Contestaciones a la demanda El Director de Patrocinio, Delegado del Procurador General del Estado, en su contestación a la demanda ha expresado que “…corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”, señalando casilla judicial “…con el fin de vigilar las actuaciones procesales en esta causa…”.
El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI, por su parte, niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y se ratifica en la resolución impugnada, sosteniendo que ésta guarda conformidad con la legislación andina y nacional y solicita, además, que se rechace la demanda. El Director Nacional de Propiedad Industrial se excepciona negando los fundamentos de la demanda y, contrariamente, confirmando las razones legales que motivaron la expedición del acto administrativo impugnado.
Manifiesta que se reserva “…el derecho de presentar las pruebas que estimare pertinentes, en el momento oportuno”, al tiempo de solicitar que se acojan sus excepciones y se rechace la demanda. La sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES, en calidad de tercero interesado, contesta la demanda expresando que “la denominación OLA BELMONT no incurre en ninguna de las causales de irregistrabilidad…” y, recalca que la marca solicitada “…cuenta con todos los elementos característicos suficientes para ser registrada.” Sostiene que “la marca BELMONT de C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCESORES y las relacionadas del grupo BAT, goza de gran notoriedad y reconocimiento internacional por el público consumidor y medios comerciales, prestigio adquirido a través de una contínua política de calidad de sus productos, que se refleja en el importante volumen de ventas a nivel internacional de los productos con la marca BELMONT…”.
Finalmente, afirma que “…la decisión emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, se ajusta a derecho, solicitando igualmente que se rechace la demanda.” Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido formulada con base en lo dispuesto por el artículo 33 inciso segundo de la Decisión 472, correspondiente a la Codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. No obstante que la respectiva solicitud no ha sido estructurada en aplicación exacta del procedimiento fijado por el artículo 125 del Estatuto del Organismo, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la mencionada Comunidad, se aprecia que, en términos generales, se ajusta a las exigencias establecidas por esa norma, pues en efecto se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se hace un informe relativo de los hechos considerados relevantes para la interpretación, se determina la causa interna que la origina, siendo además susceptible de ser determinado por este Tribunal, el lugar para la recepción de la respuesta a la consulta.
Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador, ha requerido de este Organismo, por medio de la solicitud remitida con oficio Nº 0175-P-TCA-DQ, de 4 de mayo del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344, así como de los artículos 134, 135 literal j) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; no obstante, se ha podido verificar, que la solicitud referente al registro de la marca OLA BELMONT ha sido presentada el 26 de mayo de 1998.
Consecuentemente, dicha solicitud ha sido radicada, sin lugar a dudas, en vigencia plena de la Decisión 344 y no de la Decisión 486, situación que igualmente ha ocurrido respecto del acto de expedición de la Resolución Nº 0976417, de 3 de marzo del 2000, objeto de la acción de nulidad propuesta por la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. Por lo expuesto, este Tribunal considera, según así lo ha venido determinando en su jurisprudencia, que la interpretación prejudicial requerida debe corresponder únicamente a los artículos 81, 82 literales a) y h) y, 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344; disposiciones por cierto concordantes con los aludidos artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486.
Estima conveniente, por otro lado, extender dicha interpretación, de oficio, al artículo 84 de la Decisión 344, norma relacionada con situaciones de notoriedad invocadas dentro de la controversia, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;” (…) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”;
“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” (…) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;
(…) “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; “b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
“c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca." DECISION 486 “Disposición Transitoria Primera: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 134, 135 literal j) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por constatar que la solicitud de registro de la denominación OLA BELMONT fue presentada, como ha sido ya dicho, el 26 de mayo de 1998, en vigencia plena de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, con apoyo en los cuales se determina, que en materia de derecho sustancial el aplicable en el período de transición está constituido por las normas vigentes a la fecha de presentación de la solicitud, en este caso, aquellas de la Decisión 344, cuyas respectivas disposiciones se pasa consiguientemente a interpretar.
5. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 de la referida Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
6. EXCEPCIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 82 de la Decisión 344, los impedimentos para que un signo sea considerado marca. Falta de requisitos sustanciales en la marca El literal a) de esa norma establece que no podrán ser registrados como tales, los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir una marca.
Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los tres requisitos determinados en el artículo 81 y desarrollados ya en el punto anterior, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando palabras o figuras.
El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar, si con tal pretensión no se incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344, así como en las prohibiciones expresamente determinadas en los otros literales del referido artículo y, en el artículo 83 de la misma Decisión. Denominaciones que pueden producir engaño El literal h) del artículo 82 de la referida Decisión considera entre esas prohibiciones, al engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro.
Esta prohibición tiene como objetivo, aquel de resguardar el orden público amparando por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro lado, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan alcanzado en el mercado, productos o servicios identificados con marcas de las cuales es titular aquél. El Tribunal al respecto ha expresado: “Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores”. [2] En el mismo sentido, en reiteradas ocasiones este Organismo ha manifestado adicionalmente: “De esta manera, a entender del Tribunal, se le otorga a la administración la facultad de determinar cuando un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.
“Para ello, deberá también tomarse en cuenta los canales comerciales hacia los cuales van dirigidos ambos productos que pugnan entre sí, su campo operativo, la identidad o disparidad de las áreas comerciales y los medios que se utilizan para llegar al consumidor”. [3]
7. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[4] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de establecer si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Reglas para realizar el cotejo marcario Este Organo Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” [5]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ´disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [6]
8. LA NOTORIEDAD DE UNA MARCA El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria, por sus atributos de ‘difusión’ y de ‘reconocimiento’ logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican.
La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 determina una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad.
Lo hace, estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad no obstante es un hecho que debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.
La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”.[7] Confusión con la marca notoriamente conocida El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida; considerando que si existe similitud puede perfectamente producirse confusión. En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado sobre el punto: “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. [8] Con relación a la independencia de la clase internacional respecto de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.
9. CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE NOTORIEDAD El artículo 83 de la Decisión 344 establece en su literal d), por una parte, que se prohíbe la inscripción de una denominación que constituya la reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido, fijando de este modo una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad; y, por otra parte, en su literal e) otorga protección para la marca notoria, independientemente de la clase de los servicios, o de los productos distinguidos por aquélla; la notoriedad, no obstante, es un hecho que debe ser necesariamente probado.
El artículo 84 de la misma Decisión determina la forma de concluir si una marca es notoriamente conocida, dotándole al examinador de varios criterios para producir un juicio adecuado acerca de esa particularidad. Al respecto este Tribunal ha dejado sentado: “Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca, el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios: 1.
La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; 2. La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; 3. La antigüedad de la marca y su uso constante; 4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe serlo por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.” [9] La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección especial que de élla se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.
Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. De acuerdo con lo determinado por la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. 2.
Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3.
Según lo determina el artículo 82 literal h) de la misma Decisión, no pueden registrarse los signos engañosos para los medios comerciales o para el público consumidor, respecto de la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, o de prestación de los servicios, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y de servicios. 4.
No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 5. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 6.
El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 7. No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro. 8.
La marca notoria se caracteriza, entre otras particularidades, por sus atributos específicos, por la difusión y por el reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. 9. La notoriedad debe necesariamente ser probada por quien la alega, ante las autoridades que conozcan de un procedimiento relacionado con el registro de una determinada marca, las cuales aplicarán para fines del reconocimiento de esa calidad, los criterios aludidos en esta interpretación prejudicial.
La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº7231-598-00-AI, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Tribunal, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. ----------------------- [1] Clase 41.- Educación; formación; esparcimiento, actividades deportivas y culturales. [2] Proceso 07-IP-95; sentencia de 7 de agosto de 1995;
G.O. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995; marca: “COMODISIMOS (etiqueta)”; JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Tomo IV, Pág. 166. [3] Proceso 65-IP-2001, sentencia del 17 de octubre del 2001; G.O. Nº 739, de 4 de diciembre del 2001; marca: “SUSSEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [6] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998;
G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998, marca: VODKA BALALAIKA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] Proceso 60-IP-2001, sentencia del 16 de noviembre del 2001; G.O. Nº 750, de 15 de enero del año 2002; marca “FINESS”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.