PROCESO 61-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 71, 72 literales a) y h), 73 literal a), 85 y 92 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador. Interpretación de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Actor: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT Marca: “EUDERM”. Proceso interno N° 5335-98-M.P. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil cuatro. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Ernesto Muñoz Borrero.
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 2 de junio del año 2004, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 16 de junio del 2004. 1.
ANTECEDENTES: 1.1 Partes Actúa como demandante la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, siendo demandados el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca y, el Procurador General del Estado de la República del Ecuador. Se considera como tercero interesado en los resultados de en este proceso, a la firma LABORATORIOS MEDIAHEALTH S.A. 1.2 Acto demandado La interpretación se plantea en razón de que la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, de la República del Ecuador: - Nº 0964496, de 16 de septiembre de 1997, mediante la cual la mencionada Dependencia declaró infundada la observación presentada por la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, con base en la marca “EUDERM”, de su propiedad y, concedió registro como marca para la denominación “EUDERM”, en favor de la firma LABORATORIOS MEDIAHEALTH S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase Internacional 3.
Solicita adicionalmente la actora, que se declare la ilegalidad y la nulidad del acto administrativo impugnado. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el mencionado Tribunal Distrital consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 20 de diciembre de 1993, la sociedad LABORATORIOS MEDIAHEALTH S.A. presentó solicitud para obtener el registro de la denominación “EUDERM”, como marca destinada a amparar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.[1] - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 347, Pág. 104. - El 21 de febrero de 1994, la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT presentó “observación” contra el registro solicitado, con base en la marca de su propiedad “EUDERM”, destinada a amparar productos de las clases 1, 2 y 3 de la Clasificación Internacional antes aludida. - El 16 de septiembre de 1997, el Director Nacional de Propiedad Industrial emitió la Resolución Nº 0964496, por medio de la cual rechazó la “observación” presentada y concedió el registro de la denominación solicitada. b) Escrito de demanda La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, constituida bajo las leyes de Alemania, por intermedio de apoderado manifiesta que la sociedad LABORATORIOS MEDIAHEALTH S.A. presentó solicitud para el registro de la denominación “EUDERM”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional Nº 3, respecto de la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la observación presentada por su mandante y, concedió el registro solicitado por medio de Resolución Nº 0964496, de 16 de septiembre de 1997.
Sostiene que las marcas en conflicto son idénticas, por lo que puede presumirse la existencia de confusión entre éllas. Afirma que los productos distinguidos por el registro de la marca de propiedad de BAYER, son exactamente los mismos que los amparados por la otra marca, sosteniendo en el mismo sentido que “…cuando se concedió el registro de la marca EUDERM Nº 1169-76, no entraba en vigencia la clasificación de Niza, y se solicitaban las marcas para proteger productos específicos, no clases de productos, y por ese motivo la marca de la empresa actora (EUDERM) distingue productos encasillados en las clases internacionales Nº 1, 2, 3 y varios de éstos se vinculan y relacionan con los protegidos con la marca de la empresa demandada (EUDERM), encasillados en la clase 3”.
Señala que “la marca EUDERM solicitada para registro es idéntica y busca proteger los mismos productos y otros que guardan conexión competitiva con respecto a la marca registrada por más de veintidós años, perteneciente a BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.” Expresa, así mismo, que el acto administrativo demandado viola el inciso 2, del artículo 95 de la Decisión 344, por cuanto la resolución señala “que existen semejanzas cuando lo que existe es identidad absoluta”.
Finalmente, al argumentar la existencia de la falta de motivación, asevera que “la resolución administrativa, por la cual se concede el registro de la marca EUDERM carece de este requisito esencial que debe estar presente en todas las actuaciones administrativas en un Estado de Derecho, y con mayor razón si se están disputando intereses legítimos de los particulares”. c) Contestaciones a la demanda El Director Nacional de Propiedad Industrial, no dio contestación a la demanda propuesta en su contra.
El Presidente del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (IEPI), en la contestación que ha dado también a la demanda, impugnó las pruebas presentadas por la demandante. El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, tampoco dio contestación a la demanda. El Procurador General del Estado representado por el Director de Patrocinio, Delegado del Procurador, ha expresado que le corresponde al presidente del IEPI comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada, manifestando, además, que “con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso ….señala el casillero judicial…”.
La firma LABORATORIOS MEDIAHEALTH S.A., en calidad de tercero interesado en el resultado de esta controversia, al contestar la demanda asevera ser titular de la marca EUDERM, sosteniendo que los bienes protegidos por las marcas confrontadas “…son diferentes, pues los productos que protege la marca de BAYER AKTIENGESELLSCHAFT son auxiliares de la industria del cuero, por lo tanto sólo se encasillan entre las clases internacionales 1 y 2, más no en la clase internacional tres, que es la clase para la cual se solicitó el registro de la marca EUDERM”.
En cuanto a la supuesta violación del artículo 81, manifiesta que la marca solicitada es registrable por cuanto “…no tiene ningún impedimento legal, tal como la Dirección Nacional de Propiedad Industrial manifestó en su resolución.” Afirma, también, que un requisito para que exista el riesgo de confusión es que se trate de un “signo idéntico para bienes o servicios idénticos”, argumentando al respecto que este requisito “no se cumplirían en este caso, pues a entender de la demandada, los productos que protegen cada una de las marcas son distintos, eliminado el riesgo de confusión”.
Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido formulada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se presenta un informe sucinto de los hechos considerados relevantes, se identifica la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.
Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, Distrito de Quito, República del Ecuador, ha requerido de este Organismo, por medio de la solicitud remitida con oficio Nº 458 TDCA-2S, de 21 de mayo del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), 95 inciso 2º y 104 de la Decisión 344; no obstante, este Organo Comunitario ha podido verificar, que la solicitud correspondiente al registro de la marca EUDERM, ha sido presentada el 20 de diciembre de 1993.
Consecuentemente, dicha solicitud ha sido radicada, sin lugar a dudas, en vigencia de la Decisión 313 y no de la Decisión 344. Por lo expuesto, este Tribunal considera, según así lo ha venido determinando en su jurisprudencia, que la interpretación prejudicial requerida debe corresponder a los artículos 71, 72 literales a) y h), 73 literal a), 85 y 92 de la Decisión 313; disposiciones por cierto concordantes con los aludidos artículos solicitados de la Decisión 344.
Estima conveniente, por otro lado, extender dicha interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma relacionada con los actos administrativos materia de la controversia; todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 3.
NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 313 “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
“Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (…) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” ( ) “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrase como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error".
( ) “Artículo 85.- Vencido el plazo establecido en el artículo 82, sin que se hubieren presentado observaciones la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” “Artículo 92.- El derecho al uso de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” DECISION 344 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS: PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.
En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.
4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), 95 inciso segundo y 104 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por constatar que la solicitud de registro de la denominación EUDERM fue presentada, como ha sido ya dicho, el 20 de diciembre de 1993, en vigencia plena de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Las actuaciones administrativas relacionadas con la resolución de la observación al registro, así como con los recursos interpuestos han sido, contrariamente, realizadas en vigencia de la Decisión 344, cuya Disposición Transitoria Primera se apoya en la irretroactividad de la norma sustancial, pues dispone que todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.
Además, la Disposición en referencia contempla la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior, a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone que, en cambio, se aplicará la Decisión 344, al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho. Al respecto este Tribunal ha sostenido: “Como se ha manifestado en reiteradas ocasiones, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos.
Por lo tanto, tenemos que toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.
En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, y señala que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido. En consecuencia, la norma andina contempla la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a todo efecto futuro del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, esto es, al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de dicho derecho.”.[2] Los conceptos antes expuestos se apoyan también, en lo establecido por el inciso segundo del artículo 126 del Estatuto del Tribunal, que expresa que “en su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto.
5. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO Del artículo 71 de la Decisión 313, inciso segundo, se desprende el concepto de marca, término éste entendido como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.
Las condiciones o requisitos que intrínsecamente debe reunir un signo para ser registrable, se encuentran determinados en dicho artículo, los que por cierto son los mismos consagrados en el artículo 81 de la Decisión 344 y en el 134 de la Decisión 486, esto es: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, conceptos todos que han tenido amplio desarrollo en la jurisprudencia que viene siendo sentada por este Tribunal. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 71 de la Decisión 313 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS Falta de requisitos básicos para el registro El distintivo que no cumpla con los elementos señalados anteriormente, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, no podrá ser registrado. El examinador debe estar consciente de que la marca que cumple con estos tres requisitos produce el vínculo ideal entre el producto o el servicio y el signo que lo identifica, en cuanto que tal unión es captada y retenida en la memoria del consumidor, convirtiéndose en una verdadera marca que protege el origen y fama empresarial, las cualidades y las características del producto o del servicio y la voluntad del consumidor al adquirir ese producto o ese servicio en particular.
Del análisis de la naturaleza de las marcas y de sus características esenciales y sobre todo de la forma como ellas son recogidas en las normas comunitarias, se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente los tres elementos característicos, y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313, impedimentos éstos que en definitiva derivan, en su mayoría, de los requisitos intrínsecos del signo y especialmente de la distintividad.
Denominaciones que pueden producir engaño El artículo 72 literal h) de la Decisión 313 señala que no podrá ser registrado como marca, el signo que pueda engañar a los medios comerciales, entre otros aspectos, acerca de las características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o del servicio respectivo. El propósito de esta prohibición es evitar la confusión o el engaño, puesto que lo que se persigue es “que el signo que se pretenda registrar como marca, pueda cumplir con la función esencial de identificar, individualizar o distinguir un determinado producto o servicio, de suerte que no se confunda con otros”.[3] El referido literal del artículo 72 así como el artículo 73 de la aludida Decisión, establecen causales de irregistrabilidad y guardan estrecha relación entre si, puesto que ambas buscan evitar el engaño y el error por parte del consumidor, frente a dos marcas similares o idénticas que distinguen productos o servicios de la misma clase.
Esto implica, muy claramente, la prohibición para otorgar un registro marcario, no sólo porque exista una marca ya registrada, sino porque exista “una solicitada para registro”, reivindicándose, por esa vía, el principio de PRIORIDAD que ampara a la primera solicitud frente a las posteriores; o sea, “primero en el tiempo primero en derecho”.
7. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO MARCARIO La confundibilidad con signos idénticos o semejantes La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error", conforme así lo estableció, en su oportunidad, el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, objeto de la presente interpretación prejudicial.
La confusión como causal de irregistrabilidad de la marca, que se contempla en la aludida norma, entre otras, está dirigida a proteger tanto al consumidor por razones de interés general, para que no se vea inducido a error, como al productor, para garantizarle la identificación del producto que introduce al mercado. La confusión puede producirse en tres aspectos: el visual o gráfico, el auditivo y el ideológico, resultando en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas.
Al respecto, el profesor OTAMENDI señala que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”[4]. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen sonido similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. En todo caso, determinar si entre dos signos existe confusión que pudiera darse por el uso de los mismos, es un hecho que no está sujeto a disposiciones legales, admitiéndose para ese propósito, la decisión de la administración o del juzgador, a quienes les corresponde proceder en armonía con los criterios expuestos, mediante actuaciones en ningún caso arbitrarias y, apoyadas, complementariamente, con las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido para efectos de precisar el grado de confundibilidad.
8. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO: Observación, examen, concesión o denegación del registro y debida motivación La norma comunitaria determina los trámites que para la aprobación o el rechazo de un registro deberán ser cumplidos, a los fines de que la actuación administrativa no se encuentre viciada de nulidad. Entre ellos, la Decisión 313 establece la obligación de publicar el extracto de la solicitud, a los efectos de que puedan ser presentadas observaciones a la concesión de la marca cuyo registro se pide.
En el evento de que éstas sean presentadas, la Oficina Nacional Competente deberá tramitarlas en los términos y condiciones fijados por los artículos 83 y 84 de la referida Decisión. De haber sido presentadas observaciones, dicha Dependencia las procesará de conformidad con lo expresamente establecido por el artículo 84, hasta decidir acerca de la procedencia o no de aquéllas y, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; determinación que deberá ser notificada al peticionario, por medio de resolución debidamente motivada.
Una vez vencido el plazo establecido para la presentación de observaciones, sin que éstas hubieren sido presentadas, corresponderá llevar a cabo el examen de registrabilidad dispuesto en el artículo 85 de la Decisión 313. Esta obligación de la autoridad nacional competente es insoslayable y no puede estar sujeta a su libre arbitrio, pues los artículos 72 y 73 son claros y terminantes y no dejan lugar a interpretaciones caprichosas.
Ha sido establecida aquélla, con el objeto de que no puedan ser registradas como marcas las denominaciones que incurran en causales de irregistrabilidad, dejando en claro que este examen responsable y serio, es determinante de la decisión de otorgar o negar el registro. La decisión, en consecuencia, debe ser motivada. Debida motivación Los artículos 84 y 85 de la citada Decisión 313 establecen que sólo una vez cumplidos los requisitos y condiciones previos respectivos, se hará conocer la decisión que corresponda, mediante resolución debidamente motivada en la que se expresen los fundamentos en los que se basa la Autoridad para emitirla.
Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o denegación de registros marcarios este Tribunal ha manifestado: “ requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél, y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”.[5] La jurisprudencia del Tribunal ha expresado así mismo que: “La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían; constituyen su causa y su razón de ser.
La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone- y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.
La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación.” [6]
9. CONEXIÓN COMPETITIVA DE PRODUCTOS En recientes sentencias, al referirse a la conexión competitiva que se presenta entre productos o entre servicios, este Tribunal ha señalado: “El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre productos e) Uso conjunto o complementario de productos f) Partes y accesorios g) Mismo género de los productos h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los productos”. [7] Ha considerado el Tribunal en este ámbito, consecuentemente, que deben ser necesariamente aplicados los criterios referidos, los que pueden conducir a establecer cuándo se da efectivamente la similitud o la conexión competitiva entre los productos.
Se debe recalcar que lo trascrito, se encuentra ligado íntimamente al grado de atención del consumidor, tomando en cuenta “a quién” se atribuye la posibilidad de confusión. De esta forma, al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quién” será el consumidor y “cuál” su conducta frente a las marcas.
Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona cuando realiza su elección, el que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio.
10. DERECHOS CONFERIDOS A LA MARCA Se entiende que en un mercado comercial activo de registros de marcas, puedan ser presentadas más de una solicitud dentro de un mismo período, e incluso al mismo tiempo. La legislación comunitaria andina consagra como título para la obtención de derechos respecto de una marca, el denominado “sistema atributivo”, en virtud del cual sólo gozará de aquéllos, quien la haya inscrito en el registro marcario correspondiente, a cargo de la Oficina Nacional Competente.
El beneficiario del registro de una marca dentro de una clase determinada del nomenclator, goza de título legítimo para ejercer el derecho al uso exclusivo de la misma con respecto a los bienes comprendidos en la clase para la cual solicitó el registro, no pudiendo extenderse los beneficios a productos incluidos en otras clases. En otros términos, autorizado el registro, su titular adquiere un derecho al uso de la marca en consideración a determinado producto o clase de productos.
En la doctrina y en diversas legislaciones se reconocen sin embargo dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso y, el atributivo, que como se ha dicho, sólo confiere derecho al uso exclusivo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro. La doctrina reconoce tres facultades que se derivan del registro, y por el cual el titular puede hacer valer su derecho de propietario: “La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos;
“Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar; “La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca.” [8] El valor constitutivo del registro de una marca se produce desde el momento de su concesión por parte de la Oficina Nacional Competente, adquiriendo su titular el derecho exclusivo sobre una marca, derecho subjetivo éste, para usarla en la identificación de productos o de servicios.
Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. De manera constante ha reiterado este Tribunal, que el señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional comunitario, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional, para proceder a la interpretación de otras que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto sometido a la competencia del juez nacional; ello, en los términos previstos por el artículo 34 del Tratado de Creación del Organismo. 2.
En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. 3. Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 72 y 73 de la misma Decisión. 4.
Según lo determina el artículo 72 literal h) de dicho Régimen Comunitario, no pueden ser registrados los signos engañosos para los medios comerciales o para el público consumidor, respecto de la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación, las características o cualidades o, la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y de servicios. 5.
Tampoco son registrables los signos que según lo previsto por el artículo 73, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 6. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 7.
El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 8. La Oficina Nacional Competente debe realizar necesariamente el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 313.
Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva sobre las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. 9.
Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por aquéllas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. 10.
La única manera de obtener el derecho al uso exclusivo de una marca, según la normativa andina, es mediante el registro concedido por la Autoridad Nacional Competente. Este registro le permite a su titular, la posibilidad de ejercitar las acciones del caso frente a terceros que pretendan utilizar, sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante al registrado, para distinguir productos o servicios idénticos o semejantes de la misma clase, induciendo de este modo a error al público consumidor.
La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 5335-98-M.P., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Tribunal, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. ----------------------- [1] Clase 3.- Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. [2] Proceso 29-IP-2003, sentencia del 4 de junio del 2003, G.O. Nº 952, de 22 de julio del 2003.
Marca: “POPS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 3-IP-90. Jurisprudencia del TJAC, Tomo II, Pág. 119. [4] OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. [5] Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O. Nº. 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 04-AN-97, sentencia del 17 de agosto de 1998. G.O.A.C. No. 361, del 07 de agosto de 1998. [7] Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca “MATERNA”. Ver también: Proceso 08-IP-95, de 30 de agosto de 1996, marca “LISTER”, G.O.A.C. No. 231, de 17 de octubre de 1996, JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 4-IP-94, sentencia de 7 de agosto de 1995;
G.O. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995; marca: “EDEN FOR MAN (etiqueta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.