PROCESO Nº 43-IP-2004 Interpretación prejudicial de las normas previstas en los artículos 6, 56, 57, 105, 153, 161 y 162 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 276 eiusdem.
Parte actora: señor EMILIO FERRERO. Caso: Impugnación de disposiciones de la “Circular Externa N° 10 de 19 de julio de 2001, Resolución N° 210 de 15 de enero de 2001, Circular N° 03 de 29 de enero de 2001 de la Superintendencia de Industria y Comercio”. Expediente N° 2002 00102 01. Interno: 7818. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
San Francisco de Quito, catorce de julio del año dos mil cuatro. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 6, 56, 57, 105, 153, 161 y 162 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, y recibida en este Tribunal en fecha 6 de mayo de 2004; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.
Demanda 1.1. Cuestión de hecho El consultante informa que, según la demanda, “El 14 de septiembre de 2000 se suscribió la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que remplazó (sic) en su integridad la Decisión 344 y que rige a partir del 1° de diciembre de 2000 en los países miembros, el cual (sic) fue reglamentado parcialmente por el Gobierno Nacional mediante Decreto 2591 de 2000 cuya publicación se realizó en el Diario Oficial N° 44.263 de 19 de diciembre de 2000 y se encuentra vigente actualmente”; que “El mencionado Decreto estableció en su Capítulo Primero, artículos 2 y 5 que la inscripción de actos relacionados con derechos de propiedad industrial que deba hacerse en el registro adelantado por la Superintendencia de Industria y Comercio, seguirá el trámite y cumplirá los requisitos que para ello disponga la Entidad”; que “En el Capítulo V, el artículo 16 señala que la renovación de un registro marcario, solicitada por su titular o por quien tuviere legítimo interés, será concedida automáticamente”; que “Finalmente en su Capítulo IX estableció que la Superintendencia debe publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial, entre otros, las inscripciones correspondientes al Registro de Propiedad Industrial”; que “El 15 de enero de 2001, la Superintendencia expidió la Resolución N° 210, mediante la cual modificó parcialmente la Decisión 486 en la que se dispuso en el Capítulo I, artículo 8, respecto a las notificaciones de los actos expedidos por esta entidad que los actos de inscripción en el registro de la propiedad industrial se entenderán notificados en la fecha de la correspondiente anotación, dicha resolución se publicó en el Diario Oficial N° 44.304 de 25 de enero de 2001 y estuvo vigente hasta el 5 de agosto de 2001”.
Asimismo, desprende el consultante de la demanda que “El 29 de enero de 2001 el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Circular N° 3 por la cual precisó el alcance del artículo anteriormente citado explicando que respecto a la notificación descrita se debe tener en cuenta que: ‘una vez ordenada la anotación, en el registro de propiedad industrial reposará la fecha de su inclusión, quedando así notificada sin actuación adicional alguna.
De la misma forma, para la renovación automática de los signos distintivos, se entenderá surtida la concesión mediante la inscripción en el registro de propiedad industrial, bajo el entendido de que esta (sic) es simplemente un pronunciamiento declarativo de la Superintendencia sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos. La negación de la solicitud será notificada personalmente, de conformidad con el trámite previsto en el artículo 44 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, así las cosas, la interposición de los recurso (sic) de Ley se deberá hacer dentro de los cinco (5) días siguientes a aquel en que se efectúe la correspondiente anotación. En atención a lo anterior, cualquier listado que produzca la Superintendencia con los datos correspondientes a las inscripciones que se anoten en el registro, cumple un objetivo meramente informativo, no reemplaza los mecanismos de notificación legalmente establecidos, ni revive los términos para la impugnación de los actos’ … Esta circular fue publicada en el Diario Oficial N° 44.320 de 7 de febrero de 2001”.
También informa el consultante que “El 19 de julio de 2001, el (sic) mismo expidió la Circular N° 10 reuniendo todas las reglamentaciones e instrucciones generales de la Superintendencia que se encontraban vigentes para ese momento, derogando y sustituyendo todos los actos administrativos de carácter general expedidos con anterioridad a esta.
Dicha Circular señaló entre otras cosas las siguientes: Título Primero, Capítulo V, numeral 5.2., literal b) que los actos de inscripción en el registro de propiedad industrial se entenderán notificados en la fecha de la correspondiente anotación, artículo este que, de acuerdo al numeral 1.2.1.8 del Capítulo Primero del Título Décimo, se aplica para la notificación o comunicación de actos y decisiones de la Superintendencia”; que “A su vez el numeral 3.3 del Capítulo III del mismo título estableció los mismos parámetros indicados en la Circular N° 3, haciendo la aclaración que frente a la notificación de solicitud de inscripción se debe acudir no al artículo 44 y siguientes del Código Contencioso sino a los numerales 1.2.1.8 del título Décimo y 5.2 del capítulo V del título Primero de esta Circular.
Esta fue publicada en el Diario Oficial N° 44.511 de 6 de agosto de 2001 y se encuentra vigente actualmente”; y que “ … las disposiciones demandadas que incluían la resolución 210 y la Circular N° 3 fueron reproducidas en su integridad en la Circular N° 10, derogándolos formalmente pero, reproduciendo sus disposiciones”. Por último, como “Hechos relativos al desarrollo de los trámites de Propiedad Industrial …”, el señor Emilio Ferrero sostiene en su demanda que “Los trámites de propiedad industrial, surtidos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, se inician mediante el ejercicio del derecho de petición en interés particular y por lo mismo, deben ser decididos mediante actos administrativos que concediendo o negando lo solicitado, por regla general se notifican en la forma establecida en los artículos 44 inciso primero y 45 del Código Contencioso Administrativo, esto es, con pleno respeto de las formalidades y garantías previstas en la ley para que la decisión sea conocida por el interesado y disponga del término legal para interponer los recursos procedentes”; que “Cuando el trámite culmina con la concesión de lo solicitado -registro, renovación o anotación- se profiere un acto administrativo en el cual además se dispone que se efectúe la inscripción correspondiente en el registro de la propiedad industrial y en el caso de los registros de marca, se expide un certificado, acto que queda notificado en esa misma fecha”; que “para resolver cualquier solicitud relacionada con derechos de propiedad industrial para que el solicitante adquiera, mantenga o modifique su derecho o privilegio, se requiere de dos actos administrativos diferentes pero ineludibles en un procedimiento administrativo ajustado a la ley: esto es: a. La resolución que concede, renueva o modifica el registro, la cual debe ser notificada en debida forma y b. Una vez ejecutoriado el acto constitutivo del derecho, la inscripción del acto en el registro de la propiedad industrial, que en el caso de la concesión de un registro o la renovación del mismo, da lugar a la expedición de un certificado en que consta el derecho, porque es el resultado de un acto de ejecución de la Resolución que resuelve la solicitud”; que “La actuación descrita fue debidamente realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio en todos los trámites relacionados con derechos de propiedad industrial, hasta la expedición de la Resolución N° 210 de 2001”; y que “Actualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio efectivamente aplica el ‘procedimiento’ previsto inicialmente en la Resolución 210 de 2001 y mantenido en la Circular Externa N° 10 de 2001 a las solicitudes formuladas en ejercicio del derecho de petición de interés particular para obtener (i) la renovación de registros de marca, (ii) la inscripción de transferencias de derechos de propiedad industrial, (iii) la inscripción de licencias sobre derechos de propiedad industrial y (iv) la anotación de cambios de nombre y de domicilio de derechos inscritos en el registro de la propiedad industrial”. 1.2.
Cuestión de derecho Según el consultante, el actor denuncia la violación del artículo 153 de la Decisión 486, ya que “dicha norma es contrariada por el numeral 3.3 del Capítulo Tercero del Título Décimo de la Circular Externa N° 10, pues una renovación de un registro en la forma en que se prevé en los actos acusados, se reduce a una suposición … lo que en realidad se aprecia es que se incurre en una omisión en la expedición de un acto administrativo que CONCEDA la renovación del registro, dejando claramente establecida la vigencia del derecho y ordenando la inscripción correspondiente en el registro de la propiedad industrial”; que “Los términos señalados en el artículo 16 del Decreto 2591 de ninguna forma facultan a la Superintendencia para dejar de expedir los actos de concesión de la renovación de un registro marcario, así como tampoco establecen que la renovación concedida de manera automática, lo sea por el sentido inconsciente, involuntario o mecánico que se está estableciendo en los actos acusados.
Lo automático de la concesión reside exclusivamente en lo atinente a que la renovación procede sin que sea necesario presentar pruebas de uso de la marca, como sucedía bajo la legislación contenida en la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena”; y que “Igualmente desconoce el citado mandato para que la renovación se haga en los mismos términos de la norma original, es decir, (i) para la misma marca, (ii) para los mismos productos o servicios amparados por el registro original y (iii) de la misma forma en que fue efectuado el registro, esto es, mediante un acto administrativo que conceda la renovación del registro y disponga la correspondiente anotación de la renovación en el registro de la propiedad industrial”.
El consultante también desprende de la demanda que el actor denuncia la violación de los artículos 56, 105 y 161 de la Decisión 486, los cuales “hacen referencia a la procedibilidad de la transferencia de los derechos de propiedad industrial y consagran la obligación de efectuar su registro indicando que deberán hacerse ante la oficina nacional competente, que la falta de registro ocasionará que dicha transferencia no surta efectos frente a terceros y que cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia, se aprecia entonces que la parte interesada debe solicitar a la Superintendencia que efectúe el registro de estas cesiones y frente a dicha solicitud la citada entidad debe efectuar el estudio de cumplimiento de los requisitos pertinentes y cuando se cumplen, expedir resoluciones decidiéndolas y ordenando las inscripciones respectivas en el registro de la propiedad industrial.
Estas resoluciones deben ser notificadas, respetando el debido proceso y el derecho de contradicción, como en efecto ocurría hasta que fueron expedidos los actos acusados con los que las solicitudes de inscripción dejaron de ser decididas mediante actos administrativos y en su lugar se decidió simplemente realizar anotaciones en los registro (sic) de propiedad industrial de la Superintendencia”.
En lo que concierne a la presunta violación de los artículos 57 y 162 de la Decisión 486, el consultante desprende de la demanda que dichas normas “señalan la procedibilidad del licenciamiento de los derechos de propiedad industrial y la obligación de efectuar el registro de licencias, las que para el caso son tratadas por el artículo 4° de la Resolución 210 y el numeral 1.2.1.4. del Capítulo Primero de la Circular N° 10 demandados, e indica que, anteriormente a la expedición de estos actos, para el registro de una licencia, se seguía en la misma forma el procedimiento descrito para el registro de una transferencia e igualmente dejaron de ser decididas mediante actos administrativos para pasar a efectuarse simplemente la anotación el (sic) registro de propiedad industrial”; y que “En efecto, si también las normas de la Decisión 486 que regulan las licencias sobre derechos de propiedad industrial facultan a los interesados para ‘solicitar el registro de licencias’, así mismo, estas solicitudes deben ser resueltas, pues de lo contrario se incurre en una ‘omisión’ en la expedición de un acto administrativo que ORDENARÍA dicho registro, dejaría claramente establecida la autorización para la explotación o uso del derecho de propiedad industrial y dispondría la inscripción correspondiente en el registro de la propiedad industrial en ejecución de la decisión adoptada”.
Por otra parte, el consultante recoge el alegato del actor sobre la violación del artículo 6 de la Decisión 486, alegato según el cual dicha norma “otorgó la facultad a las Oficinas Nacionales competentes de cada país, para establecer un sistema de notificaciones que permita comunicar adecuadamente sus decisiones a los interesados, de lo cual se infiere que, dicha facultad puede ser ejercida sí así lo determina cada oficina nacional competente y, si decide ejercitarla, este sistema deberá ser idóneo para que las decisiones que se adopten se pongan en conocimiento de los interesados, esto es, empleando medios que les permitan conocer plena y oportunamente tales decisiones, en tanto que las mismas, generan efectos jurídicos sobre sus derechos”; que “El Ordenamiento Legal Colombiano establece este sistema en el artículo 44 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, conforme al cual se aplica la notificación personal para actos administrativos de carácter particular que deciden actuaciones iniciadas en ejercicio del derecho de petición, sin embargo con la expedición de la Resolución 210 y las Circulares N° 3 y N° 10, para el caso de los trámites de inscripción de afectaciones, renovaciones y licencias de derechos de propiedad industrial, la situación cambió fundamental y perjudicialmente para los administrados lo que se deduce a través del estudio de la narración inicial de los hechos”; que “Estas actuaciones son abiertamente contrarias al ‘régimen de notificación adecuada’ que el legislador comunitario autorizó instituir a las Oficinas Nacionales competentes, por cuanto: generan una omisión en la expedición de la decisión, en tanto la reduce a una simple anotación en un computador de la Superintendencia, cuando el artículo 6° de la Decisión 486 prevé la expedición de ‘decisiones’ que deben ser notificados (sic); con lo dispuesto en los actos acusados se fusionan, en una sola, las distintas fases del procedimiento administrativo y, lo que realmente se presenta es una ausencia de notificación del acto de inscripción pues es claro que con la simple inscripción realmente el interesado no puede enterarse oportunamente de que la misma ha tenido lugar y si fue efectuada correctamente”.
Por último, el consultante recoge el argumento según el cual “el sistema creado y aplicado por la Superintendencia elimina las garantías existentes y en cambio, consagra un procedimiento propio, carente de protección para el administrado porque no hay expedición de un acto administrativo que otorgue la renovación o el registro de la inscripción de transferencia o licencia solicitada, lo cual implica que el interesado no obtiene ninguna constancia de que el mismo ha sido otorgado u ordenado por el funcionario competente; el acto físico realizado por la entidad no es constitutivo de derechos, sino meramente formal para perfeccionar precisamente el acto de otorgamiento; del acto de inscripción no queda soporte alguno, ni ningún documento o constancia que permita al interesado acreditar que el mismo tuvo lugar y que fue realizado por el funcionario competente para expedir el acto, esto último porque no aparece en ningún lado quien lo emitió … no habiendo notificación personal de estas acciones, el interesado no se entera en debido tiempo de cuando se efectuó la inscripción, a pesar de haber podido ser anotada erróneamente aunado a que no cuenta efectivamente con el término de cinco días para impugnar el acto porque la notificación de la inscripción se realiza de manera presunta, el mismo día que esta se realiza y además el ejercicio de acción de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir su legalidad, tampoco será posible porque no hay oportunidad de agotar la vía gubernativa … Todo lo anterior evidencia la violación del citado artículo … pues en lugar de establecer un sistema que permita comunicar adecuadamente sus decisiones a los administrados se ideó uno en el que es evidente una ausencia de notificación cuando se trata de solicitudes de renovación y de registro de transferencias, licencias y demás actuaciones relativas a los derechos de propiedad industrial”. 2.
Contestación a la demanda El consultante informa que el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio “en sus escritos de contestación de demanda y alegatos de conclusión, fundamenta su defensa en que, con la expedición los (sic) actos administrativos acusados no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias, toda vez que, según su concepto, es errada la apreciación del actor, en cuanto a que, para efectos de la renovación en inscripciones en general en materia de propiedad industrial, resulta necesaria la expedición de dos actos administrativos diferentes y consecuenciales, uno contentivo del acto que renueva o modifica el registro y otro, contentivo de la inscripción del acto anterior”; que “En efecto de manera acorde con las disposiciones supranacionales en lo que respecta a las renovaciones y modificaciones en general, el acto administrativo por medio del cual se accede favorablemente a lo pedido, es el acto mismo de inscripción, en tal sentido es que mediante comunicación N° 01022636 de 6 de abril de 2001 esta entidad señaló que, no se requiere de un acto administrativo previo al acto administrativo de inscripción”; que “Las anotaciones sobre traspasos, licencias de uso, renovaciones, cambios de nombre y cambios de domicilio son actos de inscripción, de allí que el acto administrativo de la inscripción respectiva se forma de manera directa en el registro, sin necesidad alguna de un acto previo que lo ordene, toda vez que la inscripción misma es el acto administrativo por medio del cual se resuelve la solicitud, contiene la manifestación de voluntad de la administración y es de carácter definitivo, por lo que, no es cierto que deba existir un doble pronunciamiento de la administración como tampoco lo es que, este sea un mero acto de trámite, como lo dice el actor”.
Igualmente, desprende el consultante de la contestación a la demanda que “Respecto a la violación del artículo 153 de la Decisión 486 … los actos de inscripción de las renovaciones adelantados por la Superintendencia se ciñen a lo establecido en este artículo en los mismos términos del registro original y, haciendo una aclaración sobre la diferencia que existe entre la renovación y el acto administrativo que la contiene explica que no es cierto que deba proferirse un acto que, además de conceder la renovación del registro disponga la anotación en el registro de la propiedad industrial, toda vez que, no se requiere de un acto que ordene la inscripción, esta simplemente se efectúa una vez se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales y el acto administrativo lo constituye el de inscripción … es errada la interpretación alegada por el actor respecto del numeral 3.3 del Capítulo Tercero del Título X de la Circular Única (N° 10) en relación a que la renovación del registro en los términos allí dispuestos se reduce a una suposición, cuando el sentido de la disposición en comento es el que, para efectos de la renovación, solamente se verifica el cumplimiento de los requisitos exigidos para tal efecto. en (sic) consecuencia, el pronunciamiento realizado por esta entidad mediante el acto de inscripción, únicamente se relaciona con tales requisitos legales, sin miramientos de ningún otro tipo o análisis respecto de la marca, no se admiten oposiciones ni se hace estudio de registrabilidad dado que la renovación del registro propende por la continuidad del derecho de uso exclusivo de la marca, concedido ya con anterioridad”.
También indica el consultante que, según la demandada, “… la frase ‘renovación automática del registro’ contenida en el texto del artículo 153 hace referencia no solamente a la no necesidad de presentar pruebas de uso de la marca para efectos de su renovación, sino también a que, únicamente resulta necesario hacer una mera verificación del cumplimiento de los requisitos de pago de la tasa respectiva y de la presentación en tiempo de la solicitud, sin que haya lugar alguno a realizar un mayor análisis, para que la renovación automática proceda.
Además, la existencia de un acto adicional previo, cuya omisión se alega, no modifica la decisión de la administración y para nada constituye una irregularidad en la expedición del acto de registro, por lo que no vulnera ninguna norma”; que, en diversas interpretaciones prejudiciales del Tribunal, “… se hace una clara distinción entre el registro de la marca y su renovación de los (sic) que se puede concluir que el registro a través de la solicitud crea o configura o da nacimiento u origen al derecho marcario a favor de su titular el cual queda fijado y determinado con la inscripción o registro de la marca, constituyendo la renovación una continuidad o prolongación de ese derecho exclusivo sobre la marca”; y que “Es así como sobre el punto discutido en la demanda respecto de la expedición de dos actos administrativos uno de concesión y otro de inscripción, es importante hacer notar que, el citado artículo 153, nada dispone al respecto y su alcance real se circunscribe a establecer la obligación de renovar el registro marcario”.
En cuanto a la presunta violación de “los artículos (sic) 56 de la Decisión sobre transferencia de patentes”, el consultante desprende de la contestación a la demanda que “la función de la entidad se limita a que una vez comprobados los requisitos para el registro de la transferencia, se inscriba esta (sic) en el registro de propiedad industrial, sin que se requiera de un mayor análisis contenido en un acto administrativo previo que, conceda u ordene dicho registro y reitera que no debe confundirse el registro de una marca con el de una renovación, transferencia y demás”; que “En cuanto al menoscabo de los artículos 105 y 161 de la Decisión sobre transferencia de los esquemas de trazado de circuito integrados y marcas, cuyos términos son iguales a los de la transferencia de patentes, la solicitud consiste en el registro de la transferencia de que se trate, la cual será resuelta o decidida mediante la inscripción correspondiente en caso de que reúna los requisitos de ley, para dejar claramente establecida la titularidad del derecho, con lo que se evidencia que la entidad se ajusta a lo establecido en tal Decisión”; que “Respecto a los artículos 57 y 162 sobre licenciamiento de patentes y marcas, dice no existir omisión que los transgreda pues explica que al igual que en el trámite de las transferencias, es necesario presentar la respectiva solicitud del registro de la licencia y luego del estudio de los requisitos de ley, son resueltas las peticiones mediante la inscripción de la licencia en el registro de propiedad industrial, acto que se entiende notificado en la fecha de la correspondiente anotación de conformidad con la Decisión 486, dejando claramente establecida la autorización para la explotación o uso del derecho de propiedad industrial”.
El consultante cita el alegato de la demandada, según el cual, “frente al artículo 6° de la multicitada Decisión, el actor omitió la excepción contenida en el inciso cuarto del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, el cual precisa que en relación con el acto de inscripción que no ha sido precedido de actuación administrativa o que se ha producido dentro de trámites registros (sic) por leyes especiales no se puede entender notificado personalmente mediante el solo acto de inscripción, debiendo ser comunicado a todos los que en el mismo registro figuren como interesados, lo que en efecto hace la entidad a través del listado informativo aludido en la demanda”; y que “contradice lo afirmado por el actor respecto a las constancias de renovación, registro de inscripción de transferencia o licencia solicitada que le permita al interesado acreditar que se realizó el acto de inscripción y que este fue realizado por el funcionario competente ya que, de ser solicitado por el interesado, la Superintendencia expide la correspondiente certificación”.
También argumenta la Superintendencia demandada, en su escrito de contestación, que “de conformidad con las atribuciones conferidas por mandato legal a la Superintendencia de Industria y Comercio, en especial por el decreto 2153 de 1992, se expidió la circular externa 10 de 2001 (circular única) con el objeto de reunir en un solo cuerpo normativo todos los actos administrativos vigentes de carácter general expedidos por esta Entidad”; que “la resolución 210 de 2001 y la circular 3 del mismo año, se encuentran incorporadas en el título X de la circular externa 10 de 2001”; que “la Superintendencia de Industria y Comercio en aras de preservar aún más los principios del debido proceso y el derecho de defensa y de celeridad y eficacia de la Administración Pública, no se limita a la operancia de los (sic) previsto en el mencionado artículo 44 sino que yendo más allá de lo prescrito en la norma, al día siguiente de que (sic) la expedición del acto de inscripción y modificación de los registros, fija listados informativos que comunican a los particulares sobre los mismos”; que “no es cierto que, con la expedición de la resolución 210 de 2001 el procedimiento de las solicitudes de inscripción de renovaciones, transferencias y licencias de derechos de propiedad industrial haya cambiado desfavorablemente para los asociados o que se traduzca en inseguridad jurídica toda vez que, el trámite adelantado, señalado en la citada resolución, incorporada en la circular única, se ajusta a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción, orientadores de las actuaciones administrativas y una vez se verifica el cumplimiento de los requisitos exigidos para cada uno de los trámites referidos, se procede a hacer la correspondiente anotación en los términos señalados por la Oficina Jurídica de esta Superintendencia”.
Asimismo, la Superintendencia demandada indica que “si bien la renovación se hace en los mismos términos del registro original, para la misma marca y para los mismos productos y servicios amparados por el registro original, inscribiéndose en el registro de propiedad industrial, no puede inferirse que el proceder de esta Entidad dé lugar a que la interpretación de la expresión ‘de manera automática’ corresponda a la ausencia de decisión o acto administrativo y reiteramos, la inscripción constituye el el (sic) acto administrativo mismo proferido por la administración que, reúne los requisitos de existencia y de validez para el efecto”; que “el objeto de la solicitud es la renovación del registro y, como en efecto procede a hacerlo la Superintendencia de Industria y Comercio, la petición se resuelve con la inscripción de dicha renovación, acto que se entiende notificado en la fecha de la correspondiente anotación, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 el código contencioso administrativo y la circular única respetando el debido proceso y el derecho de contradicción”; que “el objeto de la solicitud es resuelto con el acto administrativo de inscripción. No es cierto que se omita la expedición de un acto dentro de la actuación administrativa, dado que una vez efectuada la verificación de los requisitos establecidos para acceder a la renovación, se expide el acto de inscripción, ‘pronunciamiento expreso’, incorporado en la anotación que se hace en el registro de propiedad industrial”; que “no debe confundirse el proceder de la oficina nacional competente en materia de propiedad industrial respecto del registro de una marca con el de una renovación, transferencia, cesión, cambio de dominio o de nombre de cualquiera de los derechos de propiedad industrial”; y que “la Decisión 486 no establece un trámite a seguir en relación con las transferencias, cesiones, licencias, cambios de nombre o de domicilios de los derechos de propiedad industrial, y en virtud de lo dispuesto en su artículo 276 en relación a que los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en la misma serán regulados por las legislaciones internas de los países miembros, teniendo en cuenta el principio del ‘complemento indispensable’ esta Superintendencia procede a registrar las renovaciones, transferencias, cesiones, licencias, cambios de nombre y de domicilio, conforme a la solicitud respectiva presentada por el interesado, trámite dentro del cual no se presentan oposiciones dado que procede a solicitud del interesado, en los mismos términos del registro original salvo que, como se explicó con antelación, el titular renuncie a la protección dada por el registro sobre determinados productos o servicios indicados en aquel”.
CONSIDERANDO
Que las normas cuya interpretación se solicita son “los artículos 6, 56, 57, 105, 153, 161 y 162 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, a tenor de la disposición contemplada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 302 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones contempladas en los artículos 6, 56, 57, 105, 153, 161 y 162 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; asimismo, el Tribunal, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, estima pertinente interpretar de oficio la disposición prevista en el artículo 276 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 6.- La oficina nacional competente podrá establecer un sistema de notificación que permita comunicar adecuadamente sus decisiones a los interesados”.
“Artículo 56.- Una patente concedida o en trámite de concesión podrá ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.
Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia”. “Artículo 57.- El titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación de una patente concedida.
La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia. En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular de la patente durante el plazo de vigencia del contrato de licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente.
En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida”. “Artículo 105.- Un registro de esquema de trazado concedido o en trámite de concesión podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de esquema de trazado.
La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia”. “Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.
No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros.
Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original”. “Artículo 161.- Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.
Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión”.
“Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito.
Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia”. “Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros. I. Del sistema de notificación de las decisiones de la oficina nacional competente El artículo 6 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600, del 19 de septiembre de 2000, en vigencia desde “el 1° de diciembre de 2000”, atribuye a la oficina nacional la competencia de establecer un sistema de notificación de las decisiones que pronuncie en materia de propiedad industrial.
Por tanto, la disciplina normativa del sistema será la que establezca la legislación interna del respectivo Estado Miembro. Sin embargo, el sistema que se implante deberá satisfacer la exigencia que la disposición comunitaria citada consagra en forma expresa, cual es que tales notificaciones hagan posible que las decisiones de la oficina nacional sean comunicadas apropiadamente a los interesados.
De conformidad con la disposición prevista en el artículo 273 de la citada Decisión 486, la “oficina nacional competente” a que se refiere el artículo 6 eiusdem es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial. Como se sabe, los derechos que se constituyen por virtud del citado registro surten efectos frente a terceros.
Ahora bien, la disposición bajo examen forma parte de las Disposiciones Generales del Régimen Común sobre Propiedad Industrial que disciplina el Título I de la Decisión 486, por lo que, salvo previsión especial en contrario, la misma es aplicable a las decisiones que, dictadas por la oficina nacional en materia de patentes de invención, modelos de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, rótulos o enseñas, indicaciones geográficas y competencia desleal, deban ser notificadas a los interesados, sin perjuicio de las notificaciones que derivan de la propia norma comunitaria.
La notificación a que alude el artículo 6 de la Decisión 486 es, en esencia, el acto jurídico que tiene por objeto la puesta en conocimiento, en debida forma, de las decisiones, en materia de propiedad industrial, de la oficina nacional competente a los interesados y, por tanto, caso de mediar solicitud, a los peticionantes, a fin de que éstos tomen conocimiento cierto y completo de su contenido.
De resultar afectado por la decisión el interés del peticionante, el plazo para la interposición del recurso correspondiente, destinado a obtener la modificación o revocación de aquélla, no podrá contarse sino desde su notificación. II. Del registro de la transferencia de la patente, del esquema de trazado de circuitos integrados o de la marca Las disposiciones previstas en los artículos 56, 105 y 161 de la Decisión 486 prevén la posibilidad de transferir a terceros, por acto entre vivos o por vía sucesoria, los derechos del titular de la patente, del esquema de trazado o de la marca, sea que el título correspondiente haya sido concedido o se encuentre en trámites de concesión. Las disposiciones citadas establecen además, en los casos de la patente ya concedida, del esquema de trazado y de la marca, el requisito del registro de su transferencia, a petición del interesado, ante la oficina nacional competente, a fin de que tal transferencia, cuyos datos esenciales deberán ser objeto del citado registro, surta efectos frente a terceros.
En el caso de la marca, la transferencia del signo puede acarrear riesgo de confusión en el mercado, toda vez que por su intermedio sobreviene una ruptura en la función indicadora del origen empresarial y de la calidad del producto o servicio amparado por la marca, motivo por el cual la oficina nacional competente podrá denegar el registro.
Cabe interpretar, a falta de previsión expresa, que la decisión denegatoria del registro de la transferencia deberá ser notificada en debida forma a los interesados, y que el plazo para la interposición del recurso correspondiente, destinado a la impugnación de la negativa, no comenzará a correr hasta que la notificación de la decisión no se haya hecho efectiva.
Por virtud de los derechos a la defensa y al debido proceso, cabe interpretar asimismo que la decisión denegatoria del registro de la transferencia de la patente o del esquema de trazado deberá ser igualmente notificada. A tenor del artículo 163 de la Decisión 486, la oficina nacional también denegará el registro de la transferencia de la marca si el contrato correspondiente no se ajusta al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, así como a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia. En el ámbito comunitario, se trata del régimen previsto en las Decisiones 283, 284, 285, 291, 456 y 457.
III. De la renovación del registro de la marca El artículo 152 de la Decisión 486 prescribe que la duración del registro de una marca será de diez años, contados desde la fecha de su concesión, y que dicho registro podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años. La renovación, a tenor de la disposición prevista en el artículo 153 eiusdem, deberá ser solicitada, por el titular de la marca o de un interesado legítimo, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, o dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a dicha expiración. La solicitud de renovación deberá ir acompañada de los comprobantes de pago de las tasas establecidas, así como del recargo correspondiente, caso que éste sea permitido por las normas de los Países Miembros.
La expiración del registro de la marca es un acontecimiento relevante que interesa a su titular y a los terceros que hayan obtenido derechos sobre ella, por lo que también éstos pueden solicitar la prórroga del registro. En el marco de la renovación del registro de un signo como marca, el Tribunal ha establecido que: “Entre el registro de la marca y la renovación existe una gran diferencia jurídica: el registro a través de la solicitud crea o configura o da nacimiento u origen al derecho marcario a favor de su titular.
El derecho original del titular de una marca queda fijado y determinado con la inscripción o registro de la marca, constituyendo la renovación una continuidad o prolongación de ese derecho en el tiempo. En el procedimiento del registro, se admiten correcciones y oposiciones y se controvierten derechos. La renovación no es sino la simple manifestación del interesado de continuar ejerciendo el derecho exclusivo sobre la marca, que ha tenido existencia pacífica durante el período de vigencia. No cabe, bajo estas consideraciones aceptar oposición u observación a una marca o denegar la solicitud de renovación argumentando, por ejemplo, que la marca que se pretende renovar atenta contra los principios de registrabilidad referidos en la esencia misma del signo (novedad, distintividad o visibilidad) o afectan a derechos de terceros (marcas similares), pues estas acciones y oposiciones son propias del trámite de registro” (Sentencia dictada en el expediente Nº 13-IP-95, de 19 de marzo de 1996, publicada en la G.O.A.C. Nº 207, del 29 de abril del mismo año).
El artículo 153 de la Decisión 486 agrega que, a los efectos de la renovación, no se exigirá prueba del uso de la marca, de modo que aquélla será automática y se otorgará en los mismos términos del registro original, aunque su otorgamiento también podrá ser parcial, cuando el titular del signo disponga reducir o limitar los productos o servicios señalados en aquel registro.
Así, a tenor de la disposición citada, la concesión de la renovación dependerá únicamente de la legitimación del peticionante, de la formulación oportuna de la solicitud y de la presentación de los comprobantes de pago, a más que deberá otorgarse en los términos del registro original o, de disponerlo el solicitante, en relación con un número menor de productos o servicios.
De ocurrir una denegación de la solicitud por incumplimiento de los requisitos señalados, cabe interpretar que la decisión correspondiente deberá ser notificada al solicitante en debida forma, y que el plazo para su impugnación comenzará a correr desde que la notificación se haya hecho efectiva. IV. Del registro de la licencia de explotación de la invención o de la marca Las disposiciones contempladas en los artículos 57 y 162 de la Decisión 486 prevén la posibilidad de que el titular de una patente, concedida o en trámite de concesión, o de un signo distintivo, registrado o en trámite de registro como marca, otorgue licencia a una o más terceros para la explotación de la invención o de la marca.
Como es sabido, la licencia hace posible que el derecho exclusivo de explotación de la patente o de la marca pueda ser ejercido por una persona distinta de su titular, limitándose por su intermedio el ejercicio del ius prohibendi del licenciante frente al licenciatario, en los términos y condiciones fijados por el contrato. Las disposiciones citadas establecen además, en los casos de la patente ya concedida y del signo distintivo ya registrado como marca, el requisito del registro del contrato de licencia que el titular celebre con el tercero para la explotación de la invención o de la marca, a fin de que tal licencia, cuyo contrato deberá constar por escrito y cuyos datos esenciales constituirán objeto del registro que cualquier persona interesada podrá solicitar ante la oficina nacional competente, surta efectos frente a terceros.
En caso contrario, el contrato será válido, pero sólo surtirá efectos entre las partes. Sin embargo, la disposición prevista en el artículo 163 de la Decisión 486 prohíbe el registro del contrato de licencia de explotación de la marca que no se ajuste al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, así como a las disposiciones comunitarias o nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia, es decir, en el ámbito comunitario, a las Decisiones 283, 284, 285, 291, 456 y 457.
En los casos del registro de la licencia de explotación de la invención o de la marca, los artículos 57 y 164 eiusdem agregan que, de ocurrir un cambio en el nombre o dirección del titular de la patente o de la marca durante el plazo de vigencia del contrato de licencia ya registrado, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente, toda vez que, de faltar la información, se tendrán por válidas las notificaciones que la oficina nacional realice sobre la base de los datos que figuren en el registro.
V. De los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De conformidad con el artículo 276 de la Decisión 486, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en ésta serán regulados por las normas internas de los Países Miembros. En el caso de autos, del artículo 6 eiusdem se desprende que corresponde a los Países Miembros la regulación del sistema de notificación de las decisiones de la oficina nacional competente, en materia de propiedad industrial.
Ahora bien, si el orden jurídico de la Comunidad, al tiempo de remitir a los Países Miembros la disciplina del citado sistema de notificación, concurre fijando algún criterio regulador a su respecto, la norma interna que se dicte deberá ser compatible con la comunitaria. Por otra parte, en el marco de la figura del “complemento indispensable”, y por virtud del principio de primacía del orden comunitario, el Tribunal ha precisado que “las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Sentencia dictada en el expediente Nº 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año).
Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.
Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° La notificación a que alude el artículo 6 de la Decisión 486 es, en esencia, el acto jurídico que tiene por objeto la puesta en conocimiento, en debida forma, de las decisiones, en materia de propiedad industrial, de la oficina nacional competente a los interesados y, por tanto, caso de mediar solicitud, a los peticionantes, a fin de que éstos tomen conocimiento cierto y completo de su contenido.
De resultar afectado por la decisión el interés del peticionante, el plazo para la interposición del recurso correspondiente, destinado a obtener la modificación o revocación de aquélla, no podrá contarse sino desde su notificación. 2° La posibilidad de transferir a terceros, por acto entre vivos o por vía sucesoria, los derechos del titular de la patente, del esquema de trazado o de la marca, deberá cumplir con las prescripciones establecidas en los artículos 56, 105 y 161 de la Decisión 486, respectivamente, que han sido detalladas en la presente sentencia. Cabe interpretar, a falta de previsión expresa, que la decisión denegatoria del registro de la transferencia de la marca deberá ser notificada en debida forma a los interesados, y que el plazo para la interposición del recurso correspondiente, destinado a la impugnación de la negativa, no comenzará a correr hasta que la notificación de la decisión no se haya hecho efectiva.
Por virtud de los derechos a la defensa y al debido proceso, cabe interpretar asimismo que la decisión denegatoria del registro de la transferencia de la patente o del esquema de trazado deberá ser igualmente notificada. 3° La concesión de la renovación del registro de una marca dependerá únicamente de la legitimación del peticionante, de la formulación oportuna de la solicitud y de la presentación de los comprobantes de pago, además de que deberá otorgarse en los términos del registro original o, de disponerlo el solicitante, en relación con un número menor de productos o servicios.
A los efectos de la renovación, no se exigirá prueba del uso de la marca. De ocurrir una denegación de la solicitud por incumplimiento de los requisitos señalados, cabe interpretar que la decisión correspondiente deberá ser notificada al solicitante en debida forma, y que el plazo para su impugnación comenzará a correr desde que la notificación se haya hecho efectiva. 4° La posibilidad de que el titular de una patente, concedida o en trámite de concesión, o de un signo distintivo, registrado o en trámite de registro como marca, otorgue licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención o de la marca, se encuentra regulada en los artículos 57 y 162 de la Decisión 486, respectivamente, cuyas exigencias y alcances han sido objeto de la presente sentencia. Las disposiciones citadas establecen además, en los casos de la patente ya concedida y del signo distintivo ya registrado como marca, el requisito del registro del contrato de licencia que el titular celebre con el tercero para la explotación de la invención o de la marca, a fin de que tal licencia, cuyo contrato deberá constar por escrito y cuyos datos esenciales constituirán objeto del registro que cualquier persona interesada podrá solicitar ante la oficina nacional competente, surta efectos frente a terceros.
En caso contrario, el contrato será válido, pero sólo surtirá efectos entre las partes. 5º En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria.
Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de los Estados Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.
A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.
Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i.