PROCESO 40-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: BSCH INFOCASH. Actor: J.P. MORGAN CHASE & CO. Proceso Interno Nº 7965.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete días del mes de julio del año dos mil cuatro. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejera Ponente Doctora Olga Inés Navarrete Barrero, recibida en este Tribunal en fecha 6 de mayo de 2004, relativa a los artículos 134, 135, 136 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con motivo del proceso interno Nº 7965.
El auto de 9 de junio de 2004, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1.
Partes en el proceso interno Demandante es la sociedad J.P. MORGAN CHASE Y CO. y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Interviene como tercero interesado la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD. 2. Hechos Los señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 0586 de 21 de abril de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos, que demuestran: El 13 de diciembre de 2000, la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LTD. solicitó el registro de la marca BSCH INFOCASH para “servicios de seguros; servicios de cambios de divisas; servicios de compensación; servicios propios para una sociedad cooperativa de crédito; servicios de inversión de compañías holding; servicios de trustee; emisión de cheques de viajes, tarjeta de crédito y cartas de crédito; análisis financieros; servicios bancarios; servicios de inversión de capitales; gestión de deudas y agencias de créditos; servicios fiduciarios de leasing y de préstamo; servicios de valoración de dirección de propiedad inmobiliaria; servicios de depósitos, servicios de la clase 36 internacional”.
El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 501 de 28 de febrero de 2001. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones por parte de terceros. Por Resolución Nº 43023 de 20 de diciembre de 2001 la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca BSCH INFOCASH para identificar servicios de la clase 36 internacional a favor de la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LTD. 3.
Fundamento jurídico de la demanda La demandante, sociedad J.P. MORGAN CHASE Y CO., sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio al conceder el registro de la marca BSCH INFOCASH violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que “no tuvo en cuenta la existencia previa de la marca de mi representada INFOCASH MICROSTATION … para distinguir servicios sistematizados para manejo de dinero de la misma clase 36”.
En este sentido afirma tener la titularidad en Colombia del registro marcario INFOCASH MICROSTATION. A consecuencia de lo anterior, indica que se induce a una confusión en el consumidor medio puesto que es evidente que “desde una perspectiva de conjunto, a primera vista y sin entrar en detalles, las marcas BSCH INFOCASH e INFOCASH MICROSTATION despiertan una impresión de conjunto muy similar, es decir, que la una y la otra resultan similarmente confundibles”.
En relación con la marca INFOCASH MICROSTATION, dice que “la expresión INFOCASH es la más llamativa, no solo (sic) porque va al comienzo del conjunto … sino también porque la expresión MICROSTATION va como explicativa … En relación con la marca BSCH INFOCASH, es evidente que la expresión INFOCASH es también el elemento predominante, la palabra BSCH es una sigla de difícil pronunciación, lo cual implicará que nadie va a llamar a la mencionada marca por su denominación completa o únicamente por las siglas BSCH.
Por el contrario, el consumidor se referirá a ella simplemente como INFOCASH”. La parte actora sostiene que “la oficina de Marcas cometió un grave error al conceder el registro de la marca BSCH INFOCASH … toda vez que omitió efectuar el examen de registrabilidad de la marca solicitada, el cual, por disposición del artículo 150 de la Decisión 486 estaba obligado a realizar aún cuando no se hubieran presentado oposiciones”.
Indica que “el hecho de no haber presentado oposición al registro de la marca BSCH INFOCASH, no eximía a la Oficina de Marcas de efectuar el examen de rigor establecido en la ley”. Finalmente, la parte actora sostiene que al conceder el registro de la marca BSCH INFOCASH se incurrió en violación del artículo 135, puesto que “la marca BSCH INFOCASH no es distintiva toda vez que resulta similarmente confundible con la marca INFOCASH MICROSTATION, previamente registrada.
Así, al existir confundibilidad entre las marcas INFOCASH MICROSTATION y BSCH INFOCASH, ésta última no será apta para identificar los servicios para los cuales ha sido otorgada, y por el contrario creará confusión en el público consumidor”. 4. Fundamentos jurídicos a la contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda, dice: No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por la demandante por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.
Que con la Resolución Nº 43023 del 20 de diciembre de 2001 “expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”. En consecuencia la mencionada Resolución se expidió legal y válidamente “concediendo el registro de la marca BSCH INFOCASH para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la nomenclatura vigente solicitada por la sociedad J.P. MORGAN CHASE & CO.”.
Indica que “Efectuado el examen comparativo de las marcas ‘BSCH INFOCASH’, clase 36 (solicitada), frente a ‘INFOCASH MICROSTATION’ (registrada), se concluye en forma evidente que no son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas (sic) y por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, pues no existe la posibilidad de confusión directa e indirecta entre las mismas … Establecida la inexistencia de confundibilidad entre los signos en debate, es evidente que la marca solicitada esta (sic) incursa en la causal de irregistrabilidad comprendida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”.
En consecuencia, el acto administrativo acusado, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la División de Signos Distintivos “no es nulo, se ajusta a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”. La sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD. como tercero interesado al contestar a la demanda, sobre la visión en conjunto con la que debe ser apreciado el signo, dice que “… las marcas aunque tienen la palabra INFOCASH en común, al agregarle a cada una todos sus elementos, en este caso una segunda palabra que es parte esencial y conforma un TODO INDIVISIBLE encontramos que entre INFOCASH MICROSTATION Y BSCH INFOCASH, existen suficientes elementos que marcan diferencias grafica (sic), visual, fonética e ideológica, que hacen a cada signo propio, original, y sin riesgo de confusión para los consumidores”.
Argumenta que “La marca base de la acción consiste en la expresión indivisible INFOCASH MICROSTATION, la cual fue otorgada en todo su conjunto, pues en ninguno de los documentos que aparecen en el expediente ni en el certificado de registro aparece o se lee que MICROSTATION, sea explicativa como erróneamente lo afirma la demandante y además porque la mencionada expresión NO ES EXPLICATIVA, es más podemos afirmar que por la extensión MICROSTATION, esta fracción puede ser mas (sic) llamativa que INFOCASH, y corresponde al elemento dominante en el conjunto denominativo”.
Indica que desde el punto de vista ortográfico, fonético, visual y conceptual “se debe tener presente la capacidad distintiva de cada signo, claramente establecida y dirigida a una coexistencia sin el mas (sic) mínimo riesgo de confusión para los consumidores”. Por lo tanto la Superintendencia “no violó el numeral (sic) a) del artículo 136 de la Decisión 486”.
Sostiene que “El signo BSCH INFOCASH, de mi representada el SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD, permite en forma inconfundible, distinguir, identificar y singularizar los servicios de banca, finanzas y monetarios, de otras entidades dedicadas a la misma actividad, evitando la confusión o posibilidad de confusión con otros signos incluyendo el signo INFOCASH MICROSTATION”.
CONSIDERANDO
Que las normas contenidas en los artículos 134, 135, 136 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;
Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500);
Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca BSCH INFOCASH se realizó el 13 de diciembre de 2000, es decir en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, corresponde interpretar esta Decisión, por lo que, el Tribunal interpretará los artículos 134, 135, 136 y 150 de la Decisión 486 y no así los artículos 82, 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuya razón, en el ejercicio de lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, estos últimos artículos no deben ser interpretados por no corresponder al caso.
Al no especificarse qué literales de los artículos 135 y 136 deben ser interpretados, el Tribunal interpretará el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136, por ser estos los aplicables al caso. Decisión 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por alguna forma o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad;
(…) “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de terceros, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)”. “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.
I. La marca y los requisitos para su registro El artículo 134 de la Decisión 486 dispone que “… constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro …”.
Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos de un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables como marca. En base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, colores o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en esta definición, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una impresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
Sobre la perceptibilidad José Manuel Otero Lastres dice: “ … es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).
Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). Por su parte Ricardo Metke Méndez sostiene que “Los requisitos de la distintividad y de la perceptibilidad que establecía expresamente la Decisión 344, se encuentran implícitos en la definición …” (Mertke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial, Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda, Baker & McKenzie, Medellín, Colombia, septiembre 2001. p, 57).
En consecuencia, la representación gráfica juntamente con la distintividad constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.
Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 77).
Sobre esta característica el Tribunal ha indicado que “tiene que ver directamente con la necesidad de que el signo cuyo registro se solicita pueda ser dado a conocer a través de la publicación … Está constituida por la descripción que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada”. (Proceso 2-IP-2003, publicado en G.O.A.C. Nº 912 del 25 de marzo de 2003, marca: MISS SUCRE).
En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el articulo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, con relación a productos o servicios producidos o comercializados por otra persona.
Prevé que la inexistencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme dispone el literal b) del artículo 135 de la misma Decisión 486. Por tanto, la distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Se reconoce tanto una capacidad distintiva ‘intrínseca’ como una capacidad distintiva ‘extrínseca’, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad.
El artículo 134 de la Decisión 486, como sostiene Manuel Otero Lastres, “… prescinde de dos de los rasgos conceptuales en los que se asentaba el concepto de marca del artículo 81 de la Decisión 344, a saber: la referencia a la regla de la especialidad y la referencia a los sujetos a quienes pertenecen los productos o servicios distinguidos por la marca … se omite la regla de la especialidad, porque la marca ya no se define como un signo que sirve para diferenciar unos productos o servicios de los demás idénticos o similares, sino que se dice que la marca tiene por finalidad distinguir productos o servicios en el mercado…”.
(Otero Lastres, José Manuel, ob. cit. p. 129). No obstante lo mencionado, la marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.
Este mismo artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas. De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca cuando cumple con los requisitos contenidos en el artículo 134 interpretado y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión 486.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca BSCH INFOCASH cumple con los requisitos del artículo 134, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136, de la referida Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. II. Marcas denominativas En el marco de la Decisión 486 se puede identificar la existencia de signos, diferentes a los denominativos, gráficos y mixtos, estos son: los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., pero para el efecto de esta interpretación, el Tribunal, considera necesario examinar únicamente las marcas denominativas.
Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca las cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de marcas nominativas compuestas se debe identificar cuál de las denominaciones prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.
A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que suscita en el consumidor, debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo … va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).
Estos criterios deberán ser tomados en consideración a tiempo de proceder al cotejo en el presente caso entre las marcas nominativas BSCH INFOCHASH e INFOCASH MICROSTATION. III. Signos en idioma extranjero Las palabras en idioma extranjero y su significado se presume que no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signos de fantasía, procediendo en consecuencia su registro.
Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado. En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”.
(Proceso Nº 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta). No obstante, el Tribunal estima pertinente reiterar lo aludido supra, en tanto que en el análisis de registrabilidad de una marca, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que la integran, y al tratarse de un signo denominativo compuesto, es necesario conservar su unidad sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los términos nominativos de manera aislada.
IV. Marcas débiles El signo registrado como marca, por circunstancias emergentes de su origen o dependientes de su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil, así acontece cuando alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.
Al respecto la doctrina enseña: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.
(Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78-79). También dice que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”.
Refiriéndose al mismo tema el tratadista Jorge Otamendi, ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.
Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. (Otamendi, Jorge. ob.cit. pp. 191 y 192). V. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos y riesgo de confusión o de asociación Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes a otro ya registrado o ya solicitado para registro, perteneciente a diferente persona.
Conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136 de la Decisión 486, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial afectarían indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, de donde se desprende que esta prohibición es más amplia que la contemplada en el literal a) del artículo 83 la Decisión 344 toda vez que incluye la asociación como una causal de irregistrabilidad.
En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación tanto con relación al signo como respecto a los productos que amparan para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos contemplados en diferentes clases pueden darse semejanzas que al producir riesgo de confusión o de asociación se constituyan en causal de irregistrabilidad.
Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.
Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S ). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). El Tribunal ha sostenido que: “ la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”.
(Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914 de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión unilateral del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien con cierta discrecionalidad pero alejándose de toda arbitrariedad ha de determinarla, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, “ahora se ve ampliado con la vigencia de la Decisión 486, en la que se incluye el denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d)”.
Dicho riesgo debe ser entendido en el sentido de que el derecho emanado de una marca debidamente registrada, que da protección al producto o servicio amparado por la misma, debe estar encaminado a indicar, por una parte, quién es su titular a efectos de distinguirlo de otros fabricantes o comerciantes de productos o servicios idénticos o similares; y por otra parte, a que los sujetos destinatarios de dichos bienes o prestaciones los identifiquen, adquieran o requieran sobre la base de su procedencia. (Sentencia dictada en el Proceso N° 84-IP-2000, de 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N°. 677 del 13 de junio de 2001, caso “KRISTAL”).
En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, ellos se beneficiarían sobre la base de la actividad y honestidad ajenas. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud.
La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por el tratadista Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.
Cit. p. 215). 2. El examen de fondo sobre la registrabilidad debe, así mismo, ser realizado en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de las denominaciones confrontadas debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.
Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud general entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).
Para el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia de similitud, entre BSCH INFOCASH e INFOCASH MICROSTATION es ideológica, ortográfica o fonética. VI. Examen de registrabilidad El artículo 148 de la Decisión 486, dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente notificará al solicitante, para que dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas.
La oficina nacional competente, a solicitud de parte, otorgará, 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación. Por su parte el artículo 150 de la Decisión 486 dispone que: vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 antes mencionado para que el solicitante haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente, sobre las oposiciones presentadas; o, si hubiere otorgado un plazo adicional de 30 días para que presente pruebas que sustenten la contestación, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran presentado observaciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca. Si no se hubiesen presentado opocisiones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de la marca.
La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente. El Tribunal observó que: La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.
(Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO). El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.
En consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 en lo que fuere aplicable al caso concreto. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado, además deberá ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial y no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos compuestos, es necesario conservar su unidad, sin ser posible descomponerlos para efectos de comparar los elementos que los conforman de manera aislada. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.
TERCERO: Las palabras en idioma extranjero y su significado se presume que no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo si el signo se encuentra integrado por una palabra en idioma extranjero fácilmente reconocible entre el público consumidor porque su conocimiento y significado conceptual se han generalizado, o es de uso común en los Países Miembros o se trata de un vocablo genérico o descriptivo, no puede ser registrado.
CUARTO: El signo registrado como marca, por circunstancias emergentes de su origen o dependientes de su uso generalizado, es susceptible de convertirse en marca débil, así sucede cuando alguno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, de uso común, o se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contiene, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil en cuyo caso no admite apropiación exclusiva, por lo que el titular de este tipo de marcas no puede impedir su inclusión en signos de terceros, ni puede fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa.
QUINTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar, en el público, un riesgo de confusión o de asociación, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
SEXTO: La Administración o, en su caso, el Juzgador, no estando exentos de discrecionalidad pero necesariamente alejados de toda arbitrariedad, deben determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos.
SÉPTIMO: La Oficina Nacional Competente, se hayan o no presentado oposiciones, obligatoriamente realizará el correspondiente examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución. |El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno 7965, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i.