PROCESO 75-IP-2004 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e interpretación de oficio de los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344, con fundamento en la solicitud procedente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 2003-00011 (8609). Actor: “WARNER LAMBERT COMPANY” Patente: “COMPOSICIONES ANTIMICROBIANAS QUE CONTIENEN ALCOHOL”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y ocho días del mes de julio del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Magistrada ponente Doctora Olga Inés Navarrete Barrero. VISTOS: Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. Tomando en consideración: 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Las partes: Demandante: Warner Lambert Company Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 1.2. Objeto y fundamentos de la demanda. El 10 de octubre de 1996, la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY solicitó el registro de la patente de privilegio de invención denominada: COMPOSICIONES ANTIMICROBIANAS QUE CONTIENEN ALCOHOL.

El demandante solicita que se declare la nulidad de la Resolución Nº 10912 de 12 de abril del 2002, por medio de la cual se resolvió negar el privilegio de patente de invención para la solicitud presentada, además, impugna la Resolución Nº 23971 que confirma la decisión contenida en la resolución anterior. El actor manifiesta que se violaron los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que de conformidad con la norma citada, la invención cumple con los requisitos allí establecidos.

Tampoco comparte el criterio del examinador quien parece descalificar las investigaciones y ensayos de laboratorios nacionales y extranjeros en busca de nuevos productos y formulaciones que mejoren la calidad de vida de los usuarios, pues se indica que tales ensayos no pasan de ser simples prácticas de laboratorio convencionales con elementos ya conocidos.

La patente solicitada fue otorgada en Estados Unidos de América y en otros países, determinándose que cumple con los requisitos de novedad, aplicación industrial y nivel inventivo, por lo que se concluye que reúne los requisitos legales para ser otorgada. 1.3. Contestación de la demanda. La parte demandada defiende la legalidad de los actos administrativos acusados, los que fueron expedidos con fundamento en la normativa vigente en materia de propiedad industrial.

Contrario a lo manifestado por el solicitante, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, de ninguna manera descalifica las investigaciones que un sector determinado pueda llevar a cabo, sino que se limita a evaluar las invenciones presentadas como solicitud de patente, con base a los lineamientos legales establecidos.

El solicitante menciona como punto importante, que se utilizaron composiciones con bajo contenido de etanol, en respuesta a lo cual, la Superintendencia señaló que se ha encontrado que el contenido de tal sustancia varía en un 5% respecto de lo revelado por el estado de la técnica, hecho que no representa una diferencia verdaderamente importante que signifique un salto tecnológico sobre lo conocido en el campo de la ciencia. Además el hecho de que en otros países, solicitudes homólogas hayan obtenido el beneficio de patente, no constituye un hecho determinante para que en otras Oficinas, como la colombiana, deba procederse de la misma manera.

Es importante destacar –dice- que la legislación aplicable en Colombia en materia de propiedad industrial es la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, dicha norma comunitaria no permite la protección de las invenciones que incumplen los requisitos allí establecidos; en el caso presente se concluye que la invención carece de nivel inventivo.

La Oficina Nacional concluye que la invención materia del presente análisis no cumple con el mencionado requisito, considerada la divulgación previa contenida en los documentos US 3.992.519, US 5.256.401 y DE 4.418.796, por lo que no puede acceder a la solicitada concesión de patente. 2. NORMAS A SER INTERPRETADAS. No deben interpretarse las normas solicitadas por el Juez consultante, esto es, los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486, en atención a que no son las aplicables al caso, toda vez que la solicitud de privilegio de patente de invención se presentó el 10 de octubre de 1996, fecha en la que regía en esta materia la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Como consecuencia de ello procederá la interpretación de oficio de los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. DECISIÓN 344 Artículo 1 Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 2 “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.” Artículo 4 “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” DECISIÓN 486 DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.”

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado. 4.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: la aplicación de la ley en el tiempo; requisitos de patentabilidad; la novedad y el nivel inventivo. 4.1. La aplicación de la ley en el tiempo. De la solicitud de interpretación prejudicial y de los anexos correspondientes al proceso interno No 2003-00011 (8609), se desprende que la solicitud de privilegio de patente de invención se presentó el 10 de octubre de 1996, fecha en la que regía la Decisión 344, normativa que fue sustituida por la Decisión 486 a partir del 1 de diciembre del año 2000, razón ésta, que obliga a realizar algunas consideraciones atinentes al tránsito legislativo y a la definición de la ley aplicable.

Al respecto se considera pertinente precisar los conceptos de irretroactividad, retroactividad y ultra actividad de la ley comunitaria en el tiempo. Sobre el primero de ellos debe tenerse en cuenta que al expedirse una norma nueva, ésta regirá los hechos producidos después de su entrada en vigor, ya que la ley rige para lo venidero o posterior; todo esto con el propósito de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima.

Por otro lado, la ultra actividad de la ley, existe cuando la norma anterior, continúa regulando los efectos de los hechos ocurridos cuando ella se encontraba en vigencia; es decir, que la eficacia de la ley permanece en el tiempo para regular situaciones jurídicas anteriores. Finalmente, la aplicación retroactiva de la ley implica que la nueva norma regule hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia. Este Tribunal en sentencias anteriores ha considerado los siguientes criterios aplicables al tema: “Aplicación inmediata de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquél en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquélla que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquélla que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia. (Rubio, Marcial.

Título Preliminar. “PARA LEER EL CÓDIGO CIVIL”, Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p. 57 y SS).” [1] La norma de carácter sustantivo rige para lo venidero, es decir, que no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; el respeto de este principio constituye una garantía de seguridad y estabilidad de los derechos adquiridos.

Las normas de procedimiento o adjetivas, se caracterizan por tener efecto general inmediato, esto significa que se aplicarán sobre los hechos que se produzcan en tiempo posterior a su entrada en vigencia, rigiendo los procedimientos o etapas que se inicien con posterioridad a ese momento. Estos principios de carácter universal son recogidos por la Norma Comunitaria sobre Propiedad Industrial y a ellos se refiere la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, comentada, cuando dice que “Todo derecho válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión se regirá por las disposiciones aplicables a la fecha de su otorgamiento ”.

La norma comunitaria al referirse a derecho válidamente concedido, se refiere a lo que la doctrina denomina derechos adquiridos, los que no pueden afectarse o vulnerarse con una aplicación retroactiva de la ley, ya que, tales derechos pertenecen a su titular y de ellos nadie puede privarlo, no podrán ser alterados, si fueron concedidos en forma legal, o como expresa la norma comunitaria en forma válida.

Criterio general que se complementa con lo que en forma reiterada y constante ha manifestado el Tribunal al establecer que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido”.

“ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de … anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o … de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.[2] En aplicación de lo anterior el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acuerdo a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión, estima que los requisitos de patentabilidad a ser tenidos en cuenta son los señalados por la Decisión 344, vigente al momento de la presentación de la solicitud de privilegio de patente. 4.2.

Los requisitos de la patentabilidad. La Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina en su artículo 1 señala como requisitos esenciales para el otorgamiento de las patentes que las invenciones sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. La doctrina define la invención como: “una solución a un problema de la técnica, o más propiamente como una idea nueva que permite en la práctica la solución de un problema determinado en la esfera de la técnica”[3] “solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil”[4] La normativa comunitaria omite realizar una definición de lo que se entiende por invención, sin embargo en sentencias anteriores el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que: “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”[5] Para que una invención pueda ser patentada, a más de cumplir con los requisitos de: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial señalados en la norma comunitaria, es necesario que su concesión, no esté prohibida por las disposiciones contenidas en ella. 4.3.

De la novedad de la invención y el nivel inventivo. 4.3.1. De la novedad de la invención El requisito de novedad, exige que el objeto de la invención no se encuentre comprendido en el estado de la técnica; entendiéndose por tal al conjunto de conocimientos técnicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, de la prioridad reconocida.

La invención no se considera nueva si el público por cualquier medio ha tenido acceso a ella, en caso de haberse difundido la información, ésta debe ser detallada y suficiente para que una persona del ramo pueda utilizarla para ejecutar o explotar la invención; existe novedad en lo que no está comprendido en el estado de la técnica, es decir que ese conocimiento no ha sido divulgado, por ningún medio.

Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) “Objetividad”. “La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.” b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad”.

“ una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.” c) “Carácter Universal de la Novedad”. “ la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.” “ no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) “Carácter público de la novedad.” “ la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente.”[6] La doctrina ha elaborado una serie de reglas o pasos lógicos que debe realizar el examinador para determinar la novedad de la invención y que al decir de Cabanellas, citando a Gómez Segade, se resumen de la siguiente manera: “En primer lugar, ha de concretarse cual es la regla técnica para la que se solicita la patente, lo que vendrá determinado por el contenido de las reivindicaciones; en segundo lugar, ha de precisarse la fecha en que ha de efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, es decir la fecha de prioridad; en tercer lugar, se ha de determinar cuál es el contenido del estado de la técnica en la fecha de prioridad; y finalmente, se procederá a la comparación entre la invención y la regla técnica.” [7] 4.3.2.

Del nivel inventivo. El artículo 4 de la Decisión 344, señala que la invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente del estado de la técnica para una persona entendida o versada en la materia técnica correspondiente. Es importante agregar que el experto medio deberá tener experiencia, contar con un conocimiento general en la materia y con un saber específico en el campo en que se desarrolle la invención. Con el fin de verificar el cumplimiento de este requisito será necesario que el experto analice si los conocimientos integrantes del estado de la técnica, anteriores a la fecha de la solicitud de patente, pueden conducir a la invención que se pretende patentar.

El requisito del nivel inventivo proporciona al examinador un elemento que le permitirá deducir si a la invención se podía llegar con conocimientos ya existentes dentro del estado de la técnica. En conclusión, las invenciones son patentables cuando la actividad creadora provoca cierta dificultad de deducción para el experto en la materia, además implica un cierto progreso en relación con lo ya conocido.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha emitido el siguiente criterio que es ilustrativo sobre el particular: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquélla, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. [8] La Doctrina señala que: “Existe “actividad”, “altura”, “nivel” o “mérito inventivo”, cuando la nueva propuesta técnica (que se pretende tutelar) no resulta obvia, para una persona experta en la técnica en cuestión. No es necesario que la creación sea excepcional, genial o sorprendente, ya que la existencia o inexistencia del mérito inventivo no se relaciona con la sencillez o simplicidad del invento”[9] En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Cuando una norma sustantiva, vigente en la fecha de presentación de la solicitud de patente se sustituya por otra durante el trámite correspondiente, continuará siendo aplicable para determinar si se encuentran cumplidos los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho. En este caso, la norma aplicable es la Decisión 344 que se encontraba vigente al momento de la presentación de la solicitud de patente.

SEGUNDO: Para que una invención de productos o de procedimientos sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

TERCERO: La novedad de una invención existe cuando ella no está comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose por tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida.

CUARTO: Para determinar si se cumple con el requisito del nivel inventivo, el examinador técnico deberá analizar, si a la invención objeto de estudio se hubiese podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica.

QUINTO: El inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente; sólo si la invención, fruto de su desarrollo creativo, constituye un avance cualitativo en la elaboración de la regla técnica, producto de una actividad intelectual mínima, que podrá considerarse como no evidente del estado de la técnica. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2003-00011 (8609), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 21 de mayo del 2003. Proceso Nº 42-IP-2003. Marca “ACERO DIAMANTE”. Publicado en Gaceta Oficial Andina Nº 963 del 5 de agosto del 2003. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso Nº 39-IP-2003. Marca: “& MIXTA”. Publicado en Gaceta Oficial Andina Nº 965 de 8 de agosto del 2003. [3] LORENZINI Jaime.

“EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA OMC”. Editorial Conosur Ltda. Santiago de Chile: 2000, Pág. 124. [4] BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL”. Segunda edición, Editorial Civitas. Buenos Aires: 1993, p. 695. [5] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 27 de octubre del 2000. Proceso Nº 21-IP-2000.

Patente “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. Publicado en Gaceta Oficial Andina Nº 631 de 10 de enero del 2001. [6] CABANELLAS Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN”. Tomo 1 Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. [7] Ibidem. Págs. 714 y 715. [8] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 10 de diciembre del 2003.

Proceso Nº 124-IP-2003. Patente: “2 -[DIHIDRO] PIRAZOLIL-3-OXIMETILEN-ANILIDAS, UN PRODUCTO PARA SU OBTENCIÓN Y EL USO DE LOS MISMOS.” Publicado en Gaceta Oficial Andina Nº 1032 del 12 de febrero del 2004. [9] ZUCCHERINO Daniel. “PATENTES DE INVENCIÓN” Editorial AD-HOC. Primera Edición. Buenos Aires 1998. Pág. 73.