PROCESO Nº 55-IP-2004 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno N° 2002-00134 (7888). Actor: LA SAN MARCO S.P.A. Marca: SM La San Marco (mixta).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintiún días del mes de julio del año dos mil cuatro. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contenida en Oficio Nº 0735, de fecha 11 de mayo de 2004, del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del proceso interno N° 2002-00134 (7888).

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 07 de julio de 2004. Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1.

Las partes La actora es la sociedad La San Marco S.P.A. Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos El 10 de diciembre de 1999, la sociedad La San Marco S.P.A., radicó la solicitud 99-77.393 para el registro de la marca “SM La San Marco” (mixta) para distinguir exclusivamente “equipo para tostar el café, colocadores eléctricos de café, filtros para café” incluidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 11: Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias).

La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 490 sin que se hubieren presentado observaciones. Mediante Resolución Nº 23.069 de 15 de septiembre de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro para el signo “SM La San Marco” (mixta) para distinguir productos de la clase 11, con fundamento en el registro obtenido por ARTESANIA SANITARIA MICHELANGELO S.A., para su marca “SAN MARCO” (nominativa) que distingue todos los productos de la clase 11 internacional.

El 27 de noviembre de 2000, se interponen los respectivos recursos contra la Resolución Nº 23.069, argumentando la no existencia de confusión. Mediante Resolución Nº 33.525 de diciembre de 2000, la División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición, mantuvo su decisión inicial y concedió el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto.

Mediante Resolución Nº 13.147 de 26 de abril de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Nº 23.069, confirmando dicha resolución y declarando agotada la vía gubernativa. 2.2. Fundamentos de la demanda La sociedad La San Marco, -demandante en el presente caso-, a través de apoderado, solicita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo de la República de Colombia, se declare “la nulidad de la Resolución Nº 23.069 de septiembre 15 de 2000.” Así mismo “La nulidad de la Resolución Nº 33.525 de diciembre 27 de 2000 mediante la cual, al resolver el recurso de reposición la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la Resolución Nº 23.069” De igual manera solicita se decrete “La nulidad de la Resolución Nº 13.147 ( ) que confirmó lo resuelto en la Resolución Nº 23.069 ( ) y que declaró agotada la vía gubernativa.” Finalmente solicita que como consecuencia de la declaración de nulidad de las Resoluciones mencionadas, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro para la marca SM La San Marco (mixta).

La demandante arguye que “La aptitud distintiva de una marca frente a otra será mayor –y por tanto menor el riesgo de confusión- si las circunstancias y modalidad de los respectivos productos o servicios hace imposible o improbable que la confusión pueda ocurrir. Por ejemplo, tratándose de un producto SM La San Marco que es particularmente conocido, por los propietarios y administradores de cafeterías y demás establecimientos de comercio que requieran los productos que pretende distinguir mi representada con su marca, no será confundido con los productos SAN MARCO que aunque la marca distingue todos los productos de la clase 11 internacional, nunca se relacionará con los productos de mi representada”.

La actora sostiene además que “La capacidad distintiva de las marcas deberá siempre calificarse con referencia al mercado y a la comercialización de los productos o servicios. Aun cuando dos marcas pudieran parecer similares o confundibles cuando se presentaran o cotejaran en el papel o fuera del contexto del mercado, ellas podrían cumplir su función distintiva marcaria en las circunstancias reales de su comercialización, tal y como sucede con la marca SM La San Marco de la sociedad La San Marco S.p.A.”. 2.3.

Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, fundamenta su defensa en que, “Con la expedición de las resoluciones 23069 del 15 de septiembre de 2000, 33525 del 27 de diciembre de 2000 y 13147 del 26 de abril de 2001 proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Añade además que “Tal como manifestó oportuna y acertadamente la División de signos distintivos y posteriormente la delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y comercio, que entre las marcas en confrontación San Marco y SM La San Marco existen evidentes semejanzas desde el punto de vista ortográfico y fonético, habida cuenta que, la marca solicitada está reproduciendo la marca registrada, sin que las letras SM le den la distividiad (sic) requerida, más aún teniendo en cuenta que ambas marcas amparan productos comprendidos en la misma clase como son los correspondientes a la clase 11”.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que en el presente caso se interpretarán los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA. CLASES DE MARCA: MIXTA Y DENOMINATIVA El segundo párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, define a la marca como: “Todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Así mismo, el citado artículo 81, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, estos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

(Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Top Management: Bogotá. p. 77) En relación a las marcas mixtas y las denominativas, el profesor Carlos Fernández Novoa manifiesta que: “La marca mixta está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La marca mixta presenta una estructura más compleja que la marca denominativa o la marca gráfica.

En la marca mixta hay que contraponer siempre un componente principal (o dimensión característica) y un componente accesorio. Al enjuiciar si existe riesgo de confusión entre una marca mixta y otra marca la operación principal consiste en fijar si la dimensión característica de la marca estriba en el elemento denominativo, o bien en el elemento gráfico”.

(Fernández Novoa Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo, S.A. Madrid, 1984, p. 31). En reiteradas oportunidades este tribunal se ha manifestado diciendo que: “La complejidad de la comparación marcaria es más acentuada si se trata de marcas de diferente especie como en el caso presente, en el que el conflicto se pretende dilucidar entre marcas denominativas frente a marcas mixtas.

Sobre éstas, ya se ha expresado que el elemento denominativo, generalmente, sobresale sobre el mixto (sic). Esa tesis se fundamenta en que la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación.” (Respecto del Proceso 04-IP-94, tomado del Proceso 25-IP-98 de 3 de marzo de 1999, Marca: PINTUBLER, G.O.A.C. Nº 428 de 16 de abril de 1999)”.

Este Tribunal ha señalado que “las marcas mixtas están compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca, siendo el primero una denominación que puede estar conformada por una o varias palabras que al ser pronunciadas pueden o no tener un significado conceptual. Dentro de esto signos conocidos como marcas denominativas, se encuentran las sugestivas, cuyo significado alude a las características, cualidades, naturaleza o funciones del servicio designado por ella; y las arbitrarias, en las que su significado no se relaciona en lo absoluto con la naturaleza y demás cualidades del servicio que protege la marca.

También aparecen las denominaciones caprichosas o de fantasía que son las que sin poseer contenido conceptual alguno, difieren de las arbitrarias en que las palabras que las conforman son ‘oscuras o arcaicas’ (BREUER MORENO, Derecho de Marcas, pp. 83 y 84) El segundo elemento que conforma la marca mixta es el gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica, dirigida a la vista de los consumidores (Proceso 24-IP-2001 de 16 de noviembre de 2001, Marca: DNN mixta)”.

El Tribunal también ha sostenido que “se deberá tomar en cuenta que las marcas han de analizarse partiendo de una visión de conjunto, es decir, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que integran las marcas confrontadas, sin descomponer, menos alterar, su unidad fonética ni gráfica, es decir, debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes; en las marcas compuestas o mixtas prevalece el elemento dominante, regla que encuentra su máxima importancia en la comparación de marcas mixtas, en las que habrá de determinarse cuál de los elementos que la conforman, denominativo o gráfico, es el característico”.

(Proceso 104-IP-2000, sentencia de 18 de abril de 2001, marca: MAR.CO mixta, publicado en G.O.A.C. Nº 669, de 9 de mayo del 2001). II. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDENTICOS O SEMEJANTES Y RIESGO DE CONFUSION. REGLAS DE COMPARACION. El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial, es uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344.

En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibidos para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.

Como se ha manifestado en reiteradas interpretaciones prejudiciales realizadas por este Tribunal “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión que se puede presentar entre dos o más signos conlleva la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficientemente distintiva de dichos signos. A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). De esta manera, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.

La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre un signo pendiente de registro y una marca ya registrada o previamente solicitada, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca.

Este Tribunal ha determinado que la similitud visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

En cuanto a la similitud conceptual, este Órgano Jurisdiccional ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “ deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid.). Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Segundo: Para el análisis de marcas denominativas y mixtas necesariamente se tendrá que determinar cual de los elementos que conforman el conjunto marcario (denominativo y gráfico) es el predominante, ya que es a través de este elemento que el público consumidor podrá identificar la marca, y además es el determinante de la existencia o no del riesgo de confusión. Tercero: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, y que estén destinadas a amparar productos idénticos o semejantes, de modo que puedan inducir a los consumidores a error.

Cuarto: El riesgo de confusión entre los signos confrontados en el presente caso, se deducirá como resultado del examen comparativo, en el que se deberán considerar los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, que han sido desarrollados en esta interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i.