PROCESO Nº 72-IP-2004 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 118, 122 y 144 eiusdem.

Parte actora: sociedad CORPORACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI. Caso: lema comercial “SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO”. Expediente N° 2002-00224 (8068). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, cuatro de agosto del año dos mil cuatro. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “Artículos 81, 82 literales d) y e) y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículos 134 párrafo primero, 135 literales a), b), e), f), 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (sic)”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 30 de junio de 2004; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho El consultante informa que “La sociedad denominada CORPORACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI, presento (sic) ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud de registro del lema comercial SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la clasificación internacional de Niza”; que “Publicado el extracto del lema comercial, la CORPORACIÓN SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA domiciliada en Bogotá, presentó demanda de observaciones a la misma”; que “… la Superintendencia de Industria y Comercio, profirió la resolución No 9803 del 27 de marzo de 1996, declarando fundada la demanda de observaciones interpuesta por la CORPORACIÓN SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA, y por lo tanto, negando el lema comercial SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO a la CORPORACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI”; que “Contra la resolución se interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación”; que “el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución No 27941 del 31 de octubre del 2000, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición, revocando la resolución impugnada y concedió el registro del lema comercial SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO”; que “Contra la resolución No 27941 la CORPORACIÓN SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA interpuso recurso de apelación”; y que “el Superintendente expidió Resolución No 43904 del 26 de diciembre del año 2001, por la cual se resolvió el recurso interpuesto revocando la decisión contenida en la Resolución 27941 del 31 de octubre del 2000, y confirmando la decisión contenida en la Resolución 9803 de 27 de marzo de 1996, quedando definitivamente negado el lema comercial”.

Del expediente remitido a este Tribunal por el consultante (folio 79), así como de la información contenida en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, se desprende que la fecha de radicación de la solicitud de registro del lema comercial, “SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO”, fue el 29 de noviembre de 1994. 1.2.

Cuestión de derecho Según el consultante, el actor denuncia “la violación de los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Decisión 486 de la comisión de la comunidad andina (sic)”, a cuyo efecto desprende de la demanda que “el elemento de la distintividad es algo que se predica tanto de las marcas, como de los lemas comerciales, ya que los mismos constituyen signos distintivos que permiten diferenciar los productos o servicios que prestan los diferentes empresarios en el mercado”, y que “Para el actor, su lema es perfectamente distinguible y no existe peligro de confusión alguno, porque en el mercado no existe ningún otro idéntico o similar, y además porque cumple con los otros dos requisitos que se exigen para el registro, que son la perceptibilidad y la representación gráfica”.

Además, el consultante recoge de la demanda que “los artículos anteriores (Decisión 344, artículo 82; Decisión 486, artículo 135) hacen referencia a que la prohibición de registro se limita a las situaciones en que la marca, o en este caso el lema, expresa los atributos esenciales de un servicio, es decir, la marca o el lema no pueden describir directamente cual es el producto o servicio que se está prestando”; y que “según el actor el lema comercial SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO es registrable, porque la frase solo apunta a señalar las características o cualidades secundarias del signo y no a (sic) características y cualidades primarias o esenciales del signo. la (sic) expresión SISTEMA INTELIGENTE por no definir un producto o servicio determinado no constituye expresión genérica, además existe un factor adicional que contribuye al registro del lema comercial SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO, y que consiste en el hecho de que el mismo es acompañado de la marca CONAVI, lo cual le da distintividad al signo anunciado”.

Por su parte, el actor, en condición de “Apoderado de la Sociedad CORPORACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI (actualmente CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A. sigla CONAVI)”, señala en su demanda que “en materia de LEMAS COMERCIALES o frases de propaganda, se mira es el conjunto de la frase, de tal manera, que si incluyen expresiones genéricas, para analizar la distintividad de los LEMAS COMERCIALES, se debe analizar en su conjunto, porque la gran mayoría de los LEMAS COMERCIALES tienen incluidas expresiones genéricas y descriptivas”; que “toda ‘marca evocativa’ puede hacer referencia a las características de un producto o al servicio mismo y no por ello debe ser calificada como genérica o descriptiva”; que “el signo registrado como marca denominado SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO cumple los requisitos de distintividad intrínseca en cuanto que el mismo visto en su conjunto, no es genérico, ni descriptivo, ni constituye el término técnico con que se identifica un servicio determinado y mucho menos se refiere a un objeto o servicio determinado también cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendida esta como la actitud (sic) del signo para ser registrado en virtud de no existir otro idéntico o similar anteriormente solicitado a registro o registrado”.

Asimismo, en la demanda se indica que “debido a que los signos distintivos sobre los que está prohibido su registro, son aquellos que hacen relación a atributos esenciales de un servicio y NO aquellos que hacen relación a unas características secundarias de un servicio, debió proceder la Administración a otorgar el lema comercial SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO para distinguir servicios de la Clase 36 Internacional, debido a que la característica de ser un SISTEMA INTELIGENTE, NO es atributo esencial del servicio a proteger, sino una cualidad secundaria del mismo”; que “el lema comercial SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO, constituye una expresión evocativa, debido a que la evocatividad de un signo en materia de Propiedad Industrial, también puede hacer relación a una expresión con significado conceptual, cuando dicha expresión se refiere a atributos secundarios de un producto o servicio y NO a atributos principales del mismo”; que “la expresión SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO es registrable como lema comercial, ya que si la misma se refiere a unas cualidades con relación a un servicio determinado evocando una idea específica, dichas cualidades NO son esenciales al servicio a que se refieren, lo que significa que el citado signo es evocativo y NO descriptivo”; que el lema en cuestión “es acompañado de la marca CONAVI, lo cual le da distintividad al signo enunciado, debido a que para que una expresión no sea registrable por descriptiva de acuerdo a la normatividad Andina, debe estar constituida por expresiones que exclusivamente sean descriptivas y lo cual no sucede en el presente caso”.

Finalmente, el actor señala que “tanto la palabra ‘SISTEMA’ como la palabra ‘INTELIGENTE’ no definen ningún producto o servicio determinado en la clasificación marcaria, debido a que las citadas expresiones por su carácter de vocablos con múltiples definiciones, expresan no solo una idea, sino muchas afines, las cuales adquieren una connotación muy diferente cuando al agregársele otras palabras, pueden llegar a constituir términos necesarios o genéricos relacionados con un producto o servicio determinado”; que “si la expresión ‘SISTEMA INTELIGENTE’ no define un producto o servicio, la misma no constituye término necesario para ser usada por los empresarios del correspondiente sector económico, porque no identifica el producto o servicio”; y que “se encuentra demostrado que la expresión ‘SISTEMA INTELIGENTE’ no constituye expresión genérica, porque no es un término que requieran los empresarios del sector financiero y de negocios para identificar un producto o servicio, debido a que ambas expresiones expresan ideas muy generales no relacionadas con ningún producto o servicio”. 2.

Contestación a la demanda El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio alega, en su escrito de contestación a la demanda, que “Con la expedición de las resoluciones 9803 del 27 de marzo de 1996 y 43904 del 26 de diciembre de 2001 expedidas por la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 344 y 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”; que “Si bien la norma aplicable al momento de resolver los recursos impugnados, debe ser la vigente al momento de decidir los mismos, esto no obsta para que se de aplicación a la norma anterior vigente al momento de la expedición del acto impugnado, por cuanto los principios fundamentales de la decisión anterior pasaron a formar parte del derecho vigente, atendiendo entonces la continuidad en el principio que orienta la causal de irregistrabilidad aplicable”; que “al concederse un derecho de exclusividad, sobre una expresión solicitada (lema o marca) se hace necesario que la frase publicitaria cumpla con el requisito general para su registro, esto es que sea distintiva, abstracta y particular, lo que facilite que junto con el signo que se va a utilizar, la frase sea el medio publicitario para identificar el producto o el servicio en el mercado y actuando como mecanismo de publicidad o información del producto o servicio conteniendo expresiones de hecho descriptivas pero que dentro de un conjunto conforman expresiones susceptibles de registro”.

Igualmente, la parte demandada manifiesta que “el lema comercial consistente en ‘SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO’ es una expresión que no es apropiable por terceros a través de los derechos de propiedad industrial, sobre la cual no se puede otorgar un derecho de uso exclusivo, por cuanto es una expresión que puede ser utilizada indistintamente por cualquier empresario para designar un servicios (sic) ofrecido, el que consiste en la ejecución de transacciones comerciales a través de una tarjeta plástica las cuales vienen a sustituir el pago de productos o servicios a través de dinero en efectivo, expresiones que son de dominio público”; que “De otra parte, la expresión CONAVI que acompaña el término descriptivo es la marca registrada con la cual se pretende asociar al lema solicitado, por lo que no le imprime a todo el conjunto la distintividad requerida”; y que “en la expresión ‘SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO’ no existe elemento alguno que aporte distintividad que la haga susceptible de registro marcario, habida cuenta que esta expresión señala una de las características de los servicios para los cuales se aplicará de la clase 35 (sic)”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son los “Artículos 81, 82 literales d) y e) y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículos 134 párrafo primero, 135 literales a), b), e), f), 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (sic)”; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición contemplada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 142 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, y tomando especialmente en cuenta la fecha de introducción de la solicitud de registro del lema comercial, el Tribunal encuentra procedente la interpretación de las disposiciones que, invocadas por el consultante, forman parte de la Decisión 344 de la Comisión, esto es, los artículos 81 y 82, literales d) y e); asimismo, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado ce Creación del Tribunal, procederá a interpretar de oficio las disposiciones previstas en los artículos 118, 122 y 144 eiusdem.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

( )”. “Artículo 118.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. “Artículo 122.- Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión”.

“Artículo 144.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”. I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85) y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), en la irretroactividad de la norma sustancial, pues dispone que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

Sin embargo, las disposiciones en referencia han contemplado, además, la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que, en cambio, se aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

En el caso de autos, del expediente remitido a este Tribunal por el consultante (folio 79), así como de la información contenida en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, se desprende que la fecha de radicación de la solicitud de registro como marca del lema comercial “SISTEMA INTELIGENTE CONAVI PREPAGO”, fue el 29 de noviembre de 1994, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aplicable en los Países Miembros “a partir del 1 de enero de 1994” (Disposición Transitoria Segunda).

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro como marca de un lema comercial, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

La instancia consultante establecerá, a la luz de las consideraciones que anteceden, la norma aplicable en el caso de autos. II. Del lema comercial y de los requisitos para su registro La disposición prevista en el artículo 118, segundo párrafo, de la Decisión 344, establece que el lema comercial es “la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”.

Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituye su objeto. Ya este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará” (Sentencia dictada en el expediente Nº 33-IP-2003, de 13 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio del mismo año, caso “ONE STEP UP mixta”).

Por su parte, la doctrina enseña que “los lemas (slogans) son … extensiones, prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son esencialmente utilizados para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un ‘clima’ o ‘atmósfera’ de valorización ” (BENTATA, Víctor: “Reconstrucción del Derecho Marcario”, Editorial Jurídica Venezolana, 1994, p. 230).

La función complementaria del lema encuentra confirmación en las exigencias según las cuales la solicitud de su registro deberá especificar el signo solicitado o registrado como marca y con el cual se usará (artículo 119), y su transferencia deberá llevarse a cabo conjuntamente con el signo al cual se encuentra asociado y de cuya vigencia depende (artículo 121), así como en la prohibición de su registro, caso que aluda a marcas o productos idénticos o similares, o que los pueda perjudicar (artículo 120).

Esta prohibición revela además que, para ser registrable, el lema debe ser distintivo. La función complementaria en referencia se observa por último en su disciplina normativa (Sección VIII), toda vez que la misma forma parte de la correspondiente a las marcas (Capítulo V). La citada disciplina prescribe que los Países Miembros se encuentran facultados para registrar como marca los lemas comerciales (artículo 118) y que, a los efectos de su registro, les serán aplicables las disposiciones pertinentes del Capítulo sobre Marcas (artículo 122).

Por tanto, el registro de un lema comercial se encuentra sometido al cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 81 eiusdem. En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste. En segundo lugar, debe ser distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

El Tribunal ha dicho a este propósito que “La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función … podemos señalar con relación a los requisitos que el lema comercial debe cumplir, que uno de ellos es la aptitud distintiva …” (Sentencia dictada en el expediente N° 74-IP-2001, de fecha 30 de enero de 2002, publicada en la G.O.A.C. Nº 765, del 27 de febrero del mismo año, caso lema comercial “NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA”).

Y en tercer lugar, debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado por escrito, lo que confirma que ha de ser visualmente perceptible. En definitiva, podrán registrarse como marca los lemas comerciales que cumplan los requisitos contemplados en los artículos 81, 118 y 119 de la Decisión 344, y siempre que no incurran en las prohibiciones fijadas en los artículos 82, 83 y 120 eiusdem, en lo que les fueren aplicables.

III. De los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena La disposición prevista en el artículo 144 de la Decisión 344 remite a la legislación nacional de los Países Miembros los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en ella. Con fundamento en una remisión de esta naturaleza, el Tribunal ha declarado inadmisible “ … que la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión … pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos.

Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración …” (Sentencia dictada en el expediente Nº 02-IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año). De esta manera, el Tribunal ha establecido y ratificado que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

Por su parte, la disposición prevista en el artículo 118, párrafo primero, de la Decisión 344, reconoce la facultad de los Países Miembros de registrar como marca los lemas comerciales, al tiempo que precisa que tal registro deberá llevarse a cabo de conformidad con las legislaciones nacionales. Se entiende que queda a salvo la disciplina del régimen común que, en materia de lemas comerciales, dispone la aplicación del Capítulo sobre Marcas, por lo que la norma nacional que se dicte no podrá contrariar el régimen de la citada norma comunitaria.

En efecto, por virtud de la figura del “complemento indispensable”, el Tribunal ha señalado que las legislaciones nacionales de los Países Miembros “ … no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Sentencia dictada en el expediente Nº 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año).

IV. De los signos genéricos, descriptivos y evocativos Se entiende por denominación genérica la que designa exclusivamente el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro.

Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el servicio o producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte. Y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de servicios o productos, pero no constituirla en relación con otro.

Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca. El Tribunal ha manifestado a este respecto que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de un signo no se deberá limitar “al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras —cuando se les considera aisladamente— desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada ” (Sentencia dictada en el expediente Nº 12-IP-95, del 18 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “VERDADERO ARRANCA GRASA”).

El Tribunal ha precisado también que: “ en el campo doctrinal las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio. Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando.

Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia” (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-89, del 19 de octubre de 1989, publicada en G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989, caso “OFERTA”).

Finalmente, a propósito de los signos genéricos, el Tribunal ha establecido que “ para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal d, del artículo 82 de la Decisión 344 (Sentencia dictada en el expediente Nº 07-IP-2001, del 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661, del 11 de abril del mismo año, caso “LASER”, reiterativa del criterio establecido en las sentencias dictadas en los expedientes N° 02-IP- 89 y 12-IP-95, ya citadas).

Por su parte, el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 82, literal d, de la Decisión 344, no podrá ser registrado.

El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio “ habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Sentencias dictadas en los expedientes Nos. 03-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre de 1995, caso “TUTTI FRUTI S.A.”; y 27-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 257, del 14 de abril de 1997, caso “EXCLUSIVA”).

Importa destacar también que “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege … Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio” (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”).

En relación con los lemas comerciales que pudieran considerarse como genéricos o descriptivos, el Tribunal ha señalado que “tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga” (Sentencia dictada en el expediente N° 74-IP-2001, ya citada).

Y en la doctrina se enseña que el lema “No puede consistir en expresiones genéricas ni descriptivas, ya que ello privaría de la libertad de usarlas a los competidores. Aunque el margen de tolerancia de su distintividad sea grande, mal pudieran funcionar como marcas, expresiones necesarias. Si así no fuese, tampoco tendría el lema, en cuanto tal, la posibilidad de acción por infracción de terceros” (BENTATA, Víctor; op.cit., p. 231); que “Existe una cantidad de frases que son, y han sido utilizadas por distintos comerciantes y fabricantes en la promoción de sus productos … Se trata de recursos publicitarios que están en el dominio público.

Otorgar un derecho exclusivo sobre cualesquiera de estas expresiones a quien primero lo solicite, sería perjudicar a terceros quitándoles lo que hoy les pertenece a todos por igual” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”; Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, pp. 47, 48); y que la originalidad de la frase publicitaria no debe confundirse “con las distintas palabras que lo forman.

Estas últimas, tomadas aisladamente, no importan un derecho exclusivo por el solo hecho de formar parte del conjunto, aunque en forma individual algunas puedan ser marcas por sí mismas. Es muy común, por otra parte, el incluir en los conjuntos palabras descriptivas, y por ello irregistrables. Esto no hace que el conjunto lo sea, y tampoco impide que otros puedan incluir en sus frases o publicidad estas palabras de uso común, desde luego de una forma que no provoque confusión” (OTAMENDI, Jorge; op.cit., p. 49).

Por último, cabe hacer referencia, en el ámbito de los signos denominativos, al signo evocativo, es decir, al que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El Tribunal ha declarado a este respecto que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.

El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio” (Sentencia dictada en el expediente N° 20- IP-96, ya citada). Por esta razón, en la doctrina se advierte que no es contrario a la originalidad de los lemas comerciales “el que la frase en cuestión sea evocativa de los productos o servicios para los que ha de utilizar.

Justamente, por tratarse de un signo cuya finalidad principal será la de publicitar, es muy probable que ha de referirse de alguna manera a los productos o servicios distinguidos … ” (OTAMENDI, Jorge; op.cit., p. 50). Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

V. De los signos comunes o usuales En el marco del artículo 82, literal e, de la Decisión 344, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate.

En la doctrina, se entiende también por denominación vulgar o de uso común “aquella que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados” (ALEMÁN, Marco Matías: “Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”;

Editorial Top Management International, Bogotá, p. 84). En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos comunes o usuales que lo integren. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo; y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.

La circunstancia de que, al igual que en el caso de los signos descriptivos, la prohibición de registro haya de configurarse cuando el signo se encuentre compuesto únicamente por vocablos que hayan devenido en habituales, hace que, si un vocablo distintivo forma parte de dicho signo, éste pueda ser registrado como marca, sin perjuicio de la imposibilidad para el solicitante de reivindicar el uso exclusivo del vocablo habitual.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro como marca de un lema comercial, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2º Podrán registrarse como marca los lemas comerciales que cumplan los requisitos contemplados en los artículos 81, 118 y 119 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, siempre que no incurran en las prohibiciones fijadas en los artículos 82, 83 y 120 eiusdem, en lo que les fueren aplicables. 3º En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias o requisitos adicionales, o dictar reglamentaciones que, de una u otra manera, restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria.

Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de los Estados Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria. 4º El lema comercial genérico no es susceptible de registro, a menos que se halle conformado por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que la palabra, frase o leyenda pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. 5° El lema comercial descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género. 6° En el ámbito de los signos denominativos, el lema comercial evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 7º El lema comercial que se encuentre integrado exclusivamente por uno o más vocablos de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, no será registrable, toda vez que no será distintivo y, en consecuencia, no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de tales vocablos.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i.