PROCESO 86-IP-2004 Interpretación prejudicial del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca: “MARINE Extra Suave (mixta)”.
Proceso interno N° 2002-00342 (8332). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los once días del mes de agosto del año dos mil cuatro. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero de Estado, doctor Camilo Arciniegas Andrade.
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 27 de julio del año 2004, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 4 de agosto del 2004. 1.
ANTECEDENTES: 1.1 Partes Actúa como demandante la firma BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, siendo demandada la Nación colombiana, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Se considera como tercero interesado en el proceso, a la sociedad TABACALERA DEL ESTE S.A. 1.2 Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, mediante apoderado pide que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 38244, de 26 de noviembre de 2001, mediante la cual la mencionada Superintendencia declaró infundada la oposición presentada por la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, con base en la marca FIGURATIVA, de su propiedad, que ampara productos de la clase internacional 34 y, concedió registro como marca para el distintivo “MARINE Extra Suave (mixta)”, solicitado por la firma TABACALERA DEL ESTE S.A. para amparar productos de la Clase Internacional 34; - Nº 1153, de 25 de enero del 2002, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución anterior; y, - Nº 8846, de 20 de marzo del 2002, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, quien resolvió el recurso de apelación y, confirmó también lo decidido en la Resolución inicial Nº 38244, declarando así agotada la vía gubernativa.
Solicita adicionalmente la actora, que como restablecimiento del derecho de BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED se ordene a la mencionada Superintendencia, que cancele el registro de la marca MARINE Extra Suave (mixta). 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado compareciente, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 11 de abril del 2001, la sociedad TABACALERA DEL ESTE S.A. presentó solicitud para obtener registro del distintivo “MARINE Extra Suave” (mixta), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.[1] - El 29 de mayo del mismo año, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 505, siendo presentada oposición a la misma por parte de la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. - El 26 de noviembre también del 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 38244, por medio de la cual declaró infundada la oposición presentada y concedió registro para la marca “MARINE Extra Suave (mixta)”. - La sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la resolución emitida. - El 25 de enero del 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia, resolvió el recurso de reposición interpuesto, mediante Resolución Nº 1153 por la cual confirmó la resolución Nº 38244. - El 20 de marzo también del 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Dependencia, al resolver el recurso de apelación por medio de Resolución Nº 8846, confirmó igualmente lo decidido en la Resolución inicial. b) Escrito de demanda La firma BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, constituida bajo las leyes de Gran Bretaña, manifiesta por intermedio de apoderado, que la sociedad TABACALERA DEL ESTE S.A. presentó solicitud para el registro de la denominación “MARINE Extra Suave (mixta)”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional Nº 34, respecto de la cual, la compañía BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED presentó oposición con base en la marca “FIGURATIVA” de su propiedad.
La mencionada Superintendencia declaró sin fundamento aquélla y, concedió el registro solicitado. Sostiene que la oposición la fundamentó por considerar que “…las semejanzas existentes entre los elementos gráficos y figurativos de la marca solicitada y la marca figurativa previamente registrada que (sic) las hacen confundibles y por tanto debió negarse su registro”.
Argumenta la violación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, expresando que “la confundibilidad o riesgo de confusión entre las marcas en conflicto se deriva de que los signos gráficos o figurativos distintivos son marcas y su protección es la misma a que tienen derecho las marcas nominativas o mixtas. En consecuencia, la marca figurativa registrada a nombre de la actora amerita plena protección legal y está amparada por la presunción de legalidad que se deriva del acto que concedió su registro.” Expresa que “la decisión de la Superintendencia está basada en un errado cotejo marcario y se encuentra falsamente motivada, por lo que procede la declaratoria de su nulidad”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.
Sostiene la legalidad de los actos realizados por esa Dependencia y, expresa que en sus actuaciones se ajustó plenamente a derecho y a lo establecido por las normas legales vigentes en materia marcaria. Al fundamentar sus determinaciones manifiesta, que “…efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca MARINE EXTRASUAVE (MIXTA) (sic) solicitada, frente a la marca figurativa registrada, consistente en un rectángulo vertical, notándose que en la parte superior aparece otro pequeño rectángulo vertical el cual se encuentra sombreado a base de puntos y dentro de él aparece un escudo y en la parte inferior se aprecia una franja, también sombreada a base de puntos y semeja una ola, se concluye que no presentan semejanzas que las hagan confundibles entre sí, siendo usual que entratándose (sic) de productos de la clase 34 internacional (cigarrillos), en las cajetillas se incluyan escudos sostenidos por animales y franjas de determinados colores.
Lo que realmente le otorga distintividad es el elemento denominativo MARINE extra suave.” Sostiene, adicionalmente, que “…es indudable que MARINE extra suave, Clase 34 goza del elemento de distintividad de que trata la norma comunitaria y su registro no llevaría al consumidor a confusión o engaño acerca del origen empresarial del producto, sus características, calidad y otras propiedades de los productos, pues no presentan semejanzas visuales.” La sociedad TABACALERA DEL ESTE S.A., considerada como tercero interesado, no ha dado contestación a la demanda deducida.
Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de la norma cuya interpretación se pide, se presenta un informe sucinto de los hechos considerados relevantes para dicha interpretación, se determina la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.
Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de esa Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio de oficio Nº 1108, de 16 de julio del 2004, la interpretación prejudicial del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la cual este Tribunal procede a atender el requerimiento en los términos formulados, luego de haber constatado, además, que la solicitud referente al registro de la marca MARINE Extra Suave (mixta) ha sido presentada el 11 de abril del 2001, esto es, en vigencia de la Decisión 486. 3.
NORMA A SER INTERPRETADA El texto de la norma a ser interpretada es el siguiente: DECISION 486 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: “a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;”
4. CONCEPTO DE MARCA La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En el marco de la Decisión 486 se puede sin embargo constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a las enunciadas, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc.
Comparación entre marcas gráficas y mixtas: Este Tribunal considera conveniente, con carácter meramente ilustrativo, examinar lo relacionado a las marcas gráficas y mixtas por corresponder a las clases a las cuales se pertenecen los distintivos en conflicto. La marca gráfica llamada también visual es apreciada a través del sentido de la vista; estas marcas constituyen figuras o imágenes que se caracterizan por su estructura o forma externa.
Esta clase de marca se encuentra subdividida en puramente gráfica, que es la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca; la figurativa, que es la marca que crea en el consumidor un concepto concreto y; un tercer grupo, que es el que genera en el consumidor un concepto al que se llega a través de un proceso de generalización. La marca mixta, en cambio, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
En este tipo de marca, indica la doctrina, siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento accesorio o secundario, según predominen a primera vista los signos gráficos o los denominativos. En estas marcas el elemento denominativo es, como norma general, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.
Este Organismo ha destacado en este contexto, que la regla que rige la comparación entre las marcas mixta y gráfica concluye, que si en la marca mixta predomina el elemento denominativo frente al gráfico, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. Resulta indispensable que, a los fines de que no se produzca riesgo de confusión, la autoridad competente examine detenidamente si las palabras que componen la denominación solicitada para registro, dan a la misma suficiente distintividad como para que pueda ser registrada como marca.
5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[2] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de establecerla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Organo Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
6. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo de marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.
“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” [3]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ´disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [4] Con base en los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.
Un signo puede ser registrado como marca cuando distingue productos o servicios en el mercado y, reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2.
En el proceso de comparación entre marcas, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que las integran y, cuando dicho procedimiento incluya a una marca mixta, deberá determinarse cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.
Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados, exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado.
Si en la relación entre marcas mixta y gráfica predomina el elemento denominativo, no habrá lugar a confusión entre éllas. 3. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.
Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar los distintivos en cotejo. 5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2002-00342 (8332), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. ----------------------- [1] Clase 34.- Tabaco; artículos para fumadores; cerillas. [2] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [4] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.