PROCESO 88-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud procedente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2001-00376 (7619). Actor: “Gaseosas Posada Tobón S.A.” Marca figurativa: “Figura de Botella”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y ocho días del mes de agosto del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio de su Magistrada ponente Doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS: Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. Tomando en consideración: 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Las partes: Demandante: Gaseosas Posada Tobón S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio. 1.2. Objeto y fundamentos de la demanda. La demandante solicita al Consejo de Estado declarar la nulidad de la Resolución Nº 25198 del 29 de septiembre de 1998 por la cual la Superintendencia negó el registro de la marca figura de botella; así como de las Resoluciones Nº 01338 de 30 de enero de 2001 y Nº 18306 de 31 de mayo de 2001 confirmatorias de la anterior.

Dice la demandante que el 16 de octubre de 1996 solicitó el registro de la marca figura de botella para identificar “cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutos; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, productos de la clase 32 internacional. Manifiesta que dicha solicitud le fue negada mediante los actos administrativos objeto de la demanda.

La demandante afirma que los actos administrativos que acusa son violatorios de los artículos 134 y 135 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina así como de los artículos 81 y 82 literal b) de la Decisión 344, del mismo Ordenamiento Jurídico. Alega la actora que las consideraciones que tuvo en cuenta la Superintendencia, para expedir los actos acusados, son producto de una incorrecta apreciación del signo objeto de la solicitud.

En efecto, la marca objeto de la solicitud apreciada integralmente, no consiste en la representación usual de un envase como se consideró por la Superintendencia en su examen, todo lo contrario, la inclusión de nervaduras y la colocación de puntos y rayas que semejan un grabado en la parte superior hacen de este producto un artículo novedoso y por lo tanto con capacidad de distinguirse de otros productos.

Adicionalmente, en materia de envases no se puede exigir una originalidad absoluta, porque los envases en todas sus denominaciones, ya sean vasijas, galones, botellas, etc., son el recipiente natural para contener los productos de la clase 32 internacional. De esta forma, toda empresa que produzca y comercialice tal tipo de bienes, ineludiblemente debe envasar su producción en este tipo de contenedores, lo cual hace que el margen de peculiaridad y singularidad no pueda ser absoluto, y solo se pueda limitar a una serie de especificidades como el tamaño, la forma, la combinación y la distribución de figuras geométricas.

Siendo así, el envase solicitado como marca tiene la suficiente distintividad, pues lleva al consumidor a que tenga una percepción especial sobre el producto. 1.3. Contestación de la demanda. La parte demandada defiende la legalidad de los actos administrativos acusados, los que fueron expedidos con fundamento en la normativa vigente en materia de propiedad industrial.

Agrega que: “De conformidad con lo señalado en el artículo 82 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, correspondiente al artículo 135 literal c) de la Decisión 486, respecto a que “no podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función que dicho producto o del servicio de que se trate;

(…)”, no es posible acceder al registro del signo figurativo consistente en el diseño de una botella, por carecer de la distintividad necesaria para identificar productos de la clase 32 de la nomenclatura vigente y puede ser considerada como usual, para distinguir tales productos, ya que existen muchas marcas que utilizan dicha figura o figuras similares para introducir en el mercado diferentes bebidas, las cuales no pueden ser concedidas a favor de una sola persona de manera exclusiva dado que otros competidores las necesitan.

Al respecto, es preciso aludir a la interpretación prejudicial que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina hiciera dentro del proceso 13- IP-97, con relación a los requisitos de las marcas, en especial, sobre la distintividad de las mismas, señalando que “La distintividad implica que el signo sea individual y singular diferenciándose de cualquier otro, por lo tanto este signo que se pretende registrar no puede confundirse con otros ya empleados para distinguir productos o servicios de la misma especie.

Cuando el signo es incapaz de diferenciar o de distinguir unos productos iguales o similares, fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede ser distintivo y por lo tanto incumple las funciones de la marca”[1] (Resaltado fuera de texto). Así las cosas, no hubo violación de los artículos y literales referidos en precedencia” 2.

NORMAS A SER INTERPRETADAS. El Juez Nacional, ante el hecho de que el demandante aduce violación tanto de normas de la Decisión 344, vigentes al momento de presentarse la solicitud de registro de la marca, como de las correspondientes de la Decisión 486 que sustituyeron las de aquélla, decide solicitar la interpretación de unas y otras, situación ante la cual el Tribunal determina, siguiendo el criterio ampliamente reiterado en esta materia, que la interpretación debe versar sobre las normas aplicables al caso, que son las de la Decisión 344.

En tal virtud la interpretación versará, sobre los artículos 81 y 82 literal b) de la Decisión 344. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate”;

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado. 4.

CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: los requisitos para el registro de las marcas; clases de marcas; irregistrabilidad por constituir el signo una forma usual de los productos o de sus envases o una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio; el signo figurativo y las características para su registrabilidad. 4.1.

Requisitos para el registro de marcas. Los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca, según el artículo 81 de la Decisión 344 son: que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. A más de cumplir los mencionados requisitos es necesario que el signo no incurra en alguna de las prohibiciones señaladas por los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo legal.

La marca posee gran importancia económica por representar un importante activo de la empresa, por ello la normativa nacional y supranacional le brindan una adecuada protección, es así que el Régimen Común de Propiedad Industrial, contenido en la Decisión 344, ampara los intereses tanto de su titular, como de los consumidores. Respecto de los requisitos para el registro de marcas el Tribunal ha señalado que: “El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca.

Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente”. [2] 4.1.1.

La Distintividad. Es la función primordial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca; posibilita la diferenciación de unos productos o servicios de otros similares que se ofertan en el mercado y que tienen un diferente origen empresarial; a través de esta cualidad de la marca, el consumidor puede fácilmente realizar la elección de los bienes que desea adquirir.

Sobre el tema la doctrina manifiesta que: “La marca es un esfuerzo constante de diferenciación, no sólo entre los signos que identifican los productos, sino sobre los productos mismos, en su intención de comunicación a terceros de las cualidades que los diferencian de la competencia.”[3] “Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensan al productor con compras continuadas”.[4] 2.

La Perceptibilidad. Implica que el signo pueda ser captado por alguno de los sentidos, para ello debe tener la facultad de materializarse en el mundo exterior de alguna forma, sin quedarse como una simple idea de su creador. Tal condición le permite al consumidor identificar y relacionar un determinado producto o servicio con un signo. Partiendo de lo que expresa Otero Lastres, en el sentido de que “ todo bien inmaterial y, por consiguiente, también la marca está integrado por dos elementos: la entidad inmaterial en cuanto tal (el llamado corpus mysticum) y el medio, instrumento o soporte en el que se plasma el bien inmaterial y por virtud del cual se hace perceptible (el llamado corpus mechanicum) ”[5], diremos que la perceptibilidad de la marca posibilita que un signo sea aprehendido por quien lo observe; este requisito permite que el consumidor pueda identificar los productos y servicios amparados con la marca y solicitarlos en el mercado.

Fernández Novoa sobre este aspecto explica que: “ para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” [6] 4.1.3. Susceptibilidad de representación gráfica. El signo registrado como marca debe tener la posibilidad de ser representado materialmente, ya sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier mecanismo que lo exprese.

La descripción material del signo, permite que el creador de la marca la lleve del campo subjetivo a la realidad. Al respecto Marco Matías Alemán señala que: “La representación gráfica, en suma, es una descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.[7] 4.2.

Clases de marcas. Las marcas según la doctrina se clasifican de manera general en: DENOMINATIVAS, GRAFICAS y MIXTAS. La marca denominativa, también llamada nominal, utiliza un signo acústico o fonético y está conformada por varias letras que integran un conjunto pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual; dentro de esta clase de marcas, se encuentran las llamadas sugestivas, que dan una idea acerca de las cualidades o naturaleza del producto al que designan, por otro lado, las marcas arbitrarias, se caracterizan porque su significado no se relaciona con la naturaleza del producto que identifica.

Con respecto de la marca gráfica el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La MARCA GRÁFICA es la definida como un signo visual porque se dirige a la vista, a fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa. Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca, esto es, un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica.

El tercer subgrupo corresponde a la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos Págs. 29 y SS). La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquélla no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino que es una figura o distintivo al que se le da un nombre”. [8] La marca mixta, está compuesta por un elemento denominativo y uno gráfico; presenta un componente principal y otro accesorio; en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, por su tamaño, color y colocación en la gráfica. 4.3.

Irregistrabilidad por constituir el signo una forma usual de los productos o de sus envases o una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio. Las prohibiciones al registro de marcas contenidas en el artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, son de las denominadas intrínsecas o absolutas, y se presentan cuando el signo es incapaz de cumplir funciones de marca según lo determinado por el artículo 81, cabe indicar que a través de tal impedimento se protege de modo principal el interés de los consumidores.

Es tarea exclusiva del examinador con base en los dispuesto en la norma comunitaria, establecer si realmente el signo pendiente de registro no reúne las condiciones suficientes para ser registrado como marca, o si por sus cualidades puede alcanzar tal calidad. La causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, opera cuando el signo que se pretende registrar consista exclusivamente en la forma común o usual del producto o de sus envases, lo que implica que para llegar a constituir marca, esa forma usual debe acompañarse de otros elementos que le otorguen distintividad.

Sin embargo, cabe aclarar que de obtenerse el registro, la exclusividad en el uso de la marca se extiende únicamente a los elementos que otorgan distintividad al signo y no a la forma básica en si. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del tema aclara lo siguiente: “Como envase se califica todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público” (Areán Lalín, “La protección de las marcas tridimensionales”, Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, abril 1994, Pág. 6).” [9] Es indudable que el consumidor identifica al producto, no sólo por el nombre que lo designa, sino también por la forma de presentación de los productos ya que un envase diferente o particular puede cumplir perfectamente con la función distintiva de la marca.

No pueden ser considerados como marcas, los envases de forma habitual para los que se solicita el registro, pues al no reunir condiciones especiales, no serán registrables; sin embargo cuando el envase esté compuesto por elementos novedosos que lo hagan suficientemente distintivo, la Oficina Nacional competente no denegará el registro. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sentencia anterior, ha manifestado lo siguiente: “ se entiende que la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica.

Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno.”[10] Un envase de características originales, especiales o ingeniosas, puede considerarse una marca, ya que está destinado a identificar o diferenciar unos productos de otros similares que se ofertan en el mercado; el envase es un cuerpo tridimensional, ya que se trata de un objeto que ocupa las tres dimensiones del espacio, que son alto, ancho y profundo, está dotado de volumen y ocupa un lugar determinado.

Dentro del concepto de envase puede incluirse a una gran variedad de objetos que comprenden entre otros, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, etc. Es válido registrar como marca a un envase, siempre que sea lo suficientemente distintivo, no común u ordinario, es decir, que cuente con características especiales que lo hagan diferente.

Jorge Otamendi agrega lo siguiente: “Pero no sólo el envase facilita o permite el acarreo y la conservación, también puede, y es así en muchos casos, constituir una magnífico signo distintivo. Tan sólo recordemos las botellas de Coca Cola ”[11] 4.4. El signo figurativo y las características para su registrabilidad. Para ser registrable como marca un signo debe ser lo suficientemente distintivo, perceptible por cualquiera de los sentidos y susceptible de representación gráfica, además de no incurrir en alguna de las prohibiciones mencionadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha definido a la marca figurativa de la siguiente manera: “La marca figurativa, llamada también gráfica, se materializa como un signo perceptible por el sentido de la vista destinado a evocar una figura caracterizada por su forma externa, su característica general es que no es pronunciable, puesto que su signo no tiene vocalización, siendo apenas una figura o un distintivo al que se le da un nombre y que en sí mismo constituye la marca.”[12] La doctrina dentro del tema señala lo siguiente: “Entre las marcas figurativas corresponde colocar las siguientes: dibujos, emblemas, distintivos y símbolos no nominativos, monogramas, grabados, estampados y sellos, bandas, combinaciones de colores aplicables en un lugar determinado de los productos o de los envases, envoltorios envases y relieves, combinaciones de letras y números por su dibujo especial.”[13] EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo. Además se debe observar que el signo no esté incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 344.

SEGUNDO: Es tarea exclusiva del examinador sobre la base de lo establecido por la norma comunitaria vigente contenida en la Decisión 344, establecer si realmente el signo pendiente de registro no reúne las condiciones suficientes para ser registrado como marca, o si por sus cualidades puede alcanzar tal calidad por cumplir con todos los requisitos legales.

TERCERO: Las prohibiciones de carácter absoluto para el registro de marcas, son las contenidas en el artículo 82 de la Decisión 344 y tienen que ver con la imposibilidad del signo para funcionar como marca, según lo establecido por el artículo 81, cabe indicar que a través de tal impedimento se protege de modo principal el interés de los consumidores.

CUARTO: La causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, opera cuando el signo que se pretende registrar consista exclusivamente en la forma común o usual del producto o de sus envases, lo que implica necesariamente que para llegar a constituir marca, esa forma usual debe acompañarse de otros elementos que le otorguen una mayor distintividad.

QUINTO Un envase de características originales o especiales, puede considerarse una marca, ya que esta destinado a identificar o diferenciar unos productos de otros similares que se ofertan en el mercado; puede ser registrado siempre que sea lo suficientemente distintivo, no común u ordinario, es decir, que cuenta con características especiales que lo hagan diferente.

SEXTO La marca figurativa, toma forma material a través de un signo perceptible por el sentido de la vista destinado a evocar una figura caracterizada por su forma externa, su característica general es que no es pronunciable, puesto que su signo no tiene vocalización, siendo apenas una figura o un distintivo al que se le da un nombre y que en sí mismo constituye la marca.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2001-00376 (7619), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. ----------------------- [1] Proceso 14-IP-97 de abril de 1998.

Marca FIGURATIVA: “No son registrables como marcas los signos figurativos que por su composición gráfica o por la idea o concepto que transmiten, sean iguales o similares a marcas ya registradas o solicitadas en registro” [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24 de abril del 2002.Proceso Nº 03-IP-2002. Marca “TOWER”.

Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 791 de 9 de mayo del 2002. [3] Memorias del Seminario Internacional “LA INTEGRACIÓN, DERECHO Y LOS TRIBUNALES COMUNITARIOS”. Artículo de Marcos Matías Alemán. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, 1996. Pág. 186. [4] BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS”. Tomo 1. Editorial Heliasta SRL 1989.

Argentina. Pág. 27. [5] OTERO Lastres José. “REVISTA JURÍDICA DEL PERÚ” Año XLVII – Nº 11. Abril – Junio. 1997. Pág. 202. [6] FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Pág. 21 y SS. [7] ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS” Editado por Top Management, Bogotá, Pág. 77. [8] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 24 de marzo de 1995. Proceso 09-IP-94. Marca: “DIDA”". Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Nº 180 de 10 de mayo de 1995. [9] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia del 25 de septiembre de 1998. Proceso Nº 23-IP-98, Marca: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 379 de 27 de octubre de 1998. [10] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sentencia de 12 de diciembre del 2003. Proceso Nº 113-IP-03. Marca: “FORMA DE BOTELLA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004. [11] OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Editado por Abeledo Perrot. Cuarta edición. Argentina. 2002. Pág. 41. [12] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Sentencia de 10 de abril del 2002, Proceso Nº 01-IP-2002.

Marca: “JOHAN MARÍA FARINA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 786 del 24 de abril del 2002. [13] BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L.. Argentina 1989. Pág. 240.