PROCESO 96-IP-2004 — Comunidad Andina

PROCESO Nº 96-IP-2004 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 243, 244 y 247 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 238, 273 y 276 eiusdem.

Parte actora: señor NELSON ALBERTO PROAÑO PÉREZ. Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre el modelo de utilidad consistente en una “Maquinaria para la fabricación de filtros, cribas o tamices de ranura continua”. Expediente Interno Nº 9539-2002-MP. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintidós de septiembre del año dos mil cuatro.

VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 14, 15, 28, 29, 30, 55, 75, 239, 240, 243, 244 y 247 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por órgano de su Presidente, Dr. Ernesto Muñoz Borrero, y recibida en este Tribunal en fecha 24 de agosto de 2004; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho El señor NELSON ALBERTO PROAÑO PÉREZ, asistido por abogada, alega en su demanda que “Conforme consta del título No. MU 96-026, otorgado por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y de acuerdo con lo dispuesto en la Providencia No. 019-96 DNPI.DP. de 5 de enero de 1996, se acredita la concesión por diez años del registro del Modelo de Utilidad consistente en una Maquinaria para la Fabricación de filtros, cribas o tamices de ranura continua, cuyo invento y derechos de Propiedad Intelectual corresponden al señor Nelson Alberto Proaño Pérez”; que “el señor René Alberto Egas Portilla, persona que por ser mi Contador, tuvo acceso no solo al Modelo de Utilidad, sino también a mis clientes, ha reproducido, imitado o utilizado como suyo el Modelo de Utilidad legalmente registrado a mi nombre, en clarísima violación de mis legítimos Derechos de Propiedad Intelectual”; y que “dentro de la … Tutela Administrativa, el Director Nacional de Propiedad Industrial, emitió el día 12 de abril de 2002 … la resolución No. 979974, en la misma que se condenaba al señor René Alberto Egas Portilla, al pago de los daños y perjuicios ocasionados en mi contra, por existir y haberse comprobado la violación de mis legítimos derechos de propiedad intelectual”.

Del texto de la Resolución 979974, del Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), de fecha 12 de abril de 2002, se desprende además que “Mediante escrito presentado el 23 de abril de 2001, la Dra. María Guzmán Fernández a nombre y en representación en su calidad de Procuradora Judicial del señor NELSON ALBERTO PROAÑO PÉREZ, solicita la tutela administrativa, por la presunta infracción a los derechos de propiedad industrial sobre el Modelo de Utilidad No. MU 96-026 ”; que “… se designó al Ing.

RODRIGO LUCIO PAREDES como perito técnico para el trámite. Esta designación se la realizo (sic) mediante oficio No. 000002 DNPI-IEPI de 13 de junio de 2001 y acta de posesión de 20 de junio de 2001”; que “Mediante escrito del 20 de julio de 2001 el Dr. Diego René Ortiz Gómez, Mandatario Especial para asuntos de la Propiedad Industrial del señor RENE ALBERTO EGAS, comparece dentro del plazo concedido ”; y que “Con fecha 20 de julio de 2001 el perito designado para el trámite presenta su informe pericial, el mismo que fue dado a conocer a las partes con providencia de 25 de julio de 2001, notificada el 26 de los mismos mes y año”. 1.2.

Cuestión de derecho Según el consultante, el actor sostiene que “mediante resolución No. 979974 de 12 de abril de 2002, se condenó al señor René Alberto Egas Portilla al pago de daños y perjuicios, por existir y haberse comprobado la violación de sus legítimos derechos de propiedad intelectual, por lo que demanda el pago de las indemnizaciones contempladas en los artículos 239 y 243 de la Decisión 486”.

Del texto de la demanda se infiere que el actor, sobre la base de varias disposiciones de la legislación nacional ecuatoriana, demanda “el pago la (sic) indemnización de los daños y perjuicios causados por el señor Rene Alberto Egas Portilla, incluidos el daño emergente, lucro cesante y la condena al pago de costas procesales así como los intereses causados, las indemnizaciones la multa ”, y pide que se tome “en consideración en igual forma para el pago de las indemnizaciones de los daños y perjuicios ocasionados, lo contemplado en los Artículos 239 y 243 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina …”.

Asimismo, de la copia del acta de la audiencia de conciliación, llevada a cabo el día 27 de enero de 2004, y, en particular, de los argumentos expresados por el demandante, se desprende que el IEPI “en resoluciones de 12 de abril del 2002, 6 y 8 de noviembre del mismo año comprobó que el hoy demandado había violado los derechos de Propiedad Intelectual, ordenando que se efectúen los actos allí dispuestos”; que “el modelo de utilidad estaba protegido aun antes de la presentación de la solicitud de registro como información no divulgada, según lo prescrito en el art. 122 de la Ley de Propiedad Intelectual y por ello, la máquina está amparada desde el año 1987, fecha en que se constituyó la Compañía PERFOFILTROS para diseñar la máquina y comercializar los productos que con ella se obtuviera”; y que “el efecto suspensivo de un recurso, de haberse este interpuesto que lo niego, se da desde que es concedido …”. 2.

Contestación a la demanda Informa el consultante que el demandado “en la audiencia de conciliación y contestación a la demanda, llevada a cabo el 27 de enero de 2004, negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; negó que existan daños y prejuicios (sic) ocasionados por él y que estos (sic) hayan sido probados y sancionados conforme a derecho; negó que las normas jurídicas invocadas por el actor sean aplicables al caso; alegó falta de derecho del actor para plantear la presente acción; manifestó que el modelo de utilidad está caducado y que no existe una sentencia condenatoria firme en contra del demandado; alegó improcedencia de la acción, ya que negó que exista resolución definitiva y en firme que hubiere condenado al Sr. Alberto Egas Portilla al pago de daños y perjuicios, pues había presentado recurso de apelación de la resolución emitida por el Director Nacional de Propiedad Intelectual; alegó que no existe resolución ejecutoriada o en firme que le hubiere condenado al pago de daños y perjuicios; negó que exista alguna violación o inobservancia de algún derecho de propiedad industrial del actor; alegó que había utilizado con anterioridad a la concesión del modelo de utilidad máquinas, partes y accesorios que existían en el mercado para la elaboración de tubos, cribas y tamices”.

En la copia del acta de la audiencia de conciliación, llevada a cabo el día 27 de enero de 2004, consta por otra parte que, según el demandado, “Con fecha 28 de noviembre del 2003 presentamos un recurso de apelación ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI que suspende los efectos de la resolución No. 0982960 dictada el 6 de noviembre del 2003 y notificada el 13 de noviembre del 2003 emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI”; y que “En consecuencia existe litis pendencia ya que el procedimiento administrativo sigue en trámite y no se ha decidido cuestiones prejudiciales anteriores”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones consagradas en “los artículos 14, 15, 28, 29, 30, 55, 75, 239, 240, 243, 244 y 247 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 13 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, y visto que la acción por presunta infracción del derecho sobre el modelo de utilidad fue ejercida en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues fue presentada el 23 de abril de 2001, el Tribunal estima que, de las normas invocadas por el consultante, procede la interpretación de las previstas en los artículos 243, 244 y 247 de la Decisión en referencia, así como la interpretación de oficio, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, de las disposiciones previstas en los artículos 238, 273 y 276 eiusdem.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: “Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”.

“Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”.

“Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez”. “Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados”. “Artículo 273.- Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.

Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”. “Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”. I. Las acciones por infracción de los derechos protegidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente.

El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes.

La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.

En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la amenaza. La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito.

El Tribunal ha declarado que, a diferencia de la oficina nacional competente a que se refiere el artículo 273 eiusdem, cual es el órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial, la autoridad nacional competente es la entidad administrativa o judicial que, establecida por la legislación interna del País Miembro de que se trate, se encuentre provista de competencia para conocer de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 241 eiusdem, el ejercicio de la acción puede estar dirigido a la obtención de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor.

En el caso de autos, la acción tiene por objeto principal la condena a la indemnización de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la explotación no consentida del modelo, por lo que deberá estar dirigida contra el presunto responsable de la infracción, cuando ésta se haya materializado en la causación de tales daños y perjuicios.

Al igual que las demás acciones civiles, la acción indemnizatoria prescribirá a los dos años, contados desde la fecha en que el titular haya tenido conocimiento de la infracción, o a los cinco años, contados desde la fecha en que la infracción haya sido cometida por última vez (artículo 244). Cabe poner de relieve que, en el caso, la acción ha sido ejercida a causa de la presunta infracción de los derechos del titular de un modelo de utilidad, entendido éste, a la luz de la disposición prevista en el artículo 81 eiusdem, como toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de un objeto preexistente, tal como un artefacto, herramienta, instrumento o mecanismo, que produzca como efecto, o bien una mejor o diferente fabricación, funcionamiento o utilización del objeto, o bien una utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. En cambio, no se considerarán modelos de utilidad las obras plásticas, ni las de arquitectura, ni los objetos provistos únicamente de carácter estético, y no podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad los procedimientos, así como tampoco las materias excluidas de protección por la patente de invención (artículo 82).

Los artículos 81 y 85 de la Decisión citada establecen que los modelos de utilidad serán protegidos mediante patentes, y que las disposiciones sobre patentes de invención serán aplicables, en lo pertinente, a las patentes de modelo de utilidad, con excepción de los plazos de tramitación y de duración (artículo 84). Como consecuencia del derecho a la explotación exclusiva del modelo, su titular podrá impedir que un tercero, obrando sin su consentimiento, fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use o lo importe para alguno de estos fines, salvo que se trate de actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales, o de actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, enseñanza o investigación científica o académica, o de los actos a que se refiere el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, concernientes al empleo del objeto a bordo de navíos, o en la construcción o funcionamiento de aparatos de locomoción aérea o terrestre o de sus accesorios (artículo 53).

Finalmente, la acción no podrá ser ejercida contra un tercero de buena fe que, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patentamiento del modelo, lo hubiese estado utilizando o explotando, o hubiese estado realizando preparativos serios para ello (artículo 55). En este contexto, la infracción del derecho protegido a que se refiere el artículo 238 de la Decisión consistirá principalmente en la violación del derecho a la explotación exclusiva del modelo, a través de los actos prohibidos expresamente en el artículo 52 eiusdem.

Por último, cabe destacar la competencia de los Países Miembros para disciplinar los asuntos que, relativos a la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad industrial, no se encuentren comprendidos en la Decisión 486 (artículo 276). A la vez, cabe reiterar, por virtud del principio de primacía de la norma comunitaria, que “las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Sentencia dictada en el expediente Nº 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año).

II. Requisitos para el otorgamiento de medidas cautelares La doctrina enseña que existe el riesgo de que el intervalo entre el ejercicio de la acción y el pronunciamiento de la sentencia de mérito sea de tal extensión que comprometa, hasta en forma irreparable, la efectividad de la tutela jurisdiccional (COMOGLIO, Luigi Paolo: “Lezioni sul Processo Civile”, seconda edizione, Il Mulino, 1998, Bologna-Italia, pp. 365 ss.).

La prevención de este riesgo impone la necesidad de una forma de tutela jurisdiccional, la tutela cautelar, que permita al juez conservar el status quo ante de la res litigiosa y asegurar a priori la efectividad de la sentencia de mérito. En el caso de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial, la norma comunitaria dispone que la tutela cautelar puede tener por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito (artículo 245).

En consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, las siguientes medidas: el cese inmediato de los actos constitutivos de la presunta infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla; la suspensión de la importación o de la exportación de tales productos, medios y materiales; la constitución por el presunto infractor de garantía suficiente; y, de ser necesario para evitar la continuación o repetición de la infracción, el cierre temporal del establecimiento del demandado (artículo 246).

Se trata de medidas cuya solicitud corresponde a quien haya ejercido o vaya a ejercer la acción (artículo 245), lo que no obsta para que, de permitirlo la legislación interna del País Miembro de que se trate, la autoridad nacional competente pueda ordenar de oficio su aplicación (artículo 246). Ahora bien, la obtención de la tutela cautelar exige a quien la solicite la carga de presentar una situación que, a la luz de los elementos de prueba disponibles prima facie, permita al juez considerar como verosímil y probable la existencia del derecho que se invoca (fumus boni iuris), y reconocer la presencia del riesgo a que podría quedar expuesta la efectividad de la sentencia de mérito, a causa del retardo en su pronunciamiento (periculum in mora).

El examen de estos requisitos de admisibilidad de la cautela, así como de los otros que se establezcan, conduce pues a un juicio de probabilidad y no de certeza que, por tanto, no prejuzga en torno a la concesión de la tutela de mérito. La norma comunitaria prescribe que la medida sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para obrar, la existencia del derecho cuya infracción se denuncia y pruebas que conduzcan a presumir razonablemente la comisión real o inminente de tal infracción (artículo 247).

Por tanto, el solicitante tiene la carga de aportar elementos de prueba que permitan a la autoridad nacional competente, a título de presunción iuris tantum, reconocer como probable la legitimación del solicitante, la existencia del derecho invocado y su infracción. Se entiende que la autoridad indicada valorará también el temor fundado de que, durante el intervalo hasta el pronunciamiento de la sentencia de mérito, se vea amenazada la efectividad de la tutela del derecho.

En todo caso, es de la potestad discrecional de dicha autoridad condicionar la obtención de la medida al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía suficiente, así como valorar la idoneidad y suficiencia de dicha garantía, la cual, de ser el caso, servirá para responder por los daños y perjuicios que, eventualmente, pudieran causarse.

Los efectos de la medida que se acuerde serán provisorios, ya que se extinguirán en el curso del proceso o serán absorbidos por la sentencia de mérito. En el caso de la medida acordada antes del inicio del proceso, su otorgamiento exige que la acción sea iniciada dentro de los diez días siguientes a su ejecución, so pena de quedar sin efecto ipso iure (artículo 248).

La medida se hará igualmente ineficaz si el proceso se extingue después de iniciado. En tanto que provisoria, la medida cautelar podrá ser modificada o revocada cuando sobrevenga un cambio en las circunstancias de hecho o de derecho sobre las cuales se funda (artículo 248). III. Criterios para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios El artículo 243 de la Decisión 486 enuncia en forma no exhaustiva los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida por el titular como consecuencia de la explotación no consentida del modelo.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el valor común de mercado del modelo objeto de explotación. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular habría obtenido mediante la explotación del modelo, de no haber tenido lugar la competencia del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza además que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación del modelo, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación del modelo, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas. Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º La legitimación para obrar, en ejercicio de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, corresponde al titular del derecho y a sus causahabientes, así como a cualquiera de los cotitulares, sin necesidad del consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario.

En el caso de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma comunitaria habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia. 2º El Tribunal reitera que, a diferencia de la oficina nacional competente a que se refiere el artículo 273 eiusdem, cual es el órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial, la autoridad nacional competente es la entidad administrativa o judicial que, establecida por la legislación interna del País Miembro de que se trate, se encuentre provista de competencia para conocer de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial. 3° En el caso de autos, la acción ha sido ejercida a causa de la presunta infracción del derecho de explotación exclusiva del titular de un modelo de utilidad, entendido éste, a la luz de la disposición prevista en el artículo 81 eiusdem, como toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de un objeto preexistente, tal como un artefacto, herramienta, instrumento o mecanismo, que produzca como efecto, o bien una mejor o diferente fabricación, funcionamiento o utilización del objeto, o bien una utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. 4° Como consecuencia del derecho a la explotación exclusiva del modelo, su titular podrá impedir que un tercero, obrando sin su consentimiento, fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use o lo importe para alguno de estos fines, salvo que se trate de actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales, o de actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, enseñanza o investigación científica o académica, o de los actos a que se refiere el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, concernientes al empleo del producto a bordo de navíos, o en la construcción o funcionamiento de aparatos de locomoción aérea o terrestre o de sus accesorios.

Por otra parte, el titular no podrá impedir que un tercero realice actos de comercio respecto del modelo protegido por la patente, luego de que dicho titular lo hubiese introducido en el comercio de cualquiera de los Países Miembros, o la introducción la hubiese hecho otra persona con su consentimiento o vinculada económicamente con él. Finalmente, la acción no podrá ser ejercida contra un tercero de buena fe que, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patentamiento del modelo, lo hubiese estado utilizando o explotando, o hubiese estado realizando preparativos serios para ello. 5º El solicitante de la medida cautelar tiene la carga de aportar elementos de prueba que permitan a la autoridad nacional competente, a título de presunción iuris tantum, reconocer como probable la legitimación del solicitante, la existencia del derecho invocado y su infracción. Se entiende que la autoridad indicada valorará también el temor fundado de que, durante el intervalo hasta el pronunciamiento de la sentencia de mérito, se vea amenazada la efectividad de la tutela del derecho.

En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida por el titular como consecuencia de la explotación no consentida del modelo. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el valor común de mercado del modelo objeto de explotación. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde.

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular habría obtenido mediante la explotación del modelo, de no haber tenido lugar la competencia del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i.