PROCESO 102-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal a), 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, con fundamento en la solicitud procedente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Expediente Interno Nº 2002-00269-8175. Actor: AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH. Marca: “FLAVOL”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y dos días del mes de septiembre del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Magistrado consultante doctor Camilo Arciniegas Andrade. VISTOS: Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. Tomando en consideración: 1.
ANTECEDENTES. 1.1. Las partes: Demandante: AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: LABORATORIOS CALIFORNIA S.A. (No presentó observaciones ni tampoco contestó la demanda). 1.2. Objeto de la demanda. Se pretende la nulidad de la Resolución Nº 10796 de 30 de Marzo de 2001, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la referida Superintendencia, mediante la cual NEGÓ el registro a la marca “FLAVOL” para distinguir únicamente “preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del cáncer”, productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; con fundamento en la existencia del registro marcario “B-FLAVON-C”, susceptible de originar riesgo de confusión. También se demandan las Resoluciones Nº 43368 de 21 de diciembre de 2001 y 07524 de 28 de febrero de 2002, confirmatorias de la anterior. 1.3.
Hechos y fundamentos de la demanda. Expone la demandante que los actos administrativos demandados son violatorios de los artículos 134 (inciso 1), 135 (literal b) y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en tanto que la Administración no hizo un análisis de semejanza ortográfica (gráfica) y fonética de la integridad de las marcas, pues la que sirvió de referencia para fundamentar la negativa (B-FLAVON-C) se dividió artificialmente y separándose de la técnica del cotejo marcario, consideró como expresión predominante la palabra FLAVON, cuando la realidad es que en dicha marca no hay expresiones predominantes y ella debe apreciarse integralmente.
Aduce la actora que la marca solicitada no sólo presenta suficiente distintividad sino que los productos que distingue, “de alta especialización aplicados por medio de personal capacitado –cuerpo médico- que no incurrirá en confusión ante los productos que distingue la marca B- FLAVON-C, por lo tanto, este riesgo de confusión y el de posible asociación desaparecen” 1.4.
Contestación de la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda defendiendo la legalidad del acto acusado y al efecto sostiene que con su expedición no se violó ninguna de las normas invocadas como infringidas por el demandante ya que se profirió de conformidad con las atribuciones legales y plenamente ajustado al trámite administrativo previsto en materia marcaria.
Afirma que las marcas en conflicto arrojan confusión en el público al presentar variadas similitudes. Ellas se evidencian al advertir que “el núcleo de la marca B-FLAVON-C lo constituye la palabra “FLAVON”, que sólo se diferencia respecto de una letra (sic) respecto del signo “FLAVOL” solicitado por la accionante”. 2. NORMAS A SER INTERPRETADAS.
Del examen realizado a la consulta y a sus documentos anexos, se advierte que el trámite administrativo, adelantado ante la Superintendencia de Industria y Comercio tuvo inicio con la presentación de la solicitud de registro, lo cual ocurrió el 22 de junio de 2000, es decir, todavía bajo la vigencia de las disposiciones sustantivas contenidas en la Decisión 344.
Si bien, en la solicitud de consulta formulada por el Consejo de Estado se requiere la interpretación prejudicial de los artículos 134 (inciso 1), 135 (literal b) y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad (normas que, además, se invocan como violadas por la demandante), es claro que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal, las normas aplicables son las que tratan la materia correspondiente en la hoy subrogada Decisión 344.
Atendiendo al factor temporal, se tiene que la solicitud de registro de marca fue presentada en vigencia de la Decisión 344 y no de la Decisión 486, vigente esta última desde el 1° de diciembre del año 2000; lo que lleva a concluir que es aquélla, la norma del ordenamiento jurídico comunitario aplicable con respecto al asunto materia del litigio, en cuanto a las condiciones y requisitos para el registro de la marca.
Por lo anterior, el Tribunal interpretará las siguientes disposiciones: artículo 81, artículo 82, literal a) y artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Así mismo interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, en cuanto se refiere al tránsito de legislación. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.
DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” DECISIÓN 486 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado. 4.
CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: Aplicación de la ley en el tiempo y determinación de las normas a ser interpretadas. Requisitos para el registro de marca. Irregistrabilidad de signos por razones de confundibilidad. Comparación entre marcas denominativas y mixtas.
Marcas farmacéuticas. 4.1. Aplicación de la ley en el tiempo y determinación de las normas a ser interpretadas. De la solicitud de interpretación prejudicial y de los anexos correspondientes al proceso interno Nº 2002-00269-8175, se desprende que la solicitud del registro de marca, se presentó el 22 de junio de 2000, es decir, bajo la vigencia de las disposiciones sustantivas contenidas en la Decisión 344, normativa que fue sustituida por la Decisión 486 a partir del 1 de diciembre del año 2000, razón ésta que obliga a realizar algunas consideraciones atinentes al tránsito legislativo y a la definición de la ley aplicable.
Al tratar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, es importante aclarar lo referente a la irretroactividad, retroactividad y ultra actividad de la ley; sobre el primer punto, diremos que al expedirse una nueva norma, ésta regirá los hechos que se produzcan después de su entrada en vigor; por su parte, la ultra actividad de la ley, existe cuando la norma anterior, continúa rigiendo los hechos ocurridos cuando ella se encontraba en vigencia, es decir que la eficacia de la ley permanece en el tiempo, para regular situaciones jurídicas anteriores; finalmente, la aplicación retroactiva de la ley implica que la nueva norma regule hechos ocurridos antes de su expedición. Este Tribunal en sentencias anteriores ha realizado las siguientes consideraciones dentro del tema: “Marcial Rubio Correa señala que: “Aplicación inmediata de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquél en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquélla que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquélla que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquélla que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia”.
(Rubio, Marcial. Título Preliminar. “PARA LEER EL CÓDIGO CIVIL”, Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p. 57 y SS).”[1] La norma de carácter sustantivo no tiene efecto retroactivo, a menos que excepcionalmente se le haya conferido tal calidad; el respeto de este principio constituye una garantía de seguridad y estabilidad de los derechos adquiridos; por otro lado, es importante mencionar que las normas adjetivas, se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que se aplicarán sobre los hechos que se produzcan en tiempo posterior a su entrada en vigencia, rigiendo los procedimientos o etapas que se inicien o se hallen en curso a ese momento.
La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 explica que “Todo derecho válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión se regirá por las disposiciones aplicables a la fecha de su otorgamiento ”. Sin duda, un derecho válidamente concedido es un derecho adquirido, el que no puede ser vulnerado o afectado con una aplicación retroactiva de la ley, ya que, tal derecho pertenece a su titular y por ello no es susceptible de ser alterado, si fue concedido en forma legal, o como expresa la norma comunitaria andina en forma válida.
Con lo anterior se reitera lo que sobre el tema ha manifestado el Tribunal al señalar que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.
En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido”. “ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de … anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o … de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.[2] 4.2.
Requisitos para el registro de marcas. La marca se define como todo signo perceptible, capaz de distinguir bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de distinta procedencia u origen empresarial. Para que un signo pueda ser registrado como marca, es necesario que cumpla con los requisitos establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 que son: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, a más de cumplir los mencionados requisitos es necesario que el signo no incurra en alguna de las prohibiciones señaladas por los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo legal.
Respecto de los requisitos para el registro de marcas el Tribunal ha señalado que: “El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente”. [3] La Distintividad.
Es reconocida por la doctrina y la jurisprudencia como la función primordial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca; posibilita la diferenciación de unos productos o servicios de otros similares que se ofertan en el mercado y que tienen un diferente origen empresarial; a través de esta cualidad de la marca, el consumidor puede fácilmente realizar la elección de los bienes que desea adquirir.
Sobre el tema la doctrina manifiesta que: “La marca es un esfuerzo constante de diferenciación, no sólo entre los signos que identifican los productos, sino sobre los productos mismos, en su intención de comunicación a terceros de las cualidades que los diferencian de la competencia.”[4] “Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensan al productor con compras continuadas”.[5] La Perceptibilidad.
Implica que el signo pueda ser captado por alguno de los sentidos, para ello debe tener la facultad de materializarse en el mundo exterior, tal condición le permite al consumidor identificar y relacionar un determinado producto o servicio con un signo. La perceptibilidad de la marca posibilita que un signo sea aprehendido por quien lo observe; este requisito permite que el consumidor pueda identificar los productos y servicios amparados con la marca y solicitarlos en el mercado.
Otero Lastres, ha manifestado que: “ todo bien inmaterial y, por consiguiente, también la marca está integrado por dos elementos: la entidad inmaterial en cuanto tal (el llamado corpus mysticum) y el medio, instrumento o soporte en el que se plasma el bien inmaterial y por virtud del cual se hace perceptible (el llamado corpus mechanicum) ”[6] Fernández Novoa explica que: “ para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” [7] Susceptibilidad de representación gráfica.
El signo que se pretende registrar como marca debe tener la posibilidad de ser representado materialmente, ya sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier mecanismo que lo exprese. La descripción material del signo, permite que el creador de la marca la lleve del campo subjetivo a la realidad. Al respecto Marco Matías Alemán señala que: “La representación gráfica, en suma, es una descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.[8] 4.3.
Irregistrabilidad de signos por razones de confundibilidad. El signo que aspira ser registrado como marca debe cumplir con todos los requisitos establecidos por la norma comunitaria en su artículo 81, además de no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad por ella previstas. En cuanto a las prohibiciones para el registro de marcas, en la jurisprudencia del Tribunal Andino se ha manifestado que éstas pueden ser de carácter absoluto, o de carácter relativo; dentro del primer grupo se encuentran las contenidas en el artículo 82 de la Decisión 344 y tienen que ver con la imposibilidad del signo para funcionar como marca por la falta de cumplimiento de los tres requisitos básicos contenidos en el artículo 81; las prohibiciones de carácter relativo son las contenidas en el artículo 83 y se relacionan con los derechos de terceros que se pudieran ver afectados por la concesión del registro.
El artículo 82, literal a) de la Decisión 344, establece la prohibición de registrar signos que no satisfagan plenamente los tres requisitos exigidos por el artículo 81; cuando la citada norma dispone que son irregistrables los signos que “no puedan constituir marca conforme al artículo anterior” establece una ineptitud total y absoluta respecto de los signos que carezcan de distintividad, perceptibilidad o no sean susceptibles de ser representados gráficamente.
Sobre el tema la doctrina señala lo siguiente: “El criterio fundamental al prohibir el registro de una marca en que sus signos y los productos o servicios que distingue sean idénticos o semejantes a la marca anterior con la que se compara es evitar la confusión en el mercado” [9] La normativa comunitaria andina prohíbe que signos confundibles puedan ser registrados, las marcas suficientemente disitintivas tienen por finalidad construir un mercado de productos y servicios que se desarrolle con transparencia, esto permitirá que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir, además dicha restricción permite brindar protección al derecho exclusivo de que goza el titular de la marca, a fin evitar la presencia de signos que generen confusión en el comercio.
La falta de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente en el mercado, puede generar error entre los consumidores, por ello, la Norma Comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión es suficiente para negar la posibilidad del registro. La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”. [10] “ se le otorga a la administración la facultad de determinar cuando un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.”[11] Es importante destacar que el hecho de que exista en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios iguales o de similar naturaleza, provocaría indudablemente un gran riesgo de confusión por la pérdida absoluta o relativa de la fuerza distintiva que debe estar presente en las marcas.
Esta situación afectará negativamente, a los consumidores quienes pueden incurrir en confusión, ante la incapacidad de distinguir entre los productos o servicios distinguidos por marcas similares o idénticas. El riesgo de confusión es absoluto cuando las marcas, no sólo son idénticas sino tienen por objeto individualizar idénticos o similares productos o servicios.
El literal a) de artículo 83 establece que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. La prohibición mencionada, está destinada a salvaguardar el derecho de previos solicitantes o titulares de un registro marcario, señalando claramente que no son objeto de registro los signos idénticos o similares, a una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o para aquéllos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; la norma enunciada no exige que el signo efectivamente provoque el error en los consumidores, sino que basta con la sola existencia de este riesgo.
La confusión se produce cuando al apreciar la marca el consumidor estima que se trata de la misma a la que está habituado para adquirir determinados bienes o servicios y si bien se percata de la existencia de ciertas diferencias entre ellas, por su similitud cree que tienen el mismo origen empresarial. La confusión producida por las marcas puede ser directa o indirecta.
Aquélla se da cuando el consumidor adquiere un producto y asume que está comprando otro; al paso que ésta se produce cuando el consumidor cree que el bien adquirido tiene un origen empresarial distinto al que en realidad posee. 4.4. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. El cotejo de los signos marcarios es de competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
La marca mixta se forma por la combinación de un elemento denominativo, conformado por una o varias letras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual y un elemento gráfico que puede componerse de una o varias imágenes, que deben formar un conjunto marcario capaz de ser distintivo. Al comparar una marca mixta y una denominativa, se debe considerar que el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, por la fuerza expresiva que tienen las palabras, con frecuencia el elemento denominativo causa mayor impacto en la mente del consumidor, porque es a través de la denominación, como comúnmente se solicita al producto o servicio distinguido por la marca.
En otros casos por sus características especiales, se le reconoce prioridad al elemento gráfico de la marca mixta, por su tamaño, color y colocación de la gráfica, que pueden ser determinantes. 4.5. Marcas farmacéuticas. Al conformar una marca su creador puede hacer uso de una gran cantidad de elementos tales como: prefijos o sufijos de uso común, que por ser tales no pueden ser monopolizados por persona alguna, por lo que su titular no está facultado por la ley para oponerse a que otros los utilicen en el diseño de signos marcarios, siempre que el nuevo signo tenga suficiente calidad distintiva, a fin de no generar la posibilidad de confusión. Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos (prefijos, sufijos o palabras) de uso general y corriente que, le dan al signo algún poder evocativo, ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.
Las partículas de uso común, que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ésta es una excepción al principio doctrinario de que el cotejo de las marcas se debe realizar atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes, es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.
El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, por razón de la identidad o la similitud de las marcas; en estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. El Tribunal reitera con las palabras de Fernández Novoa que: “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación” “ al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.
De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”.[12] De todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación de la resolución interna, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
SEGUNDO: Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo. Además se debe observar que el signo no esté incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 344.
TERCERO: Las prohibiciones de carácter absoluto para el registro de marcas, son las contenidas en el artículo 82 de la Decisión 344 y tienen que ver con la imposibilidad del signo para funcionar como marca, según lo establecido por el artículo 81, cabe indicar que a través de tal impedimento se protege de modo principal el interés de los consumidores.
CUARTO: Según lo establecido por el artículo 83 literal a) de la Decisición 344, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que, no es necesario que el signo solicitado para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
QUINTO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.
SEXTO: Para comparar una marca mixta con una denominativa, primero se debe determinar en aquélla cuál de los dos elementos que la conforman, el denominativo o el gráfico, resulta predominante. La doctrina se ha inclinado a dar prioridad al elemento denominativo, que suele ser el más característico o determinante, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, características que en un momento dado pueden prevalecer en la definición.
SEPTIMO: En cuanto a las marcas farmacéuticas, se deberá considerar el riesgo que la salud humana corre por la venta o dispendio de un producto semejante o similar a otro ya registrado. El cotejo marcario, en todo caso, procederá dentro de un criterio más riguroso o con mayor detenimiento del que normalmente pueda hacerse con otro tipo de marcas De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2002-00269-8175, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 21 de mayo del 2003. Proceso Nº 42-IP-2003. Marca: “ACERO DIAMANTE”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 963 del 5 de agosto del 2003. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso Nº 39-IP-2003. Marca: “& mixta”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 de agosto del 2003. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 24 de abril del 2002. Proceso Nº 03-IP-2002. Marca “TOWER”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 791 de 9 de mayo del 2002. [4] Memorias del Seminario Internacional “LA INTEGRACIÓN, DERECHO Y LOS TRIBUNALES COMUNITARIOS”. Artículo de Marco Matías Alemán. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, 1996.
Pág. 186. [5] BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS”. Tomo 1. Editorial Heliasta SRL 1989. Argentina. Pág. 27. [6] OTERO Lastres José. “REVISTA JURÍDICA DEL PERÚ” Año XLVII – Nº 11. Abril – Junio. 1997. Pág. 202. [7] FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Pág. 21 y SS. [8] ALEMAN Marco Matías.
“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS" Editado por Top Management, Bogotá, Pág. 77. [9] BAYLOS Corroza Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Editorial Civitas. Madrid 1993.Pág. 829 [10] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 11 de marzo de 1998. Proceso Nº 14-IP-96. Marca: “PROMOFERIAS”.
Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 363 del 11 de agosto de 1998. [11] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17 de octubre del 2001. Proceso Nº 65-IP-2001, Marca: “SUSSEX”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 729 de 15 de noviembre del 2001. [12] FERNÁNDEZ Novoa Carlos, “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS” Editorial Montecorvo S.A. Madrid 1984.
Págs. 265 y 266.