PROCESO 106-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso interno Nº 2002-0035 (7889).
Actor: SOCIEDAD AVA ENTERPRISES INC. Marca: “BOSS AUDIO SYSTEMS”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y dos días del mes de septiembre del año dos mil cuatro; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Magistrada consultante doctora Olga Inés Navarrete Barrero. VISTOS: Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente mediante auto proferido el 9 de junio del corriente. Tomando en consideración: 1.
ANTECEDENTES. 1.1. Las partes: Demandante: SOCIEDAD AVA ENTERPRISES INC. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 1.2. Objeto y fundamento de la demanda: La Sociedad AVA ENTERPRISES INC., presentó mediante apoderado, solicitud de registro para la marca “BOSS AUDIO SYSTEMS” (nominativa) para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase Internacional Nº 9; solicitud ésta que se resolvió con la Resolución Nº 1175 del 29 de enero de 1998, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro aduciendo la existencias de las marcas “BOSE” (Mixta y Nominativa), dándole prosperidad a la observación formulada por su titular, la sociedad BOSE CORPORATION.
La sociedad solicitante interpuso los recursos de reposición y subsidiario de apelación en contra de la resolución denegatoria, a los cuales se le dio el trámite correspondiente, manteniéndose la decisión inicial al expedirse la Resolución Nº 9364 de 29 de mayo de 1998 y la Resolución Nº 20477 de setiembre 28 de 2001, confirmatorias del acto impugnado.
Aduce la demandante ante el Contencioso que con la decisión de negar el registro para la marca solicitada, con el argumento de que la misma tiene semejanzas con las marcas registradas “BOSE” (Mixta y Nominativa), se violaron los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, puesto que no se cumplieron los presupuestos de los citados artículos para negar el registro, por cuanto no existen semejanzas que puedan inducir al público consumidor a error o confusión entre las marcas cotejadas.
Argumenta que las marcas en litigio no presentan similitudes desde el punto de vista gráfico, ortográfico, fonético o ideológico; y que, además, están destinadas a distinguir diferentes productos de la clase 9 internacional, siendo los consumidores de unos y otros, diferentes. 1.3. Contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda aduciendo, en primer lugar, que los actos administrativos impugnados fueron proferidos con fundamento en la Decisión 344, el cual es el ordenamiento vigente en materia de propiedad industrial, aplicable al caso materia de examen y que dicha normativa fue respetada tanto en lo sustancial como en lo procedimental.
Sobre la decisión de irregistrabilidad de la marca, arguye, que una vez efectuado el examen comparativo del signo “BOSS AUDIO SYSTEMS (nominativo)”, frente a las marcas “BOSE” (Mixta y Nominativa), se concluye que presentan semejanzas entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos visuales y auditivos; y que en consecuencia, el signo solicitado, no cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.
NORMAS A SER INTERPRETADAS. El Tribunal interpretará las disposiciones requeridas por el Juez Consultante, es decir, el artículo 81 y el artículo 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a).
Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.”
3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado. 4.
CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: Requisitos para el registro de marcas. Las causales de irregistrabilidad: La confundibilidad. El cotejo marcario: Reglas para la comparación entre signos denominativos y entre éstos y los signos mixtos. 4.1.
Requisitos para el registro de marcas. El artículo 81 de la Decisión 344 expresa que los requisitos para el registro de marcas son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. La normativa comunitaria protege al consumidor, evitando que sea engañado o que incurra en confusión, y precautela el interés del titular de la marca, a fin de que terceros no se aprovechen indebidamente de su prestigio y fama.
Además de cumplir los mencionados requisitos es necesario que el signo no incurra en las prohibiciones señaladas por los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo legal. La doctrina, sobre el concepto de marca, expresa lo siguiente: “ es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.”[1] “consisten en signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.”[2] 4.1.1.
La distintividad. La función primordial de la marca es diferenciar productos y servicios, a fin de que el consumidor los individualice e identifique, pudiendo realizar de manera adecuada la elección de los productos que desea adquirir, tal condición permite al usuario, reiterar la compra de los productos o servicios de las características que se ajustan a sus preferencias, gustos o necesidades.
El signo marcario le da a la mercadería su individualidad y permite que un producto o servicio sea reconocido entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. Sobre el tema la doctrina manifiesta que: “El distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva hace la esencia del sistema marcario. Por lo tanto, una ley que no defienda en forma efectiva esta exclusividad protegiéndola contra quienes pretenden violarla, no servirá a los fines para los que fue creada.”[3] “La marca es un esfuerzo constante de diferenciación, no sólo entre los signos que identifican los productos, sino sobre los productos mismos, en su intención de comunicación a terceros de las cualidades que los diferencian de la competencia.”[4] “Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensan al productor con compras continuadas”.[5] 4.1.2.
La perceptibilidad. El signo que será registrado como marca debe tener la posibilidad de ser apreciado, a través de toda percepción o indicación que pueda ser captada por los sentidos, que son el único vehículo para que el sujeto perciba los estímulos externos. Fernández Novoa sobre este aspecto explica que: “ para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” [6] 4.1.3.
Susceptibilidad de representación gráfica. El signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado materialmente, ya sea a través de figuras, palabras, signos mixtos, colores o cualquier mecanismo que lo exprese, a fin de que el usuario, pueda conocer el producto o servicio. La descripción gráfica o material del signo, es el requisito mediante el cual el creador de la marca la lleva del campo subjetivo a la realidad.
Al respecto Marco Matías Alemán señala que: “La representación gráfica, en suma, es una descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.[7] 4.2. Causales de irregistrabilidad: La confundibilidad.
La Decisión 344 en su artículo 83 literal a), establece una prohibición dirigida a salvaguardar el derecho de terceros, que pueden ser previos solicitantes o titulares de un registro marcario; la norma expresa claramente que no son objeto de registro los signos idénticos o similares, respecto a una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o para aquéllos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
La finalidad de una marca, como se ha dicho, es individualizar productos o servicios en el mercado, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio; esta es la función principal de la marca y el objeto principal de la tutela que ofrece el sistema marcario, por ello se impide el registro de signos que puedan causar confusión, protegiendo de esta manera tanto a los consumidores como a los empresarios.
La prohibición de registro a la que se refiere la norma comunitaria andina, no exige que el signo solicitado induzca efectivamente a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión, el que puede producirse por la identidad o semejanza entre los signos y la similitud de los productos o servicios que aquéllos identifican.
Un signo capaz de crear confusión no es registrable, por carecer de fuerza distintiva, que es el elemento fundamental con que debe cumplir todo signo que aspira a obtener el registro marcario. La Oficina Nacional Competente, debe realizar el respectivo examen de registrabilidad, en donde se analizará si el signo cumple con las condiciones para el registro marcario, de acuerdo a los parámetros establecidos por la normativa comunitaria andina en materia de marcas.
La similitud entre marcas puede presentarse en los aspectos, ortográfico, fonético o ideológico; la similitud ortográfica, se presenta debido a la coincidencia de las letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la sucesión de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las terminaciones o las raíces comunes, pueden causar confusión, la similitud ideológica existe cuando los signos observados, evoquen las mismas o similares ideas y en consecuencia, pueden ser considerados confundibles; la similitud es fonética, cuando las palabras que forman parte de las marcas comparadas, al ser pronunciadas producen un sonido semejante, tal condición depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”. [8] La confusión generada entre las marcas puede ser de dos clases: directa, cuando la semejanza conduce al comprador a adquirir un producto o un servicio, creyendo que está comprando otro; e indirecta, cuando el consumidor atribuye en contra de la realidad a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 4.3.
Cotejo marcario. Reglas para la comparación entre signos denominativos y entre éstos con los signos mixtos. El examen de los signos es de competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reiteradamente, en sus sentencias sobre la materia, ha mencionado las reglas que deben ser consideradas para determinar la existencia del riesgo de confusión, las que según el tratadista Breuer Moreno expresan que: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.
Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” (“TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y SS.)[9] El cotejo de todo tipo de marcas, debe ser efectuado en conjunto, sin descomponer los signos en conflicto, para efectos de establecer similitud, es decir, se debe procurar tener una visión global de todos los factores que integran la marca con el objeto de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica; la visión de conjunto con la que se debe observar a las marcas cotejadas, se da por la impresión que el consumidor medio tiene sobre el conjunto marcario; esta comparación se basa en la impresión unitaria que el signo produce en los sentidos.
En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en forma individualizada o por separado. En lo referente a la similitud general entre dos marcas, se deben observar los elementos semejantes existentes entre ellas, para percibir el riesgo de confusión. Para comparar marcas denominativas el examinador deberá someterlas a las reglas recomendadas por la doctrina para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión total o de conjunto, sin fraccionar sus elementos.
Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “…la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” [10] Por otro lado al comparar una marca mixta y una denominativa, se debe tomar en cuenta que el elemento denominativo de la marca mixta suele, por lo general, ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva que tienen las palabras, las que por definición son pronunciables, además el elemento denominativo impacta y permanece en la mente del consumidor, porque es a través de la denominación, como por lo general se solicita al producto o servicio distinguido por la marca; no obstante, en algunos casos, se le reconoce prioridad al elemento gráfico de la marca mixta, por sus especiales características, tamaño, color y colocación de la gráfica, que pueden ser determinantes.
Para establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas enfrentadas, se debe analizar si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca. Al respecto el Tribunal ha señalado: “La Doctrina ha contribuido a estructurar criterios para afirmar la existencia o no de confusión resultante en la comparación entre marcas mixtas y denominativas.
El siguiente concepto de Aldo Cornejo es ilustrativo al respecto, cuando dice que: En este caso se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes.
Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio”.[11] De todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344, además de no estar incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad que al respecto señala la norma citada.
SEGUNDO: La función principal de la marca es la de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros de diferente procedencia. Por ello no hay lugar al registro de un signo carente de distintividad.
TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que, no es necesario que el signo solicitado para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
CUARTO: El juez nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta, las orientaciones doctrinales referidas en esta sentencia, para el cotejo de las marcas, de acuerdo a la naturaleza de las que en el caso se confrontan. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2002-0035 (7889), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. ----------------------- [1] BERTONE Luis Eduardo.
“DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989. Pág. 14. [2] ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. [3] OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS” Editorial Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2002. Pág. 230 [4] Memorias del Seminario Internacional “LA INTEGRACIÓN, DERECHO Y LOS TRIBUNALES COMUNITARIOS”.
Artículo de Marco MATÍAS ALEMÁN. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, 1996. Pág. 186. [5] BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS”. Tomo 1. Editorial Heliasta SRL 1989. Argentina. Pág. 27. [6] FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Pág. 21 y ss. [7] ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS” Editado por Top Management, Bogotá, Pág. 77. [8] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia del 11 de marzo de 1998. Proceso Nº 14-IP-96. Marca: “PROMOFERIAS”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 363 del 11 de agosto de 1998. [9] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIIDAD ANDINA. Sentencia del 10 de abril del 2002. Proceso Nº 01-IP-2002. Marca: “JOHANN MARIA FARINA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Nº 633 de 17 de enero de 2001. [10] FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. [11] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIIDAD ANDINA. Sentencia del 27 de noviembre de 2002. Proceso Nº 101-IP-2002. Marca: “COLA REAL + GRÁFICA” Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 877 de 19 de diciembre de 2002.