PROCESO Nº 109-IP-2004 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literal h, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 82, literal d, 118, 122 y 144 eiusdem.

Parte actora: sociedad CORPORACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI. Caso: lema comercial “SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI”. Expediente N° 2002-00216 (8060). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintidós de septiembre del año dos mil cuatro. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “artículos 81, 82 (literal h) y 83 (literal a) de la Decisión 344; 134 y 135 (literales a, b, e, f, i) de la Decisión 486”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 1° de septiembre de 2004; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho El consultante informa que “La CORPORACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI (hoy CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A. sigla CONAVI) de Medellín, presentó solicitud de registro del lema comercial SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza”; que “Durante el respectivo traslado, la CORPORACIÓN SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA domiciliada en Bogotá, presentó demanda de observaciones”; que “Mediante Resolución 11783 de 8 de mayo de 1996, la Superintendencia declaró infundada la observación y negó el registro del lema comercial solicitado, argumentando que el signo podía llevar a engaño a los consumidores en cuanto a su empleo, cuyo uso persigue finalidades completamente distintas a las que el público consumidor puede imaginar al encontrarse frente a un producto marcado con el signo solicitado, pues los productos de la Clase 16, son entre otros, papel, artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos para la papelería o la casa), material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, clichés, productos de los que no puede deducirse el tipo de empleo que sugiere el signo SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI … Contra esta decisión CONAVI interpuso los recursos de reposición y apelación”.

Asimismo, indica el consultante que “Mediante Resolución 30634 de 24 de noviembre de 2000, la Superintendencia, al resolver el recurso de reposición, revocó la Resolución 11783 de 1996 y concedió el registro del lema comercial solicitado para distinguir productos de la clase 16 internacional, considerando que la solicitud no encuadraba en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344”; que “La CORPORACIÓN SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA apeló esta decisión y este recurso fue decidido mediante Resolución 43990 de 24 de noviembre de 2000, revocándola y confirmando la decisión contenida en la Resolución 11783 de 1996.

Es decir, negó definitivamente el registro del lema comercial SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI, argumentando que se trata de un término inapropiable a través de derechos de propiedad industrial por ser una expresión que puede utilizarse indistintamente por cualquier empresario para un producto ofrecido como la ejecución de transacciones comerciales a través de una tarjeta plástica que sustituyan el pago con dinero efectivo.

Además el lema comercial es descriptivo y la expresión CONAVI no le otorga ninguna distintividad”. Del expediente remitido a este Tribunal por el consultante (folio 75), así como de la información contenida en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, se desprende que la fecha de radicación de la solicitud de registro del lema comercial, “SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI”, fue el 29 de noviembre de 1994. 1.2.

Cuestión de derecho Según el consultante, el actor denuncia la violación de “los artículos 81, 82 (literal h) y 83 (literal a) de la Decisión 344; 134 y 135 (literales a, b, e, f, i) de la Decisión 486”. En cuanto a la presunta violación del artículo 81 de la Decisión 344, desprende de la demanda que “Para que un signo pueda registrarse como marca debe cumplir con la función esencial de distinguir en el mercado un determinado producto frente a otros idénticos o similares y cumplir con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica”; que “En este caso, el lema comercial SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI, cumple con dichos requisitos, pues es perceptible por el sentido de la vista que es el medio más generalizado para que el público pueda identificar un signo de otro”; que “Igualmente cumple con la representación gráfica … pues puede ser representado por sus correspondientes elementos nominativo y gráfico, lo que permite a los consumidores formarse una clara idea del signo representado y el de la distintividad intrínseca en cuanto que, visto en su conjunto no es genérico, ni descriptivo, no se refiere a un objeto o servicio determinado.

También satisface la distintividad extrínseca, entendida como la inexistencia de otro idéntico o similar solicitado o registrado con anterioridad”; que “La jurisprudencia del Tribunal Andino ha sido clara en sostener que una marca (aplicable a lema comercial) que hace relación a cualidades secundarias del producto o servicio, es registrable, ya que sólo la marca (o lema comercial) que se refiera a atributos esenciales de aquellos es irregistrable, dada la insuficiente distintividad que adquiere el signo por incluir características que tienen directa relación con tales productos o servicios”; y que “El lema comercial SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI tiene unas cualidades secundarias con relación a un producto determinado y en este caso, una de las cualidades principales de los productos enunciados en la solicitud de registro es que se utilizan para hacer transacciones en el campo financiero y una cualidad secundaria es que pueden incorporar un sistema inteligente, que adopta diversas definiciones”.

Además, el consultante recoge de la demanda, que “Se violó el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, al determinarse que el signo estaba incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en esta norma, sin tener en cuenta que los signos irregistrables son aquellos que contengan atributos esenciales y no características secundarias del producto o servicio”; que “La Superintendencia debió otorgar el registro del lema comercial solicitado para los productos de la Clase 16 Internacional, porque la característica de ser un SISTEMA INTELIGENTE no es un atributo esencial del producto sino una cualidad secundaria del mismo y constituye una expresión evocativa, que puede ser una expresión con significado conceptual referido a los atributos secundarios del producto y no a los principales”; y que “El lema comercial es registrable porque tiene las cualidades de un producto determinado, evocando una idea específica que no es esencial, hecho que significa que es evocativo y no descriptivo.

Además, posee la suficiente originalidad y novedad para los productos de la Clase 16 Internacional, que determina su evocatividad y lo hace suficientemente distintivo, además de que incluye un factor adicional como es la palabra CONAVI, que lo distingue de los otros”. En lo que concierne a la presunta violación del literal f) del artículo 135 de la Decisión 486, el consultante refiere el alegato del actor según el cual “La Administración, al negar el registro, olvidó que las palabras SISTEMA TARJETA e INTELIGENTE no definen un producto o servicio determinado, porque son expresiones que por su carácter de vocablos con múltiples definiciones expresan no solo una idea sino otras afines que adquieren una connotación distinta cuando se les agregan otras palabras y pueden llegar a constituir términos necesarios o genéricos relacionados con un producto o servicio determinado … En consecuencia, la expresión SISTEMA TARJETA INTELIGENTE no es una expresión genérica porque no es un término que requieran los empresarios del sector financiero y de negocios para identificar un producto o servicio, ya que expresan ideas muy generales no relacionadas con productos o servicios, pero que acompañadas de la marca CONAVI adquieren un carácter evocativo”; y que “el lema comercial SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI es suficientemente distintivo y novedoso para ser registrado”.

Finalmente, en cuanto a la presunta violación “del literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 en concordancia con el literal i) de la Decisión 486, según el cual no son registrables como marcas los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”, el consultante informa que, según el actor, “La Administración negó el registro porque consideró que el signo engañaba sobre la aptitud para el empleo de los productos identificados y porque la Clase 16 Internacional comprende productos cuyo uso persigue finalidades completamente diferentes a las que el público consumidor puede imaginar al encontrarse frente a un producto marcado con el lema comercial solicitado”; y que “No tuvo en cuenta que el lema comercial tiene por finalidad su uso en toda clase de impresos, folletos, libros, revistas, publicaciones donde se explican las características del sistema identificado con él y su uso en tarjetas para tener acceso a servicios financieros y de seguros y, por tanto, es suficientemente original y distintivo”.

El actor, en condición de “Apoderado de la Sociedad CORPORACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI (actualmente CONAVI BANCO COMERCIAL Y DE AHORROS S.A. sigla CONAVI)”, señala en su demanda que “en materia de LEMAS COMERCIALES o frases de propaganda, se mira es el conjunto de la frase, de tal manera, que si incluyen expresiones genéricas, para analizar la distintividad de los LEMAS COMERCIALES, se debe analizar en su conjunto, porque la gran mayoría de los LEMAS COMERCIALES tienen incluidas expresiones genéricas y descriptivas”; y que “para que una expresión no sea registrable por descriptiva de acuerdo a la normatividad Andina, debe estar constituida por expresiones que exclusivamente sean descriptivas y lo cual no sucede en el presente caso”. 2.

Contestación a la demanda El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda y el consultante deriva del correspondiente escrito de contestación que “realizado el estudio de los requisitos de registrabilidad del lema comercial SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI, es irregistrable”; que “Al concederse un derecho de exclusividad sobre una expresión solicitada (lema o marca) se hace necesario que la frase publicitaria cumpla con el requisito general para su registro, esto es, que sea distintiva, abstracta y particular, que facilite que el signo junto con la frase que se va a utilizar, sea un medio publicitario para identificar dicho producto en el mercado … Además, para que un signo sea registrado como marca, debe cumplir con los requisitos exigidos por las normas comunitarias, pero ello no significa que siempre que un signo cumpla con ciertos requisitos necesariamente sea registrable … El lema comercial SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI es una expresión no apropiable por terceros a través de derechos de propiedad industrial, pues no puede otorgarse sobre ella un derecho de uso exclusivo, ya que se trata de expresión (sic) que puede ser utilizada indistintamente por los empresarios para designar un servicio ofrecido, consistente en la ejecución de transacciones comerciales a través de una tarjeta plástica que sustituye el pago en dinero efectivo … La expresión CONAVI que acompaña el término descriptivo es la marca registrada con que la actora pretende asociar el lema solicitado, que no le imprime a todo el conjunto la distintividad necesaria, pues en la expresión SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI no hay elemento alguno que la haga susceptible de registro.

Además, señala una de las características de los servicios para los cuales va a aplicarse como seguros y finanzas”; y que “En conclusión, el lema solicitado se encuentra incurso en una de las causales de irregistrabilidad establecidas por las normas comunitarias y por tanto, los actos acusados se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son los “artículos 81, 82 (literal h) y 83 (literal a) de la Decisión 344; 134 y 135 (literales a, b, e, f, i) de la Decisión 486”; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición contemplada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 148 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Los elementos documentales remitidos junto con la consulta, en especial la fecha de introducción de la solicitud de registro del lema comercial, así como la aplicabilidad de las normas señaladas por el consultante, el Tribunal encuentra procedente la interpretación de las disposiciones que, aplicables al caso, forman parte de la Decisión 344 de la Comisión, esto es, los artículos 81 y 82, literal h; asimismo, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado ce Creación del Tribunal, procederá a interpretar de oficio las disposiciones previstas en los artículos 82, literal d, 118, 122 y 144 eiusdem.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

(…) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; ( )”. “Artículo 118.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. “Artículo 122.- Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión”. “Artículo 144.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85) y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), en la irretroactividad de la norma sustancial, pues dispone que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

Sin embargo, las disposiciones en referencia han contemplado, además, la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que, en cambio, se aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

En el caso de autos, del expediente remitido a este Tribunal por el consultante (folio 75), así como de la información contenida en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, se desprende que la fecha de radicación de la solicitud de registro como marca del lema comercial “SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI”, fue el 29 de noviembre de 1994, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aplicable en los Países Miembros “a partir del 1 de enero de 1994” (Disposición Transitoria Segunda).

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro como marca de un lema comercial, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

La instancia consultante establecerá, a la luz de las consideraciones que anteceden, la norma aplicable en el caso de autos. II. Del lema comercial y de los requisitos para su registro La disposición prevista en el artículo 118, segundo párrafo, de la Decisión 344, establece que el lema comercial es “la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”.

Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará” (Sentencia dictada en el expediente Nº 33-IP-2003, de 13 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio del mismo año, caso “ONE STEP UP mixta”).

Por su parte, la doctrina enseña que “los lemas (slogans) son … extensiones, prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son esencialmente utilizados para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un ‘clima’ o ‘atmósfera’ de valorización ” (BENTATA, Víctor: “Reconstrucción del Derecho Marcario”, Editorial Jurídica Venezolana, 1994, p. 230).

La función complementaria del lema encuentra confirmación en las exigencias según las cuales la solicitud de su registro deberá especificar el signo solicitado o registrado como marca y con el cual se usará (artículo 119), y su transferencia deberá llevarse a cabo conjuntamente con el signo al cual se encuentra asociado y de cuya vigencia depende (artículo 121), así como en la prohibición de su registro, caso que aluda a marcas o productos idénticos o similares, o que los pueda perjudicar (artículo 120).

Esta prohibición revela además que, para ser registrable, el lema debe ser distintivo. La función complementaria en referencia se observa por último en su disciplina normativa (Sección VIII), toda vez que la misma forma parte de la correspondiente a las marcas (Capítulo V). La citada disciplina prescribe que los Países Miembros se encuentran facultados para registrar como marca los lemas comerciales (artículo 118) y que, a los efectos de su registro, les serán aplicables las disposiciones pertinentes del Capítulo sobre Marcas (artículo 122).

Por tanto, el registro de un lema comercial se encuentra sometido al cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 81 eiusdem. En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste. En segundo lugar, debe ser distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

El Tribunal ha dicho a este propósito que “La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función … podemos señalar con relación a los requisitos que el lema comercial debe cumplir, que uno de ellos es la aptitud distintiva …” (Sentencia dictada en el expediente N° 74-IP-2001, de fecha 30 de enero de 2002, publicada en la G.O.A.C. Nº 765, del 27 de febrero del mismo año, caso lema comercial “NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA”).

Y en tercer lugar, debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado por escrito, lo que confirma que ha de ser visualmente perceptible. En definitiva, podrán registrarse como marca los lemas comerciales que cumplan los requisitos contemplados en los artículos 81, 118 y 119 de la Decisión 344, y siempre que no incurran en las prohibiciones fijadas en los artículos 82, 83 y 120 eiusdem, en lo que les fueren aplicables.

III. De los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena La disposición prevista en el artículo 144 de la Decisión 344 remite a la legislación nacional de los Países Miembros los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en ella. Con fundamento en una remisión de esta naturaleza, el Tribunal ha declarado inadmisible “… que la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión … pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos.

Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración …” (Sentencia dictada en el expediente Nº 02-IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año). De esta manera, el Tribunal ha establecido y ratificado que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

Por su parte, la disposición prevista en el artículo 118, párrafo primero, de la Decisión 344, reconoce la facultad de los Países Miembros de registrar como marca los lemas comerciales, al tiempo que precisa que tal registro deberá llevarse a cabo de conformidad con las legislaciones nacionales. Se entiende que queda a salvo la disciplina del régimen común que, en materia de lemas comerciales, dispone la aplicación del Capítulo sobre Marcas, por lo que la norma nacional que se dicte no podrá contrariar el régimen de la citada norma comunitaria.

En efecto, por virtud de la figura del “complemento indispensable”, el Tribunal ha señalado que las legislaciones nacionales de los Países Miembros “… no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Sentencia dictada en el expediente Nº 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año).

IV. De los signos genéricos, descriptivos y evocativos Se entiende por denominación genérica la que designa exclusivamente el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro.

Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte. Y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de productos, pero no constituirla en relación con otro.

Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca. El Tribunal ha manifestado a este respecto que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de un signo no se deberá limitar “al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras —cuando se les considera aisladamente— desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada ” (Sentencia dictada en el expediente Nº 12-IP-95, del 18 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “VERDADERO ARRANCA GRASA”).

El Tribunal ha precisado también que: “ en el campo doctrinal las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio. Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando.

Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia” (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-89, del 19 de octubre de 1989, publicada en G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989, caso “OFERTA”).

Finalmente, a propósito de los signos genéricos, el Tribunal ha establecido que “ para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal d, del artículo 82 de la Decisión 344 (Sentencia dictada en el expediente Nº 07-IP-2001, del 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661, del 11 de abril del mismo año, caso “LASER”, reiterativa del criterio establecido en las sentencias dictadas en los expedientes N° 02-IP- 89 y 12-IP-95, ya citadas).

Por su parte, el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 82, literal d, de la Decisión 344, no podrá ser registrado.

El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio “ habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Sentencias dictadas en los expedientes Nos. 03-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre de 1995, caso “TUTTI FRUTI S.A.”; y 27-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 257, del 14 de abril de 1997, caso “EXCLUSIVA”).

Y es que se trata de determinar si el público consumidor o usuario percibe, por intermedio del signo, una relación directa con la designación del producto o servicio de que se trate, o con una de sus características relevantes. Importa destacar también que “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege … Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio” (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”).

Hay que tener presente asimismo que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto exclusivamente por indicaciones descriptivas o no distintivas. Por tanto, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas.

El Tribunal se ha manifestado sobre este particular en los términos siguientes: “un signo consistente ‘exclusivamente’ de elementos propiamente genéricos o descriptivos pueden constituir marca sí el conjunto marcario o su combinación resulta distintivo. Esta posibilidad se encuentra configurada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 cuando emplea el término ‘exclusivamente’ al referirse a las marcas descriptivas” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 265, del 16 de mayo de 1997, caso “MARGARINA EXCLUSIVA”).

En relación con los lemas comerciales que pudieran considerarse como genéricos o descriptivos, el Tribunal ha señalado que “tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga” (Sentencia dictada en el expediente N° 74-IP-2001, ya citada).

Y en la doctrina se enseña que el lema “No puede consistir en expresiones genéricas ni descriptivas, ya que ello privaría de la libertad de usarlas a los competidores. Aunque el margen de tolerancia de su distintividad sea grande, mal pudieran funcionar como marcas, expresiones necesarias. Si así no fuese, tampoco tendría el lema, en cuanto tal, la posibilidad de acción por infracción de terceros” (BENTATA, Víctor; op.cit., p. 231); que “ … Se trata de recursos publicitarios que están en el dominio público.

Otorgar un derecho exclusivo sobre cualesquiera de estas expresiones a quien primero lo solicite, sería perjudicar a terceros quitándoles lo que hoy les pertenece a todos por igual” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”; Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, pp. 47, 48); y que la originalidad de la frase publicitaria no debe confundirse “con las distintas palabras que lo forman.

Estas últimas, tomadas aisladamente, no importan un derecho exclusivo por el solo hecho de formar parte del conjunto, aunque en forma individual algunas puedan ser marcas por sí mismas. Es muy común, por otra parte, el incluir en los conjuntos palabras descriptivas, y por ello irregistrables. Esto no hace que el conjunto lo sea, y tampoco impide que otros puedan incluir en sus frases o publicidad estas palabras de uso común, desde luego de una forma que no provoque confusión” (OTAMENDI, Jorge; op.cit., p. 49).

Por último, cabe hacer referencia, en el ámbito de los signos denominativos, al signo evocativo, es decir, al que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El Tribunal ha declarado a este respecto que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.

El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio” (Sentencia dictada en el expediente N° 20- IP-96, ya citada). Por esta razón, en la doctrina se advierte que no es contrario a la originalidad de los lemas comerciales “el que la frase en cuestión sea evocativa de los productos o servicios para los que ha de utilizar.

Justamente, por tratarse de un signo cuya finalidad principal será la de publicitar, es muy probable que ha de referirse de alguna manera a los productos o servicios distinguidos …” (OTAMENDI, Jorge; op.cit., p. 50). Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

V. De los signos engañosos El literal h del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe el registro como marca de los lemas comerciales que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo de los productos o servicios.

Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo, no en su relación con signos de terceros sino con los productos o servicios que constituyan su objeto, induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo, falsea las condiciones de competencia en el mercado.

En diversas ocasiones, el Tribunal ha sostenido que “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error.

La prohibición de registrar signos engañosos … se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor … el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según sean los productos o servicios que vayan a distinguir” (Sentencias dictadas en los expedientes N° 35-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 422, del 30 de marzo de 1999, caso “GLEN SIMON”; y N° 38-IP-99, publicada en la G.O.A.C. N° 419, del 17 de marzo de 1999, caso “LEO”).

Por las razones que anteceden, incurre en la prohibición de registro el signo capaz de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto provisto de cualidades o características que, en realidad, no posee. Cabe agregar que la prohibición se configura también cuando el signo es parcialmente veraz y parcialmente inexacto.

Por ello, en el caso de un lema comercial en que alguno de sus elementos puede inducir a engaño, se deberá considerar engañoso in totum y no podrá ser registrado. Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro como marca de un lema comercial, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2º Podrán registrarse como marca los lemas comerciales que cumplan los requisitos contemplados en los artículos 81, 118 y 119 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, siempre que no incurran en las prohibiciones fijadas en los artículos 82, 83 y 120 eiusdem, en lo que les fueren aplicables. 3º La potestad de las autoridades nacionales de los Estados Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria. 4º El lema comercial genérico no es susceptible de registro, a menos que se halle conformado por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que la palabra, frase o leyenda pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. 5° El lema comercial descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género.

Si una o varias indicaciones otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas. 6° En el ámbito de los signos denominativos, el lema comercial evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 7º No será registrable como marca el lema comercial que pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate.

Por tanto, incurre en la prohibición el signo capaz de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto provisto de calidades o características que, en realidad, no posee. A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i.