PROCESO Nº 130-IP-2004 Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Parte actora: sociedad MITSUBISHI EMPITSU KABUSHIKI KAISHA (MITSUBISHI PÉNCIL CO. LTDA.). Caso: “UNI (mixto)”. Expediente N° 2002-00349 (8351). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veinte de octubre del año dos mil cuatro. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “Artículos 134, 135, 136, literal a) y 143 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 28 de septiembre de 2004; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho El consultante informa que “La sociedad MITSUBISHI EMPITSU KABUSHIKI KAISHA (MITSUBISHI PÉNCIL CO., LTDA.), solicitó el registro para la marca UNI (MIXTA) en clase 16 internacional … La solicitud fue publicada en extracto de la gaceta de la propiedad industrial No 468 de diciembre de 1998 … Publicado el extracto se presentó demanda de oposición (sic) por parte de la sociedad CIUDADELA COMERCIAL DE UNICENTRO, con fundamento en las marcas registradas UNICHICOS (mixta), UNIMAGAZIN (nominativa) en clase 16 internacional y UNICLAS, en clases 41 y 42 internacional … Mediante la Resolución 11578 de 30 de marzo de 2001, la División de Signos Distintivos, declaró fundada la oposición formulada y negó el registro de la marca mixta UNI, porque consideró que existían semejanzas visuales y gráficas”; que la solicitante del registro “interpuso dentro del termino (sic) respectivo, recurso de reposición y en subsidio apelación. En el recurso se destacó que la marca UNICHICOS (mixta) distingue exclusivamente: ‘revistas, periódicos, folletos, libros, y en general todo tipo de publicaciones periodísticas’.

Por su parte la marca UNI MAGAZIN identifica todos los productos comprendidos en la clase 16 internacional”; que “Se presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio una modificación a la solicitud de registro. En dicha modificación, se limitó la solicitud a los siguientes productos incluidos en la marca (sic) 16 internacional: ‘lápices, lapiceras, bolígrafos, plumas, marcadores, fibras, cintas correctoras, minas para lápices, gomas de borrar y demás instrumentos de escritura’ ”.

El consultante desprende también de la demanda que “Mediante Resolución No 20.409 de 26 de junio de 2001 la División de Signos Distintivos confirmó la decisión contenida en la Resolución 11 578 de 2001. Se dijo que no se tuvo en cuenta la modificación de la solicitud de registro para la marca UNI, porque la marca había sido solicitada inicialmente para distinguir todos los productos de la clase 16 internacional”; que “Mediante Resolución 10 547 de 2001 de 22 de marzo del 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la Resolución 11578 de 2001 … En la decisión no se hizo ninguna mención sobre la solicitud de modificación”; y que “La sociedad MITSUBISHI EMPITSU KABUSHIKI KAISHA (MITSUBISHI PÉNCIL CO., LTDA.) ha registrado la marca UNI (MIXTA) en los siguientes países de la Comunidad Andina de Naciones: Bolivia, Venezuela y Ecuador”.

Del escrito de contestación a la demanda consignado por el apoderado de la sociedad CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO, quien actúa como tercero interesado, se desprende que “La sociedad MITSUBISHI EMPITSU KABUSHI (sic) KAISHA (MITSUBISHI PENCIL CO., LTDA.), presentó ante la autoridad nacional competente, el 28 de agosto de 1998, solicitud de registro para la marca UNI (MIXTA), para distinguir productos de la clase 16 internacional”.

En el expediente remitido a este órgano jurisdiccional consta que la fecha referida por la parte demandada es la de la solicitud (folio 106), y que las observaciones de la sociedad CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO se formularon el 22 de enero de 1999 (folio 117). 1.2. Cuestión de derecho Según el consultante, la actora denuncia la violación de “los artículos 134, 136 literal a) y 143 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina …”.

En relación con el artículo 143, el alegato es que “Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio hizo caso omiso de la solicitud de modificación presentada, no tuvo en cuenta el artículo que se menciona, el cual establece que la modificación de este tipo de solicitudes se puede hacer en cualquier momento del trámite; alega haber presentado la solicitud al momento de interponer el recurso de reposición contra la Resolución 11578 de 30 de marzo de 2001; por lo tanto, se encontraba en la oportunidad adecuada para llevar a cabo tal actividad puesto que aún no se había agotado la vía gubernativa”.

Agrega el consultante que, a juicio de la actora, “Cuando se efectúa el cotejo entre las marcas UNI (mixta) y UNICHICOS (mixta), UNIMAGAZIN (nominativa), puede desprenderse que el tipo de letra y el carácter mixto de la solicitada, otorgan al signo UNI distintividad suficiente. Además, las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, no toman en cuenta que la modificación de la solicitud pretende distinguir productos específicos: ‘Lápices, lapiceras, bolígrafos, plumas, marcadores, fibras, y demás instrumentos de escritura’; por tanto, siendo que la marca UNIMAGAZIN distingue todos los productos de la clase 16 internacional y UNICHICOS distingue: ‘revistas, periódicos, folletos, libros, y en general todo tipo de publicaciones periódicas’, no existe posibilidad de generar confusión en el publico (sic) consumidor”.

Por su parte, el apoderado de la actora precisa en su demanda que “Interpuesto el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en la oportunidad correspondiente, mi poderdante decidió evitar las posibilidades de confusión del público consumidor, modificando su solicitud para el registro de la marca UNI, limitando su aplicación exclusivamente para distinguir los siguientes productos … Esta limitación permitiría la coexistencia de las marcas en el mercado, toda vez que mientras la marca UNICHICOS (mixta) distingue exclusivamente: ‘revistas, periódicos, folletos, libros y en general todo tipo de publicaciones periódicas’ y la marca UNIMAGAZIN (nominativa) identifica todos los productos comprendidos en la clase 16 Internacional, la solicitada UNI (mixta) tendría una cobertura exclusiva de los elementos mencionados en la modificación de la solicitud de registro … la División hizo caso omiso de la solicitud de modificación presentada, y por lo tanto no tuvo en cuenta el artículo 143 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina … Dado que mi poderdante quería limitar los productos que buscaban ser distinguidos por la marca UNI, este acto encuadraba perfectamente dentro de los elementos secundarios de la solicitud cuya posibilidad de modificación es reconocida por la ley y la jurisprudencia”; que “la limitación de los productos llevada a cabo por mi representada en la modificación a la solicitud de registro para la marca UNI, dejaba a salvo los intereses de los consumidores y los de los empresarios, pues pretendía excluir de la cobertura de la marca aquellos bienes respecto de los cuales podía generarse confusión, limitando su margen de acción a unos productos específicos”; que “resulta evidente que mi poderdante habiendo presentado la solicitud de modificación al momento de interponer el recurso de reposición contra la Resolución No 11.578 de 30 de marzo de 2001, se encontraba en la oportunidad adecuada para llevar a cabo tal actividad puesto que aun (sic) no se había agotado la vía gubernativa, situación que fue a todas luces desconocida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio”.

La actora argumenta además que “los actos administrativos impugnados adolecen del vicio de falsa motivación en primer lugar la Resolución 11.578 no destaca que UNI es una marca mixta y que existen otras marcas para la misma clase 16 Internacional que por incluir también la palabra UNI, estarían igualmente reproduciendo los signos de la CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO, por lo que no se entiende cómo su registro fue concedido”; que “En segundo lugar la Resolución 20.409 no toma en cuenta la modificación a la solicitud de registro presentada por mi representada, fundando su decisión en el hecho de que la marca al momento de la solicitud se presentó con el objetivo de distinguir con cobertura total, los productos de la clase 16 Internacional”; y que “Por último, la Resolución 10.547 tampoco resalta la facultad legal para modificar la solicitud de registro para marca en cualquier momento del trámite, su examen se limita al cotejo de las marcas sin examinar que los productos que una y otra pretenden distinguir en el mercado, no ocasionan riesgo alguno de confusión entre el público consumidor y salvaguardan los intereses de los empresarios”. 2.

Contestación a la demanda 2.1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene, en su escrito de contestación a la demanda, que “es evidente que, ‘UNI’, si bien son susceptibles (sic) de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante carecen (sic) de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘UNI’ (solicitadas) (sic) y ‘UNICHICOS’ y ‘UNIMAGAZIN’ (registradasa) (sic) resulta indudable que presentan similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas, lo que claramente no le otorga distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”; que “Para que un signo sea registrable como marca debe tener fuerza distintiva que la identifique entre otras del mercado …”; que “la marca ‘UNI’ (solicitada), clase 16, presenta semejanzas visuales y gráficas con las marcas ‘UNICHICOS’ y ‘UNIMAGAZIN’ clase 16, existiendo posibilidad de confusión toda vez que la marca solicitadar (sic) reproduce las marcas registradas previamente por la sociedad Ciudadela Comercial Unicentro, más aún si se tiene en cuenta que distinguen productos de la misma clase”; que “no obstante lo manifestado por el accionante en relación a que el signo cuyo registro se pretende, es un signo mixto dotado de alta carga conceptual, debe tenerse presente que el elemento predominante en las marcas mixtas es el denominativo”.

Del citado escrito de contestación a la demanda se infiere también que “Las marca (sic) solicitada ‘UNI’ comprende los mismos productos de la clase 16 prestados (sic) por las marcas registradas ‘UNICHICOS’ y ‘UNIMAGAZIN’, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor además de presentar los mismos canales de comercialización”; que “en el caso concreto al tratarse de productos alimenticios en ambos casos, se comparten las mimas (sic) finalidades, y están destinados a los mismos mercados, por lo que es evidente que se comercializan a través de los mismos canales, situación que indefectiblemente genera confusión en cuanto al origen empresarial, circunstancia que claramente incrementa el riesgo de confusión”; que “los signos confrontados no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen la (sic) consumidor a error y podrían generar perjuicio a los consumidores y a afectar el derecho de exclusiva de terceros.

En efecto, el demandante en su signo reproduce una marca registrada y no le agrega elementos gráficos o denominativos que lo hagan diferente en relación con las marcas ‘UNICHICOS’ y ‘UNIMAGAZIN’ ”; y que “los actos administrativos acusados no son nulos, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violenta (sic) normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”. 2.2.

El apoderado de la sociedad CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO manifiesta, en su escrito de contestación a la demanda, que “En la publicación del extracto de la marca en la gaceta de propiedad industrial, se evidencia que la marca pretendida distingue los siguientes productos: …”; que “Posteriormente el solicitante modifica su pretensión para distinguir los siguientes productos …”; que “No obstante lo expresado los productos continúan generando confundibilidad con los derechos de mi poderdante, en la medida que unos y otros son de naturaleza semejante ”; que “el despacho en ningún momento le manifestó al solicitante que su pretensión de modificación no era procedente, simplemente la tuvo en cuenta y resolvió con fundamento en los principios generales de derecho que regula Propiedad Industrial”; que “tampoco es cierto que dicha modificación deje a salvo los derechos de los consumidores, en la medida que el opositor no prueba tal situación, lo que a la postre no pasa de ser una manifestación subjetiva del accionaste (sic)”; que “el solicitante fundamenta su defensa en una presunta diferencia entre las marcas basada en la diferencia de tipografía o tipo de letra la cual resulta improcedente ante su debilidad”; y que “Mi poderdante adquirió el derecho sobre la expresión UNI, integrada a otros elementos nominativos, para distinguir productos de la clase 16 por tanto cuando promovió oposición a la marca pretendida simplemente ejerció los derechos derivados de ella”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son los “Artículos 134, 135, 136, literal a) y 143 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición contemplada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, de conformidad con la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 181 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente, por tratarse de una norma aplicable al caso, la interpretación del artículo 143 de la Decisión 486, solicitada por el consultante, y no así la de los artículos 134, 135 y 136 literal a; asimismo, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, el Tribunal procederá a interpretar de oficio el régimen sustancial aplicable, cual es el vigente para la fecha de la solicitud de registro como marca del signo “UNI (mixto)”, formulada el 28 de agosto de 1998, es decir, los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…)”. DECISIÓN 486 “Artículo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite.

Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144. En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), estableció que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistiría por el tiempo en que fue concedido.

La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en la Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

La instancia consultante establecerá, a la luz de las consideraciones que anteceden, la norma aplicable en el caso de autos, bien en lo que concierne a los requisitos para el registro de un signo como marca, bien en lo que concierne al trámite de la solicitud correspondiente. II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca.

Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error y confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

III. De las marcas denominativas y mixtas En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas. Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar. Y las segundas, las marcas mixtas, se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”). A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas.

En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 240).

IV. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto de la disposición citada se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado, por otra parte, que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, de 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual u ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras o cifras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. V. De los prefijos de uso común En el caso de los signos denominativos cuya composición incluya prefijos, raíces, desinencias o sufijos que hayan pasado al uso común, el Tribunal tiene establecido que estas locuciones carecen de aptitud distintiva por haberse hecho genéricas y, en consecuencia, inapropiables.

Por ello, si un signo incluye una raíz genérica, su aptitud distintiva dependerá de las desinencias o de los otros componentes del conjunto marcario, caso de existir éstos. Por la razón anotada, la persona que sea titular de una marca contentiva de un prefijo de uso común no podrá fundamentar, en esta única circunstancia, sus observaciones a la solicitud de registro de otro signo como marca.

De ser mixtos los signos, deberá determinarse si el elemento gráfico del solicitado para registro le atribuye distintividad suficiente. Sobre este particular, la doctrina (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”; LexisNexis, Abeledo-Perrot, pp. 190 y ss.) ha señalado lo siguiente: “Existe una tendencia generalizada a incluir en las marcas radicales o terminaciones, y hasta dibujos, que de alguna manera evoquen características del producto que van a distinguir.

También es común que distintos fabricantes elijan una misma radical o una misma terminación porque simplemente hace más atractiva su marca. Aquéllas por ser evocativas, y éstas cuando su uso es generalizado, hacen de dichas partículas elementos de uso común … “. VI. De las modificaciones a la solicitud de registro de un signo como marca El artículo 143, párrafo primero, de la Decisión 486 de la Comisión, atribuye al solicitante del registro de un signo como marca la facultad de pedir a la oficina nacional competente que se modifique su solicitud, al tiempo que el párrafo tercero le prohíbe el cambio de aspectos sustantivos del signo, o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Por tanto, la modificación podrá abarcar, desde los términos formales de la solicitud, a fin de corregir cualquier error material en ella o en el signo, hasta la disminución de los productos o servicios allí especificados. A propósito de la disposición prevista en el artículo 89 de la Decisión 344, predecesora de la Decisión 486 en lo que concierne a la modificación de la solicitud de registro de un signo como marca, y contentiva de un régimen esencialmente equivalente, el Tribunal fijó los siguientes criterios: “… una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: unos que se estiman substanciales y otros que se estiman accesorios.

Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro). Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial y determinante, para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación. Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial.

Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro. (…) De lo antes dicho se concluye que si luego de presentada la solicitud inicial, se eliminan o limitan los productos o servicios que identificará el signo solicitado, esta modificación será de carácter secundario y en consecuencia susceptible de ser tomada en cuenta por la administración” (Sentencia dictada en el expediente N° 104-IP-2003, del 29 de octubre de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 1015, del 27 de noviembre del mismo año, caso “BSCH mixta”).

En relación con el tiempo durante el cual el peticionario puede pedir que se modifique su solicitud, el párrafo primero del artículo 143 señala que la petición podrá formularse “en cualquier momento del trámite”. Al interpretar el artículo 89 de la Decisión 344, en el cual no se contemplaba una disposición expresa sobre el particular, el Tribunal hizo las siguientes consideraciones: “ … si se parte del hecho que un procedimiento administrativo contiene varias fases, una de las cuales es la del procedimiento de tramitación o sea el conjunto de actos o actuaciones que conducen al acto definitivo, esto es, a la resolución del administrador, esos cambios secundarios pueden ser admitidos desde la presentación de la solicitud inicial hasta el momento que el administrador dicte la resolución por medio de la cual quede en firme dicho acto, esto es, hasta el momento en que se haya agotado la vía administrativa.

(…) La limitación o restricción adquiere mayor importancia cuando luego que de la publicación de la solicitud se presentan observaciones, y éstas pueden referirse a la existencia de signos anteriores registrados o solicitados para iguales o semejantes productos de la misma o diferente clase, y con la limitación que haga el peticionario de los productos a protegerse con su marca desaparezcan o queden insubsistentes las razones de la observación … el observante acceda a la inscripción de la marca.

Igual criterio debería adoptarse para cualquier momento en que se presente la restricción o limitación de productos, sea que la marca anterior abarque todos los productos de una misma clase o una sola parte de ellos. Por el hecho de que el peticionario restrinja o excluya los productos contenidos en la solicitud no se presume que el signo pueda ser aceptado como marca.

La administración analizará el contenido global de los hechos materia del procedimiento y el cumplimiento de los elementos esenciales que debe reunir el signo y la posibilidad de que pueda o no ser registrado” (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-95, del 16 de octubre de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 236, del 26 de noviembre del mismo año, caso “MONO”).

El párrafo segundo del artículo 143 de la Decisión 486 atribuye facultad a la oficina nacional competente para sugerir modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite, caso en el cual la oficina deberá notificar las sugerencias al solicitante en el plazo señalado en el artículo 144 eiusdem, en el entendido de que las propuestas no podrán estar dirigidas al cambio de aspectos sustantivos del signo, ni a la ampliación de los productos o servicios que constituyan su objeto.

Y el párrafo cuarto de la disposición en consulta remite a la norma nacional de los Países Miembros la posibilidad de establecer tasas que graven la petición de modificaciones. Cabe reiterar, por virtud del principio de primacía de la norma comunitaria, que “las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Sentencia dictada en el expediente Nº 10-IP-94, del 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del registro del signo, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2° En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 3° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y un signo ya registrado como tal en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor, la cual variará en función de tales productos o servicios. 4º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En particular, de solicitarse el registro de un signo mixto como marca, caso que haya de compararse con un signo denominativo ya registrado, deberá tomarse en cuenta que el elemento predominante en el conjunto marcario de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 5º En el signo denominativo integrado por prefijos de uso común, inapropiables en exclusiva, la aptitud suficientemente distintiva de aquél dependerá, caso de existir, de sus raíces, desinencias o sufijos. 6º La facultad del solicitante del registro de un signo como marca, de pedir a la oficina nacional competente, en cualquier momento del trámite, la modificación de la solicitud, podrá abarcar desde los términos formales de ésta, a fin de corregir cualquier error material en ella o en el signo, hasta la disminución de los productos o servicios de que se trate, pero en ningún caso podrá cambiar los aspectos sustantivos del signo, ni ampliar los productos o servicios que constituyan su objeto.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO a.i.