PROCESO 159-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 73 literales a) y d); y 83 literal c) de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, de la República del Ecuador. Interpretación de oficio, del artículo 71 de la misma Decisión, así como, de la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Actor: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Marca: “MANIA”. Proceso interno N° 906-ML. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, Doctor Eloy Torres Guzmán. VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 26 de noviembre del año 2004, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 13 de enero del 2005. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes Actúa como demandante la firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., siendo demandados el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y, el Procurador General del Estado de la República del Ecuador. Se considera como tercero interesado en los resultados de este proceso, a la firma CONFITES MAGU´S Cía. Ltda. 1.2 Acto demandado La interpretación se plantea en razón de que la firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI: Nº 0934915, de 17 de diciembre del año 1993, mediante la cual la mencionada Autoridad, ratificó lo decidido en la Resolución Nº 0932653, de 17 de agosto también de 1993, por la que rechazó la observación presentada por la Actora, con base en las marcas de su propiedad “MANI- EXTRA” y “MANICERO”, respecto del registro de la denominación “MANIA”, solicitado por la firma CONFITES MAGU´S Cía. Ltda., como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional Nº 30. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el mencionado Tribunal Distrital consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 23 de enero de 1992, la firma CONFITES MAGU´S Cía. Ltda. presentó solicitud para obtener registro de la denominación “MANIA”, como marca destinada a amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.[1] - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 330, correspondiente al mes de julio de 1992. - El 1 de julio de 1993, la firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. presentó observación contra el registro solicitado, con base en las marcas de su propiedad “MANI-EXTRA” y “MANICERO”, destinadas a amparar productos también de la Clase Internacional Nº 30. - El 11 de agosto del mismo año, el Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI emitió la Resolución Nº 0932653, por medio de la cual rechazó la observación presentada por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., con fundamento en el artículo 83 literal c) de la Decisión 313. - El 20 de agosto de ese año, la firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., solicitó una aclaración respecto a la resolución emitida. - El 17 de diciembre también de 1993, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial emitió la resolución Nº 0934915, por medio de la cual ratificó el contenido de la Resolución inicial. b) Escrito de demanda La firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., domiciliada en Vevey, Suiza, por intermedio de apoderado manifiesta, como se ha dicho, que el 23 de enero de 1992, la firma CONFITES MAGU`S Cía. Ltda. presentó solicitud para obtener registro de la denominación “MANIA”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional 30, respecto de la cual presentó observación con base en la existencia de las marcas de su propiedad “MANI-EXTRA y etiqueta” y “MANICERO”, que amparan productos también de la clase internacional 30.

Afirma que, sin embargo, el Director Nacional de Propiedad Industrial emitió la Resolución Nº 932653, rechazando la observación presentada al registro, ratificada luego con una nueva, la Nº 934915, de 17 de diciembre de 1993, por la cual confirmó su declaratoria respecto de la improcedencia de esa observación por carecer de fundamento y, considerando que la denominación “MANIA” es en su opinión completamente distinta a las marcas ya registradas.

Expresa la accionante, que “ es evidente que entre estas marcas y la que se pretende registrar existe semejanza ortográfica, fonética y auditiva y que su inscripción induciría al consumidor a errores y confusiones”. Argumenta, por otra parte, que la segunda Resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial “ causó estado, porque se ha agotado la vía administrativa, y ésta ha resuelto en esa vía el fondo del asunto, en forma ilegal y arbitraria, negando y desconociendo nuestros derechos, aunque en base a un Reglamento inconstitucional.”.

Solicita, en consecuencia, que se “ declare procedente la demanda y ordene el rechazo de las resoluciones que negaron la observación por nosotros propuesta y la continuación del trámite respectivo.”. c) Contestaciones a la demanda El Procurador General del Estado contesta la demanda oponiendo las siguientes excepciones: 1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2.

Legitimidad del acto administrativo impugnado. 3. Falta de derecho del actor para deducir la demanda. 4. Caducidad del derecho y prescripción de la acción. Solicita, adicionalmente, que se rechace la demanda. El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca da también contestación, oponiendo las siguientes excepciones: 1. Extensión de la demanda al mandatario de la firma CONFITES MAGU`S CIA. LTDA. 2.

Legitimidad de personería pasiva y nulidad del proceso, por cuanto esta Entidad no ha sido quien ha emitido la resolución impugnada. Se observa que en el expediente recibido por este Tribunal, no existe constancia de que el Director Nacional de Propiedad Industrial y el tercero beneficiario del acto impugnado, la empresa CONFITES MAGU’S CIA. LTDA., hayan contestado la demanda.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Si bien el Tribunal Nacional Consultante no apoya su pedido en disposiciones expresas del Tratado de Creación de este Organo Comunitario, ni en aquéllas de su Estatuto en las cuales se establecen los requisitos atinentes a la interpretación prejudicial, se observa que la solicitud presentada se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, pues en ella se identifica a la Instancia Nacional Compareciente, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se presenta un informe de los hechos considerados relevantes y, se refiere la causa interna que la origina.

En cuanto a la dirección requerida para la respuesta a la consulta, es preciso manifestar que élla es plenamente conocida por este Organismo. Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Tribunal Nacional compareciente ha solicitado de este Organismo, por medio de oficio Nº 625-TCA-DQ-1S-906-ML, la interpretación prejudicial de los artículos 73 literales a) y d); y, 83 literal c) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; no obstante el pedido formalizado, este Organo Comunitario ha podido verificar, que la solicitud correspondiente al registro de la denominación “MANIA”, ha sido presentada el 23 de enero de 1992.

Consecuentemente, dicha solicitud ha sido radicada, sin lugar a dudas, en vigencia de la Decisión 311 y no de la Decisión 313. Por lo expuesto, este Tribunal considera, según así lo ha venido determinando en su jurisprudencia, que la interpretación prejudicial solicitada debe corresponder, en este caso, a los artículos 73 literales a) y d) y 83 literal c) de la Decisión 311, artículos por cierto concordantes con los aludidos de la Decisión 313.

Estima conveniente, por otro lado, extender dicha interpretación, de oficio, al artículo 71 de la misma Decisión, así como a la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 311 “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrase como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error".

( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” (…) “Artículo 83.- La oficina nacional competente rechazará de oficio aquellas observaciones que, cumpliendo con los requisitos establecidos por la presente Decisión, estén comprendidas en algunos de los siguientes casos: ( ) “c) Que la observación se base en marcas evidentemente distintas o que pertenezcan a clases disímiles, a menos que la solicitud pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento injustificado de ésta;” DECISION 313 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS: ( ) CUARTA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno al ámbito de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 73 literales a) y d) y, 83 literal c) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por constatar que la solicitud de registro de la denominación “MANIA” fue presentada, como ha sido ya dicho, el 23 de enero de 1992, en vigencia de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Al respecto este Tribunal ha sostenido: “Como se ha manifestado en reiteradas ocasiones, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos. Por lo tanto, tenemos que toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, y señala que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido.

En consecuencia, la norma andina contempla la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a todo efecto futuro del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, esto es, al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de dicho derecho.”.[2] Los conceptos antes expuestos se apoyan también, en lo establecido por el inciso segundo del artículo 126 del Estatuto del Tribunal, que expresa que “en su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto.

5. CONCEPTO DE MARCA Y SUS REQUISITOS Del artículo 71 de la Decisión 311, inciso segundo, se desprende el concepto de marca, término éste entendido como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

Las condiciones o requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, se encuentran determinados en dicho artículo, esto es: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, conceptos todos que han tenido amplio desarrollo en la jurisprudencia que viene siendo sentada por este Tribunal. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 71 de la Decisión 311 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO La confundibilidad con signos idénticos o semejantes La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”, conforme así lo estableció el literal a) del artículo 73 de la Decisión 311.

La confusión como causal de irregistrabilidad de la marca que se contempla en la aludida norma, entre otros aspectos, está dirigida a proteger tanto al consumidor por razones de interés general, para que no se vea inducido a error, como al productor, para garantizarle la identificación del producto que introduce al mercado. La confusión puede producirse en tres ámbitos: el visual o gráfico, el auditivo y el ideológico, resultando en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

Al respecto, el profesor OTAMENDI señala que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”[3]. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se constituye entre signos que al ser pronunciados tienen sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. En todo caso, determinar si entre dos signos existe confusión que pudiera darse por el uso de los mismos constituye un aspecto librado a la decisión de la administración o del juzgador, a quienes les corresponde proceder en armonía con los criterios expuestos, mediante actuaciones en ningún caso arbitrarias y, apoyadas, complementariamente, con las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido para efectos de precisar el grado de confundibilidad.

La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria, por sus atributos de “difusión” y de “reconocimiento” logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular.

El literal d) del artículo 73 de la Decisión 311 establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición, como ha sido dicho al inicio, para la inscripción de signos que “constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”.

Recalcando, no obstante, que la notoriedad es un hecho que debe ser probado, de acuerdo a los elementos que sirven para medir tal circunstancia.

7. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA Rechazo de observaciones por ser marcas distintas o de clases disímiles La norma comunitaria determina los trámites que para la aprobación o el rechazo de un registro deberán ser cumplidos, a los fines de que la actuación administrativa no se encuentre viciada de nulidad. La Decisión 311 estableció la obligación de publicar el extracto de la solicitud, a los efectos de que puedan ser presentadas observaciones a la concesión de la marca cuyo registro se pide y, determinó, además, que cualquier persona que tenga legítimo interés, puede presentar observaciones a la solicitud de registro de una marca; tienen legítimo interés para esos fines, quien ostenta el carácter de titular de una marca registrada o, quien la ha solicitado con prioridad en el tiempo respecto del signo a cuyo registro se opone.

En el caso de que sean presentadas observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente deberá tramitarlas en los términos y en las condiciones fijados por los artículos 83 y 84 de la referida Decisión. El párrafo c) del artículo 83 de la Decisión 311 establece, como causal para que la oficina nacional competente rechace de oficio las observaciones presentadas al registro de una marca, el que “la observación se base en marcas evidentemente distintas o que pertenezcan a clases disímiles”, excluyendo el caso en que “la solicitud pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento injustificado de ésta”.

Al respecto este Tribunal ha expresado: “ A diferencia de lo que ocurre en el derecho marcario estadounidense y en el inglés, la legislación comunitaria apenas menciona el fenómeno de la dilución de las marcas en el artículo que se comenta hoy derogado por la Decisión 344 - que trata sobre la dilución en el artículo 104 sobre derecho al ius prohibendi que tiene el titular de una marca frente al uso de un signo idéntico o similar que produzca dilución de la fuerza distintiva de la marca.

“El fenómeno de la dilución tiene aplicación frente a la marca notoria y a la renombrada, que en el derecho anglosajón da lugar a acciones concretas; está basado en el debilitamiento de la principal característica de una marca como es su distintividad. Puede generarse la dilución bien por el uso no autorizado de la marca en productos o servicios distintos a los relacionados con la registrada, que pueden ocasionar que la marca cese de cumplir sus funciones de único identificador de los productos de su titular; también puede darse el fenómeno cuando el registro de la marca para otros productos de distinta clase se asocia con la mala calidad de otros bienes o servicios ofrecidos en el mercado.

(resaltado de la presente sentencia) “Desde el punto de vista probatorio los autores coinciden en calificar la dilución como un hecho de difícil comprobación, a no ser que ella se asocie con el fenómeno de la confusión marcaria. Para este Tribunal la figura de la dilución, en el contexto del literal c) que se comenta sólo cabe cuando los productos a que se refiere la marca en observación o sujeta a oposición sean evidentemente distintos o pertenezcan a clases distintas del nomenclator.

Así lo considera la doctrina cuando señala que la dilución es el 'cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, por su uso en productos no competitivos." (Schechter, citado por Jorge Otamendi en "Derecho de Marcas", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, pág. 377). “El profesor Fernández Novoa, ‘Derechos de Marca’, pág. 127 al tiempo de comentar la legislación española sobre la material (sic) indica que la ley prohíbe registrar como marca 'los signos que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados’ para prevenir el riesgo de debilitamiento de la reputación de una marca altamente renombrada.”[4] En el momento en que se obtiene el registro de una marca otorgada por la Oficina Nacional Competente, su titular adquiere el derecho exclusivo sobre la misma, derecho subjetivo éste para usarla en la identificación de productos o de servicios y, además, para ejercitar las acciones del caso frente a terceros que pretendan utilizar, sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante al registrado, para distinguir productos o servicios idénticos o semejantes, induciendo a error al público consumidor.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro de un signo distintivo, son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. 2.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 72 y 73 de la misma Decisión. 3.

No son registrables los signos que según lo previsto por el artículo 73, literal a) de aquélla, sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 5.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6. El artículo 73, literal d), de la Decisión 311, establece protección especial para la marca notoria, con el fin de proteger al consumidor y al titular del signo notorio.

La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. La calidad de notoria de una marca debe ser probada por quien la alega. 7. La Oficina Nacional Competente debe necesariamente realizar el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 311.

Dicho examen debe efectuarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro. 8. La Oficina Nacional Competente deberá determinar, que las observaciones presentadas a la solicitud de registro de una marca, no se encuentren incursas en las causales de rechazo de aquéllas previstas en el artículo 83 de la Decisión 311. 9.

El registro concedido por la Autoridad Nacional Competente se constituye en la única manera de obtener el derecho al uso exclusivo de una marca, permitiéndole a su titular la posibilidad de ejercitar las acciones del caso frente a terceros que pretendan utilizar, sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante al registrado, para distinguir productos o servicios idénticos o semejantes.

La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 906-ML, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Tribunal, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 30.- Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo. [2] Proceso 29-IP-2003, sentencia del 4 de junio del 2003, G.O. Nº 952, de 22 de julio del 2003.

Marca: “POPS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. [4] Proceso 10-IP-98, sentencia de 19 de agosto de 1998. G.O. Nº 394, de 15 de diciembre de 1998. Marca: "GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.