PROCESO Nº 157-IP-2004 Interpretación Prejudicial de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú; e interpretación de oficio del artículo 165 de la misma Decisión. Proceso Interno N° 923- 03.
Actor: EBEL INTERNATIONAL LIMITED. Marca: EBEL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los dos días del mes de febrero del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contenida en el Oficio Nº 923-2003 1°-SECA, de fecha 13 de julio de 2004, del Presidente de la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima, República del Perú, con motivo del Proceso Interno N° 923- 03.
Que la mencionada solicitud si bien no reúne a cabalidad los requisitos de admisibilidad contemplados en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, estos pueden ser inferidos de los documentos adjuntos al expediente, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 19 de enero de 2005.
Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1. Las partes La actora es la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED. Los demandados son el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) y otros. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos y fundamentos de la demanda. El 18 de octubre de 2001, Supermercados Santa Isabel S.A., interpuso ante el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INDECOPI) del Perú, acción de cancelación por supuesta falta de uso contra la marca “EBEL” de EBEL INTERNATIONAL LIMITED, la cual está registrada en la clase 16 (“Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuardenación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza;
(excepto aparatos); material plástica para embalaje (no comprendidos en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés”). En febrero de 2002, EBEL INTERNATIONAL LIMITED respondió a la acción de cancelación, señalando que con su marca se han comercializado diferentes productos de la clase 16 a nivel nacional. Para demostrar esto presentan catálogos, encartes publicitarios, afiches promocionales de la marca “EBEL”.
Asimismo, presentó diversos productos como “FOLLETO EBEL INTERNATIONAL”, “FLYERS EBEL SKIN DEFENSE SERUM + SACHET”, “FLYERS EBEL DEFENSE FACE & NECK”, entre otros. Mediante Resolución 4824-2002/OSD-INDECOPI del 9 de mayo de 2002, fue declarada fundada la acción de cancelación interpuesta y el registro de la marca fue cancelado. Se consideró que el uso efectivo de la marca no había sido probado.
Solo acreditaban el uso de materiales con fines promocionales y de difusión. El demandante considera que la resolución expedida por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI es incorrecta pues no se consideró que en la carátula de los folletos y encartes mencionados, aparecía la marca “EBEL”. El 4 de junio de 2002, la demandante interpuso recurso de apelación basado en que “EBEL es una marca que distingue entre otros productos, material impreso, artículos de papel y cartón, papelería, catálogos y folletos Además de la distribución gratuita, existe una comercialización onerosa de varios productos en el mercado, acreditándose esto con distintas ordenes de compra así como boletas de venta de los años 1999, 2000, 2001 en donde se puede apreciar la comercialización efectiva de catálogos marca “EBEL” ”.
El 10 de febrero de 2003, mediante Resolución No. 143-2003/TPI-INDECOPI, el Tribunal administrativo confirmó la decisión recurrida, ratificando así la cancelación por falta de uso, de la marca “EBEL”. Se consideró que “ los catálogos EBEL no eran productos ofrecidos libremente en el mercado como unos a ser consumidos por el público en general, sino que tan solo existía una comercialización interna de los mismos entre Ebel International Limited y las personas que los adquirían constituyendo un uso realizado en la esfera privada ”; además que “ el Tribunal consideró en forma errónea que las denominadas ‘consultoras’ forman parte de nuestra empresa, cuando en realidad al momento de adquirir los diferentes productos EBEL tales como perfumes o cosméticos, aprovechan dicha oportunidad también para adquirir en su provecho los catálogos y folletos que los promocionan ” y aclaran que las consultoras ni siquiera mantienen vinculo laboral alguno con Ebel International Limited, por lo que mal puede decirse que el uso de la marca sea interno. Señala que se violaron las disposiciones de la Decisión 486 pues consideran que una marca que se ha venido usando, no puede ser cancelada.
Señalan que su marca se encuentra en uso pues los productos que distingue con su marca se encuentran en el mercado. “EBEL” distingue catálogos y folletos de productos que se comercializan hace varios años. Con respecto a la prueba del uso de la marca, el demandante señala que “… ha cumplido con presentar pruebas suficientes que acreditan la comercialización y difusión de los productos marca ‘EBEL’ comprendidos en la clase 16 las cuales principalmente constituyen los siguientes: catálogos, comprobantes de pago, ordenes de compra, folletos, encartes publicitarios ”.
Dichos elementos probatorios, podrían demostrar el uso de la marca hasta el momento, por lo menos, de inicio de la acción de cancelación. Además indica que “EBEL” no es solo usada en el Perú, sino también a nivel internacional. Por último solicitan, que se eleve a este Tribunal solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486. 2.2.
Contestación a la demanda En el expediente no constan más documentos.
CONSIDERANDO
Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que en el presente caso, se solicita la interpretación de los artículos 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitud que se considera pertinente; y, además se interpretará de oficio el artículo 165 de la misma Decisión. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486 Artículo 165 “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”. Artículo 166 “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.
Artículo 167 “La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.
En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. REQUISITOS. CONSULTA FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. La interpretación prejudicial es la pieza clave del sistema jurisdiccional de la Comunidad Andina pues, mediante dicho mecanismo el Tribunal asegura la aplicación uniforme de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico Andino, y convierte automáticamente en jueces comunitarios a los jueces nacionales de los cinco Países Miembros.
Es un mecanismo por el cual el órgano jurisdiccional nacional y el Tribunal de Justicia, en el orden de sus propias competencias, son llamados a cooperar directa y recíprocamente en la elaboración de una decisión para asegurar una aplicación simultánea y uniforme del Derecho comunitario. Se establece así una contribución viva entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los órganos jurisdiccionales de los Países Miembros para lograr dicho objetivo.
La Interpretación Prejudicial es una atribución privativa del Tribunal Andino. El juez nacional no puede realizarla porque, aún cuando es una norma de derecho interno es también una norma de Derecho Comunitario. Le corresponde al Tribunal Comunitario interpretar en forma objetiva la norma comunitaria y al juez nacional aplicarla al caso concreto que se ventila en el orden interno. En palabras del propio Tribunal: “ la función del Tribunal comunitario en estos casos, es la de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico, es decir buscar el significado para precisar su alcance; función que difiere de la de aplicar la norma a los hechos, tarea que es exclusiva del juez nacional dentro de las esferas de su competencia”.
(Criterio emitido en el Proceso 30-lP-99. Caso: “DENIM” de 3 de septiembre de 1999) Con la interpretación prejudicial no se pretende unificar las legislaciones internas de los Países Miembros, sino que éstos tengan la misma percepción de lo que quiso decir el legislador andino al crear la norma comunitaria, para que ésta pueda tener una aplicación uniforme en los Países Miembros.
El propio Tribunal dentro del Proceso 1-lP-87 ha señalado sobre la interpretación prejudicial que “Es función básica de este Tribunal, indispensable para tutelar la vigencia del principio de legalidad en el proceso de integración andina y para adaptar funcionalmente su complejo ordenamiento jurídico, la de interpretar sus normas a fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros” (Proceso 1-IP- 87.
G.O.A.C. N° 28 de 15 de febrero de 1988. Marca: “Volvo”). El artículo 34 del Tratado de Creación Tribunal señala que: “En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto. El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante lo cual podrá referirse a éstos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada”.
La interpretación del Tribunal rige para el caso subjudice, lo cual significa que los jueces deben solicitar la interpretación para cada caso, aún cuando estén convencidos de que la norma es clara y pese a los precedentes jurisprudenciales sobre la misma materia. De otro lado el Tribunal no analiza el contenido del derecho interno, sino únicamente se pronuncia sobre la inteligencia de la norma comunitaria y cómo ésta debe ser entendida en el caso concreto.
El artículo mencionado impone los límites a la labor del juez comunitario en el ejercicio de la interpretación prejudicial, los cuales pueden resumirse de la manera siguiente: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no puede interpretar el derecho nacional, ya que esta interpretación queda bajo la exclusiva competencia de los jueces nacionales;
Además no puede aplicar el derecho comunitario, se limita a interpretarlo; la aplicación de su interpretación al caso concreto es de exclusiva responsabilidad de los jueces nacionales; y, por último, No puede pronunciarse sobre los hechos, comprobar su exactitud o decidir sobre su calificación, ya que este ejercicio es privativo de las competencias del juez nacional en el caso concreto.
Es, en definitiva, un reparto de competencias, que articula el trabajo de los jueces involucrados (nacional y comunitario), para asegurar la uniformidad de los efectos jurídicos en todos los Países Miembros. En la absolución de la Consulta Prejudicial el Tribunal tiene amplia libertad para determinar cuáles normas del ordenamiento jurídico comunitario interpretará, y no se encuentra, por lo tanto, constreñido a las solicitadas por el juez nacional; puede en consecuencia interpretar las normas solicitadas u otras que considere pertinente para el caso en cuestión. La Jurisprudencia del Tribunal Comunitario así lo confirma: “Requerida por un juez nacional al juez comunitario, la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia de este Alto Tribunal el determinar cuáles son, en definitiva, las normas pertinentes a interpretar, sugeridas o no por el requirente y todo con el fin de lograr una comprensión global del caso consultado; le corresponde también absolver la consulta en el orden de prelación que él mismo estime conducente”.
(Proceso 1-IP-94. G.O.A.C. N0 164, de 2 de noviembre de 1994. Marca: MAC POLLO SU POLLO RICO). La sentencia que dicte el Tribunal tiene carácter obligatorio. Así lo indica tanto el artículo 35 del Tratado como el 127 del Estatuto: “El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal”. Lo que significa que la sentencia que contiene la interpretación, resuelve la cuestión referente al Derecho Comunitario, correspondiendo al juez nacional la responsabilidad de dictar el fallo final apreciando los hechos con relación a dicha interpretación, es decir, que da una respuesta definitiva y obligatoria a la cuestión que le ha sido planteada; no se trata pues de una mera directiva o sugerencia, sino que vincula al juez nacional que hizo el reenvío. Esto quiere decir que en la materia objeto de interpretación, la interpretación del juez comunitario es absolutamente vinculante para el juez nacional.
La sentencia vincula al juez nacional que solicitó la interpretación y a los demás jueces que conozcan del proceso por cualquiera de los recursos que llegue a su conocimiento y decisión, en el sentido de que deberán dar a la normativa comunitaria, dentro del litigio nacional, el significado recogido y decidido por el Tribunal. Tanto el Tratado de Creación del Tribunal, en su artículo 33, como el Estatuto prevén dos casos para pedir la interpretación prejudicial, estas son: la consulta facultativa y la consulta obligatoria.
La consulta facultativa está recogida en el artículo 121 del Estatuto, y dice “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recurso en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso” y norma similar la encontramos en el Tratado (artículo 33).
En este caso la norma es muy elocuente y clara, en este sentido si existe ulterior recurso en el ordenamiento interno el juez puede o no consultar al proceso doméstico, ya que el hecho de no consultar al Tribunal o no aplicar la interpretación prejudicial no vicia de nulidad el proceso interno. La consulta obligatoria, según el artículo 122 del Estatuto, consiste en que: “De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”; norma que en el Tratado se encuentra yambién en el artículo 33.
Por el contrario, en este caso el juez nacional debe necesariamente consultar al Tribunal y detener el proceso interno hasta que el Tribunal se manifieste respecto a la interpretación prejudicial solicitada. Esto implica que incluso un juez de primera instancia, cuyas decisiones no tengan recurso, de acuerdo con la legislación nacional, estará obligado a hacer la solicitud, si se le presenta la aplicación de una norma comunitaria.
Se trata entonces, más que de la jerarquía del juez nacional, de los efectos de su sentencia en el ordenamiento jurídico interno. Como reza el artículo 128 del Estatuto del Tribunal: “Los Países Miembros y la Secretaría General velarán por el cumplimiento y la observancia por parte de los jueces nacionales de lo establecido respecto a la interpretación prejudicial.
Los Países Miembros y los particulares tendrán derecho a acudir ante el Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, o cuando efectuada ésta, aplique interpretación diferente a la dictada por el Tribunal. En cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo los jueces nacionales deberán enviar al Tribunal las sentencias dictadas en los casos objeto de la interpretación prejudicial”.
(Artículo 128 del Estatuto). Este artículo abre dos posibilidades, la primera al hecho de que el juez nacional no realice una consulta prejudicial obligatoria y la segunda a la posibilidad a que el juez nacional no aplique la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En ambos casos los Países Miembros o los particulares pueden acudir al Tribunal solicitando una acción de incumplimiento.
Es importante la última parte del artículo analizado, pues insta a los jueces nacionales que han solicitado y posteriormente aplicado una interpretación prejudicial emitida por el Tribunal, a comunicar a este Órgano Comunitario cual ha sido el resultado de la sentencia dentro del proceso interno y de esta forma garantizar la correcta y uniforme aplicación del Derecho Comunitario Andino. Los artículos 125 y 126 señalan cómo deberá hacerse la solicitud de la consulta ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
La solicitud será enviada directamente por el Tribunal nacional, y la misma deberá contener: a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante; b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere; c) La identificación de la causa que origine la solicitud; d) El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación; y, e) El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta.
En el presente caso, la solicitud fue presentada por medio de exhorto al Consulado de la República del Perú en Quito, quien notificó y remitió la solicitud de interpretación a este Tribunal, a través de un funcionario del Consulado; es importante señalar que esto no es necesario, el Tribunal nacional que deba realizar la consulta podrá hacerlo directamente al Tribunal comunitario.
Asimismo, se señala en el expediente que se tenga a la interpretación prejudicial realizada por este Tribunal como una prueba. En diversas ocasiones se ha señalado que la solicitud de interpretación no constituye prueba a favor o en contra de las partes, sino una vía autónoma de acceso, mediante consulta, al órgano jurisdiccional de la Comunidad, tal y como se desprende de las disposiciones previstas en los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal, 122 y 123 de su Estatuto, debiendo el juez consultante adoptar la interpretación en su sentencia, a fin de asegurar la aplicación uniforme del Derecho comunitario andino en el territorio de los Países Miembros.
Así, el Tribunal ha dicho: “Queda en consecuencia claro, que la interpretación prejudicial no es, ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá, por otra parte, adoptar dicha interpretación. Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario en la administración de justicia, ya que ambos con jurisdicción y competencia propias efectúan su aporte a la vigencia del derecho de integración. Al respecto cabe recordar la siguiente sentencia dictada por este Tribunal, en el proceso 1-IP-87, (G.O. N. 8 de 15 de febrero de 1988), en la que decía: ‘Cabe observar que la consulta prejudicial, que por su misma naturaleza equivale a una solicitud que hace el Juez nacional al Tribunal comunitario para que éste le preste una colaboración que resulta indispensable para la correcta aplicación de las normas del Derecho de la Integración, puede y debe ser formulada de oficio, lógicamente.
Pero si es una de las partes en el proceso la que solicita al Juez nacional que proceda a elevar la consulta, a lo cual tiene pleno derecho en cualquier momento del proceso, en ningún caso tal solicitud podría ser sometida a un trámite procesal que no se compagine con su naturaleza y su finalidad. Así por ejemplo, sería ilógica y carecería de toda base jurídica, la aplicación a tal solicitud de las normas procesales que regulan el régimen probatorio, señalando términos perentorios y oportunidades precisas para decretar y practicar pruebas.
La consulta prejudicial, en cambio, es un requisito para dictar sentencia que se puede cumplir en cualquier tiempo y no puede asimilarse en ningún caso a una prueba. De lo cual resulta claro que la interpretación no es ni puede asimilarse a la prueba y sí constituye una solemnidad inexcusable que el juez nacional debe observar. Así se declara’.
(Sentencia dictada en el expediente N° 10- IP-94, del 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril de 1995, CASO PUBLICACIONES PERIÓDICAS; y reiterada en reciente sentencia dictada en el expediente N° 01-IP-2002, del 10 de abril de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 786 del 25 de abril de 2002, caso JOHANN MARIA FARINA).” (Proceso 28-IP-2002, Patente: “Composición Fungicida Sinérgica”, de fecha 31 de julio del año 2002).
II. DERECHOS CONFERIDOS POR EL REGISTRO. USO EXCLUSIVO. CANCELACIÓN DEL REGISTRO POR FALTA DE USO. Se ha reiterado en diversas interpretaciones que los derechos sobre una marca son adquiridos por su titular, con el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente; otorgándose así a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros que intenten aprovecharse de la marca ya registrada, evitando de esta forma que exista o se produzca el riesgo de confusión en el público consumidor de los productos protegidos por las marcas.
Entre esos derechos, está la facultad de uso exclusivo para su titular, evitando que otros la usen. Como ya lo ha señalado este Tribunal, implica además el derecho accesorio de negociar la exclusividad de uso a través de la transferencia o concesión según lo establecido en la propia Decisión Comunitaria. (Marca: LA BELLA. PROCESO 109-IP-2000, publicado en la Gaceta Oficial No. 660 del 10 de abril de 2001) Asimismo, el Tribunal ha manifestado que: “La razón de ser del derecho exclusivo a una marca se explica por la necesidad que tiene todo empresario de diferenciar o individualizar los productos o servicios que elabora o presta y que deben ser comercializados en un mercado de libre competencia. Esta necesidad económica empresarial ha dado especial importancia a los signos que se usan para caracterizar los productos y servicios como medios de información necesaria que permite evitar confusiones y engaños.
La finalidad de una marca, en consecuencia, no es otra que la de individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. En virtud de esta función diferenciadora, la marca protege a los consumidores, quienes, al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trate evitan ser confundidos o engañados” (Proceso 17-IP-96, Marca: Edwin, Tomo V, pág. 278, “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.
Criterios adoptados desde el Proceso 1-IP-87, “Jurisprudencia del Tribunal del Acuerdo de Cartagena” Tomo I). La exclusividad del uso de la marca es un derecho esencial en el régimen marcario, por lo que requiere de una amplia protección jurídica. El Sistema Comunitario Andino garantiza en el artículo 154 de la Decisión 486 ese derecho, al disponer que “el derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente”.
Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos posibilidades, una positiva y otra negativa. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. La segunda, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca y, en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular.
(Marca: CERVITAN. Vista en el PROCESO 54-IP-2000) El registro exige al titular de la marca el uso de la misma en, al menos, uno de los Países Miembros. De acuerdo con el artículo 166 de la Decisión 486, se deduce que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y los modos de comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.
A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se constituye también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. El Tribunal ha indicado a este respecto que “… no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo.
El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-95, del 9 de noviembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. Nº 199, del 26 de enero de 1996, caso “PURO” y proceso 116-IP-04, marca: “CALCIORAL” de 13 de enero de 2005).
El Tribunal ha señalado además que “… las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.
El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.
En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso” (Procesos 17-IP-95, y 116-IP-04 ya citados). Así pues, de acuerdo a lo previsto en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba del uso de la marca corresponde a su titular, y dicho uso podrá ser probado mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías identificadas por el signo. Estima el Tribunal, que el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas …” (Interpretación dictada en los expedientes N° 02-AI-96, del 20 de junio de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 3 de septiembre del mismo año y 116-IP-2004, ya citado).
También se ha señalado que “El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo. La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto”.
(Proceso 116-IP-2004, ya citado). El artículo 273 de la Decisión 486, establece que la “oficina nacional competente” a que se refiere el artículo 165 de la misma Decisión es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial. Y en referencia a la legitimación para solicitar la cancelación del registro del signo, el Tribunal ha determinado que se extiende a los titulares de derechos subjetivos, pero igualmente a los interesados legítimos, por lo que se considera que puede accionar la acción de cancelación “la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada” (Sentencia dictada en el expediente N° 15-IP-99, del 27 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 528, del 26 de enero de 2000, caso “BELMONT”), o aquella que solicite registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada.
La doctrina ha determinado que “… la caducidad motivada por la falta de uso es la medida que más eficazmente garantiza la consecución de las finalidades perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “El Sistema Comunitario de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1995, p. 360). El Tribunal ha reiterado que: “la decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo.
Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada (Artículo 165)”. (Proceso 116-IP-2004, ya citado). La acción de cancelación prosperará cuando sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. Así pues, la acción no podrá intentarse antes de transcurridos tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Se ha señalado “Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”.
(Proceso 116-IP-2004, ya citado). La acción de cancelación no será procedente si el titular del signo demuestra que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado, como se señala en el artículo 165 de la Decisión 486. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal” (Sentencia dictada en el expediente N° 15-IP-99, ya citada).
Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: La interpretación prejudicial es un mecanisco clave del sistema jurisdiccional de la Comunidad Andina pues mediante ella el Tribunal comunitario asegura la aplicación uniforme de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico Andino, y convierte automáticamente en jueces comunitarios a los jueces nacionales de los cinco Países Miembros.
Se establece así una cooperación efectiva entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los órganos jurisdiccionales de los Países Miembros para lograr dicho fin. Segundo: El Tribunal Andino se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto.
El Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso. Lo resuelto en la interpretación prejudicial tendrá carácter obligatorio y deberás ser adoptado por el juez consultante y por todos aquellos que conozcan del caso en el marco de sus competencias. Tercero: La consulta prejudicial puede ser facultativa u obligatoria.
La primera, contemplada en el artículo 122 del Estatuto, se refiere a que los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se controvierta alguna norma comunitaria, podrán solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recurso en derecho interno. Si al momento de dictar sentencia no hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez decidirá el proceso.
La consulta será obligatoria, según el artículo 123 del Estatuto, cuando de oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna norma de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.
Cuarto: La solicitud será enviada directamente por el Tribunal nacional, y la misma deberá contener: a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante; b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere; c) La identificación de la causa que origine la solicitud; d) El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación; y, e) El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta.
Quinto: El registro del signo como marca, ante la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo de la marca, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Sexto: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Séptimo: Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado del territorio donde el signo haya sido registrado.
Asimismo, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.
Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA