PROCESO 162-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y d) de la Decisión 344 la Comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretación de oficio del artículo 128 de la misma Decisión, con fundamento en la solicitud procedente del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador.
Expediente Interno Nº 6478-ML. Actor: “SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.” MARCA: “LISTO + ETIQUETA A COLORES”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la República del Ecuador.
Magistrado sustanciador: doctor Eloy Torres Guzmán. VISTOS: Que la solicitud se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. Tomando en consideración: 1.
ANTECEDENTES. 1.1. Las partes: Demandante: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Demandado: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. COMPAÑÍA ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A. 1.2. Objeto y fundamentos de la demanda: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. impugna el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 0972704 de 19 de agosto de 1999, a través de la cual se rechaza la observación propuesta y se concede el registro de “LISTO + ETIQUETA A COLORES” como nombre comercial.
Señala que el riesgo de asociación entre las marcas registradas por NESTLÉ y el nombre comercial es real, ya que el objeto de las dos es la comercialización de café. Agrega que existe un verdadero riesgo de confusión entre la designación y las marcas violándose de esta forma el derecho de un tercero; expresar lo contrario vulneraría sus derechos de titular marcario. 1.3.
Contestación de la demanda: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual contesta la demanda negando los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y ratificado la validez de la resolución impugnada, por haberse expedido en apego a lo determinado en la legislación andina y nacional. El delegado del Procurador General del Estado, contesta a la demanda señalando casillero judicial para futuras notificaciones, con el fin de vigilar las actuaciones que se den en el proceso en esta causa.
El Director Nacional de Propiedad industrial, manifiesta la negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Reitera que el acto administrativo impugnado es legítimo por provenir de autoridad competente y haber sido expedido de acuerdo a la ley aplicable al caso. Dentro del asunto que causa controversia señala que no existe ninguna posibilidad de que exista riesgo de asociación entre los productos distinguidos por las marcas confrontadas, los dos signos pueden coexistir en el mercado sin que exista riesgo de confusión entre ellos.
No existe confusión al tratarse de un signo mixto conformado por caracteres particulares que le otorgan novedad y distintividad suficiente que lo hacen registrable. Entre las marcas en controversia no existen semejanzas de naturaleza gráfica, visual o fonética – auditivas, capaces de generar en el público o en los medios comerciales, alguna confusión. El apoderado de la Compañía de Elaborados de Café El Café C.A., señala su negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y señala que no existe argumento para impedir el registro de la marca “LISTO + ETIQUETA A COLORES”. 2.
NORMAS A SER INTERPRETADAS. Se interpretarán los artículos 81 y 83 literales a) y d) solicitados por el consultante y de oficio el artículo 128 de la Decisión 344. La interpretación no versará sobre el artículo 82 solicitado por el consultante, por no haberse especificado cuál o cuáles de sus literales requieren interpretación y porque analizados ellos frente a los hechos del proceso se considera que ninguno es pertinente al caso.
A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas. DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” ( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; ( ) Artículo 128 “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.”
3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 de su Tratado. 4.
CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: El nombre comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al nombre comercial. Comparación entre una marca y un nombre comercia; requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; la marca notoria; el empleo de palabras comunes o usuales en la conformación de signos marcarios; reglas para el cotejo de marcas. 4.1.
El nombre comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al nombre comercial. Comparación entre una marca y un nombre comercial: El nombre comercial es el elemento identificador, que le permite a su titular distinguir una actividad comercial o un negocio, de otros similares que desarrollan sus competidores; el nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa.
La protección que la Normativa Comunitaria Andina le otorga al nombre comercial proviene del registro o de su uso efectivo, las disposiciones contenidas en la Decisión 344 no exigen el cumplimiento de formalidades en cuanto al registro, que tiene un carácter facultativo, y se establece con fines meramente declarativos. En materia de nombres comerciales, se emplean los conceptos referentes a las marcas, y para comparar una marca y un nombre comercial se deben observar los criterios sugeridos por la doctrina para el cotejo de signos marcarios.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto al nombre comercial expresó lo siguiente: “ las marcas protegen productos y servicios y los nombres comerciales sólo a la actividad mercantil, aunque un grupo de doctrinarios asimilan en cierta forma al nombre comercial con la marca de servicios”. ( ) “Encontramos que el fin básico del nombre comercial es el de servir de signo distintivo del establecimiento comercial, y se rige según la legislación comunitaria por la ley interna de cada uno de los Países Miembros.
Sin embargo será protegido sin necesidad de registro.” [1] 4.2. Requisitos para el registro de marcas: El artículo 81 de la Decisión 344 establece que los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. En lo referente a la definición de marca el Tribunal, en reiteradas sentencias, ha señalado que: “ constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente”.[2] La distintividad es la función principal de la marca y a través de ella, se pueden diferenciar e individualizar los productos o servicios que se encuentran en el mercado, de otros similares de diferente procedencia; tal característica garantiza el derecho a una libre elección por parte de los consumidores y protege los intereses del titular de la marca.
Sobre el tema la doctrina manifiesta que: “La marca es un esfuerzo constante de diferenciación, no sólo entre los signos que identifican los productos, sino sobre los productos mismos, en su intención de comunicación a terceros de las cualidades que los diferencian de la competencia.”[3] “Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensan al productor con compras continuadas”.[4] La perceptibilidad es la posibilidad que tiene un signo para poder ser captado por los sentidos, tal requisito permite que el sujeto identifique a la marca y la asocie con un producto o servicio determinado.
La marca se define como un bien inmaterial, por ello es necesario que lo intangible se materialice para adquirir una representación externa que pueda ser apreciada por todos. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha manifestado lo siguiente al respecto: “Un signo mientras permanezca como una idea no cumplirá su función, no siendo conocido del público consumidor, ante lo cual la norma comunitaria exige la perceptibilidad, como requisito necesario para poder ser registrado como marca ” [5] La susceptibilidad de representación gráfica es el requisito que determina que la marca debe tener la posibilidad de describirse materialmente, a fin de que quien la observe se forme una idea del signo, para ello se utilizan diferentes medios como: palabras, figuras, gráficos, etc.
Al respecto Marco Matías Alemán señala que: “La representación gráfica, en suma, es una descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras, signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.[6] La descripción material de la marca, permite su publicación y archivo en las respectivas oficinas de Propiedad Industrial. 4.3.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud: La Decisión 344 en el literal a) del artículo 83, contiene una prohibición encaminada a salvaguardar el derecho de terceros, que pueden ser previos solicitantes o titulares de un registro marcario; se expresa que no son objeto de registro los signos idénticos o similares, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
La prohibición no exige que el signo efectivamente genere error entre los consumidores, sino que basta la existencia del riesgo de que tal situación pueda producirse; cabe agregar que, una marca sin la suficiente fuerza distintiva, evidencia una real posibilidad de que la confusión se produzca, lo que traerá como consecuencia el impedimento de su registro o la anulación de éste.
No cumple con el requisito de distintividad el signo que no sea apto para diferenciar en el comercio, los productos o servicios de un titular, de otros provenientes de distinto fabricante; ya que la principal función de la marca es la de identificar o distinguir productos o servicios en el mercado, permitiendo al empresario tener la seguridad de que debido a los derechos exclusivos obtenidos a través del registro de la marca, nadie podrá hacer uso de un signo idéntico o similar al ya registrado y por tanto no existirá el riesgo de confusión para el consumidor respecto del origen de los bienes que se ofertan.
Sobre el tema la doctrina señala lo siguiente: “El criterio fundamental al prohibir el registro de una marca en que sus signos y los productos o servicios que distingue sean idénticos o semejantes a la marca anterior con la que se compara es evitar la confusión en el mercado” [7] La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado al respecto: “El titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[8] “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.[9] “ la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”. [10] La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta; la primera conduce al comprador a adquirir un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando otro; la confusión indirecta se caracteriza porque el consumidor atribuye, a dos productos o servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad un origen empresarial común. La similitud entre dos marcas puede ser: ortográfica, fonética o ideológica.
La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.
La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir, cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.
El hecho de que marcas idénticas o similares subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores; en tal circunstancia, el público quedaría en incapacidad de distinguir acerca del origen empresarial de los productos o servicios y escoger entre ellos, con entera libertad.
Cavelier expresa que: “ es indispensable evitar en toda forma el registro de marcas que teniendo algún parecido o semejanza, puedan dar lugar a establecer confusión y engaño en el público desprevenido, así como una competencia desleal en el campo industrial, pues con una marca imitada se aprovecharía un fabricante ilícitamente del prestigio de un producto acreditado antes por el esfuerzo y el dinero de otro”.
“ los signos y marcas que se adopten no deben dar ni el más remoto lugar a confusión en el mercado, ya que para ello cuenta el interesado con una cantidad dilatada de nombres que pueden tomarse de la naturaleza o de la fantasía”[11]. 4.4. La marca notoria. La Normativa Comunitaria Andina protege a la marca notoria, por ello ha establecido la irregistrabilidad de signos distintivos que sean confundibles con aquéllos que posean el carácter de notoriedad; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, que rigen en el caso de las marcas comunes.
Desde su aparición en el mercado una marca no tiene la calidad de notoria, ya que tal condición es un estatus superior al que llegan ciertas marcas, en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores. La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “ la marca notoria es la que goza de difusión -o lo que es lo mismo– es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”[12].
“ la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ”[13]. La notoriedad de la marca se alcanza por medio del trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros en los productos que distingue, por lo que requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” [14] Esta clase de marca se ubica en un nivel superior al que llegan pocos de los signos registrados.
A través de la protección ampliada de que goza la marca notoria su titular aspira a “ la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”[15]. La Jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina ha destacado el carácter de activo dentro del patrimonio de su titular al decir que: “La marca frecuentemente se asimila y se incorpora al “good will” del empresario como parte de su patrimonio, de manera que el valor de la marca está en relación directa con la notoriedad de la misma.
Es un activo patrimonial que la ley marcaria protege.”[16] El artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344, plantea la irregistrabilidad de signos distintivos que constituyan la reproducción, imitación, traducción o trascripción de un signo notoriamente conocido en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, en los casos en que la marca que se pretende registrar sea confundible con una notoriamente conocida o cuando los signos sean similares hasta el grado de producir confusión con una marca notoriamente conocida.
El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. A fin de probar la notoriedad de la marca, se puede hacer uso de los diferentes medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial nacional y las pruebas aportadas deben ser valoradas por el Administrador o Juez competente, como en todos los procesos, de conformidad con la sana crítica.
El determinar si la marca posee la calidad de notoria es un aspecto que debe ser analizado minuciosamente por la autoridad nacional competente, ya que tal calificación es el sustento jurídico para que el signo registrado goce de una protección ampliada o especial, dentro del sistema marcario. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con fundamento en lo que dispone el artículo 84 se ha pronunciado en los términos siguientes: “Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: ( Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general.
( Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. ( Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. ( Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.” [17] 4.5.
El empleo de palabras comunes o usuales en la conformación de signos marcarios: Para elaborar un conjunto marcario, se puede hacer uso de determinados prefijos o sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales, no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión. En el caso de marcas conformadas por palabras de uso común, al realizarse el examen comparativo, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, constituyéndose tal circunstancia en una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes, en el caso presente por tratarse de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.”[18] 4.6. Reglas para el cotejo marcario: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reiteradamente, en sus sentencias sobre la materia, ha mencionado las reglas que deben ser consideradas para determinar la existencia del riesgo de confusión, las que según el tratadista Breuer Moreno expresan que: “1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
(“TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y SS.)”. [19] En el cotejo de todo tipo de marcas, debe realizarse una visión total o de conjunto, sin descomponer los signos en conflicto para efectos de establecer similitud, ya que lo importante es realizar una observación global de todos los factores integrantes de la marca con la finalidad de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica; la visión de conjunto se da por la impresión que el consumidor tiene sobre la misma.
En la comparación se debe usar el método de cotejo sucesivo; no cabe realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en forma individualizada o por separado. En lo referente a la similitud general entre dos marcas, se deben observar los elementos semejantes existentes entre ellas, para percibir el riesgo de confusión. El examen de los signos es de competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
De todo lo expuesto, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:
PRIMERO: El nombre comercial es el elemento identificador, que permite distinguir una actividad comercial o un negocio, de otros similares; puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa. La protección que la Normativa Comunitaria Andina le otorga proviene del registro o de su uso efectivo, la Decisión 344 no exige el cumplimiento de formalidades en cuanto al registro que tiene un carácter facultativo, y se establece con fines declarativos.
En materia de nombres comerciales, se emplean los conceptos referentes a las marcas, por ello, al realizar la comparación de una marca y un nombre comercial se deben emplear los mismos criterios utilizados en la comparación de signos marcarios.
SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y además el signo no deberá estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.
TERCERO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
CUARTO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.
QUINTO: El juez nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta, las orientaciones doctrinales referidas en esta sentencia, para el cotejo de las marcas, de acuerdo a la naturaleza de las que en el caso se confrontan.
SEXTO: La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. En todo caso, no será susceptible de registro un signo que sea confundible con una marca notoria.
Esta clase de marcas goza de un trato privilegiado y la protección especial que le otorga la normativa comunitaria, va más allá de los principios de especialidad y territorialidad, que rigen en el caso de las marcas comunes.
SEPTIMO: La protección a la marca notoria, le otorga otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega.
Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios que la legislación interna haya previsto y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas, las que serán analizadas por el administrador o por el juez de acuerdo con los principios de la sana crítica.
OCTAVO: El derecho de uso exclusivo, descarta que determinados prefijos o sufijos, raíces o terminaciones que se pueden estimar como expresiones de uso común y que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando; hacerlo constituirá el monopolio del uso de vocablos necesarios a beneficio de unos pocos.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 6478-ML, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 13 de febrero de 1998. Proceso Nº 20-IP-1997. Caso: “MANUELITA VS. MANOLITA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 332 de 30 de marzo de 1998. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24 de abril del 2002. Proceso Nº 03-IP-2002. Marca “TOWER”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 791 de 9 de mayo del 2002. [3] Memorias del Seminario Internacional “LA INTEGRACIÓN, DERECHO Y LOS TRIBUNALES COMUNITARIOS”.
Artículo de Marcos Matías Alemán. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, Pág. 186, 1996. [4] BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS”. Tomo 1. Editorial Heliasta SRL 1989. Argentina. Pág. 27. [5] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 25 de octubre del 2000. Proceso Nº 71-IP-2000. Caso: “FUENTE CLARA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Nº 631 del 10 de enero de 2001. [6] ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS O SERVICIOS” Editado por Top Management, Bogotá, Pág. 77. [7] BAYLOS Corroza Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Editorial Civitas. Madrid 1993. Pág. 829 [8] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de julio del 2000, Proceso Nº 46-IP-2000.
Marca: “CAMPO VERDE”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 594, de 21 de agosto del 2000, [9] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 27 de noviembre del 2000. Proceso Nº 101-IP-2002. Marca: “COLA REAL + gráfica”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 877 de 19 de noviembre del 2002. [10] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia del 11 de marzo de 1998. Proceso Nº 14-IP-96. Marca: “PROMOFERIAS”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 363 del 11 de agosto de 1998. [11] CAVELIER Germán “MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO” Editorial Temis. Bogotá 1962. Pág. 190. [12] FERNÁNDEZ Novoa Carlos, “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. Madrid 1984.
Pág. 32. [13] AREAN Lalín Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. [14] ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. [15] OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires.
Cuarta Edición, 2002. Pág.255. [16] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 29 de agosto de 1997. Proceso Nº 07-IP- 96. Marca: “ELEGANTE CON TURBANTE”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 299 de 17 de octubre de 1997. [17] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 13 de marzo del 2003.
Proceso Nº 22-IP-2003. Marca: “UBS UNION BANK OF SWITZERLAND”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 777 de 27 de marzo del 2003. [18] OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS” Cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2002. Pág. 191. [19] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIIDAD ANDINA. Sentencia del 10 de abril del 2002.
Proceso Nº 01-IP-2002. Marca: “JOHANN MARIA FARINA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Nº 633 de 17 de enero de 2001.