PROCESO 168-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
ACTOR: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Marca: “OPEN UP”. Proceso interno N° 2003-00143 (8910). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los dos días del mes de febrero del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera de Estado, Doctora Olga Inés Navarrete Barrero.
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 16 de diciembre del 2004, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 19 de enero del 2005. 1.
ANTECEDENTES: 1.1 Partes Actúa como demandante la firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se considera como terceros interesados en los resultados de la impugnación, a las firmas OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LTDA., OPENMARKET LTDA., así como, a la sociedad THOMSON CONSUMER ELECTRONICS. 1.2 Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., mediante apoderado, solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 15396, de 21 de mayo del 2002, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien decidió declarar infundada la oposición formulada por la sociedad OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LTDA., OPENMARKET LTDA., con base en la marca OPEN, de su propiedad, que ampara productos de la clase internacional Nº 42 y, negó el registro para la denominación “OPEN UP” (nominativa), como marca destinada a amparar productos de la Clase Internacional Nº 35, solicitado por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.; determinación ésta fundamentada en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, además, en el hecho de haber considerado la existencia de confusión entre ese distintivo y la marca “OPEN TV”, registrada para la clase 35, de propiedad de la sociedad THOMSON CONSUMER ELECTRONICS. - Nº 27904, de 29 de agosto del 2002, emitida por la misma Dependencia, la cual, al resolver el recurso de reposición planteado en contra de la Resolución inicial confirmó, en todas sus partes, la decisión en élla concretada; y, - Nº 33167, de 18 de octubre del mismo año, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Superintendencia, quien al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó también lo decidido en la Resolución Nº 15396.
Solicita adicionalmente la actora, que a título de restablecimiento de su derecho se ordene a la mencionada Institución, que conceda el registro de la marca solicitada por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. 1.3 Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de Colombia, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 13 de mayo de 1999, la firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. presentó solicitud para obtener registro de la denominación “OPEN UP”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.[1] - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 480, de 28 de junio de 1999. - Dentro del término correspondiente, la sociedad OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LTDA., OPENMARKET LTDA., formuló observación a dicha solicitud, con base en la marca “OPEN” de su propiedad, destinadas a amparar productos de las Clases Nº 39 y 42. - El 21 de mayo del 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 15396, por medio de la cual declaró infundada la oposición presentada por OPENMARKET LTDA.; sin embargo, negó el registro solicitado por el hecho de haber considerado la existencia de confusión entre ese distintivo y la marca “OPEN TV”, registrada en la clase 35, de propiedad de la sociedad THOMSON CONSUMER ELECTRONICS. - La sociedad solicitante del registro interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la resolución emitida. - El 29 de agosto también del 2002, la mencionada Superintendencia resolvió el recurso de reposición interpuesto, mediante Resolución Nº 27904, por la cual confirmó la resolución Nº 15396. - El 18 de octubre también del mismo año, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de esa Dependencia, al resolver el recurso de apelación por medio de Resolución Nº 33167, confirmó igualmente lo decidido en la Resolución inicial, en todas sus partes. b) Escrito de demanda La firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., constituida bajo las leyes de la Confederación Suiza, domiciliada en Vevey, Canton de Vaud, por intermedio de su apoderado manifiesta que, como ha sido ya dicho, el 13 de mayo de 1999 presentó a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitud para el registro de la denominación “OPEN UP” (nominativa), como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional Nº 35, respecto de la cual fue formulada observación por parte de la sociedad OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LTDA., OPENMARKET LTDA., con base en la marca “OPEN” de su propiedad.
Expresa que la mencionada Superintendencia declaró infundada la oposición presentada y negó el registro solicitado, por cuanto consideró la existencia de confusión con la marca “OPEN TV”, de propiedad de la sociedad THOMSON CONSUMER ELECTRONICS. Considera que no existe tercero interesado en este proceso, por cuanto la oposición presentada por OPENMARKET LTDA. fue declarada infundada, sin que la misma presentara, luego, recursos en contra de esa decisión. Argumenta la actora, la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, manifestando que “ a pesar de que la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos y Delegatura para la Propiedad Industrial, sostiene en los actos demandados que la comparación entre los signos se efectuó en conjunto, lo cierto es que en la totalidad de los actos demandados, dicha oficina exalta la ‘importancia’ de la palabra OPEN en el signo registrado y sostiene que la distintividad de OPEN TV se centra en la primera palabra del mismos (OPEN) cuando la marca base de la negación es OPEN TV, completa y compuesta por dos (2) palabras.
De la misma forma, es necesario tener en cuenta que el signo solicitado es OPEN UP compuesto por dos palabras y no sólo por la que exaltó la demandada”. Sostiene, igualmente, que la aludida Dependencia erró al considerar que “ la distintividad del signo OPEN TV no puede recaer sobre la palabra ‘OPEN’, toda vez que la misma es usada por varios competidores para distinguir servicios de la clase 35 internacional ”.
Alude además, que “el análisis efectuado por la Superintendencia de Industria y Comercio cuando estudió la registrabilidad de la marca OPEN UP fue indebido, puesto que no se realizó de acuerdo a las reglas del cotejo marcario ni los criterios aceptados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. Respecto a la violación del artículo 134 de la Decisión 486, manifiesta que “ el signo OPEN UP tiene la capacidad de distinguir servicios de la clase 35 en el mercado, pues no existe marca alguna o solicitud de registro de marca que le reste esta aptitud, ni tampoco es una expresión descriptiva o genérica.”.
Expresa que “negar el registro de la marca OPEN UP por considerarla confundible con la marca OPEN TV y por tanto carecer de distintividad, es una violación a la norma transcrita por falta de aplicación.”. Al referirse a la violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, sostiene que “la violación de esta norma está íntimamente vinculada con la de los artículos 134 y 136 literal a).
Es decir, que al haber establecido que la marca OPEN UP no es confundible con la marca OPEN TV y que por tanto es apta para ser registrada, porque tiene capacidad para distinguir servicios de la clase 35, ha quedado demostrado que el signo OPEN UP tiene fuerza distintiva, es decir, que no carece de distintividad.”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la actora en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.
Expresa, respecto a la supuesta violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, que “ efectuado el análisis de registrabilidad del signo solicitado, la Superintendencia de Industria y Comercio concluyó que estaba comprendido en la causal de irregistrabilidad por cuanto es confundible con la marca OPEN TV registrada para distinguir productos de la clase 35 de la clasificación internacional ”.
Sostiene que “ como se indicó en los actos demandados, para que se dé el denominado ‘riesgo de confusión’ que requiere la causal en estudio, es preciso que concurran dos circunstancias, a saber, i) la primera hace referencia a las marcas como tal, entre las cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético; ii) la segunda, consiste en la necesidad de verificar el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, pues el ‘principio de especialidad’ limita la protección de una marca a los productos o servicios especificados en el registro, es decir, que este alcance o cobertura es determinante en el momento de examinar la confundibilidad de los signos comparados, limitando la irregistrabilidad para aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicio o relacionado en alguna medida.”.
Afirma que “ en consecuencia, se adelantó el examen de confundibilidad siguiendo las pautas dispuestas por la jurisprudencia, procediendo al análisis comparativo de los signos en cuestión, concluyendo que los signos OPEN UP y OPEN TV son similarmente confundibles, por cuanto existe semejanzas que hacen imposible su diferenciación por parte del consumidor, en tanto que coinciden en la expresión OPEN y el vocablo adicional que acompaña dicha palabra en el signo cuyo registro fue negado, no le aporta la distintividad requerida para diferenciarlos de la marca registrada, por lo que no cumple con los requisitos señalados para constituir marca.”.
Concluye aseverando que “ todas las decisiones adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio en cada uno de los trámites de registro solicitados, son el resultado del estudio individual, particular y autónomo de los hechos que los rodean, efectuado a la luz de la normatividad vigente, de modo que no puede pretenderse que la decisión a la que se llegue en un caso ajeno y particular deba coincidir con aquellas adoptadas en otros asuntos particulares y concretos, diferentes del que se discute.
Así las cosas, solicito que los argumentos expuestos por la parte demandante respecto de distintos actos administrativos expedidos por la Superintendencia en diferentes trámites de registro marcario no sean tenidos en cuenta.”. d) Terceros interesados Con relación a quienes han sido considerados como terceros interesados en esta causa, se precisa, que no obra del expediente recibido, prueba de intervenciones realizadas ni por la sociedad OPENMARKET LTDA., ni tampoco por la sociedad THOMSON CONSUMER ELECTRONICS, realidad procesal confirmada en el Oficio Nº 2138, de 30 de noviembre del 2004.
Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal pues, en efecto, la solicitud presentada se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por dicho artículo, ya que se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.
Respecto al informe sucinto de los hechos considerados relevantes, cabe anotar que la Instancia compareciente se ha limitado, como en otros varios casos observados ya por este Tribunal, a referir los argumentos formulados por la parte actora, soslayando aquellos expuestos en la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.
Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado compareciente ha solicitado, por medio del pedido anexo al Oficio Nº 2138, de 30 de noviembre del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Al respecto, este Tribunal considera que no procede atender el pedido en los términos formulados, toda vez que la solicitud correspondiente al registro del distintivo OPEN UP (nominativo) ha sido presentada el 13 de mayo de 1999, esto es, en vigencia plena de la Decisión 344.
En consecuencia, se estima procedente llevar a cabo la interpretación de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344; interpretación que se considera conveniente extender, de oficio, a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 3.
NORMAS A SER INTERPRETADAS En armonía con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;” ( ) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” DECISION 486 “Disposición Transitoria Primera: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
4. TRANSITO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA Conforme ha sido expuesto en las consideraciones previas realizadas en torno de esta interpretación prejudicial, este Organo Comunitario ha determinado la improcedencia de la interpretación pedida de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo sino, además, de los términos de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, subrogatoria de la 344, con apoyo en los cuales se determina que, en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la solicitud, en este caso, la Decisión 344.
Al respecto el Tribunal ha señalado que: “…si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. [2]
5. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO La marca es definida, según el inciso segundo del artículo 81, como “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. En este sentido el Tribunal ha manifestado: “ la marca debe estar llamada a distinguir un producto o servicio de otros: siendo intangible requiere materializarse por signos sensibles (perceptibilidad) para que el consumidor pueda apreciarla y distinga o diferencie los productos que desea adquirir.
Un signo que no permita al público consumidor identificar y distinguir un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser registrado como marca.” [3] El artículo 81 establece, además, los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
6. EXCEPCIONES PARA EL REGISTRO El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 82 de la Decisión 344, los impedimentos para que un signo sea considerado marca. Falta de requisitos sustanciales en la marca El literal a) de esa norma establece que no podrán ser registrados como tales, los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir una marca.
Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los tres requisitos establecidos en el artículo 81 y desarrollados ya en el punto anterior, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando palabras o figuras.
El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar, si con tal pretensión no se incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344, así como en las prohibiciones expresamente fijadas en los otros literales del referido artículo y, en el artículo 83 de la misma Decisión.
7. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[4] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor dirigida a establecer si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. [5] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el cotejo marcario Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo de marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” [6]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ´disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [7]
8. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO En cuanto a los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. No serán sin embargo registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran, se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso y, tampoco, si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.
El Tribunal se ha manifestado anteriormente, respecto a este tema, en los términos siguientes: “ ( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”.
Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y ratificado en las sentencias pronunciadas en los expedientes 03-IP-2002 y 15-IP-2002. Es importante en este ámbito, que la autoridad nacional competente realice un detenido examen del signo en controversia, a fin de determinar si éste es descriptivo o evocativo y si por lo tanto es registrable o no; el juez consultante deberá determinar si esa denominación no ha sido utilizada en el medio como signo marcario y, si es suficientemente distintiva respecto de la denominación que conforma la marca comparada, sin que consecuentemente genere riesgo de confusión que afecte a la ya registrada.
Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. De conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, el Tribunal considera que en materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario relativas al derecho sustancial, que se encontraren vigentes en la fecha de presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. 2.
Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3.
No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o los mismos servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 5.
El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6. Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro.
Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común y, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podría ser registrada. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2003-00143 (8910), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la mencionada Comunidad, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 35.- Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. [2] Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PEPAC.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 1-IP-99, sentencia de 7 de mayo de 1999. G.O. Nº 461, de 22 de julio de 1999. Marca “TRIGARD”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas.
Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. [6] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [7] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.