PROCESO 171-IP-2004 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio del artículo 128 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 5455- E.G. Actor: COMESTIBLES ITALO S.A. Marca: “ITALO”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, de la República del Ecuador.

Magistrado consultante: doctor Eloy Torres Guzmán. VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite ha sido considerada procedente, mediante auto de fecha 26 de enero del 2005. 1. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1.

Las partes: Demandante: COMESTIBLES ITALO S.A. Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. 1.2. La demanda: COMESTIBLES ITALO S.A. presentó a través de su apoderado, el 1 de julio de 1994, solicitud de registro de la marca “ITALO”, para proteger productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mediante la Resolución impugnada, contenida en el oficio Nº 0964725 de 15 de junio de 1998, emitida por el Director de Propiedad Industrial, se resolvió aceptar las observaciones propuestas por Bolivariana de Inversiones Bolinsa S.A., titular de la marca ITALICA Gráfica, y Cremino S.A., titular del nombre comercial ITALICA Gráfica y consecuentemente negar el registro solicitado.

Se afirma que la Resolución impugnada es improcedente e ilegal, por las siguientes consideraciones: a) Se encuentran registradas en el país varias marcas que comparten términos alusivos a ITALIA y a ITALIANO, siendo este el caso de las mismas empresas observantes que tienen registradas marcas similares; b) No se tomó en consideración que la marca ITALO está registrada en Colombia y que ha alcanzado gran fama y prestigio; c) ITALO, es una marca denominativa que no puede causar confusión con las marcas mixtas, con las que se la comparó para fundamentar las observaciones planteadas; los criterios doctrinarios son claros al expresar que existen diferencias entre las marcas de distintos tipos o clases. d) Luego de observar a las marcas en conflicto del modo recomendado por la doctrina es evidente que entre ellas no existe semejanza auditiva, fonética, y visual, como erróneamente señaló el Director Nacional de Propiedad Industrial. 1.3.

La contestación a la demanda: El Director Nacional de Patrocinio, delegado del Procurador General del Estado, señala domicilio judicial para efectos de vigilancia procesal. En el expediente consta expresamente que: “Los otros demandados no han contestado a la acción propuesta por lo que de conformidad con la ley correspondiente se entiende como negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la acción propuesta.” 2.

Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas.

Por ser pertinentes dentro del caso planteado, la interpretación prejudicial versará sobre los artículos solicitados por el consultante, que son: 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y se realizará la interpretación de oficio del artículo 128 de la Decisión antes referida. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.

DECISIÓN 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” (…) Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” ( ) Artículo 128 “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.” 4. Consideraciones. La presente interpretación se referirá, de manera principal a los siguientes temas: requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; reglas para el cotejo marcario; comparación de marcas denominativas y marcas mixtas; el uso de partículas de uso común en la conformación de signos marcarios; la marca débil; el nombre comercial. 4.1.

Requisitos para el registro de marcas: La marca se define como un bien inmaterial, perceptible y susceptible de representación gráfica, que tiene como función principal la identificación de productos o servicios en el mercado, a fin de que el consumidor los diferencie y seleccione, sin incurrir en confusión. La doctrina, sobre el concepto de marca, expresa lo siguiente: “ es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.”[1] “consisten en signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.”[2] El Régimen Común de Propiedad Industrial ofrece protección al titular de la marca, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, además tutela el interés de los consumidores a quienes van destinados los productos o servicios, evitando que se genere confusión y garantizando de esta manera transparencia en el mercado.

Los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca según el artículo 81 de la Decisión 344 son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; es importante destacar que además de cumplir con los mencionados requisitos, es indispensable que el signo no incurra en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la mencionada norma. 4.1.1.

La Distintividad: Es la función principal que debe reunir todo signo para acceder al registro de marcas; este requisito hace posible la distinción o identificación de unos productos o servicios de otros y ofrece al público facilidad para realizar la elección de lo que desea adquirir; la marca le da a la mercadería su individualidad y permite que un producto o servicio sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado; se ha dicho al respecto que: “La marca es un esfuerzo constante de diferenciación, no sólo entre los signos que identifican los productos, sino sobre los productos mismos, en su intención de comunicación a terceros de las cualidades que los diferencian de la competencia.”[3] 4.1.2.

La Perceptibilidad: La marca se define como todo signo, capaz de distinguir a la gran cantidad de bienes y servicios que se comercializan en el mercado, el signo para ser identificado debe ser perceptible y su materialización se realiza a través de todo elemento o indicación que haga posible su captación por los sentidos. La doctrina manifiesta que: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.”[4] La marca es un bien de naturaleza inmaterial, por ello es indispensable que exista un soporte material, que permita que se exprese la idea que encierra el signo, a fin de que éste pase del campo subjetivo a la realidad y pueda captarse o percibirse. 4.1.3.

Susceptibilidad de representación gráfica: Este requisito de la marca permite la apreciación visual del signo a través de su descripción material, además posibilita realizar la publicación y el archivo de la denominación solicitada. Sobre el tema, la doctrina señala lo que sigue: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.[5] 4.2.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud: La Decisión 344 en el literal a) del artículo 83, contiene una prohibición encaminada a salvaguardar el derecho de terceros, que pueden ser previos solicitantes o titulares de un registro marcario; en ella se expresa claramente, que no son objeto de registro los signos idénticos o similares, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

La prohibición no exige que el signo efectivamente genere error entre los consumidores, sino que basta para que ella opere con la sola existencia del riesgo de que tal situación pueda producirse; cabe agregar que, una marca sin la suficiente fuerza distintiva evidencia una real posibilidad de que la confusión se produzca, lo que traerá como consecuencia el impedimento de su registro o la anulación de éste.

No cumple con el requisito de ser distintivo el signo que no sea apto para diferenciar en el comercio los productos o servicios de un titular, de otros provenientes de distinto fabricante; la principal función de la marca es la de identificar con claridad productos o servicios en el mercado, permitiendo al empresario tener la certeza de que gracias a los derechos exclusivos obtenidos a través del registro de la marca, nadie podrá hacer uso de un signo idéntico o similar al ya registrado y por tanto no existirá el riesgo de confusión para el consumidor respecto del origen empresarial de los bienes que se ofertan.

Sobre el tema la doctrina señala lo siguiente: “El criterio fundamental al prohibir el registro de una marca en que sus signos y los productos o servicios que distingue sean idénticos o semejantes a la marca anterior con la que se compara es evitar la confusión en el mercado” [6] La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado al respecto: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”. [7] “ la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.[8] La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta; la primera conduce al comprador a adquirir un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando otro; la confusión indirecta se caracteriza porque el consumidor atribuye, a dos productos o servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad un origen empresarial común. La similitud entre dos marcas puede ser: ortográfica, fonética o ideológica.

La similitud ortográfica, surge de la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, existe por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir, cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

El hecho de que marcas idénticas o similares subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores; en tal circunstancia, el público quedaría en incapacidad de distinguir acerca del origen empresarial de los productos o servicios y escoger entre ellos, con entera libertad.

Cavelier expresa que: “ es indispensable evitar en toda forma el registro de marcas que teniendo algún parecido o semejanza, puedan dar lugar a establecer confusión y engaño en el público desprevenido, así como una competencia desleal en el campo industrial, pues con una marca imitada se aprovecharía un fabricante ilícitamente del prestigio de un producto acreditado antes por el esfuerzo y el dinero de otro” “ los signos y marcas que se adopten no deben dar ni el más remoto lugar a confusión en el mercado, ya que para ello cuenta el interesado con una cantidad dilatada de nombres que pueden tomarse de la naturaleza o de la fantasía”[9] 4.3.

Reglas para el cotejo marcario. Comparación entre marcas denominativas y marcas mixtas. Con el propósito de determinar el riesgo de confusión que pudiera producirse entre los signos enfrentados, se debe analizar si verdaderamente existen semejanzas suficientemente capaces de inducir al público a error, o si las marcas en conflicto son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y sin afectar el derecho de exclusiva de terceros.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina reiteradamente, en sus sentencias sobre la materia, ha mencionado las reglas que deben ser consideradas para determinar la existencia del riesgo de confusión, las que según el tratadista Breuer Moreno expresan que: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(“TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y SS.)”[10] Es importante destacar que al realizar el cotejo de todo tipo de marcas, debe realizarse una visión total o de conjunto, sin descomponer los signos en conflicto para efectos de establecer similitud, ya que lo importante es realizar una observación global de todos los factores integrantes de la marca con la finalidad de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica; la visión de conjunto se da por la impresión que el consumidor tiene sobre la misma.

En la comparación se debe usar el método de cotejo sucesivo; no cabe realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en forma individualizada o por separado. En lo referente a la similitud general entre dos marcas, se deben observar los elementos semejantes existentes entre ellas, para percibir el riesgo de confusión. El examen de los signos es de competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

En el presente caso se debe cotejar una marca mixta y otra denominativa, la primera se define como el signo que está conformado por la combinación de elementos de tipo denominativo y gráfico, que en suma deben formar un conjunto marcario capaz de ser distintivo. La marca denominativa o llamada también verbal, utiliza expresiones que se componen por una o varias palabras que integran un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual.

La comparación de las marcas en conflicto determinará si entre ellas existe confusión, que puede ser directa o indirecta; al realizar el cotejo entre una marca mixta y una denominativa, deberá tomarse en cuenta que el elemento denominativo de la marca mixta suele, por lo general, ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva que tienen las palabras, las que por definición son pronunciables, además el elemento denominativo impacta y permanece en la mente del consumidor, porque es a través de la palabra o denominación, como se solicita al producto o servicio distinguido por la marca; no obstante, en algunos casos, se le reconoce prioridad al elemento gráfico, por sus características, tamaño, color y colocación de la gráfica, que pueden ser determinantes.

Para establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca mixta y la denominativa, el Tribunal ha señalado que: “… se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes.

Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio”.[11] 4.4. El uso de partículas de uso común en la conformación de signos marcarios: Para elaborar un conjunto marcario, se puede hacer uso de determinados prefijos o sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales, no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos, en el diseño de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no generar confusión. En el caso de marcas que contienen partículas de uso común, cabe indicar que al realizar el examen comparativo, no deben considerarse las partículas de uso general o común, a efecto de determinar si existe confusión, constituyéndose tal circunstancia en una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes, en el caso presente por tratarse de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía de la marca.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que partículas, prefijos o sufijos, necesarios o usuales pertenecientes al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella.” ( ) “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.”[12] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente: “La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, pp. 78- 79).

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ”. “Otamendi ha señalado que “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.”[13] 4.5.

La marca débil: El fenómeno que la doctrina ha denominado “debilidad de la marca”, tiene ocurrencia cuando aquélla está conformada exclusivamente por signos de utilización libre o al incorporar en su estructura vocablos o expresiones de utilización común. Este tipo de marca tendrá menor fuerza para impedir que otros escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia, parecidos a la marca de referencia. Una locución genérica no es monopolizable por nadie, por ello ninguna persona puede impedir que terceros la incorporen en otros signos marcarios.

Tampoco se puede tener el derecho exclusivo de uso respecto de raíces, terminaciones, sufijos, prefijos, de uso común. Sobre el particular el tratadista Jorge Otamendi señala que: “ El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.

“ se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente."[14] La doctrina y el derecho comunitario coinciden en que el titular de la marca no puede obtener el uso exclusivo de una expresión de uso común, por lo que otras marcas pueden también utilizarla, tomando en cuenta que se deberán incluir otros elementos que formen un conjunto marcario distintivo, que podrá acceder a su registro al cumplir con los requisitos que establece la ley y no incurrir en prohibición alguna. 4.6.

El nombre comercial: El nombre comercial es reconocido como el elemento identificador, que permite distinguir una actividad comercial o un negocio de otros similares que se desarrollan en el mercado; el nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa; la protección que la Normativa Comunitaria Andina le concede proviene del registro o de su uso efectivo, las disposiciones contenidas en la Decisión 344 no exigen el cumplimiento de formalidades en cuanto al registro, que tiene un carácter facultativo, y se establece con fines meramente declarativos.

En materia de nombres comerciales, se emplean los conceptos referentes a las marcas, y para comparar una marca y un nombre comercial se deben observar los criterios sugeridos por la doctrina para el cotejo de signos marcarios. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto al nombre comercial expresó lo siguiente: “Encontramos que el fin básico del nombre comercial es el de servir de signo distintivo del establecimiento comercial, y se rige según la legislación comunitaria por la ley interna de cada uno de los Países Miembros.

Sin embargo será protegido sin necesidad de registro.” [15] Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y además el signo no deberá estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.

CUARTO: El juez nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta, las orientaciones doctrinales referidas en esta interpretación prejudicial, para el cotejo de las marcas, de acuerdo a la naturaleza de las que en el caso se confrontan.

QUINTO: La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando; hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

SEXTO: La debilidad de la marca, existe cuando el signo está conformado exclusivamente por palabras de utilización libre o incorporando en su estructura compuesta vocablos o expresiones de utilización común. Este tipo de marca tendrá menor fuerza para impedir que otros escojan signos próximos también al libre uso y, en consecuencia, parecidos a la marca de referencia.

SÉPTIMO: El nombre comercial es el elemento identificador, que permite distinguir una actividad comercial o un negocio, de otros similares; puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa. La protección que la Normativa Comunitaria Andina le otorga proviene del registro o de su uso efectivo, la Decisión 344 no exige el cumplimiento de formalidades en cuanto al registro que tiene un carácter facultativo, y se establece con fines declarativos.

En materia de nombres comerciales, se emplean los conceptos referentes a las marcas, por ello, al realizar la comparación de una marca y un nombre comercial se deben emplear los mismos criterios utilizados en la comparación de signos marcarios. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 5455-EG, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (a.i.) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] BERTONE Luis Eduardo.

“DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989. Pág. 14. [2] MATIAS ALEMAN Marco. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. [3] Memorias del Seminario Internacional “LA INTEGRACIÓN, DERECHO Y LOS TRIBUNALES COMUNITARIOS”. Artículo de Marco MATÍAS ALEMÁN. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, 1996, Pág. 186. [4] FERNÁNDEZ Novoa Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Págs. 21 y SS. [5] ALEMAN, Marco Matías. Ob. Cit. Pág. 77. [6] BAYLOS Corroza Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Editorial Civitas. Madrid 1993. Pág. 829 [7] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 11 de marzo de 1998. Proceso Nº 14-IP-96.

Marca: “PROMOFERIAS”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 363 del 11de agosto de 1998. [8] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 27 de noviembre del 2000. Proceso Nº 101-IP-2002. Marca: “COLA REAL + gráfica”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 877 de 19 de noviembre del 2002. [9] CAVELIER Germán “MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO” Editorial Temis.

Bogotá 1962. Pág. 190. [10] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 10 de abril del 2002. Proceso Nº 01-IP-2002. Marca: “JOHANN MARIA FARINA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Nº 633 de 17 de enero de 2001. [11] Proceso Nº 101-IP-2002. Doc.cit. en pie de página N° 8. [12] OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot.

Buenos Aires. 2002. Pág. 191. [13] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 9 de julio del año 2003. Proceso Nº 39-IP-2003. Marca: “& mixta”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Nº 965 de 8 de agosto del 2003. [14] OTAMENDI Jorge. Ob. cit. Págs. 191 y 192. [15] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 13 de febrero de 1998. Proceso Nº 20-IP-1997. Caso: “MANUELITA VS. MANOLITA”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 332 de 30 de marzo de 1998.