PROCESO Nº 179-IP-2004 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 88, 103, 119 y 120 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Parte actora: sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. Caso: marca “FIBROLIT”, clase 20.

Expediente N° 2003-00219. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, nueve de marzo del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en el “Artículo 114 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y el artículo 174 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, y recibida en este Tribunal en fecha 17 de diciembre de 2004; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el órgano jurisdiccional consultante, la parte actora alega en su demanda que “Mediante la Resolución número 5560 del 25 de agosto de 1987 expedida por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia y Comercio (sic), se concedió el registro de la marca FIBROLIT para distinguir productos comprendidos en la clase 20 a favor de la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. … La sociedad ETERNIT COLOMBIA (sic) S.A., solicitó la renovación del registro de la marca FRIBOLIT de la Clase 20 … Mediante la Resolución número 5418 del 30 de Diciembre de 1992, se concedió la renovación del registro de la marca FIBROLIT … Estando dentro del tiempo previsto para ello, el 23 de mayo del 2002 la sociedad ETERNIT COLOMBIA (sic) S.A., solicitó nuevamente la renovación del registro de la marca FIBROLIT … Sin pronunciamiento sobre la solicitud de renovación presentada oportunamente, mediante la Resolución Número 30629 (rectius 30631) del 23 de septiembre del 2002 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se declaró la caducidad del título, o también denominado certificado de registro … Dentro del término legal la sociedad ETERNIT COLOMBIA (sic) S.A, presentó recurso de reposición y subsidiario de apelación contra la Resolución número 30631 del 23 de septiembre del 2002 … A través de las Resoluciones número 38136 del 2002 y 42130 del 26 de diciembre del 2002, se resolvieron los respectivos recursos de reposición y de apelación, confirmándose la determinación de caducidad del registro de la marca FIBROLIT”. 1.2.

Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora denuncia la violación de los artículos 174 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y 114 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, argumentando al efecto que “Si la entidad demandada consideraba que no era viable la renovación del registro, debió manifestarlo así en la citada Resolución número 30628 (rectius 30631), haciendo referencia a la petición del apoderado de ETERNIT COLOMBIA (sic) S.A., habiéndole dado, en todo caso, la posibilidad de exponer las razones por las cuales la sociedad solicitante consideraba que le asistía el derecho a renovar el registro”.

En el texto de su demanda, la actora alega que, si bien “la declaratoria de caducidad de un registro marcario es una verdadera sanción administrativa impuesta por la administración al titular, cuando éste no ha realizado el pago de las tasas correspondientes a la publicación del título, o cuando no realiza la renovación del registro dentro del término señalado en la ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 2591 de Diciembre 13 del 2000, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Decisión 486 ”, es el caso que “esta facultad sancionatoria, que comporta la privación del derecho del titular del registro, debe ejercerse de conformidad con la ley, esto es, observando el debido proceso y garantizando los derechos del administrado y las limitaciones impuestas a la administración para ejercerla, pues … su ejercicio está limitado en el tiempo, no es indefinida”; que “la imposición de la sanción consistente en la declaratoria de caducidad del registro, debía imponerse observando, de una parte, el incumplimiento de la obligación del administrado consistente en el pago de las tasas, es decir, verificando la ocurrencia de los supuestos de hecho que daban lugar a la aplicación de la sanción, y de otra, el límite temporal impuesto por la ley para la aplicación de la sanción”; que “El Decreto 117 de 1994 entró en vigencia el 14 de Enero de 1994, fecha en que fue publicado, lo cual significa que el término concedido a los titulares para acreditar el pago de las tasas correspondientes a los derechos derivados de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, transferencias, prórrogas, licencias, cambios de nombre y de domicilio del titular, venció el 14 de Abril del año 1994”; que “Sólo a partir de tal fecha podía la Superintendencia de Industria y Comercio declarar la caducidad de los títulos concedidos entre el 8 de Abril de 1992 y el 14 de Enero de 1994, siempre y cuando no se hubiera acreditado el pago de las tasas correspondientes, antes del día 14 de Abril de 1.994”; que “La referida facultad sancionatoria, sin embargo, no era intemporal, pues también estaba sujeta a un término de caducidad.

¿Cuál? El contenido en el Artículo 38 del Código Contencioso Administrativo: tres (3) años contados a partir de la expedición del acto que pudiera ocasionarlas”. La demandante manifiesta además que “… ni la legislación supranacional sobre propiedad industrial (Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina), ni las normas nacionales que establecen las sanciones por el no pago de las tasas establecen un límite temporal para la imposición de las sanciones derivadas del incumplimiento de tal obligación … Por esa razón resulta indispensable recurrir al término de caducidad establecido en el Código Contencioso Administrativo ”; y que “Al resultar improcedente la declaratoria de caducidad del registro, por haber caducado el término legal para el ejercicio de la facultad sancionatoria, surgía necesariamente una sanción para el titular del registro: la imposibilidad de realizar la publicación del mismo, con las consecuencias que tal hecho generaría para la adecuada defensa de sus derechos marcarios.

Esta era la única sanción que podía generarse luego de no haberse decretado en forma oportuna la caducidad del registro. Se trata, pues, de una sanción que opera por el simple incumplimiento de la obligación y que priva al afectado del derecho a la publicación, mas no de los derechos sobre el registro”. 2. Contestación a la demanda El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene, en su escrito de contestación a la demanda, que “el tramite (sic) marcario es un trámite especial que cuenta con normas de dicho carácter, en este sentido es claro que no puede confundirse, la facultad que tiene la oficina nacional competente en el caso de Colombia la Superintendencia de industria (sic) y Comercio para declarar la caducidad de un registro marcario cuando opera alguna de las causales que la ley Supranacional contempla, y sean advertidas por la oficina nacional competente, con disposiciones internas de carácter general que regulan situaciones diferentes”; que “Con el decreto 2591 del 13 de diciembre de 2000, se reglamento (sic) parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en su artículo 25, establece que la Superintendencia de Industria y Comercio, seguirá declarando la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, transferencias, prórrogas, licencias, cambios de nombre y de domicilio del titular otorgados a partir de la fecha de publicación del decreto 117 de 1994, cuyo pago no se haya acreditado ante dicha entidad dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo”; que “La resolución 30631 del 23 de septiembre de 2002, se profirió dando cumplimiento a lo establecido en norma especial como es el decreto 2591 de 2000, que para el efecto y las resultas de este proceso, establecieron la caducidad de los registros marcarios, cuyos titulares no cumplieron con el requisito del pago de las tasas para efectos de la publicación y entrega de tales títulos”; que “No puede ser aplicable el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo respecto a la figura de la caducidad de que trata la Decisión 486 reglamentada parcialmente por el decreto 2591 de 2000, por cuanto de ninguna manera la actora, titular del certificado no. 118388 de la marca FIBROLIT, no ha cometido infracción, falta o contravención sea por acción o por omisión en contra de nuestro ordenamiento jurídico, a que se refiere la norma en cita”; que “Adicionalmente la caducidad aquí en litis, se presentó de pleno derecho desde el día 27 de abril de 1993, y mi representada pudo constatar su ocurrencia al momento de estudiar los documentos presentados por la actora, el día 23 de mayo de 2002, cuando solicitó la renovación del certificado no. 118388 de la marca FIBROLIT, para el período comprendido entre el 25 de agosto de 2002, hasta el 25 de agosto de 2012”.

La Superintendencia agrega, en su escrito de contestación, que a “la actora se le notificó personalmente de la resolución no. 5418 del 30 de diciembre de 1992, el día 19 de abril de 1993, quedando ejecutoriada la citada resolución el día 27 de abril de 1993. Es decir que transcurrieron más de (11) once meses contados entre el 27 de abril de 1993 y 14 de abril de 1994 ultimo (sic) plazo consagrado en el decreto 117 de 1994, para el pago de los títulos de renovación concedidos entre el 8 de abril de 1992 y el 14 de enero de 1994, sin que la actora cumpliera con su obligación de pagar las tasas correspondientes para la publicación y el retiro del título de renovación del certificado no. 118388 de la marca FIBROLIT, que distinguía productos de la clase 20 internacional, obligación que hasta la fecha nunca se cumplió”; que “Por lo tanto la caducidad declarada contra del (sic) certificado no. 118388 de la marca FIBROLIT, que distinguía productos de la clase 20 de ninguna manera es una sanción como lo pretende hacer ver la parte actora, ya que por el contrario es un modo de extinción del derecho al uso de la marca, en contra el (sic) titular negligente y desinteresado por obtener el uso de su marca”; que “quien deviene o propicia la caducidad es el mismo titular y no la Oficina Nacional de Propiedad Industrial ”; que “la caducidad como perdida (sic) del derecho al registro marcario en contra de su titular, tiene su fuente en una norma de carácter supranacional y no nacional, contenida en el artículo 174 de la decisión (sic) 486 por lo tanto es desde allí donde proviene su origen, así como en el decreto 2591 de 2000, por el cual se reglamentó la decisión 486, por lo mismo no admite aplicación de norma nacional al respecto”; que “… en relación a la solicitud de renovación presentada el día 23 de mayo de 2002, para el período comprendido entre el 25 de agosto de 2002, hasta el 25 de agosto de 2012, será resuelta mediante el acto administrativo correspondiente”; y que “los actos administrativos demandados, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones aplicables vigentes en materia marcaria”. 3.

De las Resoluciones impugnadas En el encabezamiento de la Resolución N° 30631, del 23 de septiembre de 2002, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró “la caducidad del título correspondiente en el evento de la referencia”, obra el siguiente texto: “RESOLUCION No.: 05418 de 30 de diciembre de 1992.

EVENTO: RENOVACIÓN. MARCA: FIBROLIT. CLASE: 20. SOLICITANTE: ETERNIT COLOMBIANA S.A. VENCIMIENTO: 14 DE ABRIL DE 1994”. Y en la parte considerativa se precisa que “… mediante la resolución de la referencia, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos … se concedió el título solicitado en el evento del rubro”; que “de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 2591 expedido el 13 de diciembre de 2000 ‘La Superintendencia de Industria y Comercio continuará declarando la caducidad de los títulos referentes a concesiones, renovaciones, transferencias, prórrogas, licencias, cambios de nombre y de domicilio del titular otorgados a partir de la fecha de publicación del Decreto 117 de 1994, cuyo pago no se haya acreditado ante dicha entidad dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo respectivo …”, que “el inciso 2o del mismo Decreto expresa: ‘Así mismo, se continuará declarando la caducidad de los títulos enunciados en el inciso anterior … concedidos entre el 8 de abril de 1992 y la fecha de publicación del decreto 117 de 1994, cuyo pago no se haya acreditado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que aquél entró en vigencia’ ”; y que “el término de tres (3) meses a que hace referencia la norma anterior, venció el día indicado en el epígrafe, fecha para la cual el titular del registro no acreditó el pago de las tasas vigentes al momento de la solicitud de entrega del título”.

Y en el texto de la Resolución N° 42130, del 26 de diciembre de 2002, mediante la cual la Superintendente Delegada para la Propiedad Industria (E), visto el recurso de apelación interpuesto, decide “Confirmar la decisión contenida en la resolución no 30631 de 2002”, se establece que “la fecha del acto administrativo que concedió la renovación el (sic) registro de la marca solicitada fue el 30 de diciembre de 1992, el término de 3 meses para pagar los derechos administrativos se debe contar desde la fecha de la publicación del Decreto 117 de 1994, esto es 14 de enero de 1994, el cual venció el 14 de abril de 1994 y dicho pago no se efectuó, como se pudo constatar en la verificación del expediente, razón por la cual aplica la caducidad de que trata el artículo citado, dada la perentoriedad de los términos. Razón por la cual es procedente confirmar la decisión recurrida.

En efecto, no obstante que al momento de la solicitud de la renovación se canceló la suma de $ 66.000.oo, este monto correspondía a los gastos administrativos por tramitar la solicitud radicada por parte de la Administración. Así, una vez emitida la resolución mediante la cual se concedía la renovación de la marca FIBROLIT (Resolución 5418 del 30 de diciembre de 1992), se debía realizar el pago por el retiro del título, que según el Decreto 117 de 1994 eran de $ 76.000.oo, los cuales no fueron cancelados”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en el “Artículo 114 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y el artículo 174 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas citadas forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición contemplada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 123 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, el Tribunal estima, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, que procede la interpretación de oficio de los artículos 88, 103, 119 y 120 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que la caducidad del registro del signo fue declarada con motivo de la falta de pago de un servicio correspondiente a la primera renovación de dicho registro, acordada ésta el 30 de diciembre de 1992, sobre la base de una solicitud del 11 de agosto del mismo año. Los textos de las disposiciones a interpretar son del siguiente tenor: Decisión 313 “Artículo 88.- La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro.

No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro, para solicitar la renovación. Transcurrido dicho plazo cualquier persona podrá solicitar el registro”. “Artículo 103.- El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro”.

“Artículo 119.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”. “Artículo 120.- Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, por cuanto, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), estableció que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistiría por el tiempo en que fue concedido.

La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos válidamente concedidos.

Y si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

En el caso de autos se observa que, si bien la actora demandó la nulidad de las Resoluciones 30631, 38136 y 42130, dictadas en el curso del año 2002, mediante las cuales se declaró y confirmó la caducidad del título correspondiente a la marca FIBROLIT, clase 20, la citada caducidad fue declarada en las siguientes circunstancias: según la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo FIBROLIT fue otorgado el 25 de agosto de 1987 “asignándosele el número de certificado 118388, con vigencia hasta el día 25 de agosto de 1992”; la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. solicitó, en fecha 11 de agosto de 1992, la primera renovación del certificado N° 118388 “pagando únicamente por concepto de servicios administrativos el día 03 de agosto de 1992, la suma de $66.000,00 pesos moneda legal, en orden a lo previsto en el artículo 1° del decreto 1168 del 10 de julio de 1992”; este decreto “regulaba para la época lo referente a tarifas en materia de propiedad industrial”; la renovación “se concedió mediante la resolución no. 5418 del 30 de diciembre de 1992, para el período comprendido entre el 25 de agosto de 1992, hasta el 25 de agosto de 2002”; esta resolución, en su artículo segundo, inciso segundo, dice: “Previa la cancelación de los derechos que esta actuación causa, entreguese (sic) al titular copia de la presente resolución, publíquese en la Gaceta de la Propiedad Industrial …”; según la Superintendencia, la caducidad se presentó como “consecuencia del no pago de las tasas correspondientes a la publicación de la renovación del certificado no. 118388 de la marca FIBROLIT, que distinguía productos de la clase 20 internacional …”; la resolución 5418, del 30 de diciembre de 1992, fue notificada personalmente el día 19 de abril de 1993, “quedando ejecutoriada … el día 27 de abril de 1993 … sin que la actora cumpliera con su obligación de pagar las tasas correspondientes para la publicación y el retiro del título de renovación del certificado no. 118388 de la marca FIBROLIT”; luego, el 14 de enero de 1994, fue expedido el Decreto 117, publicado en la misma fecha, en cuyo artículo 25 se otorga un plazo adicional de tres meses para acreditar el pago de la renovación de los títulos “concedidos entre el 8 de abril de 1992 y la fecha de publicación del presente Decreto”, so pena de caducidad; finalmente, el 23 de mayo de 2002, la empresa formuló una segunda solicitud de renovación sobre la cual no hubo pronunciamiento.

De la secuencia que antecede se desprende que el derecho a la renovación primera del título en referencia, solicitada el 11 de agosto de 1992 y otorgada el 30 de diciembre del mismo año, fue ejercido bajo la vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La instancia consultante establecerá la norma aplicable en el caso de autos, bien en lo que concierne al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho de propiedad industrial válidamente concedido, bien en lo que concierne a las etapas del procedimiento correspondiente.

II. De la renovación del registro de un signo como marca Sobre la base de la disposición prevista en el artículo 87 de la Decisión 313, según la cual la duración del registro de un signo como marca será de diez años, contados desde la fecha de su concesión, y el citado registro podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años, el artículo 88 eiusdem exige que la solicitud de renovación sea formulada ante la oficina nacional competente, órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, o, por parte del titular de la marca, dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de la expiración. De presentarse la solicitud dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia, por parte de quien fuera el último titular de la marca, no procederán contra ella observaciones con fundamento en el registro de terceros que hubiesen coexistido con aquel signo (artículo 90).

De la disposición en referencia se desprende que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación oportuna de la solicitud ante la autoridad competente y, en el caso de que dicha solicitud se realice en el plazo de gracia, de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquélla habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 89).

De denegarse la renovación, a causa del incumplimiento de los requisitos previstos en el citado artículo 88, cabe interpretar que la decisión deberá ser notificada al solicitante en debida forma, y que el plazo para su impugnación comenzará a correr desde que la notificación se haya hecho efectiva. El Tribunal ha declarado, a propósito del derecho de renovación, que: “ El derecho original del titular de una marca queda fijado y determinado con la inscripción o registro … constituyendo la renovación una continuidad o prolongación de ese derecho en el tiempo … La renovación no es sino la simple manifestación del interesado de continuar ejerciendo el derecho exclusivo sobre la marca, que ha tenido existencia pacífica durante el período de vigencia. No cabe … denegar la solicitud de renovación argumentando, por ejemplo, que la marca que se pretende renovar atenta contra los principios de registrabilidad referidos en la esencia misma del signo … o afectan a derechos de terceros … pues estas acciones y oposiciones son propias del trámite de registro” (Sentencia dictada en el expediente Nº 13-IP-95, del 19 de marzo de 1996, publicada en la G.O.A.C. Nº 207, del 29 de abril del mismo año).

III. De la caducidad del registro del signo El artículo 103 de la Decisión 313 prevé la caducidad del registro de la marca y las dos únicas causales que dan lugar a su declaratoria, cuales son que el titular no solicite la renovación del registro dentro del término legal, incluido el período de gracia, y que falte el pago de las tasas, en los términos establecidos en la legislación nacional del País Miembro.

A juicio del Tribunal, “La caducidad del registro es un modo de extinción del derecho al uso de la marca” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04- IP-98, de 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 375, del 7 de octubre del mismo año, caso “OPTIPAN”). El citado modo de extinción presupone la existencia y vigencia del registro del signo, y su declaratoria implica “que el derecho exclusivo ha existido válidamente hasta el momento en que la caducidad se produce …” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 502), toda vez que ésta ha de surtir únicamente efectos ex nunc.

En lo que concierne a la causal de caducidad por falta de pago de las tasas, cabe precisar que se trata de las destinadas a retribuir el servicio prestado por el Estado, a través de la oficina nacional competente, de renovación, prórroga, licencia o transferencia del signo. A propósito de esta causal, procede interpretar que la remisión que el artículo 103, segundo párrafo, hace a la legislación nacional del País Miembro, en lo relativo a las tasas y a su pago, significa el reconocimiento de la competencia del citado País para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas a ser cobrados por la oficina nacional competente.

El Tribunal ha señalado sobre este particular que “la norma comunitaria se remite a la legislación nacional para que sean los propios Países Miembros los que determinen las tasas que ellos consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos … Estas tasas serán determinadas por la autoridad que señale la legislación interna de cada país. …” (Sentencia dictada en el expediente Nº 109-IP-2000, del 27 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 660, del 10 de abril del mismo año, caso “LA BELLA”).

Declarada la caducidad, cualquier interesado podrá solicitar el registro del signo, inclusive su antiguo titular, con independencia de la causal que haya originado la extinción de aquél. El Tribunal ha manifestado a este respecto que “… si la caducidad se produjo en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna.

Puede presentar nueva solicitud de registro, pero desde el punto de vista marcario recibirá el mismo tratamiento que puede darse a la solicitud de cualquier otra persona” (Sentencia dictada en el expediente N° 04-IP-98, ya citada). IV. De los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena La disposición prevista en el artículo 119 de la Decisión 313 remite a la legislación nacional de los Países Miembros los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en ella.

Con fundamento en una remisión de esta naturaleza, el Tribunal ha declarado inadmisible “… que la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión … pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos.

Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración …” (Sentencia dictada en el expediente Nº 02-IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año). En consecuencia, el Tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas y en el ámbito de su competencia los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

En todo caso, la norma interna que se dicte deberá ser compatible con la comunitaria. En efecto, este Tribunal ya ha precisado, por virtud de la figura del “complemento indispensable”, que las legislaciones nacionales de los Países Miembros “… no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Sentencia dictada en el expediente Nº 10-IP-94, del 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 177, del 20 de abril del mismo año).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º La norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

Si bien la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, la Cuarta Disposición Transitoria autoriza la aplicación inmediata de la Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos. 2° La concesión de la renovación del registro de un signo como marca dependerá únicamente de la formulación oportuna de la solicitud ante la autoridad nacional competente y, en el caso de que dicha solicitud se realice en el plazo de gracia, de la legitimación del peticionante.

La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda sólo una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquélla habrá de limitarse a tales productos o servicios. 3° La remisión que el artículo 103, segundo párrafo, de la Decisión 313, hace a la legislación nacional del País Miembro, en lo relativo a las tasas y a su pago, significa el reconocimiento de la competencia del citado País para llevar a cabo la fijación de los montos o tarifas a ser cobrados por la oficina nacional competente.

La falta de pago de las tasas correspondientes al procedimiento de renovación del registro de un signo como marca puede dar lugar a su extinción por caducidad. 4° En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias o requisitos adicionales, o dictar reglamentaciones que, de una u otra manera, restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria.

Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de los Estados Miembros, de regular a través de normas internas y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

A tenor de la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA