PROCESO 17-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, literales a), b) e i); 136 literales a) y f); 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador. Actor: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED. Marca: “DESTAPOL 100”.
Proceso interno N° 9517-ML. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Eloy Torres Guzmán. VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 9 de febrero del año 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 23 de los indicados mes y año. 1.
ANTECEDENTES: 1.1. Partes Actúa como demandante la firma RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, siendo demandados el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI; el Presidente del mencionado Instituto, así como el Procurador General del Estado. Se considera como beneficiario de la Resolución impugnada, al señor ENZO JAIME CAIOZZI LEMONCI. 1.2.
Acto demandado La interpretación se plantea en razón de que la firma RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, mediante apoderado solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI: Nº 0979639, de 19 de noviembre del 2001, mediante la cual la mencionada Autoridad rechazó la observación presentada por la Actora, con base en las marcas de su propiedad “DESTAPA” Y “DESTOP”, que protegen productos de la clase internacional 3, respecto del registro de la denominación “DESTAPOL 100”, solicitado por el señor ENZO JAIME CAIOZZI LEMONCI, como marca destinada a amparar productos comprendidos también en la clase internacional Nº 3. 1.3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por el Tribunal compareciente, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 16 de febrero del año 2001, el señor ENZO JAIME CAIOZZI LEMONCI presentó solicitud para obtener registro del distintivo “DESTAPOL 100”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase Nº 3 de la Clasificación Internacional de Niza.[1] - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 435, pág. 27. - El 3 de julio del 2001, dentro del término legal, la firma RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED presentó oposición a la referida solicitud, con fundamento en las marcas de su propiedad DESTAPA y DESTOP, que amparan productos de la misma clase internacional Nº3. - El 19 de noviembre también del 2001, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial emitió la Resolución Nº 979639, por medio de la cual rechazó la oposición presentada y concedió el registro solicitado para la marca “DESTAPOL 100” (mixta). b) Escrito de demanda La firma RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED expresa, como ha sido ya dicho, que el 16 de febrero del 2001, el señor ENZO JAIME CAIOZZI LEMONCI presentó solicitud para obtener el registro de la denominación “DESTAPOL 100”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional 3, respecto de la cual fue presentada oposición por parte de la firma demandante, con base en las marcas de su propiedad “DESTAPA” y “DESTOP”, que amparan productos de la misma clase.
Afirma que el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la oposición presentada, al expedir la Resolución Nº 0979639, de 19 de noviembre de 2001, por la cual declara la improcedencia de aquélla, al considerar que la denominación “DESTAPOL 100”, siendo una marca mixta, sus elementos le otorgan al conjunto suficiente distintividad. Argumenta la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al manifestar que “ al momento de cotejar las marcas ‘DESTAPA’, ‘DESTOP’ y ‘DESTAPOL 100’, el Director Nacional de Propiedad Industrial no consideró que las semejanzas son muy superiores a las diferencias, por lo que la marca impugnada era irregistrable.”.
Expresa la accionante, que “ el Director Nacional de Propiedad Industrial no consideró las cuatro reglas fundamentales para la realización del cotejo marcario…”, muchas veces aludidas por este Tribunal. Sostiene que “ si bien es cierto la marca ‘DESTAPOL 100’ es mixta, este hecho carece de relevancia, pues el elemento gráfico se constituye única y exclusivamente por las letras que componen la marca ‘DESTAPOL 100’ sin que exista ningún gráfico en realidad, además el elemento denominativo predomina dentro del conjunto al ser la palabra el medio que utilizan los consumidores para solicitar un determinado producto, debiendo realizar la comparación marcaria entre la parte denominativa de las tres marcas en conflicto.”.
Concluye afirmando, por otra parte, que “con anterioridad, el señor Enzo Caiozzi Lemonci, solicitó la denominación ‘DETAPOL’ (sic) para la protección de los mismos productos de la marca impugnada, y fue rechazada por la similitud con las marcas ‘DESTAPA’ y ‘DESTAPOL’(sic)…”. c) Contestaciones a la demanda El Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, da contestación a la demanda sosteniendo que la resolución impugnada es válida y legal.
Manifiesta que “…la coincidencia parcial de letras no es obstáculo para el registro de una marca.”. Argumenta que “…la marca DESTAPOL 100 es mixta y que el gráfico y elemento denominativo otorgan al conjunto suficiente distintividad.”. Expresa que se ratifica “en la resolución emitida, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitaria y legislación nacional.”.
Niega finalmente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, e impugna la prueba que presente la contraparte. El Presidente también del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI; contesta la demanda oponiendo las siguientes excepciones: 1. Niega los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda. 2. Ratifica la resolución Nº 0979639, emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, que es materia de la impugnación, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y con la legislación nacional vigente. 3.
Impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente. 4. Solicita que se reproduzca todo cuanto de autos le fuere favorable. El Procurador General del Estado, por medio de su Delegada, da contestación a la demanda sosteniendo que le “corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio.” Expresa que “con el fin de supervisar las actuaciones judiciales en este proceso, de conformidad con los literales c) de los artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del estado, señalo el casillero judicial…”. d) Tercero Interesado El señor ENZO JAIME CAIOZZI LEMONCI, confirma que solicitó el registro de la denominación DESTAPOL 100 para proteger productos de la clase internacional Nº 3, siendo presentadas observaciones por parte de la firma RECKITT & COLMAN (OVERSEAS), la cual inició el presente juicio.
Alega la improcedencia de esa acción, al sostener que “las marcas ‘DESTAPA’ y ‘DESTOP’ no son semejantes con la marca DESTAPOL 100, ya que en conjunto presentan diferencia suficiente y, de ésta manera, pueden coexistir en el mercado sin causar ningún perjuicio al público consumidor y tampoco puede causar confusión la procedencia de los productos comercializados con estas marcas.”.
Argumenta que “la marca DESTAPOL 100 es de naturaleza mixta, ya que fue registrada su parte denominativa y su diseño, lo que constituye un signo suficientemente distintivo de las marcas Destopa (sic) y Destop; en consecuencia la marca DESTAPOL 100 fue registrada de conformidad al Art. 134 de la Decisión 486 y Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que no existe una competencia desleal entre los productores.”.
Concluye señalando que “la marca DESTAPOL 100 es DISTINTIVA y es una marca NOTORIAMENTE CONOCIDA ya que es una marca apreciada por el consumidor.”. Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La consulta ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, apreciándose que se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por ese artículo, pues se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se presenta un informe sucinto de los hechos considerados relevantes, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.
Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS La Primera Sala del Tribunal compareciente, por medio de solicitud aparejada al Oficio Nº 638-TDCA-1S-9517-ML, de 4 de febrero del 2005, ha planteado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, literales a), b), e i); 136 literales a) y f); 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Este Tribunal, luego de haber constatado que la solicitud referente al registro de la marca “DESTAPOL 100” ha sido presentada el 16 de febrero de 2001, esto es, en vigencia, precisamente, de la Decisión 486, procede a atender el requerimiento en los términos formulados. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS Por lo expuesto, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 486 (…) “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. “Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por alguna forma o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;” (…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” (…) “No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.”.
“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: “a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” (…) “f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;” (…) “Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” (…) “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.
4. CONCEPTO DE MARCA, CLASES Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Concepto La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.
Clases de Marcas La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En el marco de la Decisión 486 se puede sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en su artículo 134.
En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder éstas a las clases a las cuales pertenecen los distintivos en conflicto. La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.
Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las marcas sugestivas y las arbitrarias y, las que no tienen esa connotación como las denominadas marcas caprichosas o de fantasía, que son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.
LA MARCA MIXTA, por su parte, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Esta clase de marca es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de signos -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos gráficos o los denominativos.
El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. Al respecto este Tribunal ha manifestado: “se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”.[2] Al realizar la comparación entre marcas denominativa y mixta, se determina que si en la marca predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
Elementos constitutivos de una marca El artículo 134 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición de la marca en la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos.
La representación gráfica, juntamente con la distintividad, son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486, como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.
5. EXCEPCIONES AL REGISTRO DE UNA MARCA Impedimentos básicos para ese registro El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 135 de la Decisión 486, los impedimentos para que un signo sea considerado marca. El literal a) de esa norma establece que no podrán registrarse como tales, los signos que conforme al artículo anterior de esa Decisión no puedan constituir una marca.
Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los requisitos determinados en el artículo en comento; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando, entre otros, palabras o figuras. El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 134 y, verificar, si en este caso específico no se incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, así como en las prohibiciones expresamente determinadas en el artículo 136 de la misma Decisión. La distintividad derivada del uso previo del signo El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica.
De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”. Al respecto este Tribunal ha sostenido que: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada …” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).”[3] La jurisprudencia sostiene, según lo establecido por el último párrafo del artículo 135 de la aludida Decisión, que un signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o el servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, constituirse en registrable.
El Tribunal ha manifestado al respecto: “En el orden comunitario, se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, hace posible la inscripción de signos inicialmente impedidos de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva. La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad hubiese sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro.”[4] Irregistrabilidad de signos engañosos El literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad de los signos que “puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”.
El Tribunal ha señalado al respecto que: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”. [5] Asimismo el Tribunal ha sostenido que: “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.
La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor… el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en si mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir.”. [6]
6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[7] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de establecerla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Organo Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para realizar el Cotejo Marcario Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo de marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. [8] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [9] Signos que contravienen el derecho de propiedad industrial y de terceros La prohibición de que signos confundibles puedan ser registrados como marcas, busca construir un mercado de productos y servicios que se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir; además, a través de dicha restricción, se protege el derecho exclusivo de que goza el titular de la marca, a fin evitar la presencia de signos que generen confusión en el comercio.
Según lo regula el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, no es registrable el signo “…que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”. La citada disposición, en concordancia con el artículo 134 de la misma Decisión, le otorga al titular de una marca, por medio del registro válidamente concedido por la Oficina Nacional Competente, el derecho de uso exclusivo de la misma y, en consecuencia, está legalmente facultado para impedir que terceros no autorizados por él, hagan uso del signo registrado.
Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la Decisión 486, el derecho al uso exclusivo nace sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro. La doctrina y la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, han reiterado que no es posible el registro de un signo “cuyo uso en el comercio” afecte al derecho de un tercero; sin embargo, el literal f) del artículo 136, abre la posibilidad a que tales signos puedan acceder al registro, siempre y cuando exista el consentimiento del tercero que se afectaría de accederse a tal registro.
Joaquín Escriche expresa que el consentimiento es “La adhesión de uno a la voluntad de otro; o el concurso mutuo de la voluntad de las partes sobre un hecho que aprueban con pleno conocimiento.”[10] El consentimiento debe ser manifestado por el titular marcario de manera expresa, a través de cualquier mecanismo válidamente establecido por la legislación interna, teniendo como propósito manifestar la libre voluntad de aceptar o aprobar que otra persona acceda a un registro que podría afectar a su derecho de titular.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina evidencia que el consentimiento debe darse de manera expresa, señalando lo siguiente: “la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.” [11] Ha expresado por otra parte el Tribunal, que los Acuerdos de Coexistencia son “ instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre si puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares.”[12] Aunque esta clase de acuerdos resuelven el conflicto entre los titulares de los signos, para que sean válidos y eficaces deben proteger el interés de los consumidores, eliminado el riesgo de confusión; sólo de esa forma tendrán la aceptación, previa a su registro, por parte de las Oficinas Nacionales Competentes.
7. LA COMPETENCIA DESLEAL Actos de competencia desleal por confusión La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su artículo 137 determina que “…cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” En el mercado, en donde existe libre competencia, se justifica que entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, siempre y cuando esta condición la haya obtenido por medio de actos lícitos.
En el ámbito relacionado con la propiedad industrial, un acto lícito significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos contrarios a dicha conducta deben ser corregidos, a fin de que no provoquen desequilibrios en las condiciones del comercio y no afecten negativamente a los intereses de competidores y consumidores.
Al respecto este Tribunal ha expresado que: “La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo. “Ascarelli enseña que debe tratarse de actos de competencia cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados, susceptibles de causar perjuicio a otro u otros competidores, y destinados a crear confusión, error o descrédito, para obtener la desviación de la clientela ajena (ASCARELLI, Tullio: “Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales”.
Bosch. Barcelona. 1970. pp. 163 ss). Cabe agregar que los actos en referencia serán considerados desleales aunque no medie la intención de dañar, y que podrán configurarse como tales aunque no se constituya a su respecto una relación de competencia en sentido estricto. “La norma comunitaria enuncia, entre otros, un grupo de actos constitutivos de competencia desleal, tales como aquellos capaces de crear por cualquier medio una confusión acerca del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, así como las aseveraciones falsas capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial del competidor, y las indicaciones cuyo empleo pudiera inducir al público en error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos (artículo 259). …” “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.
En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. … para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí …” (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”;
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”. [13]
8. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente notificará el hecho al solicitante, para que dentro de los 30 días siguientes haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas. La oficina nacional competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación. Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, esa Autoridad en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
En el evento de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de éllas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Al respecto este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.” [14] Se concluye entonces que, de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia citadas, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulten de la presente interpretación, en la aplicación que realice de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 al caso concreto.
Con base en los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2. En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor.
Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 3.
Como excepción a la prohibición de registro de un signo, éste podrá ser susceptible de ese registro como marca, si el solicitante de aquél lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o de los servicios a los cuales ampara. 4.
No son registrables como marcas, por carecer de distintividad, los signos que resulten engañosos por el hecho de designar directa y exclusivamente al consumidor o al usuario, cualidades o características de los bienes o de los servicios que se ofrecen y que en realidad no las tienen. El registro de esta clase de denominaciones, además de inducir a error o a engaño, conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. 5.
Tampoco es registrable como marca, el signo que por si mismo pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o del servicio de que se trate. 6. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486 y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 7.
Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe observar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar los distintivos en cotejo. 8. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 9.
No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal f) de la referida Decisión 486 y en relación con derechos de terceros consisten en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste. Los acuerdos de coexistencia de marcas que son celebrados entre las partes, deben salvaguardar el interés general y evitar que el consumidor sea inducido a error; además, es importante aclarar que la suscripción de tales acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, o para que se produzca el registro del signo solicitado, pues la Oficina Nacional Competente debe analizar si el registro es pertinente y precautelar el bien común sobre el interés particular. 10.
Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena y, cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados. La conducta competitiva deberá ser practicada de manera honesta por quienes participan en el mercado, debiendo tomarse en cuenta, la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores ocurran en un mismo mercado. 11.
La Oficina Nacional Competente, hayan sido o no presentado oposiciones, realizará obligatoriamente el examen de registrabilidad, de manera previa a conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada. La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 9517-ML, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Tribunal, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 3.- Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos. [2] Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O.A.C. Nº 39 de 24 de enero de 1989, marca: “DEVICE (etiqueta)”.
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca CHIP’S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 38-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº 419 de 17 de marzo de 1999, marca: LEO.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [9] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [10] ESCRICHE Joaquín. “DICCIONARIO DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA”. Tomo II. Editorial. Temis. Bogotá. 1987. Pág. 223. [11] Proceso 33-IP-2000, sentencia de 31 de mayo del 2000. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio del 2000. Marca: “MAX MARA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [12] Proceso 104-IP-2003, sentencia de 29 de octubre del 2003.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1015, de 27 de noviembre del 2003. Marca: “BSCH”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [13] Proceso 116-IP-2004, sentencia del 13 de enero del 2005. Marca “CALCIORAL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [14] Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003.
Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.