PROCESO 44-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 56 y 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: GLAXO GROUP LIMITED. Marca: “BENYLAN”.
Proceso interno N° 1999-5945. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los seis días del mes de abril del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 11 de marzo del año 2005, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 30 de los mismos mes y año. 1.
ANTECEDENTES: 1.1. Partes Actúa como demandante la firma GLAXO GROUP LIMITED, siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Se considera como tercero interesado en los resultados del proceso, a la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. 1.2. Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la firma GLAXO GROUP LIMITED, mediante apoderado, solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 48553, de 29 de noviembre de 1994, emitida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien decidió conceder el registro de la denominación “BENYLAN” como marca destinada a amparar productos de la clase internacional Nº 5, en favor de GRUFARMA LIMITADA. - Nº 02518, de 22 de febrero de 1999, emitida por la misma Dependencia, la cual resuelve ordenar la inscripción de la solicitud de traspaso del registro de la marca “BENYLAN”, por parte de GRUFARMA LIMITADA, a la firma LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. Solicita adicionalmente la actora, que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la aludida Superintendencia, que cancele la inscripción de la marca BENYLAN. 1.3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por el mencionado Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - La sociedad GLAXO GROUP LIMITED es titular de la marca “VENTILAN”, registrada el 4 de septiembre del año 1970, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.[1] - El 23 de mayo de 1990, la sociedad GRUFARMA LTDA presentó solicitud para obtener registro de la denominación “BENYLAN”, como marca destinada a amparar productos comprendidos también en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. - El 31 de agosto de 1994, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 406. - El 29 de noviembre del mismo año, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 48553, por medio de la cual concedió el registro solicitado, por cumplir los requisitos previstos en la ley. - La sociedad GRUFARMA LIMITADA traspasó los derechos sobre el registro obtenido de la marca BENYLAN, en favor de la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., siendo esta última considerada como tercero interesado en los resultados del proceso. b) Escrito de demanda La firma GLAXO GROUP LIMITED, constituida bajo las leyes de Inglaterra, domiciliada en Greenford, Middlesex, Gran Bretaña, sostiene que es propietaria de la marca notoria VENTILAN, registrada bajo el Nº 72223, que protege productos de la clase internacional 5, la cual fue registrada el 4 de septiembre de 1970 y que se encuentra vigente hasta el 28 de octubre del 2005.
Manifiesta que el 23 de mayo de 1990, la firma GRUFARMA LIMITADA solicitó registro para la denominación “BENYLAN”, como marca destinada a amparar productos también de la clase internacional 5 y que, mediante Resolución Nº 48553, del 29 de noviembre de 1994, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia concedió el registro de esa denominación, sin que dentro del respectivo trámite hayan sido presentadas observaciones por parte de tercero interesado.
Expresa que, posteriormente, la firma GRUFARMA LIMITADA presentó solicitud para traspasar el registro de la marca BENYLAN de su propiedad a la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., la que fue concedida mediante Resolución Nº 02518, de 22 de febrero de 1999. Considera que la Superintendencia de Industria y Comercio emitió en forma errada la resolución Nº 48553, negándole el derecho de presentar oposición en contra del registro solicitado, con base en la marca “VENTILAN” de su propiedad, semejantemente confundible con la marca BENYLAN.
Argumenta la demandante, que la Superintendencia violó el artículo 81 de la Decisión 344, ya que “…la marca BENYLAN no cumple con el requisito de DISTINTIVIDAD exigido por el artículo 81 de la Decisión 344. No puede diferenciarse en el mercado un producto de otro fabricado por persona diferente; no siendo susceptible de ser registrada”. Sostiene que “…la marca BENYLAN fue concedida para amparar todos los productos de la Clase 5, y la marca VENTILAN Nº 72223 ampara productos comprendidos en la Clase 5, consistentes especialmente en sustancias y preparaciones farmacéuticas y veterinarias”.
Al respecto concluye, que “esto significa que la marca BENYLAN se comercializa exactamente en el mismo mercado de los productos VENTILAN, lo que le genera al consumidor una confusión entre unos y otros productos, que sin duda alguna lo llevaran a incurrir en error al momento de elegir el producto deseado. Cabe advertir que tratándose de productos farmacéuticos la confusión del público trae consecuencias fatales”.
Alude la violación, además, del artículo 83 en su literal a) de la misma Decisión, puesto que la Superintendencia “…al momento de realizar el estudio de registrabilidad de la marca BENYLAN, no tuvo en cuenta las obvias similitudes que presenta esta marca con la marca VENTILAN…”. Refiere la violación del artículo 83 literal d), sosteniendo que “…la marca VENTILAN es notoriamente reconocida por el público consumidor de productos farmacéuticos consistentes principalmente en: inhaladores, soluciones para nebulizar y jarabes, productos comprendidos en la Clase 5.
Actualmente la marca VENTILAN continúa siendo notoriamente conocida en el mercado colombiano de productos farmacéuticos y el público consumidor la reconoce como tal”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.
Argumenta la legalidad de los actos realizados por esa Dependencia y, manifiesta que en sus actuaciones no ha incurrido en violación de las normas establecidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aseverando que la Superintendencia “…se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.
Respecto a la violación que se manifiesta se ha producido del artículo 81 de la Decisión 344, alude jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos números 1- IP-87, 7-IP-95, 22-IP-96 y 14-IP-98. Al referirse al artículo 83 literal a) de la misma Decisión, relativo a la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes, expresa que “…efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas BENYLAN registrada a favor de Grufarma Ltda., con traspaso a favor de Biogen de Colombia S.A. y VENTILAN cuyo titular es Glaxo Group Limited, registradas en debate, se concluye en forma evidente que entre estas no existen semejanzas capaces de conllevar a la confundibilidad directa al público consumidor y por lo tanto pueden coexistir en el mercado.”.
Concluye afirmando que “la marca BENYLAN para la clase 5 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 … y cumple con todos los requisitos establecidos en las disposiciones legales vigentes en materia de marcas”. d) Tercero interesado La sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., por medio de apoderado, da contestación a la demanda expresando que “la marca BENYLAN fue bien concedida en cuanto que al momento de otorgarse el título correspondiente no existía otra marca en igual clase con la que pudiera confundirse o que le fuera similar”.
Sostiene que “la cesión de la marca de la sociedad GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO GRUFARMA S.A. a la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. se produjo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia”. Argumenta que “…la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO cumplió con el trámite de ley para el otorgamiento de la marca BENYLAN, concedió a los interesados los términos y recursos que han sido previstos para hacer valer sus derechos y ante su silencio, HECHO IMPORTANTE NO RELATADO QUE DEBERA SER TENIDO EN CUENTA PARA EL PROCESO (LA SOCIEDAD DEMANDANTE, CON UNA MARCA DE TANTA NOTORIEDAD Y POTENCIAL DE VENTAS SIMPLEMENTE NO SE OPUSO AL REGISTRO DE LA MARCA BENYLAN, SEGURAMENTE POR QUE PARA ESE MOMENTO NO LE PARECIO CONFUNDIBLE POR SIMILAR), verificó similitudes con las marcas registradas y al no encontrarlas concedió el Registro”.
Manifiesta que “…para un medicamento que se recomienda prescribir para el tratamiento del asma, ‘…para respirar con tranquilidad…’ como lo anuncia la publicidad que acompaña a la demanda, se nos antoja que VENTILAN si tiene significado, evoca y se refiere al verbo ventilar; indica que hace entrar el aire a algún sitio, justo aquel al que el paciente lo requiere.
De donde, siendo la marca VENTILAN evocativa, según lo sugiere el diccionario y en cambio si la marca BENYLAN puramente imaginativa, siguiendo la afirmación de la demanda NO SE CONFUNDEN, como si lo harían de ser las dos imaginativas”. Refiere la violación del artículo 83, literal a) de la misma Decisión 344, sosteniendo que “el medicamento BENYLAN ha sido autorizado para comercializar, en todos los casos, con fórmula médica”.
Finaliza expresando que no se produce la supuesta violación del artículo 83 literal d) de la aludida Decisión 344 argumentada por la actora. Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La interpretación prejudicial ha sido formulada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.
Respecto del informe sucinto de los hechos considerados relevantes, cabe anotar que la Instancia consultante se ha limitado, como en otros varios casos observados ya por este Tribunal, a referir los argumentos formulados únicamente por la parte actora, soslayando aquellos expuestos en la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, así como los sostenidos por el tercero interesado en esta causa, LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha requerido de este Organismo, por medio de la solicitud remitida con oficio Nº 2753, de 13 de diciembre del 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344; no obstante, se ha podido verificar que la solicitud referente al registro de la marca BENYLAN ha sido presentada el 23 de mayo de 1990.
Consecuentemente, dicha solicitud ha sido radicada, sin lugar a dudas, en vigencia de la Decisión 85 y no de la Decisión 344. Por lo expuesto, este Tribunal considera, según así lo ha venido determinando en su jurisprudencia, que la interpretación prejudicial requerida en este caso, debe corresponder a los artículos 56 y 58 literales f) y g) de la Decisión 85; disposiciones por cierto concordantes con los aludidos artículos solicitados de la Decisión 344.
Todo, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 85 (…) “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.” (…) “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: (…) “f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;
“g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;” (…)
4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. Requisitos de registrabilidad: Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los distintivos deben satisfacer para ser registrados como marcas, los cuales según el artículo 56 son: novedad, visibilidad y suficiente distintividad.
La novedad no hacía referencia, en la Decisión 85, a la utilización anterior del signo como marca, sino a la obligatoriedad de que sea inconfundible con otros ya registrados o solicitados. Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque involucra distintivos que lo hacen inconfundible al compararlo con otras marcas ya registradas o anteriormente solicitadas.
Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio. Acerca de la novedad que se exige a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, ha dicho este Tribunal y así lo considera también la doctrina: " que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original. Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera.
La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente". (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño).
Respecto de la visibilidad se ha dicho que es el resultado de la necesidad material de que un signo pueda ser apreciado o percibido por el sentido de la vista. Un signo es visible cuando se concreta en algún medio perceptible por el consumidor a través de ese sentido; así, son signos visibles, una denominación o palabra, un gráfico, un conjunto de palabras o un conjunto de colores.
Estos medios tangibles hacen posible que el público reconozca, distinga y diferencie un signo de otro. Entre productos y servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o el servicio que presta y, al consumidor, exigir el producto o el servicio que conoce, aprecia y busca según la marca.
Esta, por lo tanto, debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla. Es por ello que el artículo 56, de la Decisión 85 exige que los signos sean visibles, calidad que es la única que normalmente permite la identificación. Otro requisito indispensable para que un signo pueda constituirse en marca es la distintividad, del cual por cierto se derivan las otras condiciones.
Si un signo no tiene la capacidad de distinguir, diferenciar y, de esa manera, localizar o individualizar un producto de una persona de los productos de otra, no cumpliría la función que la marca persigue en el mercado. La distintividad que deben reunir los signos en sus características intrínseca y extrínseca, evita cualquier confusión entre signos preexistentes o solicitados o entre éstos y los productos que la marca protege.
5. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, examinar lo relacionado a las marcas denominativas, por corresponder éstas a la clase a la cual pertenecen los distintivos en conflicto.
La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las marcas sugestivas y las arbitrarias y, las que no tienen esa connotación como las denominadas marcas caprichosas o de fantasía, que son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.
El tratadista Jorge Otamendi considera que la marca de fantasía puede no tener significado alguno aunque puede sugerir alguna idea o concepto; definiéndola como “aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”. [2] Entre las marcas de fantasía se incluyen las denominadas evocativas que son consideradas como “aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir o mismo (sic) de la actividad que desarrolla su titular”. [3] Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas recomendadas por la doctrina para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.
6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS La identidad y la semejanza El artículo 58 literal f) se refiere a la prohibición del registro de marcas confundibles con otras o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado; prohíbe la coexistencia de marcas registradas semejantes o idénticas que lleven a los consumidores a confusión. El Tribunal ha manifestado que cuando se presenta confusión entre marcas, se induce como consecuencia al público consumidor a incurrir en error, poniendo en peligro su capacidad de discernimiento que es la que le permite adquirir un determinado producto o servicio y no otro.
La función distintiva de los signos constituye requisito fundamental para el registro de la marca, en ausencia del cual se incurre en causal de irregistrabilidad. Este Organismo ha enfatizado, que la confusión puede presentarse respecto de tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, y podría generarse por similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales.
Resulta entonces necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor Otamendi, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.[4] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen sonido similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Reglas para realizar el cotejo marcario La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales que sirvan al funcionario y al juez, para facilitarles la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas comparadas: Este Organo Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” [5]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [6]
7. LA NOTORIEDAD DE UNA MARCA El artículo 58, literal g) de la Decisión 85, establece que no puede ser registrado como marca, un signo que produzca confusión “con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares”. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria, por sus atributos de ‘difusión’ y de ‘reconocimiento’ logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican.
La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica.[7] El profesor Manuel Areán Lalín la ha definido como “la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada”. [8] De conformidad con el literal g) del aludido artículo 58, para que una marca pueda ser reconocida como notoria, se requiere del conocimiento o de la difusión previos y, del registro en el País donde se solicita la protección o en el extranjero.
El uso de la marca no debe equipararse a la difusión o al conocimiento; uso y conocimiento o difusión son términos paralelos tratándose de marca notoria, aunque no necesariamente coexistentes. La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las probanzas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria y, por ende, la protección especial que de élla se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, la necesidad de comprobar el hecho de la notoriedad de la marca.
La Decisión 85, sin embargo, no establece ni medios ni criterios probatorios como si lo hace, por ejemplo, el artículo 84 de la Decisión 344. Debe recalcarse, por otra parte, que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas, deben ser adoptados aplicando las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.
La inexistencia de observaciones al registro por parte de terceros, no les exime de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad y, con ese fundamento, de otorgar o denegar el registro de la marca; resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado.
8. MARCAS FARMACEUTICAS En el caso motivo de esta interpretación prejudicial, por tratarse de dos marcas que amparan productos farmacéuticos, es conveniente referir lo que al respecto este órgano jurisdiccional ha manifestado, entre varios otros, en el Proceso 13-IP-97, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329 de 9 de marzo de 1998: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas, el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expedidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.
Ha expuesto así mismo este Organo Comunitario con oportunidad del fallo dictado en el Proceso 48-IP-2000, lo siguiente: “En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos, aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica.
“Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante, las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.
Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso.”[9] En definitiva, los criterios para el análisis de la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquieren un carácter más riguroso respecto de las marcas farmacéuticas, por tratarse de un ámbito extremadamente sensible, en el que se encuentra en juego la salud humana.
Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Un signo puede ser registrado como marca, en el caso materia de esta interpretación prejudicial, si reúne los requisitos de ser novedoso, visible y suficientemente distintivo, establecidos por el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y siempre que, además, no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad determinadas por el artículo 58 de la mencionada Decisión. 2.
Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. Podrán ser consideradas semejantes las marcas, cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir. 3.
Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 4. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 5 No son registrables como marcas, según lo previsto en el artículo 58, literal g), de la aludida Decisión, las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares. 6.
La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. No será susceptible de registro un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de los productos o de los servicios para los cuales se hubiere solicitado dicho registro.
La notoriedad, en todo caso, deberá ser debidamente probada conforme a los medios procesales internos de cada País Miembro. 7. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva sobre las observaciones existentes o no, y que determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. 8.
Con relación a los productos farmacéuticos, es de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada utilización, respecto de los cuales un error en su identificación puede causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por tanto, es recomendable en estos casos aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso que evite confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza delicada de los productos por éllas identificados.
El examen técnico atinente a signos distintivos de productos farmacéuticos deberá ser siempre más exigente, pues la naturaleza de tales productos respecto del público al que están destinados puede ocasionar daños por efectos de la confusión. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 1999-5945, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 5.- Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas. [2] OTAMENDI, Jorge.
Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, Pág. 27. 1989. [3] OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág 28. [4] OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. [5] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [6] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid, 1984, Pág. 32. [8] La Protección de la Marca por los Tribunales de Justicia, Consejo General del Poder Judicial ANDEMA 1993, Pág. 268. [9] Proceso 48-IP-2000, sentencia de 28 de julio del 2000, G.O. Nº 594 de 21 de agosto del 2000, marca:“BROMTUSSIN”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.