PROCESO Nº 07-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en el artículo 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de las disposiciones previstas en los artículos 1, 21, 22 y 23 de la Decisión 344 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.
Proceso Interno Nº 2003-00016 (8614). Actor: DISNALET LTDA. PATENTE DE INVENCIÓN: Protector Dermatológico Gel para Quemaduras. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de abril del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 25, 26 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno N° 2003-00016 (8614) y recibida en este Tribunal en fecha 11 de enero de 2005; y, El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.
ANTECEDENTES 1.1 Partes Actúa como demandante la sociedad DISNALET LTDA, siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. 1.2 Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la firma DISNALET LTDA, solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia: - Nº 11.811, de 25 de abril de 2002, mediante la cual ha sido negada la concesión del privilegio de patente para la invención denominada “Protector dermatológico gel para quemaduras”, correspondiente a la solicitud número 96-007011, formulada por la sociedad DISNALET LTDA; y, - Nº 22975, de 24 de julio de 2002, por la cual, al ser resuelto el recurso de reposición planteado, la Superintendente de Industria y Comercio ha confirmado la decisión contenida en la Resolución anterior.
Solicita adicionalmente la actora, que como restablecimiento del derecho se ordene a la División de Nuevas Creaciones de la aludida Dependencia, que conceda la patente solicitada.
2. DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS RELEVANTES 2.1. Hechos. De los hechos que la consultante considera relevantes se puede deducir lo siguiente: El 15 de febrero de 1996, la sociedad demandante DISNALET Ltda, solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el privilegio de patente de invención sobre un producto denominado “Protector Dermatológico Gel para Quemaduras”.
El 25 de junio de 1998 se dispuso la publicación del extracto de la solicitud en la gaceta de la Propiedad Industrial. Con fecha 20 de diciembre del 2001 se le hizo un requerimiento al solicitante de la patente, el cual se fijó en la lista en dicha fecha, de conformidad con el nuevo procedimiento señalado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Mediante Resolución 11811 de 25 de abril de 2002, se manifiesta que la invención no cumple con los requisitos exigidos por la Decisión 486, sin tener en cuenta, a criterio de la demandante, que la solicitud, sus explicaciones y sus requisitos se cumplieron bajo la vigencia de la Decisión 344. Con fecha 24 de julio de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio, resuelve el recurso de reposición planteado por la solicitante, confirmando la resolución impugnada, basada en la “falta de respuesta” al requerimiento de fecha 20 de diciembre de 2001, “con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486”, a razón de lo indicado por la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.2.
Fundamentos de la demanda. La demandante manifiesta que la solicitud de patente cumple con los requisitos de patentabilidad que la ley exige (Decisión 344), y específicamente, que la solicitud de patente se refiere en forma clara y precisa a la mezcla o compuesto formado por papaina y carboximetilcelulosa más carbopol y su aplicabilidad de acuerdo a la fisiopatología de las quemaduras y abrasiones superficiales; pero, que en ningún momento se reivindican cada uno de los compuestos por separado ya que son ampliamente conocidos, estudiados y usados en el medio farmacéutico y cosmético.
Arguye además que como consecuencia de lo anterior, que la solicitud cumple con el nivel inventivo que la norma establece, dado que: “El nivel inventivo no es la preparación de la solución, sino la originalidad en el uso de estos componentes y su aplicación terapéutica, pues consideramos que al contrario sensu en cuanto a la claridad de esta solicitud, la división esta cometiendo el error de evaluar parcialmente en solo uno de sus aspectos uno de los componentes de la mezcla o solución propuesta, y no la mezcla en si”. 2.3.
Contestación a la demanda 2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio. El representante de la Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que: “No es cierto que se hayan cumplido todos los requisitos exigidos por la Decisión 344 para conceder la patente de invención, ni tampoco que la normatividad aplicable para todo el trámite fuera la misma.
Bajo la vigencia de ésta se verificó el cumplimiento de los requisitos formales y la publicación de la solicitud, pero no se completó el estudio de fondo, lo cual se hizo bajo la vigencia de la Decisión 486 de manera acertada; por tanto, no se consumó esta situación jurídica como lo entiende el solicitante”. Añade además que: “la Jefa de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió el oficio 3141 notificado en debida forma por anotación en lista el 20 de diciembre de 2001, requiriéndose al solicitante para que dentro del término de sesenta días, diera respuesta a las observaciones formuladas, advirtiéndole que en caso de no dar respuesta se denegaría la patente, dando así cumplimiento a lo establecido por la Decisión 486 en su artículo 45”.
El representante de la Superintendencia manifiesta que, según se desprende de los expedientes, el solicitante no dio respuesta al requerimiento formulado, por lo que se dio aplicación al artículo 45 de la Decisión 486, y se negó la patente de invención.
CONSIDERANDO
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La consulta ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 de la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina, pues en efecto, se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina, se presenta un informe sucinto de los hechos considerados relevantes para la interpretación y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.
Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, por medio del oficio Nº 2161, fechado el 3 de diciembre de 2004, la interpretación prejudicial de los artículos 25, 26 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
No obstante, este Tribunal considera improcedente la interpretación planteada respecto a los artículos 25 y 26, los que si bien regulan el procedimiento de registro para la concesión de la patente, describen específicamente los recursos de observación de terceros, los mismos que no han sido actuados en el caso sub materia, y por tanto, no tendrían objeto de ser analizados.
Asimismo, a criterio del Tribunal, para un mejor desarrollo de la interpretación solicitada, considera pertinente realizar el análisis de oficio de los artículos 1, 21, 22 y 23 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y el artículo 45 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Con base en las consideraciones expuestas, este Órgano Comunitario procederá en esta intervención, a interpretar las normas arriba indicadas. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado anteriormente, los textos de las normas a ser interpretadas son los que seguidamente se determinan, incluyendo la interpretación de oficio de las normas indicadas, todo ello al amparo de lo previsto por el artículo 34 del Tratado de su Creación: DECISION 344 CAPITULO I DE LAS PATENTES DE INVENCION SECCION I DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.
(…) SECCION IV DEL TRAMITE DE LA SOLICITUD “Artículo 21.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión.” “Artículo 22.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.” “Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud.” “Artículo 23.- Dentro de los dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese reivindicado y una vez terminado el examen de forma a que se refiere el artículo 21, la oficina nacional competente publicará el aviso, de conformidad con la reglamentación que al afecto establezca cada País Miembro.” (…) “Artículo 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable.
Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.
Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada.” DECISION 486 TITULO II DE LAS PATENTES DE INVENCION CAPITULO IV Del Trámite de la Solicitud Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.
Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.
Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.” (…) “Disposición Transitoria Primera: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. ”En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. ”Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
4. DE LA APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO EN EL TIEMPO En principio, es preciso señalar que la norma comunitaria de carácter sustantivo no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas, se encuentran bajo el imperio de la norma vigente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria vigente al momento de análisis no es aplicable, salvo disposición expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, sin embargo, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.
El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85) y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), en la irretroactividad de la norma sustancial, pues dispone que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.
Sin embargo, las disposiciones arriba indicadas han contemplado la aplicación inmediata de la norma sustantiva posterior a los hechos y efectos futuros con relevancia jurídica, nacidos bajo la vigencia de la norma anterior; pues han dispuesto que se aplique la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.
Asimismo, establece que si el derecho sobreviniente se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. En este sentido, de hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida, todo ello en tutela del principio de seguridad jurídica.
Por tanto, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de patente, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.
La instancia consultante deberá establecer, en consideración a los presentes argumentos, la norma aplicable en el caso de autos.
5. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE La concesión de cada patente, presupone el otorgamiento de un derecho de exclusiva y, por ende, un “monopolio” sobre la invención; motivo por el cual, en un primer y básico enfoque, podría pensarse en un obstáculo a la libre circulación de mercancías y por ende, a la competencia. Sin embargo, como ha sido señalado en doctrina, “el derecho de patentes sirve para promover el progreso tecnológico industrial dentro de un marco de libre competencia, y esa libre competencia no es posible en el ámbito tecnológico si no existiera el derecho de patentes”[1].
En este sentido, el derecho de patentes premia la inventiva con el derecho exclusivo al uso, goce, disposición y reivindicación del objeto, en pos del desarrollo tecnológico en todas sus facetas, impulsando a la competencia, y siendo así una excepción a dicho derecho en beneficio de la sociedad. Dado que el sistema de protección de patentes persigue la finalidad arriba descrita, es importante que el ámbito de protección de la inventiva sea lo suficientemente amplio y determinado, para impedir que terceros eludan, con simples modificaciones, el derecho de exclusiva otorgado por el título de patente.
En este sentido, entendemos por invención, como este Tribunal ha expresado: que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria” [2]; lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.
Sin embargo, en nuestro sistema de protección se encuentra delimitado el ámbito de protección por las reivindicaciones, tal como lo estableció el artículo 34 de la Decisión 344 (y actualmente, el artículo 30 de la Decisión 486). El juego de reivindicaciones es una pieza de la solicitud de patente, considerada como la principal del documento, ya que determina el alcance de la protección que otorga la patente y concretamente, lo que se desea proteger de forma específica con el documento.
Sin embargo, para ello deberá ser interpretado con el resto de piezas del documento, tales como la memoria descriptiva y los dibujos.
6. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentra fijados por el artículo 1 de la Decisión 344, y desarrollados al detalle por los artículos 2 al 5 de dicho cuerpo legislativo. Según lo dispuesto por el artículo 1 de esa Decisión, para que un invento sea considerado patentable debe ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.
Novedad de la Invención. Aunque los tres requisitos determinados por el aludido artículo 1 deben concurrir de consuno para conferirle a la invención el carácter de patentable, el énfasis recae en la novedad. Según lo establecido en el artículo 2 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, debiendo destacarse que el estado de la técnica es el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Para la aplicación de dicho concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”[3].
Todo ello, considerando las excepciones de ley. Nivel Inventivo. El artículo 4 de la Decisión 344, al referirse al nivel inventivo manifiesta, que éste se considera que existe “si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”.
Al determinar la actividad inventiva de la invención que se pretende patentar, además de sus propias cualidades, el experto dispone del estado de la técnica. Asimismo, “cuando (el examinador) analiza si la descripción es suficiente, sigue conservando sus cualidades particulares, pero no dispone de todo el estado de la técnica, sino del que forma parte de sus propios conocimientos o del contenido de la descripción; y por último, cuando realiza la labor de interpretación de las reivindicaciones, el mismo experto medio en la materia tampoco dispone de todo el estado de la técnica, sino que se apoya en sus propias cualidades, en la descripción y en los dibujos”[4].
Aplicación Industrial Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, entendiéndose por industria a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios. Este requisito exige que la solicitud pueda ser utilizable, es decir, materialmente realizable en la práctica, y asimismo, que la información contenida en la solicitud sea capaz de proporcionar el resultado industrial perseguido, con mayor o menor perfección.
7. EXAMEN DE FORMA DE LA SOLICITUD Es con la solicitud que se inicia el procedimiento de concesión de patente, y es durante dicho procedimiento donde se origina la discusión entre el solicitante y la autoridad competente sobre la patentabilidad de la invención, cuyo resultado puede conllevar al cambio del contenido de la patente, en virtud del cumplimiento de los requisitos formales y de fondo exigidos por la norma.
El artículo 21 de la Decisión 344, establece la obligación de la oficina nacional competente de realizar un examen de los aspectos formales de la solicitud de patente, la misma que consiste en verificar si la solicitud reúne los requisitos exigidos por los artículos 13 y 14 de la misma Decisión. La profesora Alicia Álvarez señala que “el examen previo o formal tiene como objetivo verificar si la documentación presentada cumple con los requisitos, y permite detectar gruesas fallas en la solicitud, evitando los perjuicios que ocasionaría su detección tardía[5]”.
Si la administración en su primer estudio de forma, en el que analiza únicamente los requisitos del artículo 13, encuentra que éstos no han sido cumplidos, paraliza el trámite de la actuación, pero le informa esa circunstancia al peticionario para que si a bien lo tiene corrija las deficiencias. Si el peticionario no las corrige, su solicitud continuará paralizada, no se admite a trámite y no se asigna fecha de presentación, pero no puede declararse el abandono, pues para esta primera etapa del examen formal, prevista implícitamente en el citado artículo 13, no se contempla tal figura (la del abandono), lo cual es obvio, pues una solicitud ante la administración se perfecciona cuando es admitida a trámite, por cuanto de lo contrario resulta inane.
Ahora, si en esa primera fase del examen la administración entiende que se cumplieron los requisitos del artículo 13, pero no los del 14, debe de todas formas admitir a trámite la solicitud y requerirle al peticionario que los subsane y sólo si éste no lo hace, debe declarar el abandono. (Artículo 22)”[6]. En este orden de ideas, la autoridad nacional competente, al realizar el examen previo o de forma, debe limitarse únicamente a verificar si los requisitos formales fueron cumplidos, es decir, que éstos se encuentren contenidos en la solicitud, y no deberá realizar una evaluación de fondo de la solicitud, examen que se realiza en una fase posterior tal como lo establece el artículo 27 de la Decisión 344.
El artículo 22 establece que si del examen de forma realizado por la oficina nacional competente resultase que la solicitud no cumple los requisitos especificados, ésta debe formular las objeciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuestas a las mismas o complemente los antecedentes, dentro del plazo de treinta días.
Con relación al artículo 22, este Tribunal ha manifestado que frente a las objeciones propuestas por la autoridad competente, puede el solicitante “ asumir dos posiciones: bien, abstenerse de contestarlas o, por el contrario, comparecer y presentar las observaciones que estime pertinentes o complementar los antecedentes materia del reparo ”[7].
La oficina nacional competente está facultada para verificar si los documentos determinados en los artículos 13 y 14 fueron presentados junto con la solicitud. Luego procederá al análisis de fondo de estos documentos, el cual deberá hacerse con ocasión del examen definitivo, inmediatamente después a la publicación de la solicitud para que los interesados tengan la oportunidad de presentar observaciones.
Si el peticionario opta por abstenerse de contestar las observaciones realizadas por la autoridad nacional competente, esta situación da lugar a que la solicitud se considere abandonada sin necesidad de expresar el motivo, o que no sea admitida a trámite. Sin embargo, la autoridad nacional competente deberá comunicar al peticionario que su solicitud ha caído en abandono, o emitir la resolución de inadmisibilidad correspondiente.
Si el peticionario da respuesta a la oficina nacional competente y procede a contestar las observaciones o complementa antecedentes, se pueden presentar dos situaciones jurídicas: positiva o negativa, ambas con consecuencias diversas. Será positiva cuando el solicitante satisface las objeciones formuladas por la oficina nacional competente o complementa los antecedentes, en cuyo caso la solicitud y el extracto de la descripción del invento y de las reivindicaciones solicitadas serán publicados por una vez en un órgano de publicación adecuado, tal como lo establece el artículo 23 de la Decisión 344.
Será negativa, cuando el solicitante a pesar de haber dado respuesta a las observaciones o complementado los antecedentes, no satisface los reparos formulados por la oficina nacional competente. En este caso la oficina nacional competente considerará abandonada la solicitud sin necesidad de declaración, de conformidad a lo establecido en el último párrafo del artículo 22 de la Decisión 344, o no la admitirá a trámite, conforme lo establece el artículo 13 del mismo cuerpo normativo.
Sin embargo, la Administración deberá hacer de conocimiento del solicitante que no satisfizo los requerimientos, y por lo tanto, se considera abandonada su solicitud, sin que el peticionario pueda formular nuevas objeciones, o no admitida a trámite mediante resolución debidamente motivada.
8. EXAMEN DE FONDO DE LA SOLICITUD. CONCESIÓN O DENEGACIÓN DEL TÍTULO DE PATENTE Conforme lo establece el artículo 27 de la Decisión 344, una vez publicada la solicitud, y vencido el plazo de 30 días hábiles para observaciones de terceros que establece el artículo 25 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de fondo.
El examen de fondo tiene por objeto verificar si la solicitud es o no patentable, es decir, si cumple con los requisitos de patentabilidad que establece el artículo 1 de la Decisión 344: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. El examen definitivo de patentabilidad corresponde luego de haberse cumplido con todas las etapas de trámite establecidas; de este examen dependerá la aprobación o no de la patente solicitada.
Finalmente, el artículo 29 de la Decisión 344 señala que el “examen definitivo” permite que la oficina nacional competente pueda lograr una decisión final sobre la base de la norma comunitaria andina en materia de patentes. De ser favorable el resultado de la evaluación definitiva, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan satisfecho dicho examen; pero, si luego de revisar todos los elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad, la oficina nacional competente comunicará al solicitante que la patente de invención solicitada ha sido negada.
Volviendo a la interpretación de la aplicación de la ley en el tiempo, respecto de la Decisión 344 y la Decisión 486, consideramos que una solicitud de patente que se encuentre en la etapa de examen de fondo, se concederá o denegará en función al cumplimiento de la norma adjetiva de la Decisión 486 y de las cuestiones de fondo normadas en la Decisión 344, por el principio de seguridad jurídica.
En este sentido, el artículo 45 de la Decisión 486, debe entenderse en el siguiente sentido que si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable, o que no cumple con alguno de los requisitos de la norma vigente al momento de su solicitud para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Sin embargo, es necesario tener presente que tanto la Decisión 344, como la Decisión 486 poseen los mismos requisitos esenciales de fondo de la patentabilidad: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.
De otro lado, la solicitud en dicha etapa deberá regirse por el procedimiento de concesión que establece el artículo 45 de la Decisión 486, esto es, la notificación al solicitante para su respuesta en el plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación, con la prórroga contemplada por ley. Con base en los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: Primero: Toda invención, para recibir la protección de una patente, debe cumplir los requisitos expresamente determinados por la norma vigente al momento de su solicitud.
Sin embargo, se regirá por la norma adjetiva vigente al momento de su concesión o denegatoria, correspondiente a la etapa del trámite en el cual se encuentre al momento del cambio normativo. Segundo: El examen previo o formal de la solicitud de patente consiste en la verificación de los requisitos de forma por parte de la oficina nacional competente, por tal motivo si el interesado no cumple con la presentación de los mismos al momento de presentar la solicitud, ésta podrá ser declarada en abandono o inadmisible.
Sin embargo, de cumplir con los requisitos establecidos, se procederá a su publicación. Tercero: El artículo 27 de la Decisión 344 establece que el examen de fondo de una solicitud de patente se realizará luego del plazo contemplado en la norma (artículos 25 y 26 de la Decisión 344), en este sentido, se entiende que dicho examen se realiza luego de la publicación de la solicitud, y por tanto, luego de haberse cumplido con subsanar las objeciones formales de la autoridad, de haberlas.
Cuarto: De la interpretación del artículo 45 de la Decisión 486 correspondiente al caso de autos, se desprende que si la patente no reúne los requisitos de patentabilidad de fondo que establece la norma vigente al momento de su solicitud, (esto es, la Decisión 344), se deberá notificar al solicitante, el mismo que deberá responder en el plazo de ley (artículo 45, Decisión 486).
De no responder de conformidad a los plazos y actuaciones establecidas en la Decisión 486 (artículos 45, 46 y 47), o si luego de su respuesta, a criterio de la autoridad la invención no cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 344, se procederá a denegar total o parcialmente la solicitud; de lo contrario, la solicitud se concederá; todo ello de conformidad con lo establecido por el artículo 45 de la Decisión 486.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente sentencia realizada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el inciso tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.
Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] BERCOVITZ, A., Apuntes de Derecho Mercantil, Aranzadi, Navarra, 2000, p. 353. [2] Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000.
G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. [3] SALVADOR JOVANI, CARMEN. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant lo blanch, Valencia, 2002… haciendo referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas: art. 3.1 PatGalemana de 1981, art. L 611-11 del código francés, art. 4.2 de la Ley de Patentes de los Países Bajos de 1995, art. 7.2 de la ley suiza de 1995, etc. [4] Op. Cit.
Ref. 3. [5] Álvarez, Alicia. Como obtener una patente. En: Derecho de Patentes. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires: 1999. p.103 [6] Proceso Nº 28-IP-98. G.O.A.C. No. 398 de 22 de diciembre de 1998. PATENTE: ADHESIVO DE ALMIDÓN – HEMICELULOSA PARA CORRUGADO A GRAN VELOCIDAD [7] PROCESO Nº 31-IP-2002. G.O.A.C. No. 791 de 9 de mayo de 2002.
Patente: DISPOSITIVOS ACUSTICOS ACTIVOS