PROCESO 22-IP-2005 Interpretación de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, e interpretación de oficio de los artículos del 121 a 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 32, 33 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 108, 109 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Expediente Interno Nº 2488-2003.
Actor: Fábrica de Tejidos Santa Catalina. Marca Figurativa: “Diseño rectangular de la figura de cuatro tigres encontrados de a par en extremos opuestos, destacando en el centro franjas horizontales con pintas que asemejan una piel de tigre”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Magistrada Ponente Doctora Elcira Vásquez Cortez.
VISTOS: Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante auto de fecha marzo dieciocho (18) de 2005 consideró que si bien la solicitud de interpretación prejudicial no se ajusta a las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, resultaba viable su admisión en razón a que de los documentos anexados se puede extraer la información que conforme a las normas citadas requiere la procedencia de la consulta formulada. 1.
Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes. Demandante: FABRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI.
Tercero Interesado: ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A. 1.2.
HECHOS RELEVANTES. a) Los hechos. El 31 de marzo de 1999, ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A., (Perú), solicitó la cancelación por falta de uso de la marca “CONSTITUIDA POR EL DISEÑO RECTANGULAR DE LA FIGURA DE CUATRO TIGRES ENCONTRADOS DE A PAR EN EXTREMOS OPUESTOS, DESTACANDO EN EL CENTRO FRANJAS HORIZONTALES CON PINTAS QUE ASEMEJAN UNA PIEL DE TIGRE”, registrada a favor de la FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA, para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en que la marca no ha sido utilizada por su titular o por terceros autorizados en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú o Venezuela, durante los tres años precedentes a la interposición de la solicitud.
La Oficina de Signos Distintivos, por medio de la Resolución Nº 334- 2001/OSD-INDECOPI, de fecha 22 de enero del 2001, declaró fundada la acción de cancelación interpuesta por ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A. El 20 de febrero del 2001, la FABRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A., “apeló del pronunciamiento de la Oficina, elevándose los actuados a la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI”.
El 26 de abril del 2001, ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A. absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos. Con fecha 7 de septiembre del 2001, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI emite la Resolución Nº 1229-2001/TPI-INDECOPI, que confirma la Resolución Nº 334-2001/OSD-INDECOPI, y en consecuencia, se ordenó la cancelación del registro referido en este proceso.
El 13 de noviembre del 2001, la FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A., interpuso demanda contencioso administrativa en la que solicita que se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución N° 1229-2001/TPI- INDECOPI, que confirma la Resolución N° 334-2001/OSD-INDECOPI. El 02 de diciembre del 2002, se expide la Resolución N° 1101-2002/TPI- INDECOPI, dictada por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, que cancela el registro de la marca.
La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en sentencia del 14 de julio de 2003 declaró INFUNDADA la pretensión de la FABRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. El 29 de septiembre del 2003, la FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. interpone recurso de apelación con la pretensión de que se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución Administrativa N° 1101-2002/TPI- INDECOPI. b) La demanda.
La demandante señala que la administración basó la cancelación del registro en la supuesta falta de uso de su marca, sin tener en cuenta que el hecho de defender judicialmente su marca durante más de cuatro años, prueba la utilización de aquélla. Que, además como prueba en el proceso presentó facturas de los años 1997, 1998 y 1999, es decir, de los tres años anteriores a la solicitud de cancelación del registro; sin embargo, tales documentos no fueron valorados por la Oficina de Signos Distintivos.
Añade que la sentencia dictada en el presente proceso es nula, por habérsele limitado al demandante su derecho a la defensa y al debido proceso. Señala que la norma aplicable en este caso es la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que se encontraba en vigencia a la fecha de la solicitud de cancelación del registro marcario.
La FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A., entre sus argumentos destacó que es público y notorio que las frazadas “Tigres” son exclusivas de su empresa. Finalmente expresa que: “La sentencia despoja a nuestra empresa de su registro de marca, causándonos evidente perjuicio económico, además de sancionarnos con el pago de costos y costas de juicio, lo que agrava nuestra ya delicada situación económica, por lo que debe ser revisada y enmendada en este extremo.” c) Contestación a la demanda.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI., dentro del presente proceso destaca que: “el hecho de que los representantes de la empresa Anglo American Trading Co. S.A., quienes solicitan en nombre de ésta la cancelación del certificado de registro No 25543, sean las mismas personas que anteriormente solicitaron la nulidad de dicho registro en representación de la empresa Textiles Fruto del Telar S.A., no denota en forma alguna un accionar doloso por parte de dichas personas, pues, como hemos visto, las acciones de nulidad y cancelación son mecanismos disímiles que contempla la legislación marcaria ”.
La Oficina Nacional Competente expresa que el uso de la marca “debe evaluarse desde su perspectiva de mercado”, y el hecho de que el actor defienda judicialmente el otorgamiento de su registro, no puede considerarse como prueba de uso de la marca. En cuanto a la afirmación de la demandante de que ciertos medios de prueba no fueron tomados en cuenta por el INDECOPI, la administración afirma que a través de la presentación de los documentos que se emitieron por la venta de los productos denominados FRAZADAS TIGRE - MODELO TIGRE, o FRAZADAS DE FIBRAS ACRILICA - MODELO TIGRE, no se demostró el uso efectivo de la marca en el mercado.
En momento alguno las Resoluciones demandadas han afirmado que la marca cancelada haya sido utilizada como diseño industrial y no como marca de producto; lo que la administración expresó es que “en las pruebas presentadas por la demandante con el propósito de acreditar el uso de dicha marca, se apreciaban las frases MODELO TIGRE o FRAZADAS MODELO TIGRE, las cuales identificaban un modelo específico de la frazada.” De lo anterior se desprende “que la Resolución expedida por el Tribunal del INDECOPI no se ha pronunciado en modo alguno respecto a que la marca cancelada sea un diseño industrial, lo único que sí se ha determinado es que el titular de la misma no logró acreditar de manera suficiente su uso”.
El INDECOPI expresó que “La demandante no ha acreditado que la marca materia de cancelación sea derivada de la marca registrada bajo certificado N° 25543. Además, el hecho que una marca tenga la calidad de derivada no la exime de la exigencia del uso para mantener su registro”. Expresa que los actos demandados fueron expedidos conforme a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El tercero interesado ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A., contesta a la demanda expresando que: “la controversia debe resolverse de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 165 y siguientes de la Decisión 486”. Considera que la Oficina Nacional Competente valoró las pruebas conforme a la ley, y destaca el hecho de que la marca inscrita bajo certificado Nº 25543 no había sido utilizada por la demandante durante el período legal comprendido entre el 31 de marzo de 1996 y el 31 de marzo de 1999; finalmente expresa que las Resoluciones dictadas por el INDECOPI fueron expedidas de acuerdo a la ley y, por consiguiente, la demanda debe ser declarada infundada en todos sus extremos con expresa condena de costos y costas. 2.
Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 3. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas.
La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, dentro del expediente interno, en el resumen de la causa menciona como normas materia de la interpretación los artículos 165, 166, 167, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión. La interpretación prejudicial versará sobre los artículos 108,109 y 110 de la Decisión 344 bajo cuya vigencia se presentó la solicitud de cancelación del registro de la marca por falta de uso y sobre la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 Además, dado el contenido de la solicitud, se incluirá de oficio la interpretación de los artículos referentes a la interpretación prejudicial, es decir, del 121 al 128 del Estatuto, y los artículos 32, 33 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: Decisión 344 (…) Artículo 108 La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.
Se entenderán como medio de prueba sobre utilización de marca los siguientes: 1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.
Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro en donde se solicita la cancelación. La prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.
Asimismo, la oficina nacional competente cancelara el registro de una marca, a petición de un titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. Artículo 109 Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca.
Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada. Artículo 110 Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.
(….) Decisión 486 (…) Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. 4.
Aspectos a ser tratados en la providencia: El Tribunal se referirá, de manera principal a los siguientes temas: La interpretación prejudicial; tránsito de la norma comunitaria; el uso de la marca y su prueba; y la cancelación del registro de marca. 4.1. La interpretación prejudicial: Las solicitudes de interpretación prejudicial que formulen los Órganos Judiciales Nacionales deben someterse al cumplimiento de los requisitos y condiciones que establece el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Número 680 del 28 de junio de 2001), cuyo texto expresa: “Artículo 125: Condiciones y requisitos para la formulación de la consulta La solicitud de interpretación que los jueces nacionales dirijan al Tribunal deberá contener: a. El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante; b. La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere; c. La identificación de la causa que origine la solicitud; d. El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación; y, e. El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta”.
Los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señalan la competencia de este órgano para realizar la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, precisando que corresponde al Juez Nacional la aplicación de dicho ordenamiento comunitario al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas.
“La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.
De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.1.1.
De la consulta facultativa y de la consulta obligatoria. Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar de este Tribunal de Justicia la interpretación de los principios y normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad; y en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina—, en todos aquellos casos en que el citado ordenamiento deba ser aplicado o sea controvertido por las partes en un proceso interno. Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno —o si sólo fueren procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria (Sentencia del 3 de diciembre de 1987, dictada en el expediente 01-IP- 87, caso “Aktiebolaget VOLVO”; publicada en la G.O.A.C. Nº 28, del 15 de febrero de 1988)—, están obligados, en todos los procesos en que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la cuestión debatida ….
En los casos en que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria —jueces nacionales de única o de última instancia—, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta el pronunciamiento del Tribunal comunitario, el cual se constituye en un presupuesto procesal de la sentencia (Sentencia del 18 de junio de 1999, dictada en el expediente 06-IP-99, caso “HOLLYWOOD LIGHTS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 468, del 12 de agosto de 1999) que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo (Caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, ya citado), y cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales (Sentencia del 29 de agosto de 1997, dictada en el expediente 11-IP-96, caso “BELMONT”, publicada en la G.O.A.C. Nº 299, del 17 de octubre de 1997). 4.1.2.
De la oportunidad de la solicitud de interpretación prejudicial. La solicitud puede formularse en cualquier tiempo, antes del pronunciamiento de la sentencia definitiva (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado), aunque, a los efectos de lograr una comprensión in toto de la cuestión debatida y una decisión útil del Tribunal de Justicia, conviene que aquélla se lleve a cabo después de haberse oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en dicha solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio. 4.1.3.
De los requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial. La solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta. Por ello, dicha solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, así como las alegaciones formuladas en torno a su aplicación. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al juez nacional la interpretación prejudicial que emane del Tribunal comunitario.
De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario (Sentencia de 3 de septiembre de 1999, dictada en el expediente 30-IP-99, caso “DENIM”, publicada en la G.O.A.C. Nº 497, del 18 de octubre de 1999). 4.1.4.
De la competencia del Tribunal. Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la determinación de las normas pertinentes a interpretar. En consecuencia, el Tribunal podrá establecer si interpreta la totalidad de las normas consultadas, o si, según su pertinencia para el caso concreto, suprime la interpretación de unas o agrega la de otras.
Además, podrá absolver las consultas en el orden de prelación que estime conducente (Sentencia del 11 de octubre de 1994, dictada en el expediente 01-IP-94, caso “MC POLLO SU POLLO RICO”, publicada en la G.O.A.C. Nº 164, del 2 de noviembre de 1994). 4.1.5. De las obligaciones del Juez consultante. Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste deberá continuar la tramitación del proceso interno y, en su sentencia, adoptar el pronunciamiento del Tribunal comunitario (Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal).
Además, según lo dispone el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir a éste la sentencia que dicte en cada uno de los casos que haya sido objeto de interpretación”. (Criterios reiterados en las sentencias dictadas en los expedientes 91-IP-2002 y 97-IP-2002, del 5 de febrero de 2003, casos “ALPIN” y “ALPINETTE” respectivamente, publicadas en la G.O.A.C. Nº 912, del 25 de marzo de 2003; y en el expediente N° 141-IP-2003, de 4 de febrero de 2004, publicada en la G.O.A.C. N° 1041, de 4 de marzo del mismo año, caso “SUPER CHOO”)”.[1] 4.2.
Determinación de la legislación aplicable y consideraciones acerca del tránsito legislativo. Ratificación de la jurisprudencia sobre aplicación de la ley en el tiempo. En el caso planteado, del examen de los hechos se desprende que la solicitud de cancelación del registro de marca fue presentada el 31 de marzo de 1999, es decir, en vigencia de la Decisión 344, mientras que las Resoluciones del INDECOPI que resolvieron tal solicitud fueron proferidas cuando la Decisión 486 ya se encontraba vigente.
De manera que a fin de determinar la norma aplicable el juez nacional debe acoger los siguientes criterios: Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.
Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”.
(MOUCHET, Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278.) Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.”[2] Por ello, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación se rigen por la nueva ley.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Intelectual.
Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.
Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido”.
“ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de … anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o … de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes” (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.[3] A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de cancelación de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la extinción del derecho sobre la marca.
Ello por cuanto en la norma de carácter sustancial se contienen las razones por las cuales se puede cancelar un registro de marca, las causales para la cancelación y los medios de prueba que se pueden hacer valer, ya que tanto el titular del registro como los terceros interesados encuentran involucrados sus derechos, el primero a mantener vigente el registro y los segundos a solicitar su cancelación, conforme a las regulaciones de orden sustantivo de la norma vigente a la fecha de la solicitud de cancelación. Además, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectaran por las nuevas regulaciones de tal carácter.
Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. De manera que solo las regulaciones de carácter adjetivo contenidas en la Decisión 486 respecto de las solicitudes de cancelación de registro de marca presentadas con anterioridad a su vigencia, pero que aún se encontraban en trámite para el 1 de diciembre de 2000, se aplicarán inmediatamente a las etapas no culminadas, es decir, la aplicación de la Decisión 486 se refiere a las actividades procesales pendientes, y no a las ya cumplidas.
Conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, pero en lo relativo a: 1) Plazos de vigencia: los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en la Decisión 486. 2) Al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas: se aplicarán las normas de la Decisión 486.
De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos se desprende que la petición de cancelación de registro de marca número 25.543 presentada por ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A. se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los motivos para solicitar la cancelación de registro de marcas por falta de uso, cómo se probaba tal uso, cuándo se entendía que la marca había sido usada, a quién correspondía la carga de la prueba del uso y las razones por las cuales, a pesar de la falta de uso de la marca, no procedía la cancelación de la misma.
(Sección IV de la Decisión 344 que reglamenta el tema DE LA CANCELACION DE LA MARCA.) Dicho régimen, aún en vigencia de la Decisión 486 es el que regula la figura de la cancelación del registro de marca, en razón de la ultractividad de la ley; sólo lo relativo a las previsiones de índole procedimental que contiene la Decisión 486 es aplicable al procedimiento que se encontraba en trámite a su entrada en vigencia respecto de las etapas que aún no se habían cumplido. 4.3.
El uso de la marca. Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto.
El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico.
En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello el artículo 110 de la Decisión 344 establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado".
Conforme la norma en estudio, también se considera usada la marca cuando ella se refiera a productos destinados exclusivamente a la exportación. La cancelación por el no uso de las marcas es una medida coercitiva para el cumplimiento por el titular de la obligación de uso, mediante la cual se establece que para que no proceda la cancelación del registro marcario contemplada en el artículo 108 de la Decisión 344 se requiere que el uso reúna ciertas condiciones mínimas para su aceptación. Al respecto el Tribunal, interpretando los artículos 99 de la Decisión 311, 98 de la Decisión 313 y 108 de la Decisión 344 sobre requisitos de uso, señaló lo siguiente: “ Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.
El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.
En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344 ”.
(Proceso 17-IP-95, G.O.A.C. N° 199 de 26 de Enero de 1996). 4.3.1. Prueba de uso La aplicación de los principios procesales sobre la carga de la prueba de un hecho, indica que ésta recae sobre quien lo alega en su propio beneficio y debe estar prevista expresamente en la ley para que pueda aplicarse. Este principio de la carga de la prueba está consagrado en el derecho comunitario andino, así: a) En el artículo 108 de la Decisión 344 sobre cancelación de la marca por no uso durante un período de tres años consecutivos precedentes, contados desde que se inicie la acción de cancelación del registro, cuando establece que “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.
Se entenderán como medio de prueba sobre utilización de marca los siguientes: 1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.
Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro en donde se solicita la cancelación. b) También está a cargo del titular de la marca la obligación de probar que el no uso de la misma se ha debido a causa justificada, de fuerza mayor o caso fortuito, detallada en el artículo ya mencionado. Así: “La prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. Asimismo, la oficina nacional competente cancelara el registro de una marca, a petición de un titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”.
No establece la normativa andina el procedimiento para la presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país. Es de anotar para efectos de la presente sentencia, la necesidad de que la prueba de uso se produzca ex ante al ejercicio de la acción de cancelación de la marca por falta de uso y que no basta con la simple afirmación de que la marca esté siendo usada en un momento determinado.
Al tenor de lo establecido en el mismo artículo 108, constituyen medios de prueba idóneos para demostrar la utilización de una marca, las facturas comerciales, los inventarios de mercancías identificadas con la marca certificada por una firma de auditores y cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro. El artículo 110 de la Decisión 344 establece como presunción legal de uso de la marca que los productos o servicios que la marca distingue hayan sido puestos en el comercio, o se encuentren disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, disposición que plantea un aspecto típico de derecho probatorio en el sentido de que el supuesto legal que deba darse por conocido – hecho indicador- tendrá que probarse con antelación al momento de invocar la presunción, en este caso, a la solicitud de cancelación de marca. 4.3.2.
La obligación de uso de la marca. La razón de ser de la obligación del titular de la marca registrada de usarla, está dada por la necesidad de consolidar la marca como bien material, pues siendo ella según la doctrina un bien que no tiene una existencia sensible, necesita materializarse en cosas tangibles que puedan ser percibidas por los sentidos tales como un envase o un producto.
Al decir del profesor Carlos Fernández Novoa, (“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”, Ed. Montecarvo, Madrid, 1984, pág. 23), la unión entre el signo y el producto es obra del empresario y esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores no la capten y retengan en su memoria. La unión entre signo y producto constituye una marca únicamente “en tanto que la unión es captada por los consumidores: perfil psicológico de la marca”.
El profesor Fernández Novoa en la obra citada asigna como finalidad esencial de la obligación de uso de la marca, la de aproximar la realidad formal del registro a la realidad viva de la utilización de las marcas en el mercado, lo cual coincide con el derecho comparado al cual acude el mismo autor, que uniformemente establece la carga de la prueba del uso marcario en cabeza de su titular.
Así, en Alemania el uso obligatorio de la marca tiene tal fuerza que su ausencia puede surtir efectos jurídicos en diversas fases de la vida de la marca registrada, por ejemplo en el procedimiento de oposición suscitado con motivo de la solicitud de inscripción de una marca en el registro, que exige acreditar el uso de la marca, la posibilidad de ejercer la acción de cancelación de una marca no utilizada en un plazo de tres años.
El Tribunal, al referirse al riesgo de confusión entre dos marcas, señaló con respecto al uso de la marca que “no tanto desde el punto de vista teórico sino práctico la marca no cumple sus funciones y sus objetivos mientras el titular no la ponga en circulación o en movimiento a través de la comercialización de productos y servicios. Marca que no es usada por un tiempo determinado, está condenada a su cancelación, conforme al artículo 108 de la Decisión 344.” (Proceso N° 12-IP-96, de 7 de Abril de 1997).
La legislación francesa ha instaurado el principio del uso obligatorio de la marca registrada y consagra la carga de la prueba en cabeza del titular de la marca pretendidamente usada. En la ley uniforme del Benelux la extinción del derecho de la marca por no uso se produce ipso jure. En el derecho español la marca es susceptible de caducidad por falta de uso, pudiendo ser declarada de oficio por el registrador de la propiedad industrial.
La ley comunitaria andina, por su parte, señala dos efectos jurídicos por el no uso de la marca: la cancelación del registro contemplada en el artículo 108 de la Decisión 344 y la limitación al derecho de oposición a importaciones establecida por el artículo 107 de la misma Decisión. En desarrollo de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: Toda solicitud de Interpretación Prejudicial debe reunir los requisitos establecidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 125 de su Estatuto; la interpretación prejudicial de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina asegura su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
SEGUNDO: La norma sustancial no tendrá efectos retroactivos. De manera que presentada una solicitud de cancelación de registro de marca, solo las etapas del trámite que no se encuentren cumplidas para la fecha de entrada en vigencia de una nueva disposición serán regidas por las regulaciones procesales que ésta contenga.
TERCERO: La cancelación de la marca por no uso es una manera de extinguir el derecho sobre la misma; el propósito de la acción de cancelación de una marca es establecer por la autoridad competente el no uso de la marca en las condiciones y plazo exigido en la ley comunitaria, y de ser procedente, cancelar el registro. Al titular del registro de una marca le corresponde la obligación de uso de la misma en los términos señalados en el artículo 108 de la Decisión 344.
CUARTO: Según las normas citadas se incurre en la causal de cancelación de una marca cuando ella no se hubiere utilizado, sin causa justificada durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción. Corresponde al titular de la marca demostrar que la ha utilizado de manera real y efectiva, cumpliendo con los elementos de forma, intensidad, temporalidad y ejercicio necesarios para considerar la eficacia de su uso.
Corresponde a la autoridad nacional competente, dentro de criterios de justicia y de equidad, establecer si el uso de la marca ha cumplido con tales elementos. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2488-2003, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso Nº 116-IP-2004. Auto de 29 de septiembre de 2004. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso Nº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio del 2003.
Proceso Nº 39-IP-2003. Marca: “& MIXTA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 agosto 2003.