PROCESO 26-IP-2005 Interpretación prejudicial del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, e interpretación de oficio de los artículos 81, 82 literal d), 83 literal d) de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 1943-2003.
Actor: CORPORACIÓN TRANSCONTINENTAL DEL PERÚ. S.A.C. Marca: “NORTEÑO GRANEADITO”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Magistrada consultante: doctora Elcira Vásquez Cortez. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprenden los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 16 de marzo del 2005. 1.
Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes: Demandante: CORPORACIÓN TRANSCONTINENTAL DEL PERÚ. S.A.C. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI.
Tercero Interesado: ALICORP S.A. 1.2. Hechos Relevantes. a) La Demanda. La demanda pretende la nulidad de los actos proferidos por el INDECOPI de la República del Perú, mediante los cuales se concedió el registro de la marca mixta NORTEÑO GRANEADITO, solicitada el 1 de octubre de 1997 para distinguir arroz de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial (Clasificación Internacional de Niza), solicitud que se tramitó en el expediente administrativo Nº 9748973.
El 12 de diciembre de 1997 la empresa ALICORP S.A. formuló observación a la solicitud de registro con base en la marca “DEL NORTE” y etiqueta que distingue productos de la clase 30, y en la misma fecha la empresa demandante también formuló observación manifestando que el signo solicitado sería confundible con su marca “COSTEÑO GRANEADITO” y envase que distingue productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
Tramitada la actuación, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundadas las observaciones formuladas y otorgó el registro del signo solicitado, decisión que fue apelada ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, organismo que confirmó la Resolución apelada, considerando que si bien existe identidad entre algunos de los productos a ser distinguidos, dadas las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales existentes entre los signos, su coexistencia en el mercado no induciría al público consumidor a confundir un producto con otro, o a asociar el origen empresarial de los mismos; es decir, que el INDECOPI consideró que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Vistas las marcas en conflicto existe confusión ya que dejan la misma impresión y recuerdo al ser muy similares, por lo que se produce confusión indirecta, la que se presenta cuando no se refiere al producto sino a su origen empresarial, toda vez que preocupa que el público crea que se trata de un producto de su empresa o de una derivación de la misma.
La confusión se presenta si se tienen en cuenta los elementos figurativos que se incluyen en la etiqueta y en general la presentación que es muy similar a la suya, ambas con fondo transparente, con elemento denominativo escrito de las mismas características dentro de un rectángulo de fondo azul, ambas juegan con los colores azul y amarillo e incluyen en el borde el elemento figurativo con el término extra, y usan el mismo tipo de letra.
La demandante considera que el INDECOPI ha tomado con ligereza los elementos que determinan la confundibilidad de los signos, pues en una rápida vista de las etiquetas se puede observar que los elementos que caracterizan los signos son precisamente los colores, que tienen una similitud del 80%, siendo ello determinante para que un consumidor se confunda y adquiera un producto bajo la creencia de que está adquiriendo otro. b) Contestación de la demanda.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI contestó la demanda sosteniendo que las Resoluciones impugnadas son legales. Aduce que la demanda es inconsistente ya que se basa en un único argumento: que las marcas en conflicto son confundibles y, por ello, que el signo solicitado estaría incurso en la prohibición establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma que exige que son dos los requisitos para que se dé la prohibición: a) Que las marcas en conflicto sean idénticas o semejantes al grado de inducir al público en error, b) Que las marcas en conflicto distingan los mismos productos o servicios o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir en error al público (productos o servicios vinculados).
En el presente caso no hay controversia respecto a que las marcas en conflicto distinguen los mismos productos –arroz-, pero no concurre el segundo requisito exigido por la norma. La demandante dice que la marca solicitada es confundible con su marca registrada dado que los elementos figurativos que la solicitante incluye en la etiqueta y en general la presentación de conjunto de la misma sería similar a los de su marca, pero, atendiendo a los criterios para establecer si dos signos son semejantes, y dado que los signos en conflicto son mixtos, la autoridad administrativa constató que los elementos más relevantes de los signos son “COSTEÑO” y “NORTEÑO”, que difieren en el sonido de la primera sílaba, y que evocan conceptos distintos, por aparecer en caracteres más destacados y ser determinantes al momento de indicar el origen empresarial de los productos.
Además, que los términos “ GRANEADITO” y “ARROZ”, presentes en ambas marcas, y el término “NUEVO”,presente solo en la marca de la empresa demandante, tienen carácter secundario, más aún si los primeros constituyen términos genéricos y descriptivos, por lo que no son relevantes al momento de realizar el examen comparativo. Los demás elementos de los signos, cromáticos, tipo de letra y las figuras geométricas, son elementos complementarios que no resultan determinantes para identificar el origen empresarial de los productos. 3.
Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas: La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, dentro del expediente interno menciona como aplicable dentro del caso al literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La interpretación versará sobre el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, mencionado por el consultante por ser pertinente en el caso planteado.
Además es procedente que se interpreten de oficio los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISION 344 (…) Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que:” (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;
Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a). Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.” (…) “d).
Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” 4. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: interpretación prejudicial, requisitos; concepto de marca y sus elementos constitutivos; marcas mixtas: elementos predominantes; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; reglas para el cotejo marcario; utilización de signos descriptivos o de uso corriente; marca notoriamente conocida y prueba de tal calidad. 4.1.
La interpretación prejudicial. En vista de las falencias existentes en la formulación de la consulta prejudicial y para una mejor comprensión de esta figura del Ordenamiento Comunitario Andino, considera el Tribunal que es provechoso insertar a continuación, algunos criterios jurisprudenciales que contribuirán a aclarar lo referente al tema.
De la interpretación prejudicial De la interpretación prejudicial del ordenamiento comunitario De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia de este órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponden a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.
La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.
De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.
Por otra parte, la interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal (Sentencia del 17 de marzo de 1995, dictada en el expediente 10-IP-94, caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, publicada en la G.O.A.C. Nº 177, del 20 de abril de 1995; y reiterada en sentencia del 10 de abril de 2002, dictada en el expediente 01-IP-2002, caso “JOHANN MARIA FARINA”, publicada en la G.O.A.C. N° 786, del 25 de abril de 2002).
Se trata de una providencia declarativa a la que precede un procedimiento incidental de carácter no contencioso. De la consulta facultativa y de la consulta obligatoria Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar de este Tribunal de Justicia la interpretación de los principios y normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad; y en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina—, en todos aquellos casos en que el citado ordenamiento deba ser aplicado o sea controvertido por las partes en un proceso interno. Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno —o si sólo fueran procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria (sentencia del 3 de diciembre de 1987, emitida en el expediente 01-IP-87, caso “Aktiebolaget VOLVO”; publicada en la G.O.A.C. Nº 28, del 15 de febrero de 1988; así como en el Tomo I de la Jurisprudencia del Tribunal, p. 103)—, están obligados, en todos los procesos en que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la cuestión debatida (Sentencia del 24 de noviembre de 1989, emitida en el expediente 07-IP-89, caso patente de invención solicitada por CIBA-GEIGY A.G., publicada en la G.O.A.C. Nº 53, del 18 de diciembre de 1989) o sobre casos similares o análogos (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado).
A propósito de los recursos que no permiten la revisión de la norma sustantiva comunitaria, el Tribunal se manifestó en los términos siguientes: “Resulta claro entonces el alcance de esta norma en el sentido de que si los recursos que existan, según el derecho interno, no permiten revisar la aplicación que se haga de la norma comunitaria, tales recursos no deben ser tenidos en cuenta para determinar si la solicitud de interpretación es obligatoria o tan sólo facultativa.
En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de la norma aplicable convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria” (Sentencia del 25 de septiembre de 1990, dictada en el expediente 03-IP-90, caso “NIKE INTERNATIONAL”, publicada en la G.O.A.C. Nº 70, del 15 de octubre de 1990).
En cuanto a la obligatoriedad de la solicitud de interpretación prejudicial, este Órgano Jurisdiccional reitera que “La interpretación que realiza el Tribunal es para cada caso concreto por lo que la ‘teoría del acto claro’ no tiene aplicación dentro del sistema interpretativo andino” (Sentencia del 7 de agosto de 1995, dictada en el expediente 04-IP-94, caso “EDEN FOR MAN (etiqueta)”, publicada en la G.O.A.C. Nº 189, del 15 de septiembre de 1995).
En los casos en que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria —jueces nacionales de única o de última instancia—, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta el pronunciamiento del Tribunal comunitario, el cual se constituye en un presupuesto procesal de la sentencia (Sentencia del 18 de junio de 1999, dictada en el expediente 06-IP-99, caso “HOLLYWOOD LIGHTS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 468, del 12 de agosto de 1999) que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo (Caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, ya citado), y cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales (Sentencia del 29 de agosto de 1997, dictada en el expediente 11-IP-96, caso “BELMONT”, publicada en la G.O.A.C. Nº 299, del 17 de octubre de 1997).
De la oportunidad de la solicitud de interpretación prejudicial La solicitud puede formularse en cualquier tiempo, antes del pronunciamiento de la sentencia definitiva (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado), aunque, a los efectos de lograr una comprensión in toto de la cuestión debatida y una decisión útil del Tribunal de Justicia, conviene que aquélla se lleve a cabo después de haberse oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en dicha solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio.
De los requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial La solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta. Por ello, dicha solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, así como las alegaciones formuladas en torno a su aplicación. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al juez nacional la interpretación prejudicial que emane del Tribunal comunitario.
De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario (Sentencia de 3 de septiembre de 1999, dictada en el expediente 30-IP-99, caso “DENIM”, publicada en la G.O.A.C. Nº 497 de 18 de octubre de 1999).
De la competencia del Tribunal comunitario Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la determinación de las normas pertinentes a interpretar. En consecuencia, el Tribunal podrá establecer si interpreta la totalidad de las normas consultadas, o si, según su pertinencia para el caso concreto, suprime la interpretación de unas o agrega la de otras.
Además, podrá absolver las consultas en el orden de prelación que estime conducente (Sentencia del 11 de octubre de 1994, dictada en el expediente 01-IP-94, caso “MC POLLO SU POLLO RICO”, publicada en la G.O.A.C. Nº 164, del 2 de noviembre de 1994). De las obligaciones del Juez consultante Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste deberá continuar la tramitación del proceso interno y, en su sentencia, adoptar el pronunciamiento del Tribunal comunitario (Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal).
Además, según lo dispone el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir a éste la sentencia que dicte en cada uno de los casos que haya sido objeto de interpretación (Criterios reiterados en las sentencias del 5 de febrero de 2003, dictadas en los expedientes 91-IP-2002 y 97-IP-2002, casos “ALPIN” y “ALPINETTE” respectivamente, publicadas en la G.O.A.C. Nº 912, del 25 de marzo de 2003).”[1] 4.2.
Requisitos para el registro de marcas. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión. La marca se define como el medio sensible que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.
Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.”[2] La distintividad Es la característica de la marca que le permite servir como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, a través de este requisito se realiza la identificación de los diferentes productos o servicios que se ofertan en el mercado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice lo que le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.
Luis Eduardo Bertone dentro del tema comenta lo que sigue a continuación: “Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensar al productor con compras continuadas”.[3] La perceptibilidad La marca es un signo de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos.
Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto. Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.”[4] La susceptibilidad de representación gráfica Este requisito de la marca exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.
Esta característica es importante a efectos de la publicación de la o de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. Para acceder al registro marcario el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344.
La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca “NORTEÑO GRANEADITO” cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. 4.3.
Marcas mixtas: elementos predominantes. La marca mixta es un todo conformado por dos elementos, uno denominativo y uno gráfico, el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable dotado o no se de un significado conceptual y el segundo contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina y la jurisprudencia han manifestado que por lo general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien por lo general solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.
Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades debido a las características propias del conjunto marcario, por ello puede ocurrir que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha hecho las siguientes consideraciones en el tema: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta).[5] 4.4. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La Normativa Comunitaria Andina contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros son idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, de hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores.
La prohibición de registro de signos confundibles, contribuye a la existencia de un mercado de productos y servicios que se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Al respecto la doctrina señala que: “El criterio fundamental al prohibir el registro de una marca en que sus signos y los productos o servicios que distingue sean idénticos o semejantes a la marca anterior con la que se compara es evitar la confusión en el mercado”.[6] La ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores, por tal circunstancia la Norma Comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.
Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.
De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina apunta a la importancia de este aspecto: “La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en titularidad de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger entre ellos en condiciones de entera libertad.
(Sentencia dictada dentro del proceso 02-IP-2002, y reiterado en el proceso 147-IP-2003).”[7] La confusión marcaria puede ser de dos clases: directa o indirecta, la primera se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro y es indirecta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. 4.5.
Reglas para el cotejo marcario; utilización de signos descriptivos o de uso corriente El determinar si existe o no riesgo de confusión entre dos marcas es una labor complicada, en la que el examinador realiza su valoración tomando en cuenta las particularidades que presente cada caso y aplicando los criterios jurisprudenciales pertinentes.
En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: “1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” Según las reglas recomendadas por la doctrina el cotejo de todo tipo de marcas debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad fonética, auditiva e ideológica.
En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas sino que se debe enfatizar en señalar cuales son sus semejanzas pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. El artículo 82, en sus literales d) y e), trata acerca de la irregistrabilidad de los signos genéricos, descriptivos, usuales o comunes, respectivamente.
Las prohibiciones de registro se dan tanto para los signos que designan exclusivamente la especie, la calidad, la cantidad o características del producto que denominan, como para los signos que son utilizados de manera común o usual en los medios comerciales para nombrar el producto o servicio que pretenden amparar. La distintividad es un requisito fundamental para el registro marcario y la falta de tal calidad puede darse por razones inherentes a su estructura, que se desprende de la relación existente entre el signo y los productos o servicios que se aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos o descriptivos.
Los signos descriptivos son los que informan de manera exclusiva acerca de las características, calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. y otras propiedades de los productos o servicios, que se quiere distinguir con la marca. La doctrina ha definido a la denominación genérica de la manera siguiente: “ la que originariamente designa o con posterioridad llega a designar el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la denominación.” ( ) “ una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio”.
( ) “ si se permitiese el registro de signos genéricos se otorgaría al titular un monopolio sobre ese género de productos”.[8] La denominación genérica es una expresión que se refiere a determinado producto o servicio y es normalmente usada por el público para designarlo; además, es parte del vocabulario general o de uso común, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.
En materia de marcas la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. De igual modo, se identifica la denominación descriptiva cuando se pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trate, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.
Una expresión que es genérica respecto de unos productos, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. Es importante recordar que desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo.
El signo formado por uno o más vocablos genéricos o descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que forme un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma, podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquellos para los cuales constituye denominación genérica. 4.6.
Marca notoriamente conocida y prueba de tal calidad. Este tipo de marca es la que ha alcanzado una gran difusión que le permite ser reconocida por los consumidores de la clase de productos o servicios que ésta distingue; por su especial condición goza de una protección ampliada, que no se limita por los principios de especialidad y territorialidad, que rigen en el caso de las marcas comunes.
La Normativa Comunitaria Andina protege a la marca notoria frente a signos que sean confundibles con ésta, pues de obtener su registro, sus titulares se beneficiarían injustamente con el prestigio y fama conseguidos antes con el esfuerzo de otra persona, que logró colocar a la marca en un sitial privilegiado en el mercado, por sus cualidades especiales.
La doctrina sobre esta clase de marcas comenta lo siguiente: “La marca que es ampliamente conocida por el público consumidor es el reflejo del esfuerzo desplegado y los recursos invertidos por el empresario para que el signo se transmutara en marca, constituyéndose en sí misma en un “poder de venta” (selling power)”[9] “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” [10] Esta clase de marca goza de una protección más amplia, que no se limita, como ya se anotó, por los principios de especialidad y territorialidad que rigen en el caso de las marcas comunes; al titular de este tipo de marca se le garantiza su derecho de uso exclusivo sobre el signo estableciéndose que no son susceptibles de registro los signos que puedan causar confusión con una marca notoriamente conocida.
La notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega y para ello es factible valerse de los diferentes medios probatorios que se encuentren disponibles en el respectivo sistema judicial y al igual que sucede en todo proceso las pruebas aportadas se valoran por el administrador o juez competente, de acuerdo a las reglas de la sana crítica.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: Toda solicitud de Interpretación Prejudicial debe reunir los requisitos establecidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 125 de su Estatuto; la interpretación prejudicial de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina asegura su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y además si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.
TERCERO: La marca mixta debe ser considerada como una unidad y al obtenerse su registro se accede a la protección de la totalidad del conjunto marcario. Sin embargo, la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante.
CUARTO: Según lo establecido por el artículo 83 literal a) de la Decisición 344, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
QUINTO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y de esta manera evitar cualquier riesgo de confusión.
SEXTO: El signo formado por uno o más vocablos genéricos o descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que forme un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquellos para los cuales constituye denominación genérica.
SÉPTIMO: Las marcas notorias gozan de un trato privilegiado y la protección especial que le otorga la normativa comunitaria, va más allá de los principios de especialidad y territorialidad, que rigen en el caso de las marcas comunes. Empero para que esta protección especial opere la notoriedad debe estar demostrada. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno 1943-2003, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] TRIBUNAL DEJUSTICIA DELA COMUNIDIDAD ANDINA.
Sentencia de 14 de febrero del 2004. Proceso N° 141-IP-2003. Marca: “SUPER CHOO”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No 1059 de 23 de abril del 2004. [2] ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. [3] BERTONE Luis Eduardo.
“DERECHO DE MARCAS”. Tomo 1. Editorial Heliasta SRL 1989. Argentina. Pág. 27. [4] FERNÁNDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Págs. 21 y SS. [5] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17 de noviembre del 2004. Proceso N° 129-IP-2004. Marca: “GALLO”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158 de 17 de enero de 2005. [6] BAYLOS Corroza Hermenegildo.
“TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Editorial Civitas. Madrid 1993. Pág. 829 [7] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 18 de febrero del año 2004. Proceso N° 147-IP-2003. Marca: “IBIS”. Publicado en la Gaceta Oficial N° 1165 del 7 de febrero de del 2004. [8] Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria. Artículo de Carlos Lema Ledesma.
Universidad de Alicante 1996. Pág. 69 y 70 [9] ANDRADE Raiza y otros. “TEMAS MARCARIOS”. Editado por Livrosca C.A. Caracas 1999, Pág. 184. [10] ZUCCHERINO, Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT”. Editado por Abeledo Perrot. Buenos Aires. 1997. Págs. 130 y 131.