PROCESO 52-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, realizada con base en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: FANNY DEL CARMEN MUÑOZ CARDONA.
Marca: “BUGUI”. Proceso interno N° 2002-00038- (7678). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los once días del mes de mayo del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.
VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 22 de abril del año 2005, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 4 de mayo del 2005. 1.
ANTECEDENTES: 1.1. Partes Actúa como demandante la señora FANNY DEL CARMEN MUÑOZ CARDONA, siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Se considera como tercero interesado en los resultados del proceso, a la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 1.2. Actos demandados La interpretación se plantea en razón de que la señora FANNY DEL CARMEN MUÑOZ CARDONA, mediante apoderado, solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: - Nº 33707, de 27 de diciembre del año 2000, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien decidió declarar fundada la oposición presentada por la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. y, negar el registro de la denominación “BUGUI” como marca destinada a amparar productos de la clase internacional Nº 30, solicitada por FANNY DEL CARMEN MUÑOZ CARDONA. - Nº 18896, de 31 de mayo del 2001, expedida por la misma Autoridad, la cual, al resolver el recurso de reposición interpuesto, decidió confirmar la resolución inicial en todas sus partes. - Nº 28179, de 29 de agosto del 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien, al resolver el recurso de apelación también propuesto, decidió igualmente confirmar la Resolución Nº 33707, de 27 de diciembre del 2000.
Solicita adicionalmente la actora, que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la aludida Superintendencia, que registre la marca “BUGUI” para distinguir “helados comestibles”, productos éstos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional Niza. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - La señora FANNY DEL CARMEN MUÑOZ CARDONA, argumenta que se ha dedicado desde el año 1989, a la producción y comercialización de “helados comestibles” con la denominación “BUGUI”. - El 25 de julio del año 2000, la mencionada señora presentó solicitud para obtener el registro de la denominación “BUGUI” como marca destinada a amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.[1] - El 1 de septiembre también del 2000, fue publicado el extracto de esa solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 495. - El 13 de octubre de dicho año, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. formuló “oposición” a la solicitud de registro, argumentando ser titular de la marca “BOGGY”, que distingue productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.[2] - El 27 de diciembre también del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 33707, por medio de la cual declaró fundada la oposición presentada y negó el registro solicitado. - El 21 de marzo del 2001, la actora interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la resolución emitida. - El 31 de mayo del 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Dependencia emitió la Resolución Nº 18896, en la cual, al resolver el recurso de reposición interpuesto, confirmó lo decidido en la resolución inicial. - El 29 de agosto del mismo año, la Superintendencia de Industria y Comerció, a través de la Resolución Nº 28179, resolvió el recurso de apelación y, confirmó nuevamente la resolución Nº 33707. b) Escrito de demanda La señora FANNY DEL CARMEN MUÑOZ CARDONA, por medio de apoderado, expresa que desde el mes de febrero del año 1989 se dedica a la producción y comercialización de helados comestibles distinguidos con la marca BUGUI.
Con este antecedente, manifiesta que el 25 de julio del año 2000 solicitó registro para la denominación “BUGUI”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional 30; solicitud respecto de la cual la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. formuló “oposición”, argumentando ser propietaria de la marca “BOGGY” que distingue productos de la clase 29 de la misma Clasificación. Asevera que mediante Resolución Nº 33707, de 27 de diciembre del año 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia declaró fundada la oposición presentada y, negó el registro solicitado; determinación que fue confirmada por las resoluciones mediante las cuales fueron decididos los recursos de reposición y de apelación. Expresa que la Superintendencia violó el artículo 134 de la Decisión 486, ya que “…la marca BUGUI es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.
Su carácter distintivo permite que no se confundan con los signos distintivos de productos o servicios elaborados y comercializados por otra persona.” Alude que “…los signos cotejados gráfica, fonética y conceptualmente no son susceptibles de inducir a error al público consumidor sobre el origen empresarial de los productos…” Respecto de la coexistencia pacífica de las dos marcas, señala que “…el tiempo va diluyendo progresivamente la confusión entre una y otra; y finalmente se establece la inconfundibilidad y consecuente diferenciación entre ellas.
Es así como el público consumidor llega a tener noción exacta de que se trata de productos distintos y con un diferente origen empresarial. Tal es exactamente lo que acontece en el caso de las marcas BUGUI y BOGGY”. Considera errónea la emisión de la resolución 33707 por parte de la aludida Superintendencia “…al concluir que existe semejanzas entre los signos en estudio, y que causaría riesgo de confusión para asociar en el público consumidor, pues siendo que existe coincidencia entre las vocales de las dos expresiones, en el número de sílabas y en la ubicación de la sílaba tónica, es claro que existe posibilidad de diferenciar las dos marcas desde el punto conceptual….”.
Argumenta, así mismo, que “El público consumidor medio sabe diferenciar perfectamente los productos de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., como que ésta produce una línea comestible claramente determinada por los derivados lácteos. Los helados comestibles marca BUGUI están firme y extensamente acreditados en el mercado colombiano desde enero de 1989, de modo que el público consumidor medio los identifica plenamente; es inexistente por lo tanto, el riesgo de que pueda confundirlos con productos comestibles de una línea distinta que se identifican con la marca BOGGY”.
Sostiene, finalmente, que “…la marca BUGUI no presenta ninguno de los impedimentos que dan lugar a la denegación de la solicitud de registro.” c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.
Argumenta la legalidad de los actos realizados por esa Dependencia y, manifiesta que en sus actuaciones no ha incurrido en violación de las normas establecidas en la Decisión 486, aseverando que la Superintendencia “…se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.
Respecto a la violación que se manifiesta se ha producido del artículo 134 de la Decisión 486, alude jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos números 1- IP-87, 2-IP-95 y 14-IP-98. Al referirse a la supuesta violación del literal a) del artículo 136 de la misma Decisión, relativo a la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes, expresa que “…efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca solicitada ‘BUGUI’ para la clase 30, frente a la marca ‘BOGGY’ (registrada, para todos los productos de la clase 29 certificado nº 137666 a favor de la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A.), se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que estos creerían que el producto tendría el mismo origen.” Concluye afirmando que “la marca ´BUGUI` para distinguir productos de la clase 30 es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) como se expuso acertadamente por la Oficina Nacional Competente en los actos administrativos ahora acusados…” d) Tercero Interesado La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. no ha dado contestación a la demanda propuesta por la señora FANNY DEL CARMEN MUÑOZ CARDONA, según así se acredita en el oficio Nº 0375, de 11 de marzo del 2005.
Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La consulta ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, apreciándose, como ha sido ya dicho, que se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por ese artículo, pues se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.
En cuanto al informe sucinto de los hechos considerados relevantes, cabe anotar que la Instancia consultante se ha limitado, como en otros varios casos observados ya por este Tribunal, a referir, además de las incidencias propias del respectivo trámite, los argumentos formulados únicamente por la parte actora, soslayando aquéllos expuestos en la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, los cuales han debido por esa causa, ser extraídos del respectivo escrito aparejado al expediente.
Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, ha solicitado, como ha sido antes dicho, “…la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”; no obstante, este Tribunal ha podido verificar que la solicitud referente al registro de la marca BUGUI ha sido presentada el 25 de julio del año 2000.
Consecuentemente, dicha solicitud ha sido radicada, sin lugar a dudas, en vigencia de la Decisión 344 y no de la Decisión 486. Por lo expuesto, el Organismo considera, según así lo ha venido determinando en su jurisprudencia, que la interpretación prejudicial requerida en este caso, debe corresponder a los artículos 81 y 83 de la Decisión 344; disposiciones por cierto concordantes con los aludidos artículos solicitados de la Decisión 486.
En lo relativo al artículo 83, estima sin embargo que la interpretación debe limitarse a únicamente su literal a), norma que resulta aplicable al caso controvertido; todo esto, al amparo de lo previsto en el artículo 34 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS En consecuencia con lo expresado, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 344 (…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
"Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. (…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” (…) 4.
CONCEPTO, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Y CLASES DE MARCAS Concepto La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. Elementos constitutivos de la marca El artículo 81 de la referida Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
Clases de Marcas La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado a las marcas denominativas por corresponder éstas, a la clase a la cual pertenecen los distintivos en conflicto.
La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un elemento acústico o fonético y está formada por una o varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual. Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: las que tienen connotación conceptual como las marcas sugestivas y las arbitrarias y, las que no tienen esa connotación como las denominadas marcas caprichosas o de fantasía, que son aquellas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.
La marca de fantasía puede no tener significado alguno aunque puede sugerir una idea o concepto. El tratadista Jorge Otamendi la define como “aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”. [3] Entre las marcas de fantasía se incluyen las denominadas evocativas que son consideradas como “aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir o mismo (sic) de la actividad que desarrolla su titular”. [4] Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas recomendadas por la doctrina para la comparación marcaria y, prestará especial atención al criterio que considera que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.
5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[5] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de establecer si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se produce entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra”.[6] En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la expresión, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el cotejo marcario Este Organo Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” [7]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [8]
6. LA CONEXIÓN COMPETITIVA DE PRODUCTOS Este Tribunal, al hacer referencia a la conexión competitiva que se da entre productos, ha señalado: “El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre productos e) Uso conjunto o complementario de productos f) Partes y accesorios g) Mismo género de los productos h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los productos”. [9] El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la similitud o la conexión competitiva entre los productos.
Se debe recalcar que lo trascrito, se encuentra ligado íntimamente al grado de atención del consumidor, tomando en cuenta “a quién” se atribuye la posibilidad de confusión. De esta forma, al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quién” será el consumidor y “cuál ” su conducta frente a las marcas.
Esto a su vez relacionado con el grado de atención que presta la persona cuando realiza su elección, el que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, del profesional o experto, del consumidor elitista y experimentado o, del consumidor medio.
7. COEXISTENCIA MARCARIA Con referencia al tema, este Tribunal ha manifestado: “El artículo 107 de la Decisión 344 permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse. Sin embargo, la misma Decisión establece que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías.
“No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general, evitando que el consumidor se vea inducido a error. “En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”. [10] Con base en los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.
Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.
Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. Podrán ser consideradas semejantes las marcas, cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir. 3.
No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83, literal a), sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 5.
El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 6. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos amparados por las mismas.
Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos o servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. 7. La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá, en todo momento, salvaguardar el interés general, evitando que el consumidor se vea inducido a error.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2002-00038- (7678), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 30.- Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo. [2] Clase 29.- Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. [3] OTAMENDI, Jorge.
“Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, Pág. 27. 1989. [4] OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. Argentina, Pág 28. 1989. [5] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] OTAMENDI, Jorge.
Derecho de Marcas. Editorial Abeledo – Perrot. Buenos Aires, Argentina. Pág. 153. [7] BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. [8] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca “MATERNA”.
Ver también: Proceso 08-IP-95, de 30 de agosto de 1996, marca “LISTER”, G.O.A.C. No. 231, de 17 de octubre de 1996, JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [10] Proceso 50-IP-2001, sentencia de 31 de octubre del 2001, Publicado en G.O.A.C. Nº 739, de 4 de diciembre del 2001. Marca: ““ALLEGRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.