PROCESO Nº 71-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 58 y 59 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

Proceso Interno Nº 2594-2002. Actor: FAMESA TECNOLÓGICA S.A.C. Diseño Industrial: BLOQUE DE CONEXIÓN. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los seis días del mes de julio del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 58 y 59 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, del 5 de mayo de 2005, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, con motivo del proceso interno Nº 2594-2002.

Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 1 de junio de 2005. 1. Las partes. La actora es FAMESA TECNOLÓGICA S.A.C. Se demanda al Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI), y a THE ENSIGN BICKFORD COMPANY. 2.

Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos en la instancia administrativa Con fecha 18 de julio de 1994, FAMESA TECNOLÓGICA S.A., solicita el registro de diseño industrial para un “BLOQUE DE CONEXIÓN”, cuyo diseñador es LUIS ALBERTO FUDIMOTO KAMIJIKOKU, contra el que la empresa ENSIGN BICKFORD COMPANY formula observación en base a la solicitud de patente Nº 183135, correspondiente a la invención denominada “Sistema de iniciación de baja energía para voladura, método y conexión de superficie para el mismo”.

La empresa observante alega que el diseño industrial solicitado es similar a la patente de invención de su titularidad, toda vez que el bloque conector se encuentra incluido en el estado de la técnica, todo ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, la observante presenta un informe de un especialista, el cual prueba la similitud de las invenciones sub materia, específicamente, trata sobre la descripción técnica del bloque de conexión o bloque de empalme del sistema iniciador de voladura de baja energía con superficie conectora para la iniciación de una señal de transmisión no direccional, de bajo sonido y tiempo controlado, correspondiente a la solicitud de patente peruana, y a las solicitudes tramitadas también en Chile y Estados Unidos de Norteamérica a nombre de la observante.

A lo que la solicitante contestó que si bien ambos diseños poseen la misma función, sus distintos diseños de estructura dan lugar a diferencias sustanciales de forma externa, además, que para el registro de un diseño industrial es requisito fundamental que el diseño presente diferencias principales respecto de otros de su misma especie, lo que sucede con el diseño solicitado, pues según lo argumentado, es completamente diferente al de la observante.

Finalmente, del Informe Técnico de oficio, Nº JF-019-96, se desprende que el diseño solicitado cumple con el requisito de novedad, “al no haber encontrado antecedente similar al diseño solicitado, toda vez que la solicitud (…) presenta diferencias con el diseño industrial solicitado”, y en ese sentido, la observación debería ser declarada infundada.

Así, con fecha 12 de marzo de 1999, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI), declara infundada la observación y concede el registro del diseño industrial solicitado por FAMESA TECNOLÓGICA S.A. En base a la apelación formulada por la empresa observante, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, emite con fecha 10 de noviembre de 2000, la Resolución Nº 1353-2000/TPI-INDECOPI, la misma que revoca la resolución de primera instancia administrativa, y deniega el registro del diseño industrial solicitado.

El Tribunal de INDECOPI consideró que el Informe Técnico de oficio, únicamente ampara el análisis del diseño solicitado con el de la observante y concluye que ambos diseños son suficientemente diferentes, por lo que la solicitud cumple con el requisito de novedad exigido por la norma. Asimismo, en contradicción a lo concluido por dicho informe, considera que el diseño sólo presenta diferencias secundarias y no sustanciales respecto del bloque de conexión de la observante, pues las mismas no son perceptibles a simple vista, sino que requieren de un examen minucioso de los diseños.

En este sentido, concluye el Tribunal del INDECOPI, que el diseño industrial no cumple con ser singular o particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 58 de la Decisión 344, toda vez que “no contiene características estéticas creativas, ni alcanza un mínimo de singularidad o apariencia especial, (…) y sólo presenta pequeñas diferencias que pasarían desapercibidas para el consumidor (…)”. 2.2.

La demanda y los hechos en la instancia judicial La demanda de fecha 1 de febrero de 2001, formulada por FAMESA TECNOLÓGICA S.A., pretende se declare la invalidez de la resolución administrativa emitida por el Tribunal de INDECOPI, Resolución Nº 1353-2000/TPI-INDECOPI, mediante la cual, revocando la resolución de primera instancia administrativa, Resolución Nº 157-1999/OIN-INDECOPI, se deniega el registro del diseño industrial para un bloque de conexión solicitado por la empresa demandante.

En este sentido, como consecuencia de la invalidez de dicha resolución, requiere que se proceda al registro del diseño industrial solicitado por ella. La demandante argumenta que la Resolución del Tribunal de INDECOPI “se ocupa de requisitos o cualidades ajenas a las que estipula la Decisión 344” y a la normativa nacional aplicable, en este sentido, se ocupa de características de fisonomía, carácter especial o singular, y singularidad de los diseños; concepto que recientemente la Decisión 486 incorpora (concepto de “apariencia particular”).

Asimismo, afirma que el examen técnico de primera instancia es de carácter serio y que incluyó la comparación con todos los diseños existentes en el mercado, a diferencia de lo argumentado por el Tribunal, y que éste, “sin hacer un mínimo análisis” afirma que su diseño no es novedoso porque presenta diferencias sólo secundarias, no sustanciales con el bloque de la observante, “las mismas que no son perceptibles a simple vista, sino que requieren un examen minucioso”.

Finalmente, afirma que la apelación a nivel administrativo de la otra parte no se sustenta en una diferente interpretación de las pruebas, ni en cuestiones de puro derecho, y por lo tanto la resolución de segunda instancia administrativa deviene en nula. 2.3. La contestación de la demanda Por su parte, INDECOPI, niega y contradice en todos sus extremos los argumentos de la demanda, considerando que el diseño industrial solicitado por la demandante carece del requisito de novedad y singularidad que establece la Decisión 344, asimismo, agrega que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto, ya sea en su superficie dimensional o en su forma tridimensional, por lo que “el diseño industrial debe ser arbitrario, es decir, no necesario para construir el objeto al cual se aplica o para que éste cumpla su función utilitaria, así, la protección del diseño no abarca las características únicamente impuestas por razones puramente prácticas o técnicas que no tengan como finalidad mejorar la apariencia del producto”, ya que existen otras figuras jurídicas que protegen estos derechos, como las patentes de invención y los modelos de utilidad.

En este sentido, añade, que el diseño industrial debe conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique confiriéndole una fisonomía nueva y propia, que otorga un valor agregado al objeto en cuestión. En este sentido, además de la novedad, debe cumplir el requisito de ser “un diseño industrial que otorgue una apariencia especial al producto al que se aplique (singularidad) (…) la diferenciación lograda por el diseño industrial de un producto sobre sus similares debe además crear en el público consumidor una suerte de atracción en su beneficio”.

Así, concluye que “el diseño industrial solicitado sólo presenta diferencias secundarias o no sustanciales respecto del bloque de conexión de la empresa demandada, las mismas que no son perceptibles a simple vista, sino que requieren de un examen minucioso de los diseños para ser apreciados; por lo que no puede considerarse que el diseño industrial solicitado cumpla con el requisito de novedad”.

De otro lado, la codemandada, THE ENSIGN BICKFORD COMPANY, sostiene que el bloque conector es similar al diseño de su patente de invención, la misma que si bien fue denegada, lo fue porque era “supuestamente” similar a un producto de la demandante, “por lo que resulta curioso que la actora solicite ahora el registro a nombre suyo no como patente de invención, sino como diseño industrial”.

Asimismo, que dicha similitud se debe a que su solicitud de patente se refiere principalmente a la estructura del bloque conector, solicitado como diseño industrial, por lo tanto, éste carece de novedad. La primera instancia judicial, Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú, declaró fundada la demanda, basándose en el hecho que tal como lo acredita el informe técnico de oficio por la primera instancia, el diseño solicitado reúne los requisitos de registrabilidad, específicamente, la novedad y singularidad exigidos por la norma, por tanto es susceptible de registro.

Finalmente, el INDECOPI formula apelación contra dicha sentencia, argumentando que el “minucioso análisis que el técnico examinador de patentes de primera instancia efectuó bajo criterios estrictamente técnicos, es insuficiente, puesto que en una apreciación de conjunto y tomando en cuenta aspectos como la percepción del consumidor, es de estimarse que el diseño industrial solicitado por la demandante presenta diferencias secundarias o no sustanciales respecto del bloque de conexión de la codemandada, THE ENSIGN BICKFORD COMPANY, por lo que carece de novedad”, con lo cual, el expediente es elevado a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que en la presente solicitud se interpretarán los artículos 58 y 59 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, y de oficio la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486 “(…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)” DECISIÓN 344 (…) DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES “Artículo 58 Serán registrables los nuevos diseños industriales.

Se considerará como diseño industrial, cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación. No serán registrables los diseños industriales referentes a indumentaria, ni aquellos que sean contrarios a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

No podrán ser registrables los diseños industriales comprendidos en las prohibiciones previstas en los artículos 82 y 83 de la presente Decisión. Artículo 59 Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al público, en cualquier lugar o en cualquier momento, mediante una descripción, una utilización o por cualquier otro medio.

Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones. (…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. DE LA APLICACIÓN DE LA LEY COMUNITARIA EN EL TIEMPO. IRRETROACTIVIDAD NORMATIVA. En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

Este Tribunal en una de sus interpretaciones prejudiciales ha señalado que: “Resulta oportuno para dilucidar los aspectos relativos a la aplicación de la ley comunitaria en el tiempo, precisar la terminología relacionada con este tipo de situaciones, así el profesor Marcial Rubio Correa señala que: ‘Aplicación inmediata de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquel en que es derogada o modificada; aplicación ultra activa de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquella que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia’” (RUBIO, Marcial.

Título Preliminar. Para Leer el Código Civil, Vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p.57 y ss). El problema de aplicación de las normas en el tiempo supone una disyuntiva entre la seguridad jurídica y la innovación legislativa. Por tal motivo, para solucionar esta contrariedad, la teoría jurídica brinda diversas posibilidades, entre las que destacan dos: - La teoría de los derechos adquiridos que se apoya en la seguridad jurídica que debe otorgar todo sistema jurídico.

Se entiende por derechos adquiridos aquellos que han entrado en el dominio de su titular y que no pueden ser modificados por normas posteriores, porque se estaría haciendo aplicación retroactiva de ellas. - La teoría de los hechos cumplidos que se basa en el carácter innovador de las normas. Se prefiere aquí la aplicación inmediata de las normas antes que la ultra actividad de las normas derogadas.

Para ello se parte del hecho que las leyes posteriores deben suponerse mejores que las anteriores. En este sentido, en aplicación de la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486 que establece el principio de irretroactividad normativa, se desprende que corresponde al caso concreto la aplicación de la Decisión 344, dado que la solicitud sub materia fue presentada bajo su vigencia y el procedimiento fue concluido bajo su imperio.

En este sentido, queda sentada la regla de irretroactividad en beneficio del principio de seguridad jurídica, y por lo tanto, la aplicación de la Decisión 344 a los actos nacidos dentro de su vigencia. 2. DEFINICIÓN Y NATURALEZA DEL DISEÑO INDUSTRIAL. REQUISITOS Y EFECTOS DE SU REGISTRO. a. Definición y naturaleza Tal y como lo define el artículo 58 de la Decisión 344, el diseño industrial es “cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación”.

La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquéllos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.

En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos. El tratamiento que se le daba a dicha figura en la Decisión 85, se encontraba dividido, dado que la figura del “dibujo industrial” y la del “modelo industrial” eran conceptos diferenciados por el tema de la bidimensionalidad; sin embargo, según la norma aplicable al caso concreto, la Decisión 344, ambas figuras se encuentran unificadas en el concepto del “diseño industrial”, concepto que ya había sido modificado en las Decisiones 311 y 313.

Así, tomando el concepto del artículo 58 de la Decisión 344, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, sólo deberán poseer una finalidad estética, dado que si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial. En este sentido, serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría. Otero Lastres señala que “el modelo industrial es un bien inmaterial consistente en una creación de forma que se distingue de los objetos en los que se materializa.

Estos objetos materiales se dividen, asimismo, en la obra originaria o primera plasmación de la creación de forma en un objeto material y en las sucesivas reproducciones que se reproducen a partir de la primera obra originaria” (Otero Lastres, José Manuel. El modelo industrial, Montecorvo, Madrid, 1.977)”. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define a los diseños industriales como “el derecho garantizado (…) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño” (DISEÑO INDUSTRIAL EN PROPIEDAD INTELECTUAL, Material de Lectura, en Doc.

WIPO, Publication Nº 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p.229). De esta manera, se puede concluir que si una creación de forma que cumple una función técnica, puede ser separada del efecto técnico producido, esta creación puede ser protegida por la figura del diseño industrial, mientras que si esta forma no pudiera ser separada, la protección adecuada sería por medio de la figura del modelo de utilidad.

Sin embargo, es importante considerar que la protección otorgada al diseño industrial no se extiende a todo lo que en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico. Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.

A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial. b) Requisitos y Efectos del registro.

“La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial.

En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.” (PROCESO 55-IP-2002, Publicado en la G.O. Nº 821 del 1 de agosto de 2002). Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el artículo 69 de la Decisión 344: “El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que reproduzcan el diseño industrial”.

El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad. El artículo 58 señala que serán registrables los “nuevos” diseños industriales, además de ser nuevos no deberán recaer en las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Estos artículos contienen las prohibiciones de carácter absoluto y relativo en materia marcaria, y serán aplicables en lo que corresponda a los diseños industriales.

Así, el artículo 82 prohíbe el registro cuando: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate; c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; f) Consistan en un color aisladamente considerado sin que se encuentre delimitado por una forma específica; g) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas; j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate.

En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal; k) Los signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; l) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier país, títulos-valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general; y, m) Consistan en la denominación de una variedad vegetal protegida o de una esencialmente derivada de la misma.

El literal a) se refiere a las características de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica y perceptibilidad que deberá poseer el diseño industrial a registrar. La distintividad, es considerada como la función primigenia que debe reunir todo diseño para ser susceptible de registro, es la razón de ser del diseño industrial.

Es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales. La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del diseño industrial, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro.

Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El requisito de perceptibilidad, toda vez que un diseño industrial para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que de lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, a fin de que al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

De otro lado, el artículo 83 establece las prohibiciones de carácter relativo para el registro de las marcas, y en el caso concreto, las del diseño industrial, las mismas que deberán ser entendidas en función no sólo de derechos concedidos o solicitudes previamente presentadas en favor de terceros respecto de otros signos distintivos, sino respecto de diseños industriales debidamente registrados o previamente solicitados, donde el factor principal a tomar en consideración es la “inducción a error” basado en la semejanza o identidad con el signo distintivo o diseño industrial de mejor derecho.

El artículo 83 considera que no podrán acceder a registro aquellos diseños industriales, en lo que corresponda, que: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; f) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esta persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente; y, g) Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento”.

Asimismo, el artículo 58, tercer párrafo, contiene la prohibición absoluta que se refiere a que el diseño industrial no pueda estar referido a indumentaria o vestimenta, de cualquier tipo. 3. LA NOVEDAD, COMO REQUISITO DE REGISTRABILIDAD. LAS DIFERENCIAS SECUNDARIAS. El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial.

Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en el producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los siguientes criterios: (1) “Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; (2) “Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado;

(3) “Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento. (OTERO LASTRES en “Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales” Actas de Derecho Industrial. Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss.): En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica[1] a nivel mundial.

En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial[2], mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado.

De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial “(…) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva.

En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad”[3]. El artículo 59, señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos o cualquier otro medio.

Las Diferencias secundarias. El citado artículo 59 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y por lo tanto, de ser irregistrable. En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro solo en características secundarias.

Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales.

En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.

Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior. 2.

Según la legislación comunitaria se considera como diseño industrial a “cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación”. 3.

Para que un diseño industrial sea registrable, además de ser novedoso, no debe encontrarse incurso en los impedimentos al registro determinados en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 4. Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en la forma del producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. Si la creación no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva, siempre que las diferencias no sean sólo secundarias respecto de las formas existentes.

Las diferencias secundarias sólo podrán ser medidas, cuando la impresión general que produzca en los círculos interesados del público, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, el diseño con diferencias sustanciales deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad objetiva”. [2] Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad subjetiva” [3] Otero Lastres, “El Modelo Industrial”, Madrid 1977, p. 359