PROCESO 100-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135, literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: PRODUCTOS FAMILIA S.A. Marca Figurativa: “Diseño de unas flores (sin tallo) encerradas dentro de unos rombos irregulares estampados en relieve en la totalidad de la superficie del papel higiénico”.

Proceso interno N° 2003-00372. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, a los trece días del mes de julio del año dos mil cinco. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera doctora Olga Inés Navarrete Barrero.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 23 de junio del año 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de seis de julio del dos mil cinco. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes Actúa como demandante la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se considera como beneficiario de la Resolución impugnada, a la sociedad SCOTT PAPER LIMITED. 1.2. Acto demandado La interpretación se plantea en razón de que la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., por intermedio de apoderado, solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia: Nº 07743, de 27 de marzo de 2003, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por la cual recovó la Resolución Nº 36685, de 21 de noviembre del 2002, y en consecuencia, declaró infundada la oposición formulada por la sociedad Productos Familia S.A. y concedió el registro de una marca figurativa, solicitada por la sociedad SCOTT PAPER LIMITED, destinada a amparar productos de “papel higiénico, especialmente papel para el baño”, productos comprendidos en la clase internacional Nº 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos - El 22 de enero del año 2002, la sociedad SCOTT PAPER LIMITED presentó solicitud para obtener registro de un “diseño figurativo”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase Nº 16 de la Clasificación Internacional de Niza, de manera especial, papel higiénico.[1] - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 516, de 30 de mayo del 2002. - Dentro del término legal, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. presentó oposición a la referida solicitud, con fundamento en la falta de aptitud distintiva del signo solicitado. - El 21 de noviembre también del 2002, la Superintendecia de Industria y Comercio de Colombia, emitió la Resolución Nº 36685, por medio de la cual declaró fundada la oposición y negó el registro requerido, por considerar que “…el diseño solicitado carecía de distintividad intrínseca para ser marca toda vez que priva a los comerciantes del sector de utilizar en estilo de decoración de ese tipo de productos, frecuentemente utilizado en el comercio para identificar y realzar el papel higiénico”. - El 22 de julio del mismo año, la sociedad SCOTT PAPER LIMITED, dentro del término legal respectivo, presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra de la resolución Nº 36685. - El 27 de febrero del 2003, la misma Dependencia resolvió el recurso de reposición, por medio de la Resolución Nº 05863, por la cual confirmó la resolución inicial. - El 27 de marzo del mismo año, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió a su vez el recurso de apelación, mediante la Resolución Nº 07743, revocando lo decidido en la Resolución Nº 36685, declarando infundada la oposición y concediendo el registro del signo solicitado. b) Escrito de demanda PRODUCTOS FAMILIA S.A., por intermedio de apoderado, manifiesta, como fuera ya dicho, que el 22 de enero del 2002 la sociedad SCOTT PAPER LIMITED solicitó el registro de un “diseño figurativo”, como marca destinada a amparar productos comprendidos en la clase internacional 16; que luego de publicado el extracto de esta solicitud, presentó oposición a tal registro y, que la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, finalmente, mediante Resolución Nº 07743, de 27 de marzo de 2003 recovó la Resolución Nº 36685, declarando infundada la oposición formulada y concediendo el registro solicitado.

Aduce que se violó directamente el artículo 135 literales a) y b) de la Decisión 486, en concordancia con el artículo 134 de la misma Decisión, ya que “…el signo solicitado y registrado está constituido… mediante la declaración juramentada de Sherri Latchoo, en el diseño de un patrón de grabado, que se estampa en relieve sobre la integridad de la superficie del papel higiénico, que es el producto que se pretende distinguir, y consiste en una repetición uniforme del dibujo de una flor dentro de un rombo irregular”.

Alude, así mismo, que “…el diseño que se describe tiene la finalidad meramente ornamental y decorativa… el diseño anteriormente descrito no es apto para distinguir productos en el mercado.” “…en consecuencia por tener el mencionado signo una finalidad exclusivamente decorativa y ornamental, no tiene aptitud para distinguir productos y por ende no puede considerarse como marca”.

En apoyo de sus argumentaciones, la actora refiere doctrina norteamericana de J. Thomas McCarthy, de la cual desprende la conclusión de que “…la administración al haber concedido el registro como marca de un diseño que por las razones anotadas no es apto para se usado como marca y que carece de aptitud distintiva, violó directamente, por falta de aplicación, el art. 135, literales a) y b) de la Decisión 486, en concordancia con el art. 134, ibídem”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Argumenta la legalidad de los actos administrativos acusados, manifestando que en sus actuaciones “…no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. Asevera que la Superintendencia “…se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.

Refiere antecedentes jurisprudenciales existentes respecto del artículo 134, aludiendo al efecto, jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos números 14- IP-97, 14- IP-98 y 22-IP-96. Acerca de la supuesta violación del artículo 135 de la Decisión 486, en sus literales a) y b), expresa que “…efectuado el examen de la marca FIGURATIVA consistente en el diseño de unas flores (sin tallo) encerradas por rombos irregulares para distinguir ‘productos de papel higiénico, especialmente papel para el baño’, productos de clase 16 de la nomenclatura vigente, tal como consta en el expediente 02-4452, es lo suficientemente distintiva y por consiguiente no se dan los presupuestos de irregistrabilidad contenidos en el artículo 135 a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic), y a contrario sensu cumple con los requisitos establecidos en la norma comunitaria para ser registrada como marca”.

Opina finalmente, en lo fundamental, que “…es indudable que la marca figurativa solicitada por la parte actora, goza de los suficientes elementos de distintividad de que trata la norma comunitaria y además su registro no conllevaría al consumidor a confusión y a engaño acerca del origen empresarial del producto, de las características, calidad y otras propiedades de los productos de la clase 16, en especial del papel higiénico”. d) Tercero interesado La sociedad SCOTT PAPER LIMITED, considerada como tercero interesado en esta causa, no ha dado contestación a la demanda propuesta por la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., según así se acredita en el oficio Nº 0810, de 17 de mayo del 2005.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La consulta ha sido estructurada con base en lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, apreciándose que se ajusta suficientemente a las exigencias establecidas por ese artículo, pues se identifica a la Instancia Nacional Consultante, se hace una relación de las normas cuya interpretación se pide, se refiere la causa interna que la origina y, se señala lugar y dirección concretos para la recepción de la respuesta a la consulta.

En cuanto al informe sucinto de los hechos considerados relevantes, cabe anotar que la Instancia consultante se ha limitado, como en otros varios casos observados ya por este Tribunal, a referir, además de las incidencias propias del respectivo trámite, los argumentos formulados únicamente por la parte actora, soslayando aquéllos expuestos en la contestación a la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, los cuales han debido, por esa causa, ser extraídos del respectivo escrito aparejado al expediente.

Este Tribunal, por otra parte, es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente como lo es en este caso la jurisdicción nacional consultante, conforme lo establecen los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado compareciente ha solicitado, como ha sido ya dicho, la interpretación de los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Este Tribunal procede a atender el pedido en los términos planteados, toda vez que la solicitud relativa al registro de la marca “FIGURATIVA” ha sido presentada el 22 de enero del 2002, esto es, en vigencia de la Decisión 486. 3.

NORMAS A SER INTERPRETADAS Por lo expuesto, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISION 486 (…) “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. “Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por alguna forma o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;” (…) “No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

4. CONCEPTO DE MARCA, CLASES Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Concepto La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

Clases de Marcas La doctrina ha reconocido algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En el marco de la Decisión 486, se puede sin embargo constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en su artículo 134.

En este contexto, el Tribunal considera conveniente examinar lo relacionado con las marcas gráficas, por corresponder éstas a la clase a la cual pertenece el distintivo materia de la controversia. En tal sentido, la MARCA GRAFICA es considerada como un signo visual, toda vez que es por medio del sentido de la vista que se evoca una figura que se caracteriza por su forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica.

Ha sostenido el Tribunal al respecto, que: En la doctrina se suele distinguir entre la marca puramente gráfica, es decir, la que “se limita a evocar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores”; la marca figurativa, caracterizada porque “suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la imagen utilizada como marca: el nombre con el que es formulado este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores”; y “la marca gráfica que evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto al que se asciende a través de un proceso de generalización. (FERNÁNDEZ- NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss.).[2] El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al ideológico.

En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, la Jurisprudencia sentada por este Tribunal ha expresado, que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se deben no obstante aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas.

Elementos constitutivos de una marca El artículo 134 de la Decisión 486 define de manera general a la marca y luego, determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable como tal. La susceptibilidad de representación gráfica, juntamente con la distintividad, son expresamente exigidos por esa Decisión, como elementos esenciales de una marca; el requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición de marca que hace la Decisión 486.

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La distintividad es, según la doctrina y la jurisprudencia, la función primordial de la marca y, es la característica que permite diferenciar productos y servicios, a fin de que el consumidor los individualice e identifique con el fin de realizar de manera adecuada la elección de los productos que desea adquirir.

Un signo que cumple con la condición de ser distintivo, cuenta con dos aspectos fundamentales: “la capacidad intrínseca o ‘de individualización’ y la capacidad extrínseca o de ‘no confundibilidad’”[3]. La fuerza distintiva de la marca implica que el signo, por sí mismo, debe tener la suficiente capacidad para individualizar los bienes sobre los cuales se la coloca y, además, no debe generar confusión respecto de otros signos registrados o previamente solicitados.

5. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA Impedimentos básicos para ese registro El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 135 de la Decisión 486, los impedimentos para que un signo sea considerado marca. El literal a) de esa norma establece que no podrán ser registrados como tales, los signos que conforme al artículo anterior de esa Decisión no puedan constituir una marca.

Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los requisitos determinados en el artículo en comento; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando, entre otros, palabras o figuras. El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 134 y, verificar, si en ese caso específico no se incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, así como en las prohibiciones expresamente determinadas en el artículo 136 de la misma Decisión. La distintividad derivada del uso previo del signo El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”. Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos.

Este Tribunal sostiene, según lo establecido por el último párrafo del artículo 135 de la aludida Decisión, que un signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o el servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, constituirse en registrable. El solicitante de un signo deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado; el uso real implica la actividad comercial de venta del producto o de comercialización del servicio, ya que la actividad solamente publicitaria no demuestra la disponibilidad del producto o del servicio en el mercado.

Además, el solicitante deberá certificar que los consumidores o usuarios reconocen el signo como distintivo del producto o del servicio de que se trate y, por tanto, como indicador de su origen empresarial y de su calidad. El Tribunal ha manifestado al respecto: “En el orden comunitario, se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, hace posible la inscripción de signos inicialmente impedidos de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva.

La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad hubiese sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro.”[4] Con base en los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne, además, el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2.

En la comparación de una marca gráfica se debe tomar en cuenta el efecto visual que la figura, apreciada en su conjunto, causa sobre la actitud y reacción normal del público consumidor. 3. A las marcas gráficas les son aplicables las mismas reglas de comparabilidad de cualquier otro tipo de marcas, para determinar su grado de confusión e irregistrabilidad. 4.

No son registrables como marcas, los signos que no cumplan con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486, conforme lo señala el artículo 135 en su literal a). 5. Tampoco son registrables como marcas, los signos que carezcan de distintividad, en armonía con lo señalado en el artículo 135, literal b) de la misma Decisión. Como excepción a ésta prohibición, un signo podrá ser susceptible de registro como marca, si el solicitante de aquél lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o de los servicios a los cuales ampara.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 2003- 00372, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, también, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Consejo, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase además copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] Clase 16.- Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés. [2] Proceso 08-IP-2003, sentencia de 19 de marzo del 2003;

G.O. Nº 917, de 10 de abril del 2003; marca GRAFICA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] OTERO LASTRES, José Manuel. “REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISIÓN 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA”. Revista Jurídica del Perú. Año LI Nº 2. Junio de 2001. Pág. 129. [4] Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.