PROCESO 94-IP-2005 Interpretación prejudicial del artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2003-00155- 01 (8939).
Actor: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE. Marca: “EPOMEGA”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los seis días del mes de julio del año dos mil cinco; en la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Magistrado consultante: doctor Camilo Arciniegas Andrade.
VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 8 de junio de 2005. 1. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1.
Las partes: Demandante: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE. Demandado: NACION COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: ELANEX PHARMACEUTICALS. 1.2. Hechos Relevantes. 1.2.1. Los hechos. ELANEX PHARMACEUTICALS el 20 de junio del 2000 solicitó el registro de la marca EPOMEGA (nominativa) para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 27 de noviembre del año 2000 se publicó el extracto de la solicitud referida en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 298. La Sociedad PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE formuló observaciones por la similitud existente entre el signo solicitado y la marca EXOMEGA (clase 5), registrada bajo el Certificado N° 224812 de la cual es titular. Corrido el traslado de la observación ELANEX PHARMACEUTICALS contestó que no existía una semejanza lo suficientemente determinante que indujera al público a error o confusión. La Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución N° 17278 de 31 de mayo del 2002, declaró infundada la observación y concedió el registro de la marca EPOMEGA (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5.
Mediante la Resolución N° 28417 de 30 de agosto del 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución N° 17278 de 31 de mayo del 2002 y concedió el recurso de apelación. Por medio de la Resolución N° 34678 de 29 de octubre del 2002 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión de conceder el registro de la marca EPOMEGA (nominativa) a favor de ELANEX PHARMACEUTICALS para distinguir productos comprendidos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2.2.
La demanda. La actora PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE pide que se declare la nulidad de las Resoluciones N° 17278, 28417 y 34678, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Considera que se violaron los artículos 134, 135 literal a), y 136 literal a) de la Decisión 486, en tal sentido manifiesta que el signo EPOMEGA solicitado por ELANEX PHARMACEUTICALS es similar al signo EXOMEGA, del cual es titular ya que es evidente que el signo solicitado no cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa comunitaria para el registro de marcas pues no es distintivo.
Señala que al examinar los signos EPOMEGA y EXOMEGA es importante advertir que en el caso de marcas farmacéuticas el examen de los signos debe ser más riguroso pues cualquier equivocación acerca de la elección de un producto farmacéutico causaría incidencias negativas en la salud pública. Además, el riesgo de confusión es real y pese a que los productos identificados con las marcas “no estén dirigidos a prevenir, curar o aliviar la misma enfermedad o corregir o reparar las secuelas de ésta, no significa que no tengan la misma naturaleza, es decir, que no sean medicamentos para la salud humana.” Existe mayor riesgo de confusión ya que los signos identifican a productos de la clase 5 y tienen los mismos canales de comercialización. Al cotejar los signos EPOMEGA y EXOMEGA, se evidencia que existe similitud visual, ortográfica y fonética, que puede inducir al público a error o confusión. 1.2.3.
La contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio señala en la contestación de la demanda que en el análisis de los signos en conflicto al realizar la comparación “en conjunto de las expresiones EPOMEGA (nominativa) y EXOMEGA (nominativa) se observa que no existen semejanzas que conlleven riesgo de confusión para el público consumidor, ni desde el punto de vista fonético ni ortográfico, por cuanto la estructura fonética y ortográfica que las compone resulta diferente, lo cual produce un impacto sonoro y visual completamente diferenciable, lo que permite su total individualización descartándose así cualquier indicio de probable confusión dentro del mercado.
Adicionalmente debe señalarse que no obstante compartir dichas denominaciones algunas sílabas y vocales en común, no es menos cierto que la fuerza sonora, auditiva y visual se concentra en las sílabas y letras que le dan mayor realce en su pronunciación, lo cual impide que se genere algún riesgo de confusión y/o de error en el consumidor, permitiéndose de esta manera su coexistencia en el mercado”.
Pese a que los signos en conflicto identifican productos comprendidos dentro de la misma clase del nomenclátor, es importante considerar que “el riesgo de confusión al adquirir uno u otro medicamento se disminuye, si se tiene en cuenta que su gran mayoría se expende bajo fórmula médica”. La administración, luego de haber realizado el examen de los signos y determinar que no existe riesgo de confusión entre ellos, concluyó que nada impide que coexistan dos marcas que identifiquen a productos de la misma clase o incluso idénticos, si es que los signos son diferentes; por lo tanto, que no existe posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor.
De los documentos anexados a la solicitud de Interpretación Prejudicial se desprende que el tercero interesado no contestó la demanda. 2. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 3.
Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas: Los artículos cuya interpretación solicita el consultante son los siguientes: 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; sin embargo, en consideración a que a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca EPOMEGA (nominativa) solicitada por ELANEX PHARMACEUTICALS, 20 de junio de 2000, se encontraba en vigencia la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es procedente interpretar de oficio los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la mencionada norma.
A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DESICION 344 Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” ( ) Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;” (…) Artículo 83 “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” 4.
Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos relacionados con: requisitos para el registro de marcas; irregistrabilidad de signos por identidad o similitud; reglas para el cotejo marcario; comparación entre marcas denominativas; palabras de uso común en signos farmacéuticos. 4.1.
Requisitos para el registro de marcas. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión. La marca se define como el medio sensible que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.
Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.”[1] La doctrina expresa que las ventajas de la marca son: “a) la posibilidad de que el comerciante sea identificado en el mercado al ofertar su producto; b) que el consumidor tiene la seguridad de adquirir un producto cuyas cualidades ha apreciado con anterioridad; y c) para el Estado, el beneficio se encuentra en la influencia que la marca ejerce sobre la oferta y la demanda al motivar un aumento de productividad de las empresas.”[2] La distintividad.
La distintividad es la función principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca, hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado, el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.
La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice lo que le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.
La perceptibilidad. La marca es un signo de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.
La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.”[3] Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.”[4] La susceptibilidad de representación gráfica.
Este requisito de la marca exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser representado mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de la o de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.
Para acceder al registro marcario el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma.
El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 81, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. 4.2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
La Normativa Comunitaria Andina contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros son idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Tanto la doctrina, como la jurisprudencia coinciden en que, la función primordial de la marca es diferenciar productos y servicios, a fin de que el consumidor los individualice e identifique, pudiendo realizar de manera adecuada la elección de los productos que desea adquirir, tal condición permite al usuario, reiterar la compra de los productos o servicios de las características que se ajustan a sus necesidades o preferencia. El permitir el registro de marcas carentes de fuerza distintiva, significaría crear confusión en el mercado, además, de que tal hecho causaría graves perjuicios al titular de la marca que vería afectado su derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo.
La normativa comunitaria contenida en el Régimen Común de Propiedad Industrial, ofrece adecuada protección a la marca, impidiendo que se registren, signos carentes del elemento distintivo; sin embargo, el hecho de que el signo sea distintivo, no asegura per se que pueda acceder al registro marcario, pues a más de cumplir con tal condición, debe ser también perceptible y susceptible de representación gráfica, además de no incurrir en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas por la Normativa Comunitaria.
Un signo capaz de crear confusión no es registrable, ya que carece de fuerza distintiva, que es el elemento fundamental con que debe cumplir todo signo que aspira a obtener su registro marcario. La Oficina Nacional Competente, deberá realizar el respectivo examen de registrabilidad, en donde se debe analizar si el signo cumple con los requisitos establecidos para el registro marcario, de acuerdo a los parámetros plantados por la normativa en materia de marcas.
Vale la pena considerar al respecto lo que la doctrina enseña, al respecto: “ es indispensable evitar en toda forma el registro de marcas que teniendo algún parecido o semejanza, puedan dar lugar a establecer confusión y engaño en el público desprevenido, así como una competencia desleal en el campo industrial, pues con una marca imitada se aprovecharía un fabricante ilícitamente del prestigio de un producto acreditado antes por el esfuerzo y dinero de otro.” [5] “El criterio fundamental al prohibir el registro de una marca en que sus signos y los productos o servicios que distingue sean idénticos o semejantes a la marca anterior con la que se compara es evitar la confusión en el mercado.” [6] La similitud entre marcas puede presentarse en los aspectos, ortográfico, fonético o ideológico; la similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de las letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la sucesión de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las terminaciones o las raíces comunes, pueden causar confusión, la similitud es ideológica, cuando los signos observados, evoquen las mismas o similares ideas y en consecuencia, pueden ser considerados confundibles; la similitud es fonética, cuando las palabras que conforman las marcas al ser pronunciadas producen un sonido semejante, tal condición depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.
La prohibición, de registrar signos idénticos o similares, evita que se generen condiciones injustas de mercado, a fin de que el consumidor no incurra en confusión o error al realizar la elección de los productos que desea adquirir, además a través de dicha restricción, se brinda una adecuada protección al derecho exclusivo de que goza el titular de la marca.
Un signo que no sea distintivo, en relación con una marca ya existente en el mercado, puede provocar error entre los consumidores, por ello, la Norma Comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión es suficiente para negar el registro solicitado. La confusión generada entre las marcas es directa cuando la semejanza conduce al comprador a adquirir un producto o un servicio, creyendo que está comprando otro; es indirecta cuando el consumidor atribuye erróneamente a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. El titular marcario obtiene a través del registro el derecho de hacer uso de la marca en forma exclusiva, para identificar a la clase de productos dentro de la cual ha solicitado el registro.
Sin embargo, la figura de la “flexibilización del principio de especialidad” faculta a la administración a conceder el registro marcario de signos similares dentro de una misma clase, si cada uno de los signos identifica a productos o servicios que no se encuentren vinculados o relacionados. En el presente caso la administración o el juez competente deberá analizar si los productos identificados por los signos en conflicto se encuentran asociados o vinculados y si en consecuencia pueden inducir al público consumidor a error o si, por el contrario, son perfectamente identificables y pueden coexistir dentro de la misma clase. 4.3.
Reglas para el cotejo marcario. En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y otra que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente, proceder al cotejo entre las marcas, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.
En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: “1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
Es importante considerar que en la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas sino que se debe enfatizar en señalar cuales son sus semejanzas pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. 4.4.
Comparación entre marcas denominativas. Las marcas denominativas, se conforman por una o más palabras, que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual, las palabras pueden provenir, tanto del idioma español o extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.
Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados entorno a la comparación de marcas denominativas: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “ la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” [7] El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 4.5.
Palabras de uso común en marcas farmacéuticas. Al conformar una marca su creador puede hacer uso de una gran cantidad de elementos tales como: prefijos o sufijos de uso común, que por ser tales no pueden ser monopolizados por persona alguna, por lo que su titular no está facultado por la ley para oponerse a que otros los utilicen en el diseño de signos marcarios, siempre que el nuevo signo tenga suficiente calidad distintiva, a fin de no generar la posibilidad de confusión. Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos (prefijos, sufijos o palabras) de uso general y corriente que le dan al signo algún poder evocativo, ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.
Las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ésta es una excepción al principio doctrinario de que el cotejo de las marcas se debe realizar atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes, es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.
El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, por razón de la identidad o la similitud de las marcas; en estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. El Tribunal reitera con las palabras de Fernández Novoa que: “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación” “ al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.
De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”.[8] En vista de las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y además si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada.
SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
TERCERO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y, de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.
CUARTO: El juez nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones doctrinales referidas en esta sentencia para el cotejo de las marcas, de acuerdo a la naturaleza de las que en el caso se confrontan.
QUINTO: Por lo general, al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, teniendo en cuenta, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna. Se consideran semejantes las marcas cuando la sílaba tónica ocupa la misma posición en las denominaciones comparadas y es idéntica o muy difícil de distinguir.
SEXTO: En el caso de marcas que contienen partículas de uso común al hacer el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, constituyéndose tal circunstancia en una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso presente, por tratarse de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo.
SEPTIMO: El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2003-00155-01 (8939), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (e) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] ALEMAN Marco Matías.
“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. [2] MORENO Y BRAVO, Emilio. “DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Editorial Dykinson. Madrid 1999. Pág. 4. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de octubre del 2004. Proceso N° 132-IP-2004.
Marca: “DIACOM”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. [4] FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S.A. 1984. Págs. 21 y SS. [5] CAVELIER, Germán. “MARCAS DE FÁBRICA Y NOMBRES COMERCIALES”. Editorial Temis. Bogotá, Colombia. 1962. Pág. 190. [6] BAYLOS Corroza, Hermenegildo.
“TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL”. Editorial Civitas. Madrid, 1993. Pág. 829. [7] FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS. [8] FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 265 y 266.