PROCESO Nº 178-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literales a) y d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de los artículos 83, literal e, y 84 eiusdem.

Parte actora: sociedad MERCK & CO. INC. Caso: marca “LOSAMAX”. Expediente: N° 2002-0045 (7685). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diecinueve de octubre del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de “los artículos 81 y 83 (literales a y d) de la Decisión 344”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 7 de septiembre de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “El 6 de octubre de 1999, LABORATORIOS HEIMDALL LIMITADA presentó solicitud de registro de la marca LOSAMAX para amparar ‘productos farmacéuticos, alcoholes medicinales, aldehídos para uso farmacéutico, bismuto, celulosa, cinturones para paños higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos veterinarios e higiénicos, apósitos o material para curas, cloral hidrato para uso farmacéutico, compresas, productos para la destrucción de animales dañinos, funguicidas, herbicidas’, comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza”; que “El 7 de enero de 2000, MERCK & CO.

INC. presentó escrito de oposición (sic) con fundamento en su marca FOSAMAX, registrada con anterioridad y vigente hasta el 24 de enero de 2004, para productos de la Clase 5ª, argumentando semejanza gráfica, visual y especialmente fonética, pues el solicitante simplemente remplazó (sic) la letra ‘F’ por la letra ‘L’, lo que no le otorga suficiente distintividad y novedad, y la solicitó para los mismos productos”; que “Mediante la Resolución 6767 de 31 de marzo de 2000, la Superintendencia declaró fundada la oposición de MERCK & CO.

INC. y negó el registro de la marca LOSAMAX, Clase 5ª a nombre de LABORATORIOS HEIMDALL LTDA., quien interpuso los recursos de reposición y apelación”; y que “Mediante Resolución 24449 de 30 de julio de 2001, la Administración, al decidir el recurso de apelación, declaró infundada la oposición presentada por MERCK & CO. INC. y concedió el registro de la marca LOSAMAX a LABORATORIOS HEIMDALL LTDA.”.

Del texto de la Resolución 06767, del 31 de marzo de 2000, deriva que también “Healthco Limited … formuló demanda de observación, contra la solicitud de registro”, con fundamento en su titularidad de la marca DOLOMAX, clase 5ª. La observación fue declarada infundada. Las Resoluciones posteriores no dan cuenta de actuaciones adicionales de la empresa Healthco Limited. 1.2.

Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora, en su demanda, denuncia la violación de los artículos 81 y 83, literales a) y d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; que, en relación con el “literal a) del artículo 83”, sostiene que “las marcas LOSAMAX (solicitada) y FOSAMAX (registrada) son confundibles entre sí desde el punto de vista visual, gráfico y fonético, e inducirán al público consumidor a error”; que “Ortográficamente, LOSAMAX reproduce casi en su totalidad a FOSAMAX, pues el solicitante simplemente remplazó (sic) la letra F por la letra L, que no le otorga suficiente distintividad.

Fonéticamente, las marcas se pronuncian de manera casi idéntica. Conceptualmente son similares porque ninguna de las dos posee significado alguno, sino por el contrario, son expresiones de fantasía. Por tanto, el consumidor al observar la marca LOSAMAX la relacionará directamente con FOSAMAX lo que le creará confusión directa. En el signo solicitado se reproducen casi todos los elementos ortográficos de la marca registrada por la actora”; que “La Superintendencia no tuvo en cuenta las obvias similitudes que se presentan entre las marcas en conflicto, sino que se limitó a afirmar que la solicitada no era confundible con la registrada pues presenta diferencias gráficas y fonéticas.

De haberse efectuado la comparación en forma conjunta, tomando en cuenta más sus semejanzas que sus diferencias, claramente hubiese concluido la Administración que LOSAMAX era irregistrable”; que “Debió tenerse en cuenta que ambas marcas pretenden amparar los mismos productos, lo que significa que se comercializarían en el mismo mercado y estarán dirigidas al mismo público consumidor, creándole confusión directa e indirecta”; y que, en relación con el literal d) del artículo 83, argumenta que “la Administración no tuvo en cuenta la notoriedad de FOSAMAX para distinguir productos farmacéuticos comprendidos en la Clase 5ª.

Este signo es utilizado especialmente para amparar un producto farmacéutico ‘para el tratamiento de la enfermedad de la osteoporosis consistente en un aminobifosfonato que actúa como inhibidor de la resorción ósea, químicamente llamado alendroanto sódico, MSD’, ampliamente comercializado a nivel nacional e internacional en el mercado de productos farmacéuticos”; que “De concederse el registro de la marca LOSAMAX en la Clase 5ª Internacional a nombre de LABORATORIOS HEIMDALL LTDA. se vulneraría la protección especial de que goza la demandante en virtud de la notoriedad de su marca FOSAMAX, al dejar que terceros se aprovechen del reconocimiento y trayectoria de estos productos, causando confusión en el público consumidor”; que “En el presente caso se dan los supuestos fácticos exigidos por el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 para la irregistrabilidad del signo solicitado (semejanzas gráfica, fonética y visual), pues LOSAMAX es confundible con FOSAMAX de propiedad de la actora, notoriamente conocida en el mercado de productos farmacéuticos”; que “El artículo 81 de la Decisión establece que podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica y que se entenderá por marca todo signo perceptible, capaz de distinguir productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos idénticos o similares de otra”; que “La Administración ignoró la similitud ortográfica, visual y fonética que se presenta entre las marcas en conflicto, pues no dio aplicación a las reglas establecidas por la jurisprudencia y la doctrina que señalan que las marcas deben analizarse en conjunto y no de manera separada.

Solamente se limitó a observar las diferencias, mas no las semejanzas existentes en ellas”; que, según la jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional, “una marca idéntica o semejante a otra ya registrada que pueda inducir al consumidor a error, no cumple con la función principal de la marca, que es diferenciar en el mercado unos productos respecto de otros fabricados por personas distintas, y no puede, por tanto, ser registrada”; y que “… se observa que LOSAMAX presenta semejanzas con FOSAMAX que hacen imposible que cumpla su función de distinguir los productos”.

El Tribunal observa en la demanda el alegato según el cual “El perjuicio que el registro de esta marca causa a mi mandante es incalculable, pero no es el único, existe también el perjuicio al público consumidor, quien se ve afectado al encontrar estas marcas tan similares en el mercado, más aún si se tiene en cuenta que ambas marcas pretenden amparar productos farmacéuticos”; que “los productos FOSAMAX, según la base de datos del nivel de ventas de propiedad de IMS HEALTH, representan actualmente el 50.3% del mercado internacional de medicamentos destinados para combatir las enfermedades óseas, el cual maneja aproximadamente US$ 2.451 billones de dólares al año”; que “Lo anterior nos demuestra la importancia de los productos FOSAMAX, reflejada en el hecho que estos productos poseen su propia página de Internet, con el fin de suministrar mejor y mayor información a todos sus consumidores”; que “la marca FOSAMAX ha sido registrada en las Clases 3, 5, 10, 11 y 18 a nombre de mi representada la sociedad MERCK & CO, INC, en mas (sic) de 120 países del mundo …”; que “Los productos FOSAMAX fueron introducidos al mercado colombiano por primer vez en el año 1996, y durante todo este tiempo se han comercializado en casi las principales ciudades de Colombia …”; que “Mi representada para (sic) durante todo este tiempo ha utilizado para la promoción y publicidad de su marca FOSAMAX, diferentes medios de comunicación …”; que “… de llegarse a conceder el registro de la marca LOSAMAX en la Clase 5, a nombre de la sociedad LABORATORIOS MEIMDALL LTDA. (sic) se vulneraría la protección especial de la cual goza mi representada, en virtud de la notoriedad de su marca FOSAMAX, al dejar que terceros se aprovechen del reconocimiento y la trayectoria de los productos FOSAMAX, causando igualmente confusión entre público consumidor”; que “… la doctrina y la Jurisprudencia han manifestado reiteradamente, que cuando un signo tiene este carácter, el criterio que se debe aplicar en el estudio de confundibilidad de la (sic) marcas en conflicto, deberá ser más estricto y riguroso que el criterio aplicado a las marcas comunes”; y que “la Administración ha debido estudiar la confundibilidad de la marca solicitada con la marca notoria de mi mandante con mayor grado de atención y aplicando un CRITERIO MÁS ESTRICTO Y RIGUROSO que el aplicado a las marcas comunes”. 2.

Contestación a la demanda 2.1. El consultante informa que la Superintendencia de Industria y Comercio señala en su escrito de contestación a la demanda que “con la expedición de las resoluciones acusadas no se violaron las normas comunitarias citadas, porque de acuerdo con los documentos obrantes en el expediente y contentivos de la actuación administrativa se concluye en forma clara y precisa que la Administración se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”; que “efectuado el examen comparativo de las marcas LOSAMAX y FOSAMAX, no existe confusión pese a amparar productos relacionados entre sí, pues es claro que comparten el mismo sufijo pero las expresiones evocan conceptos distintos, aspectos que otorgan a las mismas suficientes (sic) distintividad para coexistir pacíficamente en el mercado sin generar error en el público consumidor”; que “Además, las marcas comparten letras que son utilizadas comúnmente en la Clase 5ª sin crear riesgo de confusión en el consumidor.

Por lo anterior, las resoluciones acusadas se ajustan a derecho y no violan normas superiores”. En el citado escrito de contestación se argumenta además que “marcas que poseen la misma terminación y comprenden productos comprendidos en la misma clase pueden coexistir en el mercado sin riesgo de causar confusión en el consumidor, como sucede con las marcas objeto de debate”; y que “… en relación al argumento del accionante sobre la notoriedad de la expresión FOSAMAX, corresponde al mismo la carga probatoria de tal afirmación la cual debe corresponder a lo señalado por la Norma Supranacional Andina vigente”. 2.2.

También señala el consultante en su informe que “La apoderada de LABORATORIOS HEIMDALL LTDA. argumentó que entre LOSAMAX y FOSAMAX no existe similitud alguna, pues no hay que realizar un gran esfuerzo para llegar a la conclusión que entre una y otra expresión no existe el más mínimo riesgo de confusión”; que “… para proceder a la comparación de las marcas en conflicto, se excluye el vocablo de uso común y se realiza la comparación con los demás vocablos que aquí son completamente diferentes”; que “En cuanto a la alegada notoriedad de la marca FOSAMAX, el hecho de que esté registrada en un sinnúmero de países —sin aportar prueba de ello— no significa que sea notoria, pues la Decisión 344 establecía unos parámetros para que una marca sea considerada notoriamente conocida: (i) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para que fue acordada (sic);

(ii) La intensidad y ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; (iii) La antigüedad de la marca y su uso constante; y (iv) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue”; que “Con las pruebas allegadas al expediente no se demuestra la extensión del conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo, la intensidad y el ámbito de difusión, uso constante y análisis de la producción y mercadeo y, por lo tanto, que sea notoriamente conocida”; y que “la marca solicitada cumple los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344, pues es perceptible, susceptible de representación gráfica y cumple con el requisito de distintividad intrínseca”.

En el texto de este escrito de contestación se alega que “… existen varias marcas cuya terminación, como la que en ese momento pretendía mi cliente, se encuentran registradas a nombre de diversas personas, sin que haya existido reparo alguno, por la sencilla razón de que tal terminación ‘MAX’ es de uso común para los diferentes productos de esta clase y por lo tanto no pueden ser objeto de apropiación por parte de nadie”; que las expresiones FOSA y LOSA “no solo (sic) tienen una pronunciación completamente diferente sino que además conceptualmente evocan conceptos muy distintos”; que “no hay que realizar un gran esfuerzo para llegar a la conclusión que entre una y otra expresión no existe ni el más mínimo riesgo de confusión”; y que “sobre la extensión del conocimiento entre público consumidor como signo distintivo, sobre la intensidad y el ámbito de la difusión, uso constante y análisis de producción y mercadeo, no existe ninguna prueba, y recordemos que estos son los parámetros mínimos que señala el artículo 84 de la Decisión 344 para considerar o determinar si una marca es o no notoriamente conocida”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en “los artículos 81 y 83 (literales a y d) de la Decisión 344”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la Decisión cuya interpretación se pide forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 333 y 334 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, el Tribunal estima que procede su interpretación, y también, sobre la base de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, la interpretación de oficio de las disposiciones previstas en los artículos 83, literal e, y 84 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…)”. “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

I. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

El Tribunal ha señalado sobre el particular que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones ya citadas. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Del artículo 81 se desprende pues, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. II. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 contemplan las prohibiciones que impiden directamente el registro de un signo como marca.

Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto la marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido solicitada anteriormente para registro o registrada por un tercero en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad. Del texto de la disposición del artículo 83, literal a, se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe relación de identidad o de semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado a este propósito que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual y ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. III. De la marca notoria y de la necesidad de su prueba Este Tribunal ha calificado de notoria la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre de 1997, caso “REMAVENCA”).

Ahora bien, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado el registro del signo del tercero, o en el comercio subregional, o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios de que se trate.

De conformidad con la disposición citada, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso que el signo que se pretende registrar constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial— con independencia de la clase a que pertenezcan los productos, iguales o distintos, de que se trate, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Por la misma razón, la protección citada se extiende independientemente del territorio en que haya sido registrada la marca. En este contexto, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, del 27 de abril de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 674, del 31 de mayo de 2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”, criterio adoptado ya en la sentencia dictada en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).

Sin embargo, en relación con el atributo de notoriedad de la marca, el Tribunal ha establecido que “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada …” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, de 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”).

En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, del 30 de agosto de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”).

En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

Finalmente, el Tribunal ha precisado que “En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada” (Sentencia dictada en el expediente N° 28-IP-96, de 31 de octubre de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 318, del 26 de enero de 1998, caso “CIEL”).

IV. De las marcas farmacéuticas La comparación entre un signo pendiente de registro, destinado a cubrir productos farmacéuticos, y una marca que tiene por objeto el mismo tipo de productos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión, en la salud de los consumidores, del riesgo de confusión que se suscite. El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”).

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).

En definitiva, el Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZ- NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 265 y 266). Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y … la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50- IP-2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”). Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 2º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y una marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido previamente registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios. 3° En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 4° De conformidad con la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende —caso que el signo que se pretende registrar constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial— con independencia de la clase a que pertenezcan los productos, iguales o distintos, de que se trate, y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

La disposición prevista en el artículo 83, literal e, eiusdem, prohíbe el registro de un signo como marca que sea similar al punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, con independencia de los productos o servicios que pretenda distinguir, por lo que será necesario examinar la confusión por similitud que pudiera existir entre los signos para que proceda la irregistrabilidad.

De invocarse la notoriedad de la marca para formular observaciones a la solicitud de registro de un signo, el interesado deberá probar aquélla sobre la base de los indicadores señalados en el artículo 84 de la Decisión 344, así como demostrar su existencia para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión. 5° La comparación entre un signo ya registrado como marca, destinado a distinguir productos farmacéuticos, y un signo pendiente de registro, destinado a distinguir el mismo tipo de productos, deberá llevarse a cabo mediante un examen más riguroso, toda vez que la existencia del riesgo de confusión entre ellos pudiera repercutir negativamente sobre la salud de los consumidores.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA