PROCESO Nº 149-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal a, y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Parte actora: sociedad AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH. Caso: denominación “CELNEC”. Expediente: N° 2002-00105 (7821). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, treinta de septiembre del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “El artículo 81, artículo 83 literal a) y artículo 96 de la [Decisión 344 de la] Comisión del Acuerdo de Cartagena”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 18 de agosto de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.
Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “La sociedad HOESCHT (sic) MARION ROUSSEL AG, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca CELNEC para distinguir productos de la clase 5 internacional”; que “La sociedad HOESCH (sic) MARION ROUSSEL AG, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio anotar el traspaso de la solicitud a HOESCHT (sic) MARION ROUSSEL HOLDING GMBH y el cambio de nombre de esta ultima (sic) a AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH”; que “Contra la solicitud de registro de la marca no se presentaron oposiciones (sic) por parte de terceros”; que “La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de registro de la marca CELNEC, fundamentando su decisión en la existencia del registro de la marca SENEC (NOMINATIVA) que también distingue productos de la clase 5º tales como preparaciones veterinarias y farmacéuticas”; que “Contra la decisión anterior de la Superintendencia de Industria y Comercio se presentaron los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos en el sentido de confirmar la decisión de negar el registro de la marca CELNEC declarando agotada la vía gubernativa”.
El apoderado de la sociedad AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH argumenta en su demanda que “El 7 de abril de 1998, la sociedad HOECHST MARION ROUSSEL AG, solicitó … el registro de la marca CELNEC para distinguir ‘preparaciones farmacéuticas y veterinarias’, productos de la clase 5 internacional”; y que, en la Resolución N° 28784 de 31 de octubre de 2000, “La Superintendencia de Industria y Comercio no menciona que (sic) productos distingue la marca SENEC, simplemente afirma que distingue productos similares a los amparados por la marca CELCEN (sic) solicitada, omite entonces indicar cuales (sic) productos en particular distingue SENEC, lo cual es parte fundamental del análisis”. 1.2.
Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora, en su demanda, denuncia la violación de los artículos 81, 83 literal a, y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y sostiene que “el signo debe ser perceptible, es decir apreciable por los sentidos, susceptible de representación gráfica y distintivo o sea que le permita al consumidor distinguirlo de otro de la competencia, por lo anterior deduce que la marca CELNEC tiene capacidad para ser marca”; que “para aplicar el literal a) del artículo 83 se deben dar los dos presupuestos, si solo se da uno de los dos la norma no es aplicable y no se podría negar el registro de la marca solicitada, y que también las diferencias ortográficas y fonéticas permiten al consumidor diferenciar claramente una y otra marca, además de que si existe alguna similitud esta radica en la ultima (sic) sílaba y esto no puede confundir al consumidor de forma tal que una persona normal pueda llegar a confundir una marca con otra”; que “la Superintendencia de Industria y Comercio solo practicó el examen de registrabilidad de manera parcial, cuando su obligación era analizar las marcas enfrentadas de manera mas (sic) profunda por lo tanto no cumplió con lo establecido en artículo citado, tiene entonces la Administración la obligación de realizar un examen en forma integra con base en los elementos propios del mismo como son el parecido de los signos, la confundibilidad de los signos y la confundibilidad que los signos distinguen”; y que “los actos administrativos violaron el artículo 96 por no aplicarlo en la forma debida”.
El Tribunal observa en la demanda el alegato según el cual “Los diferentes autores sostienen que para que un signo pueda convertirse en marca y ser registrado como tal, debe ser novedoso y especial”; que “No hay duda pues que desde este punto de vista el signo CELNEC tiene la capacidad para ser marca”; que “La marca SENEC está registrada para distinguir productos de la clase 5 internacional, mientras que CELNEC pretende distinguir únicamente preparaciones farmacéuticas y veterinarias”; que “… los actos administrativos demandados violaron el Artículo 81 de la Decisión 344 por no haberlo aplicado, al considerar que la marca CELNEC no era distintiva de ‘preparaciones farmacéuticas y veterinarias’ de la clase 5, por la existencia previa de la marca SENEC registrada para distinguir productos de la clase 5 internacional”; que “La norma analizada prohíbe el registro de marcas cuando se dan los siguientes presupuestos de hecho: A. Que el signo que se pretende registrar sea idéntico o semejante a otro previamente registrado.
B. Que ambos signos distingan los mismos productos o servicios o distingan productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”; que “… la sílaba inicial en ambos casos es diferente, tanto ortográfica como visualmente, y ocurriendo esta diferencia desde el comienzo de las expresiones, es del caso concluir que desde el principio las marcas enfrentadas despiertan una impresión diferente en el consumidor”; que “… las marcas enfrentadas tienen diferentes sílabas iniciales CEL y SE.
Observamos que entre CEL y SE existen diferencias radicales de tipo ortográfico, fonético y visual. Es así como de las tres letras que conforman la sílaba inicial de la marca solicitada, sólo una se encuentra también en la registrada”; que “La similitud existente entre las marcas radica exclusivamente en la partícula NEC final, por lo que dicha similitud no impresiona al consumidor de forma que evite que una persona de inteligencia media pueda diferenciar claramente una y otra palabra.
Es de anotar que la sílaba inicial es total y completamente diferente, lo cual es de innegable relevancia en la impresión de conjunto despertada por las marcas”; que “… las dos consonantes de la sílaba inicial de la marca solicitada, la diferencian radicalmente de la registrada”; que “El usuario promedio es la persona media, con inteligencia media, percepción media y que conoce suficientemente como satisfacer sus necesidades.
Este usuario medio no confundirá dos denominaciones tan diferentes como lo son CELNEC y SENEC”; que pueden diferenciarse los signos enfrentados “puesto que ortográfica, visual y auditivamente presentan elementos particulares e individualizadores suficientes como para coexistir pacíficamente en el mercado”; y que “La operación administrativa de realizar el examen de registrabilidad es una operación reglada y no es discrecional de la administración. Tiene pues la administración la obligación de practicar el examen de registrabilidad en forma integra, con base en los elementos propios de este examen, los cuales son: el parecido de los signos, la confundibilidad de los signos y la confundibilidad de los productos que los signos distinguen”. 2.
Contestación a la demanda En el escrito de contestación a la demanda, presentado por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se argumenta que “En primer término, es pertinente precisar que la normatividad aplicable, de manera general, es la vigente al momento de resolver la controversia; no obstante, la norma aplicable puede ser también aquella que se encontraba vigente al momento de expedir el acto administrativo acusado para el caso en cuestión la decisión (sic) 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, siempre y cuando los principios generales de ésta hayan pasado a formar parte de derecho comunitario vigente …”; y que “… resulta indiferente la aplicación de la decisión 344 0 (sic) la 486, atendiendo a la continuidad en el principio que orienta la causal de iregistrabilidad en estudio, y que se encuentra en ambas disposiciones”.
En relación con la registrabilidad del signo, la parte demandada sostiene que “… es evidente que, la palabra CELNEC a contrario de lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados SENEC (registrada) y ‘CELNEC’ (solicitada) resulta indudable que presentan similitudes fonéticas, que claramente no le otorgan distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”; que “… tratándose de marcas que distinguen productos farmacéuticos, el examen comparativo resulta más riguroso en tanto se trata de proteger el interés general en la preservación de la salud pública y en esa medida se debe eliminar el riesgo de confusión en el consumidor”; que “Para que exista el riesgo de confusión o asociación que requiere la causal en estudio es preciso que concurran dos circunstancias que determinan el comportamiento del consumidor, en tanto influyen en la elección del producto o servicio.
El primer elemento hace referencia a los signos, entre los cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético. En segundo lugar es necesario analizar los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto”; que “… se pude (sic) observar claramente, que CELNEC reproduce la sílaba NEC de la marca registrada SENEC.
Así las cosas resulta evidente que la identidad de las expresiones puede llevar a confundir al público consumidor, dado que la (sic) expresiones citadas comparten una expresión que fonética y auditivamente es igual”; que “… resulta evidente que, CELNEC (solicitada) y SENEC, registrada, contienen vocales idénticas, que se encuentran ubicadas en el mismo orden, es decir al final de ambas expresiones, situación que inequívocamente determina riesgo de confusión en el consumidor.
Además de lo anterior debe tenerse presente que la sílaba tónica de las denominaciones comparadas, es la misma NEC, por lo cual el riesgo de confusión es potencialmente más fuerte”; y que “… no le asiste razón al demandante cuando afirma que, la (sic) similitudes antes señaladas no impresionan al consumidor dado que como se ha expresado antes CELNEC y SENEC comparten tres letras ubicadas en el mismo lugar de la palabra, que implican que (sic) semejanza auditiva y por tanto riesgo de confusión”.
Agrega la demandada que “De otra parte, debe señalarse que la marca solicitada CELNEC comprende productos similares a los prestados (sic) por la marca registrada SENEC lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, que distinguen una nueva o una misma línea de productos, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor ademas (sic) de presentar los mismos canales de comercialización”; que “la marca solicitada para registro CELNEC pretende distinguir preparaciones farmacéuticas y veterinarias la marca registrada SENEC distingue productos de la clase 5 como productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicida”; que “… se deben entonces señalar, los criterios que la jurisprudencia marcaria ha definido para determinar si existe relación entre los productos para lo (sic) cuales se solicita el registro de una marca: (…) La aplicación de estos criterios en el caso concreto permite afirmar que, al tratarse de productos farmacéuticos en ambos casos, se comparten las mimas (sic) finalidades, y están destinados a los mismos mercados, por lo que es evidente que se comercializan a través de los mismos canales, situación que indefectiblemente genera confusión en cuanto al origen empresarial, circunstancia que claramente incrementa el riesgo de confusión”; que “… con fundamento en la simple comparación objetiva de los productos y la aplicación de los criterios atrás señalados se concluye sin lugar a dudas que los productos que pretende distinguir la expresión CELENC (sic) estos están estrechamente relacionados con los que distingue la marca registrada SENEC, a tal punto que suscitan riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los mismos”; y que “la Superintendencia de Industria y Comercio efectuó un riguroso examen de registrabilidad que arrojo (sic) como resultado que la expresión CELNEC para amparar productos de la clase 5 … no era susceptible de registro dado el riesgo de confusión de dicha expresión con la marca SENEC registrada para los mimos (sic) productos.
En dicho análisis de confundibilidad tuvo especial relevancia la protección del consumidor … y con mayor importancia en el presente caso tratándose de productos farmacéuticos cuyo examen de registrabilidad es más riguroso conforme a lo anteriormente explicado”.
CONSIDERANDO
Que las normas cuya interpretación se solicita son: “El artículo 81, artículo 83 literal a) y artículo 96 de la [Decisión 344 de la] Comisión del Acuerdo de Cartagena”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 103 y 104 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la aplicabilidad de las normas sometidas a consulta, el Tribunal encuentra que procede su interpretación. Asimismo, en ejercicio de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, el Tribunal encuentra pertinente, a propósito de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, la interpretación de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
“Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. Decisión 486 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, en materia de propiedad industrial, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.
En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. No obstante, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.
A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.
Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.
II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.
La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.
En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.
La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.
Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.
El Tribunal ha señalado sobre el particular que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).
Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones ya citadas. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.
Del citado artículo 81 se desprende pues, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. III. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza.
De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 contemplan las prohibiciones que impiden directamente el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto la marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido solicitada anteriormente para registro o registrada por un tercero en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad. Del texto de la disposición del artículo 83, literal a, se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe relación de identidad o de semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.
En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado a este propósito que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.
La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).
Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).
En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual y ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.
Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).
En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;
Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. En lo que concierne a la verificación de la existencia del vínculo de semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de aquéllos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.
El vínculo se configurará si se constata que, frente al signo pendiente de registro, destinado a amparar uno o varios productos correspondientes a una clase determinada, se encuentra registrado como marca un signo que se hubiese solicitado para amparar la totalidad de los productos correspondientes a la misma clase. IV. De las marcas farmacéuticas La comparación entre un signo pendiente de registro, destinado a cubrir productos farmacéuticos, y una marca que tiene por objeto el mismo tipo de productos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión, en la salud de los consumidores, del riesgo de confusión que se suscite.
El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”).
Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).
En definitiva, el Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.
De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZ- NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 265 y 266). Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y … la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.
Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50- IP-2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”). V. Del procedimiento relativo al examen de registrabilidad de un signo como marca El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.
Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar un signo idéntico o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. Vencido el plazo indicado, y en caso de no haberse presentado observaciones, de conformidad con la disposición del artículo 96 eiusdem, la oficina nacional competente, a la vista de las pruebas de que disponga, procederá a realizar el examen de registrabilidad y, en consecuencia, a otorgar o denegar el registro del signo como marca.
El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con otra ya registrada.
Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, exigencia que también se desprende del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que vino a suplir la legislación anterior, y que tiene por objeto que el acto exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.
El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).
Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2º Será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 3° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y una marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido previamente registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios. 4º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes.
Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 5° La comparación entre un signo ya registrado como marca, destinado a distinguir productos farmacéuticos, y un signo pendiente de registro, destinado a distinguir el mismo tipo de productos, deberá llevarse a cabo mediante un examen más riguroso, toda vez que la existencia del riesgo de confusión entre ellos pudiera repercutir negativamente sobre la salud de los consumidores. 6° En el procedimiento de registro de un signo como marca, la oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no observaciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, conforme a lo alegado y probado en autos.
De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.
Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA