PROCESO 162-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 56 y 58, literal f), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Expediente Interno Nº 2002-00225. Actor: CONFECCIONES ANTONELLA S.A. Marca: “MICHEL” (Mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil cinco, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 30 de septiembre de 2005. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. Las partes: Demandante: CONFECCIONES ANTONELLA S.A. Demandada: NACION COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
Tercero interesado: FABRICA DE CALZADO MICHEL Y CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN B. DATOS Relevantes. 1. Los hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad FABRICA DE CALZADO MICHEL Y CIA. LTDA. por intermedio de apoderado judicial, solicitó el 6 de diciembre de 1991 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo mixto “MICHEL” para amparar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 92- 351894.
El signo solicitado es el siguiente: b. En la debida oportunidad legal, después de haberse publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad MARKS & SPENCER PLC. presentó observaciones al registro del signo mixto “MICHEL”, con base en las siguientes marcas mixtas: • Marca “ST. MICHAEL”, para amparar productos comprendidos en la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza. • Marca “ST.
MICHAEL”, para amparar productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. • Marca “ST. MICHAEL”, para amparar productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. • Marca “ST. MICHAEL”, para amparar productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. c. La sociedad COMPAÑIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. COLTEJER, presentó observaciones al registro del signo mixto “MICHEL”, con base en la marca denominativa “MICHELANGELO” para amparar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. d. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución N° 1158 de 23 de enero de 1997, declaró fundadas las observaciones presentadas y negó el registro del signo mixto “MICHEL”. e. Contra ese acto administrativo la sociedad FABRICA DE CALZADO MICHEL Y CIA. LTDA. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. f. La División de Signos Distintivos, mediante la Resolución N° 01536 de 30 de enero de 1998, confirmó la Resolución impugnada y concedió el recurso de apelación. g. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución N° 33498 de 19 de octubre de 2001 revocó la Resolución N° 1158 de 23 de enero de 1997 y concedió el registro de la marca “MICHEL” (mixta). h. La sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A. es prioritaria solicitante del registro como marca del signo denominativo “MISHELLA”, para amparar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que la solicitó el 17 de octubre de 1990. i. La sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A. es titular del registro de la marca denominativa “MISHELLA”, para distinguir productos de la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.
Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A. en ejercicio de la acción de nulidad, solicitó que se declarara la nulidad de la Resolución N° 33498 de 19 de octubre de 2001, con base en los siguientes planteamientos: a. La Resolución demandada violó, por falta de aplicación, el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que el signo mixto “MICHEL” no es suficientemente distintivo para distinguir productos de la clase 25 porque es confundible con el signo denominativo “MISHELLA”. b. Viola también el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que el signo mixto “MICHEL” reproduce en su totalidad el signo mixto “MISHELLA”, que previamente fue solicitado que se registrara como marca. c. Para el signo “MISHELLA”, clase 24, se presentó la solicitud de registro como marca el 17 de octubre de 1990, mientras que para el signo mixto “MICHEL” el 6 de diciembre de 1991.
Por lo tanto, se violan los derechos de la sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A., solicitante prioritario, sobre todo, si se tiene en cuenta que el registro del signo “MISHELLA”, clase 24, erróneamente se negó por la existencia, aunque con fecha de solicitud posterior, de la solicitud de registro del signo mixto “MICHEL”. d. Los dos signos corresponden a nombres en idioma italiano que significan lo mismo, por lo que se presenta evidente confusión en el campo conceptual.
Además, según la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la similitud conceptual prima sobre la comparación fonética. e. Viola también el artículo 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que la Superintendencia no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 486 sobre registro de marcas. 3.
La contestaciOn a la demanda. a. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos: • El trámite administrativo correspondiente a la solicitud del registro del signo mixto “MICHEL” se adelantó de conformidad con la normativa sobre la materia, y sujetándose estrictamente a lo establecido en las normas comunitarias. • La sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A. no presentó observaciones dentro del término legal oportuno contra la solicitud de registro del signo “MICHEL”, ni presentó los recursos procedentes dentro del trámite administrativo. • Al hacer el examen respectivo no se encontró que el signo “MICHEL” estuviera incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad. • En cuanto a la prioridad de la solicitud de la marca denominativa “MISHELLA”, alegada por la demandante, es conveniente señalar que si bien ésta solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “MISHELLA” dentro del expediente N° 92330614, el mismo fue negado mediante actos administrativos que gozan de presunción de legalidad hasta tanto no sean suspendidas o anuladas por el Consejo de Estado. • Como consecuencia de lo anterior, la parte demandante no tiene derechos exclusivos sobre el registro de la marca “MISHELLA”, ya que el derecho exclusivo sobre una marca se adquiere con el registro. b. La sociedad FABRICA DE CALZADO MICHEL Y CIA. LTDA. que según el informe del juez consultante es la única tercera interesada en las resultas del proceso, no contestó la demanda.
II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas.
Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: artículos 134, 136, literal a), y 278 de la Decisión 486. No obstante lo anterior, la interpretación prejudicial versará sobre los artículos 56 y 58, literal f), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la solicitud de registro de la marca mixta “MICHEL” fue presentada el 6 de diciembre de 1991, fecha en la cual dicha disposición se encontraba vigente.
Lo anterior sin perjuicio de que la Resolución objeto de la controversia se hubiera expedido en vigencia de la Decisión 486. Se interpretará igualmente la Disposición Primera Transitoria de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: Decisión 85 Artículo 56 “Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.” (…) Artículo 58 “No podrán ser objeto de registro como marcas: “f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;” Decisión 486 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
IV. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, requisitos para el registro de marcas, irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, reglas para el cotejo marcario, comparación entre marcas denominativas y mixtas y prioridad de la solicitud de registro de marca.
A. AplicaciOn de la norma comunitaria en el tiempo. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.
Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”.
(MOUCHET, Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278.) Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.”[1] Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.
Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.
Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, señalando que el mismo subsistirá por el tiempo que fue concedido”.
“ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de… anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o… de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes”.
(Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998).[2] A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.
Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido cumplidas ya y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.
En conclusión, de la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos se desprende que la solicitud de registro del signo “MICHEL” se realizó en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.
B. Requisitos para el registro de las marcas EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 85. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión. La marca se define como el medio que puede ser percibido por los sentidos y que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.
Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.”[3] Las funciones de la marca han sido elaboradas en la doctrina de la siguiente manera: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan… (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad… (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill… (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.
Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva…”.[4] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).
De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario.
(Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.
Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004) Los conceptos anteriores han sido integrados por el Tribunal de la siguiente forma: “…función de identificación: …la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto.
La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires 2002). “A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad”.
“Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso N° 15-IP-2003 Sentencia de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). Luego de los antecedentes anotados, cumple señalar que el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la novedad, la visibilidad y la distintividad. 1.
La novedad. El concepto de novedad se debe precisar con claridad. La novedad no se refiere a que el signo que se solicita no haya existido con anterioridad o que sea una creación sin precedentes. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este punto ha dicho lo siguiente: “En primer lugar, la novedad configura un requisito que pretende impedir que el signo se limite a describir las características de los productos o servicios que constituyen su objeto, así como que sea confundible con otro signo que se encuentre ya registrado, o que haya sido solicitado con anterioridad para registro, o que haya sido solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad.
La novedad del signo no presupone pues su inexistencia previa, pero sí la exigencia de no encontrarse en uso, por parte de un tercero, para identificar y distinguir productos o servicios comprendidos en la misma clase”. (Proceso 156-IP-2004. Sentencia del 19 de enero de 2005.) 1. La visibilidad. Como ya se dijo el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece la visibilidad como otro de los requisitos para el registro de las marcas.
Bajo esta normativa resulta necesario para que un signo cumpla con el requisito de visibilidad que sea aprehensible por medio del sentido de la vista, es decir, que tome apariencia material para ser captado por el público consumidor a través de los ojos, con lo que se descarta la percepción por los otros sentidos. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al respecto se ha pronunciado de la siguiente manera: “La visibilidad, busca que la marca sea aprehensible por medio del sentido de la vista, por lo que se consideran signos visibles aquellos referidos a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un número, a un dibujo o a un conjunto de dibujos y está dirigida a que el signo pueda ser identificado por los consumidores.
Igualmente este requisito ya no se contempla a partir de la Decisión 311, toda vez que constituía una limitación que descartaba la existencia de otros signos, como los auditivos, olfativos y gustativos”. (Proceso N° 148-IP- 2004. Sentencia del 19 de enero de 2005). 3. La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para que sea capaz de distinguir unos productos o servicios de otros.
Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.
Es en este sentido se afirma: “…viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, al no ser apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.”[5] La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera cierta marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.
C. Irregistrabilidad de signos POR IDENTIDAD O SIMILITUD EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 85. El artículo 58, literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece las hipótesis de irregistrabilidad como marca de todo signo, en tres aspectos: a. A que el signo no puede limitarse a describir los productos o servicios que constituyen su objeto. b. A que el signo no sea confundible con otro signo ya registrado, o que su registro se haya solicitado con anterioridad por un tercero, para productos o servicios comprendidos en una misma clase. c. A que el signo no sea confundible con otro solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase.
El Tribunal de Justicia, al interpretar el artículo 58, literal f), ha manifestado lo siguiente: “En efecto, el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, protege del riesgo de confusión a las marcas registradas o válidamente solicitadas, en general, pero tal protección se otorga únicamente dentro de la regla de la especialidad, o sea, como dice la norma, en relación con “productos o servicios comprendidos en una misma clase”.
El literal g) del mismo artículo, en cambio, protege además a la “marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con "productos o servicios idénticos o similares”, no necesariamente de la misma “clase”, o sea más allá de los límites que establece la “regla de la especialidad”. (Proceso 1-IP-87. Interpretación Prejudicial del 3 de diciembre de 1987.) Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada o solicitado para registro, y el de los consumidores.
La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores o con una marca solicitada posteriormente con reivindicación válida de prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que con la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.
Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.
De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios que pertenezcan a la misma clase, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y de escoger entre ellos con entera libertad.
La similitud entre dos marcas puede ser: ortográfica, fonética o ideológica. La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos puede existir si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.
La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.
La confusión marcaria puede ser de dos clases: directa o indirecta; la primera se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro, y es indirecta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que las marcas que aspiran registrarse no sean similares o idénticas a otras registradas o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.
D. Reglas para el cotejo marcario. En caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada o previamente solicitada, y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.
En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina[6], han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.
Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. E. Comparacion entre MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS.
Las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.
Las marcas mixtas, por su parte, son aquellas que se encuentran formadas por un elemento denominativo y uno gráfico, que no se registran ni se aprecian por separado, sino que forman un solo signo. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento nominativo como del gráfico en uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no en sus elementos por separado.
Al comparar una marca mixta y una denominativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: “Al comparar una marca mixta y una denominativa, se debe tomar en cuenta que el elemento denominativo de la marca mixta suele, por lo general, ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva que tienen las palabras, las que por definición son pronunciables; además, porque el elemento denominativo impacta y permanece en la mente del consumidor, ya que es a través de la denominación como por lo general se solicita al producto o servicio distinguido por la marca; no obstante, en algunos casos, se le reconoce prioridad al elemento gráfico de la marca mixta, por sus especiales características, tamaño, color y colocación de la gráfica, que pueden ser determinantes.” Proceso N° 18-IP-2005.
Interpretación Prejudicial de 30 de marzo de 2005). Si el elemento predominante en la marca mixta es el denominativo, el cotejo entre los signos deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación entre marcas denominativas. Si, por el contrario, el elemento predominante en la marca mixta es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión en la marca denominativa.
En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas enfrentadas, aplicando el criterio anotado y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.
F. PRIORIDAD DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 85. El procedimiento del registro de un signo como marca se inicia con la solicitud respectiva ante la oficina de registro marcario. Dicha solicitud, una vez cumplidos los requisitos formales es admitida a trámite, el cual puede concluir de dos formas: • Con el otorgamiento del registro. • Con la denegación del registro.
Desde la radicación de la solicitud hasta la resolución que agota la vía gubernativa puede pasar un tiempo indeterminado, meses o incluso años, lo que lleva a preguntarse qué derechos adquiere el solicitante con la respectiva solicitud presentada. Contestando la pregunta, el solicitante adquiere el “derecho de prioridad marcaria interna o territorial”, regulado en los artículos 58, literal f), y 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 1.
Noción. El “derecho de prioridad marcaria interna o territorial” es la protección que se otorga a la solicitud de registro marcario presentada ante la Oficina Nacional Competente, consistente en que dicha oficina debe tramitar la solicitud con prelación a las demás presentadas posteriormente en el mismo país en relación con signos idénticos o similares para productos o servicios de una misma clase, y otorga al solicitante la potestad de presentar oposiciones a la solicitud presentada con posterioridad o de demandar la nulidad del acto administrativo que concede una marca con base en una solicitud presentada con posterioridad.
En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha manifestado de la siguiente manera: “En estricto sentido podríamos decir que el derecho que se adquiere con la presentación de la primera solicitud va íntimamente ligado no a la forzosa concesión del signo, ya que ésta dependerá de un sinnúmero de factores de orden legal, sino a que el órgano competente evacue las solicitudes cronológicamente, es decir, según el orden en que fueron introducidas.
De consiguiente, si ante la correspondiente Oficina Nacional Competente se solicita el registro de una marca, y posteriormente sobre ese mismo signo se presenta una nueva solicitud, así contenga ésta una reivindicación válida que ataña a ese signo, el administrador deberá poner fin prioritariamente al trámite relativo a la solicitud inicial, antes de pronunciarse en este otro trámite independiente pero que versa sobre la reivindicación formulada posteriormente, dado que existen -en salvaguarda del derecho exclusivo sobre las marcas- mecanismos especiales consagrados para proteger de una eventual usurpación a quien ostente el mejor derecho de prioridad.
Planteamiento contrario conduciría al absurdo de dejar sin efecto la figura de la oposición u observación, toda vez que bastaría con presentar posteriormente a ésta una solicitud de concesión de marca sobre idéntico o similar signo, para que la primera ya en trámite, quede paralizada, garantizándose de esta manera el nuevo solicitante un posible mejor derecho con menoscabo del examen y pronunciamiento previo sobre la expectativa inmersa en una primera solicitud, que por ser precursora en el reconocimiento de un derecho real, imposibilita al ente administrativo para efectuar pronunciamientos frente a signos idénticos cuyo amparo haya sido solicitado con posterioridad, hasta tanto no quede definitivamente concluida la respectiva actuación previa, con lo cual ab initio se deja a buen cubierto el correlativo derecho de defensa.” (Proceso N° 26-IP-95.
Interpretación prejudicial del 20 de marzo de 1998). Esta prioridad de la solicitud, tiene su razón de ser en el principio comúnmente aceptado: “primero en el tiempo, mejor en el derecho”, lo que se traduce en que quien presenta primero una solicitud de registro de un signo como marca, tiene mejor derecho en relación con el que la presenta posteriormente.
Sobre este punto el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Sin la presencia de norma especial, el criterio doctrinal y la lógica jurídica nos llevan a precisar que en un conflicto entre dos marcas para el ingreso al registro, prevalece la primeramente presentada, aplicando el principio “primero en el tiempo, primero mejor en el derecho”.
“Es institución de derecho universal, que la prevalencia o prioridad, se halla establecida o fijada en la primera solicitud o acto administrativo que se presente o se ejecute, el que cobra validez frente a los demás, (prioridad en el registro de bienes inmuebles, derecho de hipoteca, derechos prendarios, etc.)”. (Interpretación prejudicial dentro del proceso N° 2-IP-95, ya citada).
Se advierte que el derecho de prioridad marcaria interna o territorial no concede el derecho exclusivo sobre la marca, ni el derecho a que inexorablemente la marca sea concedida al solicitante. Simplemente, como se afirmó, en caso de conflicto entre dos o más solicitudes en relación con signos idénticos o similares para productos o servicios de una misma clase, se dará prevalencia en cuanto al trámite de registro a la solicitud presentada en primer lugar, todo esto bajo el entendido de que las solicitudes se hayan presentado en el mismo País Miembro.
Si se llegara a conceder registros de marcas a solicitudes presentadas con posterioridad, se caería en un desorden tal que conduciría a la administración a actuar por conveniencia y en contravía a derechos de terceros de buena fe. 1. Regulación. El derecho de prioridad marcaria interna o territorial se encuentra regulado en los artículos 58, literal f), y 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Por un lado, el artículo 58, literal f), al establecer la irregistrabilidad de signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con un signo anteriormente solicitado para registro en relación con productos o servicios comprendidos en una misma clase, consagra el derecho de prioridad territorial. Por otro lado, el artículo 63 de la Decisión 85 regula el “derecho de prioridad”, estableciendo que dicho derecho no se altera en el evento de que la oficina de registro marcario solicite al interesado subsanar dentro de 60 días hábiles su solicitud de registro marcario, por no cumplir con los requisitos establecidos para el efecto.
Es decir, si el interesado subsana los defectos señalados dentro del plazo establecido, la prioridad prevista se empezará a contar desde el día de presentación de la solicitud, y no desde que la misma fue subsanada. 3. Facultades que comprende. El derecho de prioridad marcaria interna o territorial comprende tres facultades o derechos derivados, a saber: 1.
Establece la facultad de oponerse a una solicitud posterior sobre igual o semejante signo marcario para productos o servicios comprendidos en una misma clase. 2. De conformidad con el artículo 76 de la Decisión 85, establece la facultad de demandar la cancelación del registro de una marca igual o similar al signo solicitado, en relación con productos o servicios de una misma clase, si la solicitud de dicho registro fue posterior. 3.
Establece la facultad de solicitar a la oficina de registro marcario el trámite preferente de la solicitud presentada, en relación con las que se presenten con posterioridad. En relación con estas facultades del derecho de prioridad en el régimen de la Decisión 85, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “La cuestión por resolverse sólo se refiere a las meras expectativas que la solicitud de una marca genera y a los derechos eventuales que la solicitud confiere: el derecho a oponerse a una solicitud posterior sobre igual o semejante signo marcario para servicios o productos comprendidos en una misma clase (art. 58, literal f) y a solicitar la cancelación del registro en puntualización del artículo 76”.
(Proceso N° 2-IP-95. Sentencia del 19 de septiembre de 1995). 4. Excepción al derecho de prioridad interna o territorial. Derecho de prioridad Andina o internacional. El artículo 73 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena consagra una excepción al “derecho de prioridad interna o territorial”: el “derecho de prioridad andina o internacional”.
Este derecho de prioridad consiste en que la solicitud del registro marcario admitida en alguno de los países miembros, otorga al solicitante la potestad, durante un plazo de seis meses contados desde la fecha de la solicitud, para que pueda solicitar el mismo registro en los otros Países Miembros gozando de prioridad en relación con las solicitudes presentadas dentro de ese lapso.
Lo anterior quiere decir que el solicitante del registro de una marca tiene prioridad respecto de las solicitudes presentadas posteriormente para signos idénticos o similares en relación con productos o servicios de una misma clase, salvo que se trate de una solicitud que hubiese sido admitida en algún otro País Miembro dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de su solicitud.
Sobre el derecho de prioridad andina o internacional, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “Es así como en el literal f) del artículo 58 se otorga un rango preferencial a la resolución de las solicitudes que al ser formuladas no concurren en ese momento con ninguna otra, salvo únicamente el caso de una similar andina, que hubiere sido admitida en otro país miembro dentro de los seis meses anteriores, en los términos del artículo 73 de la misma Decisión 85, eventualidad que en el subjudice no ocurre”.
(Proceso 26-IP-95. Interpretación prejudicial del 20 de marzo de 1998) En el caso bajo estudio, el juez consultante debe establecer si la solicitud del signo “MISHELLA” fue anterior a la solicitud del signo “MICHEL”, para así establecer cuál solicitud debió resolver prioritariamente la Oficina Nacional Competente y, en consecuencia, determinar si el acto administrativo demandado se expidió de conformidad con la normativa comunitaria sobre la materia.
Igualmente, los efectos en relación con la ‘prioridad’ del signo previamente solicitado como marca en el evento de que dicha solicitud fuese finalmente denegada. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:
PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.
SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad, establecidos por el artículo 56 de la Decisión 85 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 58 de la norma comunitaria citada.
TERCERO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean confundibles con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase, teniendo en cuenta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
CUARTO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y, de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.
QUINTO: La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, de acuerdo a la naturaleza de las que en el caso se confrontan.
SEXTO: En la comparación entre un signo mixto y otro denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante del primero será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.
En caso de que el elemento predominante sea el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión entre la marca denominativa y la mixta.
SÉPTIMO: La prioridad establecida en el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 en caso de concurrencia de solicitudes locales, implica una secuencia cronológica en cuanto al pronunciamiento definitivo de la Oficina Nacional Competente, bien sea de aceptación o de rechazo, salvo las solicitudes andinas amparadas por una prelación, de conformidad con el artículo 73 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2002-00225, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso Nº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso Nº 39-IP-2003. Marca: “& MIXTA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 agosto 2003. [3] ALEMAN Marco Matías.
“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. [4] LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. [5] BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.
Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. [6] BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”. Buenos Aires. Editorial Robis. pp. 351 y ss.