PROCESO 182-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 4 y 17 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2001-0127 (7001). Actor: RHODIA CONSUMER SPECIALTIES LIMITED. Patente: “COMPOSICIONES SURFACTANTES CONCENTRADAS BASADAS EN AGUA”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil cinco, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 5 de octubre de 2005.

I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. Las partes: Demandante: RHODIA CONSUMER SPECIALTIES LIMITED. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA– SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. B. Datos Relevantes. 1.

Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad ALBRIGHT & WILSON LIMITED (posteriormente denominada Albright & Wilson UK Limited y luego Rhodia Consumer Specialties Limited), solicitó el 6 de mayo de 1994 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, una patente de invención bajo el título “COMPOSICIONES SURFACTANTES CONCENTRADAS BASADAS EN AGUA”.

A esta solicitud le correspondió el expediente administrativo N° 94018813. b. De conformidad con los requerimientos realizados por la División de Nuevas Creaciones, se aportó una nueva descripción de las reivindicaciones y el correspondiente resumen. c. Mediante auto N° 3973 de 24 de noviembre de 1999, el Jefe de la División de Nuevas Creaciones requirió a la actora, para que, en el término de tres meses hiciera valer los argumentos y aclaraciones respecto del concepto técnico 1551, ya que el examinador técnico de patentes consideró que la novedad y la altura inventiva de “COMPOSICIONES SURFACTANTES CONCENTRADAS BASADAS EN AGUA”, se veían afectadas por las siguientes anterioridades: • EP 0530708 del 1 de marzo de 1993.

(D1) • EP 0452106 del 16 de octubre de 1991. (D2) • EP 0346995 del 20 de diciembre de 1989. (D2) • EP 0136844 del 10 de abril de 1989. (D4) Por lo anterior dijo que, la composición de la solicitud está contenida en el estado de la técnica y se deriva de las composiciones divulgadas en las citadas anterioridades, que muestran composiciones bases para múltiples aplicaciones en formulaciones de productos como cosméticos y pesticidas. d. Dentro del término legal, la actora respondió el requerimiento agregando nuevo capítulo reivindicatorio más delimitado en relación con las anterioridades citadas, anexando una exposición del por qué dichas anterioridades no afectan la novedad y altura inventiva de la patente solicitada. e. El Superintendente de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 13906 de 30 de junio de 2000, negó el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a “COMPOSICIONES SURFACTANTES CONCENTRADAS BASADAS EN AGUA”, con fundamento en que las anterioridades mencionadas en el anterior numeral 3 afectan la novedad y el nivel inventivo de la solicitud, como consecuencia de que la composición en cuestión está revelada en el estado de la técnica y se deriva de las composiciones de dichas anterioridades. f. Contra esta decisión la sociedad actora interpuso recurso de reposición, con el que se presentó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual delimita aún más el anteriormente reclamado. g. El Superintendente de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 28340 del 31 de octubre de 2000, confirmó la Resolución impugnada. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora manifiesta que se violaron los artículos 1, 2, 4 y 17 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones: a. La nueva creación sí constituye un paso más allá de lo existente y, por lo tanto, cumple los requisitos exigidos a las nuevas creaciones.

A esta conclusión se llega estudiando el nuevo capítulo reivindicatorio aportado con el recurso de reposición y que no fue estudiado en su oportunidad por el examinador técnico de patentes. b. Las anterioridades encontradas por el examinador técnico de patentes, que afectan el nivel inventivo de creación, pierden sustento frente a las nuevas modificaciones introducidas por las siguientes razones: • El nivel de poliglicósidos de alquilo contemplado en EP 0530708 (D1) es superior a un 10%, mientras que la cantidad correspondiente en la reivindicación principal de la solicitud es entre 0.005% y un 5%, es decir, se redujo el límite superior de un 20% a un 5%.

Además, el estabilizador utilizado en la solicitud se añade a la composición en adición al surfactante no iónico. • En cuanto al documento EP 0136844 (D3), las reivindicaciones modificadas están claramente delimitadas frente a este antecedente. • En cuanto al documento EP 0136844 (D4), las reivindicaciones modificadas están claramente delimitadas frente a este antecedente.

Además, el documento D4 indica que los poliglicósidos de alquilo de cadena larga no tienen ningún efecto útil como desfloculantes. En relación con la composición reivindicada, los inventores al concebir su invención han actuado en contra de las indicaciones y advertencias que se dan en el documento D4 y han conseguido composiciones útiles.

Por lo anterior, la composición reivindicada no solamente es nueva sino también tiene altura inventiva. c. El Superintendente de Industria y Comercio no se pronunció respecto a las cuestiones que aparecieron con ocasión del recurso de reposición, es decir, no tuvo en cuenta las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, las cuales afectan la altura inventiva de la creación “COMPOSICIONES SURFACTANTES CONCENTRADAS BASADAS EN AGUA”. d. No se establece un límite de tiempo para hacer modificaciones a las solicitudes en trámite y, por lo tanto, se pueden hacer hasta que la Oficina Nacional Competente dicte el acto administrativo que agote la vía gubernativa.

En consecuencia con lo anterior, la modificación propuesta con el recurso debió haber sido estudiada en su totalidad, ya que no implicaba una ampliación de la invención o de la divulgación. 3. La contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: a. Según se desprende de las actuaciones administrativas contenidas dentro del expediente N° 994-188134, la solicitud de la patente de invención bajo el título “COMPOSICIONES SURFACTANTES CONCENTRADAS BASADAS EN AGUA” no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención, es decir, no reúne los requisitos de novedad y altura inventiva. b. La División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo acertadamente que las anterioridades encontradas afectan indudablemente la novedad y la altura inventiva de la solicitud de patente de invención. c. La solución objeto de la solicitud de patente de invención no implica una actividad inventiva, ya que del estudio técnico comparativo resulta que las composiciones surfactantes concentradas que comprenden además un electrolito y un polímero del tipo alquilpoliglicósidos reivindicadas, se deducen de la combinación de las anterioridades señaladas. d. La Superintendencia de Industria y Comercio ha dado pleno cumplimiento a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, régimen legal que debía adoptarse por la oficina nacional competente en materia de patentes de invención. e. Si bien en el asunto estudiado resulta entendible la modificación presentada a la solicitud de patente de invención, se advierte que la simple modificación de los rasgos inicialmente presentados no es algo que de hecho le imprima nivel inventivo al objeto que trata de protegerse.

No se puede pretender que lo reivindicado tenga nivel inventivo por el simple hecho de reducir el porcentaje de uno de los componentes. f. La Superintendecia sí manifestó en el concepto técnico correspondiente al recurso cómo afectaban las anterioridades el nuevo capítulo anexado. g. Respecto de las modificaciones presentadas, se tiene que el nivel inventivo no se puede basar en detalles como la modificación consistente en la reducción del porcentaje de uno de sus componentes sin ningún soporte o sustento técnico que muestre el por qué de dicha reducción, y sin mostrar cuál es el aporte técnico que se obtiene, ya que no se trata simplemente de ajustar proporciones tratando de acomodarlas de manera que no queden comprendidas dentro de los antecedentes anotados. h. Respecto del numeral 2 del concepto de violación contenido en la demanda, el nivel inventivo de la solicitud no se puede dar únicamente por la utilización de los alquilpoliglicósidos como polímeros desfloculantes para obtener una composición estructurada del tipo esferulítico estable, puesto que este tipo de composiciones formuladas junto con un polímero desfloculante, entre los cuales se indican los alquilpoliglicósidos, ya son conocidas en el estado de la técnica. i. Respecto del numeral 3 del concepto de violación contenido en la demanda, “se conoce la utilización de los alquilpoliglicósidos como desfloculantes para los sistemas surfactantes en referencia, de igual forma un alquilpoliglicósido de C6 a C8 no presenta una diferencia que permita determinar que se trata de un alquilpoliglicósido superior, máxime cuando en el antecedente en mención se indica que se pueden utilizar alquilpoliglicósidos por ejemplo como C6, cadena carbonada que está muy cerca del límite inferior C8 de la modificación introducida y como en el caso de la reducción del rango no tiene ningún soporte que muestre el porqué (sic) de dicha variación.” j. La falta de nivel inventivo se determina no sólo partiendo de los conocimientos del técnico en la materia sino de los reportados en el estado de la técnica, pero no necesariamente tomando cada documento de manera independiente sino bien puede ser de la combinación de los mismos.

En el caso estudiado se trata de composiciones surfactantes concentradas que conforman un sistema de suspensión del tipo esferulítico que permite suspender partículas; dichas composiciones comparten las mismas características que las divulgadas en los antecedentes o que se pueden derivar de la combinación de los mismos. k. “Además como se indica en el documento de la solicitud la invención radica básicamente en el uso de un estabilizante consistente en una cadena polimérica de más de cuatro grupos monoméricos hidrofílicos unido en un extremo a un grupo hidrofobito soluble en hidrocarburos, por lo tanto se deriva del estado de la técnica los sistemas surfactantes que utilizan polímeros desflocultantes, entre los cuales se divulgan los alquilpoliguicósidos tanto superiores (EP 0530708) como inferiores (EP 0136844), y su utilización como desfloculantes en sistemas surfactantes concentrados, de igual forma se revela que dichas composiciones forman un sistema estructurado esferulítico estable y son aplicables en formulaciones detergentes, pesticidas etc.“ II.

Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

Es procedente realizar la interpretación de los artículos solicitados por el consultante, estos son: 1, 2, 4 y 17 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente para la fecha de presentación de la solicitud de patente “COMPOSICIONES SURFACTANTES CONCENTRADAS BASADAS EN AGUA”. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344 Artículo 1 “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” Artículo 2 “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.” (…) Artículo 4 “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” (…) Artículo 17 “El peticionario podrá modificar su solicitud pero la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada”.

“El peticionario podrá requerir en cualquier momento, antes de su publicación, la transformación de su solicitud a otra modalidad de la propiedad industrial, para proteger el mismo objeto”. IV. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: los requisitos de patentabilidad: La novedad, nivel inventivo, y en relación con la combinación o mezcla de elementos conocidos y susceptibilidad de aplicación industrial; modificación de la solicitud de patente de invención. A. DE LOS REQUISITOS DE LA PATENTABILIDAD: Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el artículo 1 de la Decisión 344, y desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legislativo.

Según lo dispuesto por el artículo 1 de esa Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. 1. De la novedad de la invención: El artículo 2 de la Decisión 344 dice: “Una invención es nueva cuando no se encuentra comprendida en el estado de la técnica”; en el ordenamiento andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, que comprende el estado de la técnica a nivel mundial.

A la pregunta qué se entiende por invención, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”[1]; lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.”[2] Ahora, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener suficiente información sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para explotar el invento.

En este punto resulta menester precisar que la información debe resultar útil no para el común de la población sino para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. Sobre el requisito de la novedad ha señalado la doctrina: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.” [3] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recogiendo criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad ha concluido: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) “Objetividad.

La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.” b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad.” “ una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.” c) “Carácter Universal de la Novedad” “ la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.” “ no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país.” d) “Carácter público de la novedad.” “ la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente.[4]”.

(Proceso N° 07-IP-2004. Interpretación prejudicial del 17 de marzo de 2004). Concretando aún más el concepto de novedad como requisito de las invenciones, este Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la concesión de una patente, de la siguiente manera: “El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344.

La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963.

(Bercovitz, Alberto, “PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA", en Revista del Derecho Industrial Nº 35, Depalma 1990, pág. 321).” (Proceso Nº 1-AI- 1996. Sentencia de 30 de octubre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 234 de 21 de abril de 1997). Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cual es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cúal es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.”[5] 2.

Del nivel inventivo: El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni que hubiese resultado obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. [6] Ahora bien, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344 resulta pertinente definir que se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de, consecuencialmente, determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es “aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos o que no tiene dificultad”. Mientras que lo evidente “es algo tan cierto y claro que nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceptible y manifiesta que muestra certeza y claridad”[7]. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 3.

De la susceptibilidad de aplicación industrial. Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 5 de la norma comunitaria que se interpreta.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. B. NIVEL INVENTIVO EN RELACION CON LA COMBINACION O MEZCLA DE ELEMENTOS CONOCIDOS.

En relación con los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, ya que al aplicar las reglas arriba citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva. Uno de esos casos es el que se relaciona con la combinación o mezcla de medios o elementos conocidos, que impone que en primer lugar el examinador establezca si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos.

Al efecto, vale la pena citar que: “Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos”.[8] En relación con combinación o mezclas de elementos conocidos no puede llegarse a priori a una conclusión, ya que no se puede predicar instantáneamente falta de nivel inventivo de una o de otra, porque en ambos cabe analizar siempre el caso concreto.

Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTES DE INVENCIÓN”, trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: “Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.

Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un “nuevo resultado”, porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento.”[9] De manera que la oficina de patentes respectiva, al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones o de combinaciones o mezclas de elementos conocidos debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, dicho producto, así sea por combinación de elementos conocidos, no es obvio ni evidente para un técnico medio en la materia.

No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo. Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial, es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente: “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.

En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica.

Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.

Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.” (Proceso N° 21–IP–2000.

Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2000). Es conveniente señalar que la normativa andina sobre patentes no consagra nada sobre el tema, como si lo hacen otras legislaciones como la Ley de patentes argentina, artículo 6, inciso f), pero de ello no surge, como ya se anotó, que con base en las normas que regulan la materia, las oficinas de patentes puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención. C. MODIFICACIONES A LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION.

En el proceso interno que sirvió de base para la solicitud de interpretación prejudicial, la sociedad actora argumentó que el Superintendente de Industria y Comercio no se pronunció respecto a las cuestiones que aparecieron con ocasión del recurso de reposición, es decir, no tuvo en cuenta las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, las cuales afectan la altura inventiva de la creación “COMPOSICIONES SURFACTANTES CONCENTRADAS BASADAS EN AGUA”.

Además sostuvo que en las normas sobre la materia no se establece un límite de tiempo para hacer modificaciones a las solicitudes en trámite y, por lo tanto deduce que, se pueden hacer hasta que la Oficina Nacional Competente dicte el acto administrativo que agote la vía gubernativa. De conformidad con lo anterior, en la presente interpretación prejudicial se analizará si se puede presentar válidamente una modificación de la patente de invención en el trámite administrativo en curso, y hasta qué momento pueden ser presentadas tales modificaciones.

El artículo 17, párrafo primero, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone que el peticionario podrá modificar su solicitud de patente de invención. A renglón seguido establece los límites de dicha modificación, es decir, dispone que la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud presentada, permitiendo dos conclusiones: • Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente o motu proprio. • Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

En consecuencia, “el peticionario de una patente puede modificar su solicitud, redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o en fin reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.” (Proceso 21-IP-2000. Interpretación prejudicial del 27 de octubre de 2001).

Del análisis de la norma bajo estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver: • ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite? • ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? Respecto del primero, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud.

Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta las normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite. En relación con el segundo, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los países miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.

Es el criterio reiterado en las interpretaciones prejudiciales dentro de los procesos 21-IP-2000, ya citada, y 28-IP-2002. Resulta pertinente, en consecuencia, transcribir algunos de sus apartes: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial.” (Interpretación dentro del proceso 21-IP-2000.

Doc. Cit.). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

SEGUNDO: La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando, en efecto, como invención la acción propia de la naturaleza.

TERCERO: Dentro del Ordenamiento Jurídico Andino no hay norma especial para resolver sobre el nivel inventivo de mezclas y/o combinaciones de elementos conocidos. Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación o mezcla de elementos conocidos para generar uno nuevo pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable tales combinaciones o mezclas si ellas son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial.

CUARTO: La modificación a la solicitud de patente puede efectuarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo dispuesto por el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se realice al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2001-0127 (7001), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 21 de octubre de 2000. Proceso N° 21-IP-2000. Caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001 [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 14 de abril de 2005. Proceso N° 07-IP-2005. Patente de invención; “PROTECTOR DERMATOLOGICO. GEL PARA QUEMADURAS.” Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1203 de 31 de mayo de 2005. [3] ZUCCHERINO, Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT.

REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. [4] CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. [5] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 20 de mayo de 1998. Proceso 12-IP-1998. Patente: "COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULOSA".

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 428 de 16 de abril de 1999. [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso N° 12-IP-98. Doc. Cit. [7] DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Primera Edición. Madrid – España. 1992. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 655 y 1036. [8] Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires.

Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm. [9] ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCION”, Gráfica laf s.r.l, Buenos Aires, 1998, Pág. 72.