PROCESO 183-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 71, 72, literal a), y 73, literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.
Expediente Interno Nº 2001-0281 (7385). Actor: PRODUCTORA DE JUGOS S.A. Marca: “FRUTTI (denominativa)”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil cinco, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 5 de octubre de 2005. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. Las partes.
Demandante: PRODUCTORA DE JUGOS S.A. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA– SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: THE QUAKER OATS COMPANY. B. DATOS Relevantes. 1. Los hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad PRODUCTORA DE JUGOS S.A., por intermedio de apoderado, solicitó el 10 de abril de 1992 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo denominativo “FRUTTI” para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 92-359378. b. En la debida oportunidad legal, después de haberse publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, las sociedades THE QUAKER OAST COMPANY y LOS ALPES INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S.A. presentaron observaciones al registro del signo denominativo “FRUTTI”, con base en las siguientes marcas: THE QUAKER OAST COMPANY.
Marca denominativa “FRUTTI – FRESKO”, certificado 87529,, para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Marca mixta “FRUTTI FRESCO”, certificado 87492, para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. LOS ALPES INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S.A. Marca denominativa previamente solicitada “DISFRUTTI”, para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. c. El Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 172 del 19 de enero de 1996, declaró infundada la observación presentada por la sociedad LOS ALPES INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S.A., fundada la observación formulada por la sociedad THE QUAKER OAST COMPANY, y negó el registro como marca del signo denominativo “FRUTTI”. d. Contra esta decisión la sociedad demandante interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación. e. El Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 26355 de 20 de octubre de 2000, confirmó la Resolución impugnada y concedió el recurso de apelación interpuesto. f. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 7304 de 28 de febrero de 2001, resolvió el recurso de apelación y confirmó en todas sus partes la Resolución N° 172 de 19 de enero de 1996. 2.
Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad PRODUCTORA DE JUGOS S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó declarar la nulidad y el consecuente restablecimiento del derecho en relación con los actos administrativos relacionados anteriormente. La actora manifiesta que se violaron los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones: a. El signo denominativo “FRUTTI” es suficientemente distintivo y, en consecuencia, susceptible de ser registrado como marca. b. La Superintendencia de Industria y Comercio no llevó a cabo un estudio profundo, diligente o prudente y, por el contrario, aplicó indebidamente el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que consideró que las marcas eran confundibles al punto de generar confusión entre el público consumidor, pero no tuvo en cuenta que la sociedad PRODUCTORA DE JUGOS S.A. ya era titular en Colombia de los siguientes signos distintivos: ← Enseña comercial “FRUTTI”, clase 32. ← Marca “TUTTI FRUTTI” (denominativa), clase 32. ← Marca “TUTTI FRUTTI” (denominativa), clase 33. ← Marca “TUTTI FRUTTI” (mixta), clase 32. ← Marca “TUTTI FRUTTI” (mixta), clase 32. ← Marca “TUTTI FRUTTI” (mixta), clase 32. ← Marca “TUTTI FRUTTI” (mixta), clase 29. ← Marca “TUTTI FRUTTI” (mixta), clase 30. c. La impresión de conjunto despertada por los signos “FRUTTI” y “FRUTTI – FRESKO” no genera confusión, ya que este último está compuesto no sólo por la expresión “FRUTTI” sino por la expresión “FRESKO”, lo cual hace que analizado en conjunto dicho signo posea la suficiente fuerza distintiva en relación con “FRUTTI”.
Lo anterior se evidencia en el hecho de que el signo “FRUTTI – FRESKO” ha coexistido en el mercado con las marcas “TUTTI FRUTTI” (denominativa) y “TUTTI FRUTTI” (mixta) de propiedad de la sociedad PRODUCTORA DE JUGOS S.A. d. El consumidor medio al encontrarse en el mercado con la marca “FRUTTI FRESKO”, seguramente guardará en su memoria la expresión “FRESCO”, pues ésta resulta atractiva ya que indica una de las características del producto que ampara, cual es la frescura.
Por lo anterior, no es confundible con el signo “FRUTTI”. e. Gráficamente los signos en conflicto no son confundibles porque la marca “FRUTTI – FRESKO” se encuentra acompañada de la expresión “FRESKO”. Lo anterior tiene como consecuencia que conceptual e ideológicamente los signos en conflicto sean diferentes. f. Fonéticamente los signos en conflicto también son diferentes, ya que están compuestos por un diferente número de sílabas y su pronunciación es distinta. g. El signo “FRUTTI” no es sino una pequeña derivación del derecho adquirido por la sociedad PRODUCTORA DE JUGOS S.A. como titular de las marcas “TUTTI FRUTTI” (denominativa) y “TUTTI FRUTTI” (mixta) y, por lo tanto, es una extensión de la protección ya reconocida legalmente a favor suyo. h. El signo “FRUTTI” es distintivo, perceptible, susceptible de representación gráfica y capaz de distinguir productos en el mercado. 3.
La contestación a la demanda. a. Contestación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: • No es cierto que de la marca “FRUTTI – FRESKO” la expresión relevante y que los consumidores guardan en su mente sea “FRESKO”, ya que dicha expresión es genérica porque alude a la bebida misma.
Por lo tanto, es el conjunto que se forma con la expresión “FRUTTI” lo que la hace distintiva, sobre todo si se tiene en cuenta que el elemento “FRUTTI”, al ser evocativo, es el que otorga la nota más distintiva, aún cuando dicho elemento es tan débil que no le permitiría ser registrado por sí sólo sin elementos adicionales que lo acompañen. • “FRUTTI” es una marca débil por haberse tornado de uso común, ya que se encuentra incluido en varios registros de marcas a nombre de distintos titulares de la clase 32.
Por lo tanto, es inapropiable pues nadie se puede apropiar de un término de uso común. • Los registros de la marca “TUTI FRUTTI” en la clase 32 a nombre de la sociedad actora no son presupuesto para acceder al registro del signo “FRUTTI”, ya que el derecho concedido alude únicamente al conjunto registrado como marca y para la clase reconocida. • Tampoco resulta pertinente el argumento consistente en la coexistencia de las marcas “TUTTI FRUTTI” y “FRUTTI – FRESKO”, ya que las situaciones que se presentan tanto en uno como en otro caso son totalmente diferentes y no es posible acomodarlas para hacerlas ver similares. • Los signos en conflicto presentan similitud en los aspectos gráfico, fonético y literal, capaz de inducir a error al público consumidor respecto del origen o procedencia del producto.
Es realmente fácil que el consumidor asuma o entienda que los productos identificados por las marcas en conflicto tengan la misma procedencia empresarial. b. Contestación por parte del tercero interesado. La sociedad THE QUAKER OATS COMPANY, tercera interesada en las resultas del proceso, según el informe del juez consultante no contestó la demanda, a pesar de habérsele notificado la admisión de la misma.
II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.
Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No obstante lo anterior, la interpretación prejudicial versará sobre artículos 71, 72, literal a), y 73, literal a), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la solicitud de registro de la marca “FRUTTI” fue presentada el 10 de abril de 1992, fecha en la cual dicha normativa se encontraba vigente.
Lo anterior sin perjuicio de que alguna de las Resoluciones objeto de la controversia se hubieran expedido en vigencia de la Decisión 486. También se interpretará de oficio la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISION 313 Artículo 71 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” ( ) Artículo 72 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”, (…) Artículo 73 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos”: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
DecisiOn 486 Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
IV. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, requisitos para el registro de marcas, irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, confusión directa e indirecta, reglas para el cotejo marcario, comparación entre marcas denominativas, comparación entre marcas denominativas y mixtas, signos evocativos, signos en idioma extranjero, derechos que confiere el registro previo de una marca en relación con un nuevo registro marcario, y derechos que confiere el depósito de un nombre comercial en relación con un nuevo registro marcario.
A. AplicaciOn de la norma comunitaria en el tiempo. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.
Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”.
(MOUCHET, Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278.) Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.”[1] Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.
Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.
Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior…”.
“ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “ tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de… anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o… de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes”.
(Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998).[2] A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.
Por otro lado, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectaran por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.
En conclusión, de la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo “FRUTTI” se realizó en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.
B. Requisitos para el registro de las marcas EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 313. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc. de los productos o servicios.
La marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “ signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.”[3] Las funciones de la marca es tema que ha sido elaborado en la doctrina de la siguiente manera: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan… (…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad… (…) La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill… (…) La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.
Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva…”.[4] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).
De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”.
(Proceso N° 04-IP-95. Interpretación Prejudicial del 7 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.” (Proceso 63-IP-2004.
Interpretación Prejudicial del 28 de julio de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “…función de identificación: …la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto.
La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados”. (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires 2002). “A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le “garantiza” al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad”.
“Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Sentencia de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). El artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. 1.
La distintividad. La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para que sea capaz de distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.
En este sentido se precisa que el carácter distintivo “viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” [5] La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.
La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.
La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.”[6] Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.”[7] 3.
La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.
En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 71 de la Decisión 313. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma.
El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 71, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 72 y 73 de la normativa comunitaria. C. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 313.
El artículo 73, literal a), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a otros antes registrados o previamente solicitados, de manera que puedan inducir al público a error, respecto de una marca anteriormente solicitada para su registro, o ya registrada a favor de un tercero, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.
Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.
Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro. Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.
De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o semejantes, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad.
En reiteradas interpretaciones prejudiciales este Tribunal se ha pronunciado sobre los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, de la siguiente manera: “Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 82-IP-2002. Sentencia de 4 de diciembre de 2002. Marca: “CHIP’S”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 891 de 23 de enero de 2003)”.
Concretando el tema, el Tribunal también ha manifestado lo siguiente: “ es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.
“ se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.”[8] La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.
La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.
Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que las marcas que aspiran registrarse no sean similares o idénticas a otras registradas o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.
D. CONFUSIÓN DIRECTA Y CONFUSIÓN INDIRECTA. Una vez abordado el tema de la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, es conveniente complementarlo ahondando en las formas en que puede presentarse la confusión entre signos. La confusión puede darse de dos maneras: 1. De forma directa: se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro. 2.
De forma indirecta: se presenta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Esta segunda forma de confusión requiere un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario o del juez nacional, en su caso, ya que puede provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado en el mercado.
E. Reglas para el cotejo marcario. En el caso de presentarse conflicto entre una marca ya registrada y un signo que se pretende registrar, corresponde a la Autoridad Nacional Competente proceder al cotejo entre los signos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.
En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina[9], han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Corporación, y que son del siguiente tenor: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.
Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.” Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. F. ComparaciOn entre MARCAS DENOMINATIVAS.
Las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.
Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: “ ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “ han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “ la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “ en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” [10] De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo “FRUTTI” y las marcas denominativas “FRUTTI – FRESKO” y “DISFRUTTI”, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.
G. COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. Al comparar una marca mixta y una denominativa se debe distinguir el elemento característico o determinante de la primera, que por lo general es la parte denominativa, aunque en ocasiones el elemento gráfico es el predominante. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: “Al comparar una marca mixta y una denominativa, se debe tomar en cuenta que el elemento denominativo de la marca mixta suele, por lo general, ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva que tienen las palabras, las que por definición son pronunciables; además, porque el elemento denominativo impacta y permanece en la mente del consumidor, ya que es a través de la denominación como por lo general se solicita al producto o servicio distinguido por la marca; no obstante, en algunos casos, se le reconoce prioridad al elemento gráfico de la marca mixta, por sus especiales características, tamaño, color y colocación de la gráfica, que pueden ser determinantes”.
(Proceso 18-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 30 de marzo de 2005). Si resultare que el elemento característico es el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión entre el signo mixto y el signo denominativo. Por el contrario, cuando el elemento predominante de la marca mixta es el denominativo, la comparación entre las dos clases de marcas debe hacerse siguiendo las reglas para el cotejo de marcas denominativas.
En este orden de ideas, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo “FRUTTI” y la marca mixta “FRUTTI FRESCO”, aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.
H. SIGNOS EVOCATIVOS. A diferencia del signo genérico, que sugiere exclusivamente en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, los signos evocativos ya que no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio debe realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo. Se concluye que el signo evocativo, a diferencia del genérico y el descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.
I. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, que no forman parte del conocimiento común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. Sin embargo, no serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y tampoco si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.
Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente: “ Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros…”.
(Proceso N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, marca OLYMPUS). El Tribunal asimismo dice que: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el Italiano o el Francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.
(Proceso Nº 3-IP-95, Interpretación Prejudicial del 7 de agosto de 1995). J. DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO PREVIO DE UNA MARCA EN RELACIÓN CON UN NUEVO REGISTRO MARCARIO. En el proceso interno que sirvió de base para la solicitud de interpretación prejudicial, se discute que la sociedad actora al ser titular de las marcas “TUTTI FRUTTI” (denominativa), clase 32, y “TUTTI FRUTTI” (mixta), clase 32, tiene derecho al registro del signo “FRUTTI” (denominativo), para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que el signo “FRUTTI” no es sino una pequeña derivación del derecho previamente adquirido con las marcas registradas.
De conformidad con lo anterior, la presente interpretación prejudicial se referirá al hecho de si el registro previo de una marca otorga derechos a su titular para registrar como marca un signo similar al ya registrado. Al respecto se tiene que los artículos 94 y 95 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena consagran los siguientes derechos que se derivan del registro de un signo como marca: “Artículo 94.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca; b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma; c) Importar o exportar productos con la marca; d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca; o, e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo.
Artículo 95.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de utilizarla en el tráfico económico; designar con la marca los productos o servicios; introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos para los que hubiere sido concedido el registro; y, utilizar la marca a efectos publicitarios, sin perjuicio de las normas que sobre publicidad resulten aplicables.” Como se puede apreciar en las normas transcritas, la normativa comunitaria no establece el derecho irrestricto del titular de un registro marcario para registrar un signo similar al ya registrado, así sea muy semejante o casi idéntico a éste, pues no tendría sentido dentro del sistema atributivo que, en relación con el registro marcario ha adoptado la normativa comunitaria, y en el cual se atribuye el derecho sobre una marca a quien obtiene su registro.
Por lo tanto, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, al analizar una solicitud de registro de un signo como marca, debe realizar el estudio de confundibilidad con otras marcas registradas a nombre de terceros, sin perjuicio de que el solicitante tenga registrados a su nombre, signos similares al solicitado. K. DERECHOS QUE CONFIERE EL DEPÓSITO DE UN NOMBRE COMERCIAL EN RELACIÓN CON UN NUEVO REGISTRO MARCARIO EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 313.
Igualmente, como quiera que dentro del proceso interno, la sociedad actora argumentó que la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que es titular de la enseña comercial “FRUTTI” en relación con productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y que, por lo tanto, debe ser éste un argumento válido para que se proceda el registro como marca del signo “FRUTTI”, la presente interpretación analizará, con base en las normas de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuáles son los derechos que confiere el depósito de la enseña comercial en relación con un registro marcario solicitado por el mismo titular y para el mismo signo distintivo.
El artículo 177 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone: “Artículo 117.- Se entenderá por nombre comercial, el nombre, denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento comercial. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales que le acuerden otras leyes a las personas jurídicas para su identificación, pudiendo ambas coexistir.
Los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de Marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente, así como en la reglamentación que para tal efecto establezca la legislación de cada País Miembro.” Se puede concluir que el titular de un nombre comercial, depositado o no, no tiene un derecho inexorable en relación con el registro del mismo signo como marca.
Lo anterior, por cuanto de todas maneras la autoridad nacional, debe realizar un análisis complejo para estudiar factores como los requisitos de registrabilidad y el riesgo de confusión o asociación con marcas registradas, dado que, como se advirtió, quien utilice un signo como nombre comercial y quiera registrar el mismo signo como marca debe formular una solicitud que implica el examen de registrabilidad.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.
SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 72 y 73 de la norma comunitaria citada.
TERCERO: No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
CUARTO: La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, de acuerdo a la naturaleza de las que en el caso se confrontan.
QUINTO: Conforme a lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo “FRUTTI” y las marcas denominativas “FRUTTI – FRESKO” y “DISFRUTTI”, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal en relación con la comparación de marcas denominativas.
SEXTO: En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante del signo mixto será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.
Si resultare que el elemento predominante de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa. En caso de que el elemento predominante del signo mixto sea el denominativo, el cotejo deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación de los signos denominativos. En consecuencia con lo anterior, el Juez Nacional debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo “FRUTTI” y la marca mixta “FRUTTI FRESCO”, aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca SEPTIMO: Los signos evocativos son registrables porque cumplen con la función distintiva de la marca, al ser capaces de transmitir, de manera indirecta, una idea o imagen remota respecto del producto y pueden referirse a éste utilizando una expresión de fantasía, que creará un conjunto marcario distintivo válido.
OCTAVO: Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podría ser registrada.
NOVENO: El titular de un registro marcario no tiene el derecho inexorable a registrar como marca un signo similar al ya registrado y, por lo tanto, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, al analizar una solicitud de registro de un signo como marca, debe realizar el estudio de confundibilidad con otras marcas registradas a nombre de terceros, sin perjuicio que el solicitante tenga registrados signos similares al solicitado.
DECIMO: Quien utilice un nombre comercial, depositado o no, no tiene un derecho inexorable en relación con el registro del mismo signo como marca. Lo anterior, por cuanto la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deben realizar un análisis complejo donde se analizan factores como los requisitos de registrabilidad de un signo como marca y el riesgo de confusión con otras marcas registradas.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2001-0281 (7385), deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Proceso Nº 114-IP 2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero de 2004. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 9 de julio de 2003. Proceso Nº 39-IP-2003. Marca: “& MIXTA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 agosto 2003. [3] ALEMAN Marco Matías.
“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. [4] LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. [5] BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.
Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de octubre del 2004. Proceso N° 132-IP-2004. Marca: “DIACOM”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. [7] FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984.
Págs. 21 y SS. [8] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de enero del 2005. Proceso Nº 161-IP-2004. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1175 de 15 de marzo de 2005. [9] BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. [10] FERNANDEZ Novoa, Carlos.
Ob. Cit. Págs. 199 y SS.