PROCESO 153-IP-2005 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, con base en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: HALITOS. Actor: PARKE, DAVIS & CO. LIMITED. Proceso interno Nº 1998-05215. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante su Consejero Ponente Doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, relativa a los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 1998-05215.

El auto de 5 de octubre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al Oficio Nº 1336 de 5 de agosto de 2005, complementada con los documentos incluidos en anexos. 1.

Partes en el proceso interno Demandante es la sociedad PARKE, DAVIS & CO. LIMITED y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio. Tercero interesado es la sociedad ATILA DE COLOMBIA S.A. 2. Hechos El 20 de noviembre de 1989 la sociedad ATILA DE COLOMBIA solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo HALITOS para distinguir productos de la Clase 30.

(Clasificación Internacional de Niza, clase 30: Café, te, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo). El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 367 de 6 de marzo de 1992 al que presentó observaciones la sociedad PARKE, DAVIS & CO.

LIMITED con base en el registro de la marca HALLS para distinguir productos también de la Clase 30. Por Resolución Nº 10092 de 18 de abril de 1997, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación y concedió el registro de la marca HALITOS a favor de ATILA COLOMBIA S.A., “… sin tener en cuenta que la sociedad PARKE, DAVIS & CO.

LIMITED es titular de varias marcas registradas en diversa clases y en la Clase 30 Internacional que contienen la palabra HALLS” como refiere la consultante. La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, argumentando “ …a) La igualdad gráfica, fonética y conceptual entre la marca HALITOS de ATILA y la marca HALLS de mi mandante; b) La marca solicitada reproduce cuatro (4) de las cinco (5) letras que componen la marca de mi mandante, ya que el solicitante simplemente convirtió la marca de mi mandante en un diminutivo, lo cual no le otorga suficiente distintividad y novedad frente a la marca registrada; c) La marca HALITOS fue solicitada en Clase 30, que es la misma Clase 30 en la que está registrada la marca de mi mandante; d) De permitirse la coexistencia de las marcas, se le causaría confusión al consumidor quien sería inducido a error, y se le causarían graves perjuicios por ser productos alimenticios …”.

El primero fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 30519 de 28 de noviembre de 1997, confirmó la Resolución impugnada y el segundo por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que por Resolución 1126 de 15 de mayo de 1998, también confirmó la Resolución Nº 10092, quedando así agotada la vía gubernativa. 3.

Fundamentos jurídicos de la demanda La actora después de realizar una exposición sobre los argumentos emitidos por las diferentes instancias de la Superintendencia de Industria y Comercio en las Resoluciones objeto de nulidad, indica que se violó el artículo 81 de la Decisión 344, toda vez que “… la marca solicitada HALITOS al ser fonética y gramaticalmente similar a HALLS y al ser un diminutivo de ella, presenta semejanzas que la hacen imposible de cumplir con su función de distinguir los productos que ampara con los productos HALLS, y al no cumplir con éste requisito, el signo HALITOS se convierte en irregistrable … “.

Dice que también se violó el artículo 83 literal a) de dicha Decisión ya que “… la raíz de la marca solicitada es idéntica a la de la marca registrada, y el sufijo constituye el diminutivo de HAL … Esta comparación nos demuestra que las marcas si son similarmente confundibles entre sí desde los puntos de vista gráfico, fonético y conceptual y por lo tanto le crearán al público consumidor un riesgo de confusión que lo inducirá a error al momento de adquirir el producto …”.

Sostiene que “ … al ser los productos amparados por ambas marcas de la Clase 30, al público consumidor … se le creará confusión directa e indirecta, tanto de los productos en sí mismo, como de su origen, ya que pensara que aquellos que distinguen con la marca HALITOS, forman parte de una nueva línea de productos de mi Representada, y los adquirirá confiado en que éstos son fabricados por ella ….” Sostiene también que se violó el literal d) del artículo 83 de la misma Decisión 344 debido a que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, no se tomó en cuenta “… el carácter de notoriedad de la marca de mi representada HALLS en el mercado colombiano para distinguir productos alimenticios, especialmente DULCES …” y que la Decisión 313 vigente en el momento de presentarse las observaciones “… no reglamentaba los criterios que deberían ser tenidos en cuenta para demostrar el carácter de notoriedad de una marca, queriendo decir esto que se debía aplicar la legislación interna sobre derecho probatorio … HALLS, aplicó la legislación interna sobre medios probatorios … mi representada sí trató de probar la notoriedad de la marca HALLS.

Pero tanto la División de Signos Distintivos como el Superintendente Delegado no lo tuvieron en cuenta … “. Concluye diciendo que “… la marca HALLS es NOTORIAMENTE CONOCIDA en el mercado de productos alimenticios a nivel nacional, por cuanto han sido ampliamente difundidas dentro del consumidor, goza de protección especial por parte de la ley … siendo la marca HALITOS una reproducción de la marca notoria HALLS … incurre en las causales de irregistrabilidad consagradas en el literal d) del art. 83 de la Decisión 344 …”. 4.

Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “… no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. Igualmente dice que estas Resoluciones se expidieron: “… legal y válidamente … declarando infundada la observación presentada por la Sociedad Parke Davis & Co Limited y en su lugar, concediendo el registro de la marca ‘HALITOS’ para … la clase 30”.

Después de citar jurisprudencia del Tribunal Andino, la demandada, dice que: “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas registradas en debate, se concluye en forma evidente que éstas no son semejantes entre sí y no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos, fonéticos e ideológicos y por lo tanto, no conllevan a engaño al consumidor medio … En consecuencia, la marca ‘HALITOS’ para la clase 30 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y cumple con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria …”.

Sobre la supuesta violación del literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 dice que: “ … no tiene la vocación de prosperar habida cuenta que la marca ‘HALITOS’ es novedosa (sic), suficientemente distintiva y susceptible de representación gráfica como lo prevé el artículo 81 de la misma Decisión”. Finalmente sobre la supuesta notoriedad de la marca HALLS dice que: “ … no existe confundibilidad entre las marcas comparadas, no es dable su análisis.

Adicionalmente, es claro e inequívoco que a la luz del artículo 84 de la Decisión 344 deben cumplirse una serie de criterios para determinar que una marca es notoriamente conocida, la que no fue probada por la parte demandante dentro de la vía gubernativa”. Por todo lo expuesto, la Superintendencia dice que las Resoluciones impugnadas “… no son nulas, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes de ese entonces y aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante …”.

La sociedad ATILA DE COLOMBIA S.A., como tercero interesado, contesta la demanda diciendo que no se violó el artículo 81 de la Decisión 344, toda vez que: “La Superintendencia efectuó un estudio de las dos marcas EN SU CONJUNTO, y concluyó, que la marca de mi representada es perfectamente distintiva … La comparación sucesiva de las dos marcas hace evidente la distintividad de los signos …”.

Indica que tampoco se violó el artículo 83 literal a) de la misma Decisión y nuevamente hace referencia al estudio en conjunto de las marcas. Dice que si bien la palabra HALITOS comparte las tres primeras letras de la palabra HALLS “… las tres letras que comparten conforman la sílaba HAL, que no es de propiedad exclusiva de la sociedad actora, por cuanto existen múltiples marcas registradas que incluyen esta sílaba …”.

Desde el punto de vista ortográfico dice que: “La pronunciación de la marca HALLS se hace en un solo golpe de voz, mientras que la marca HALITOS requiere de tres golpes de voz …”. En cuanto a la similitud fonética dice que: “… a la marca HALITOS sólo se le puede dar una pronunciación: ALITOS … a la palabra HALLS sólo le cabe una pronunciación: JOLS”, por lo tanto son diferentes.

Y desde el punto de vista conceptual, después de explicar el significado de la palabra HALLS dice que” … al no tener un concepto la marca HALLS, no puede de ninguna manera confundirse conceptualmente con la palabra de fantasía HALITOS …”. Sostiene que la palabra HALITOS no es el diminutivo de la palabra HALLS. Finalmente, argumenta que tampoco se violó el artículo 83 literal d) de la indicada Decisión 344 y al referirse a la notoriedad de la marca HALLS dice que: “… la misma no fue acreditada dentro del expediente en la Superintendencia por ningún medio, y mal podría esta aceptar una manifestación como verdad sin pruebas …”.

Dice que: “Si se estudia rigurosamente la confundibilidad gráfica, ortográfica, fonética y semánticamente los signos HALLS y HALITOS debemos necesariamente llegar a la misma conclusión: LAS MARCAS NO SON SIMILARMENTE CONFUNDIBLES”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud como marca del signo HALITOS, se presentó el 20 de noviembre de 1989, es decir en vigencia de la Decisión 85, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio se interpretarán los artículos 56 y 58 literales f) y g) de la Decisión 85 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Disposiciones Transitorias “Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 56.- Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos. “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;

( )”. I. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo Como ha sido expuesto en la parte considerativa en torno al ámbito de aplicación de las normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas, este Tribunal ha considerado que no procede la interpretación solicitada de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 por haberse determinado que la solicitud de registro del signo HALITOS ha sido presentada en vigencia de la Decisión 85, por lo que corresponde referirse al tema del tránsito de la normativa comunitaria.

Al respecto, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. El Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845 de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). Asimismo, apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor… (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995 del 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). En el caso de autos, como se tiene dicho, la solicitud de registro como marca del signo HALITOS se presentó durante la vigencia de la Decisión 85, por lo que, corresponde a la autoridad nacional competente aplicar dicha norma. II. La marca y los requisitos para su registro Conforme lo establece el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos intrínsecos o de fondo que debe reunir un signo para que pueda constituirse en marca, son: que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo; características que dan al signo la capacidad para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y en su caso los adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular, al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

Los requisitos básicos previstos en el artículo 56 de la Decisión 85, conllevan las siguientes características: La novedad, o el hecho de que el signo sea nuevo, no se dirige a que no haya sido utilizado anteriormente, sino a que sea original en relación al producto o servicio que va a distinguir, así como que sea inconfundible con marcas registradas o previamente solicitadas para la misma clase de productos o servicios.

Este requisito ya no es contemplado a partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No será novedoso un signo que se identifique plenamente con las características del producto o servicio, o con otro signo que se encuentre registrado o que haya sido solicitado con anterioridad. El Tribunal ha manifestado que “La novedad y originalidad, que se exige también a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, son relativas y así lo considera parte de la doctrina. ‘Es verdad que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original.

Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente’. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño).

Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio” (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

La visibilidad, busca que la marca sea aprehensible por medio del sentido de la vista, por lo que se consideran signos visibles aquellos referidos a una palabra, a una figura, a un número, a un dibujo o a un conjunto de cada uno de ellos y está dirigida a que el signo pueda ser identificado por los consumidores. Igualmente este requisito ya no se contempla a partir de la Decisión 311, toda vez que constituía una limitación que descartaba la existencia de otros signos, como los auditivos, olfativos y gustativos.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los adquiera. Es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional tendrá que determinar en el presente caso si el signo HALITOS reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad y, si además, no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la Decisión 85.

III. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, similitudes, reglas para efectuar el cotejo marcario El artículo 58 de la Decisión 85 contempla en forma conjunta tanto las prohibiciones absolutas como las relativas que impiden la registrabilidad de un signo como marca. Al respecto, la prohibición contenida en el artículo 58 literal f) de la citada Decisión, busca fundamentalmente precautelar el interés de terceros al prohibir que se registre como marca todo signo que, en relación con derechos de terceros, sea confundible con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase del nomenclator.

Cabe reiterar lo señalado por el Tribunal respecto al artículo 58, literal f), ahora interpretado, en el sentido de que “La prohibición del registro de signos confundibles protege a las marcas del ‘riesgo de confusión’ o de la ‘similitud confusionista’ que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado” (Proceso 02-IP-95, marca: LAURA ASHLEY, publicado en la G.O.A.C. N° 199 del 26 de enero de 1996).

Se puede desprender, en consecuencia, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. En la referida Decisión la confusión se da en relación a la clase del nomenclátor a la que pertenecen los productos o los servicios, en sentido de que si éstos, distinguidos por una marca, pertenecen a la clase de los que pretende amparar un signo solicitado para registro, podría darse el riesgo de confusión y no así si tales productos o servicios pertenecen a clases diferentes.

Este criterio, sin embargo, ya no se mantiene en las posteriores Decisiones. Respecto de la confusión que se busca evitar con la disposición del literal f), del artículo 58, el Tribunal ha entendido que “ la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que la marca que se proyecta registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva” (Proceso 02-IP-94, marca: NOEL, publicado en la G.O.A.C. N° 163 de 12 de septiembre de 1994). Igualmente, es importante destacar que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta.

La primera induce al comprador o usuario a que requiera un producto o servicio determinado, creyendo que está solicitando otro. En este caso de confusión, ésta se produce tanto entre los signos como entre los productos o servicios. Por su parte, la confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos o servicios; ya que el consumidor o usuario cree que los productos o servicios que ostentan signos confundibles, tienen un origen empresarial común. Con relación a la determinación de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro”.

(Proceso 76-IP-2004, aprobado el 4 de agosto de 2004, marca: ZERIT, citando al Proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). Y respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, ya citado, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). Finalmente, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la identidad al de la semejanza.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa, que en el caso de las disposiciones referidas a la Decisión 85, aluden a la misma clase del nomenclator.

(Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre HALITOS y HALLS IV.

Marca notoriamente conocida La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (Fernández-Novoa, Carlos, p. 32).

El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.

(Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243). Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Con referencia a lo previsto en el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85 se otorga una protección especial a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar sea confundible con otras notoriamente conocidas en el País Miembro o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares. Como se ve, no hace distingo sobre la clase de producto o de servicio a la que pertenece la marca.

En este caso el Tribunal ha sostenido “… a tenor de la disposición prevista … el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional … por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios”.

(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147 del 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). Si bien en la Decisión 85, no hay disposición alguna sobre la prueba de la marca notoria, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, considera que la notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus y al respecto ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, caso “LISTER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre 1996). Igualmente el Tribunal ha sostenido que: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 40-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 961 del 4 de agosto de 2003, marca: FINO (mixta) mencionando al Proceso 8-IP95, ya citado).

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

SEGUNDO: Según el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque, además, el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo para efectos de comparar los elementos que lo conforman de manera aislada. Sin embargo al efectuar la comparación de las marcas, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

CUARTO: Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, con un signo solicitado anteriormente o solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, alejados de toda arbitrariedad, determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos.

SEXTO: Conforme a lo previsto en el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85 que otorga una protección especial a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar sea confundible con otras notoriamente conocidas en el País Miembro o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 1998- 05215, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA