PROCESO Nº 186-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 82, literales a) y d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad GAS NATURAL S.D.G. S.A. Caso: signo “GAS NATURAL VEHICULAR MÁS KILÓMETROS POR MENOS PESOS (mixto)”. Expediente: N° 2001-0302 (7456). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, dieciséis de noviembre del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 81 de la Decisión 344; 134 (párrafo primero) y 135 (literales a, b, y párrafo final) de la Decisión 486”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 7 de septiembre de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “GAS NATURAL S.D.G. S.A. de Barcelona, España, solicitó el registro de la marca GAS NATURAL VEHICULAR MÁS KILÓMETROS POR MENOS PESOS (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 487”; que “Mediante Resolución 10920 de 29 de mayo de 2000 la Superintendencia negó el registro de la marca solicitada por considerar que estaba incursa en la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 82, literal d), de la Decisión 344 pues se trata de una expresión genérica que describe el producto (sic), el objeto de los servicios distinguidos, su estado, aplicación y la finalidad o ventaja de los mismos”; y que “Contra esta decisión interpuso los recursos de reposición y apelación que fueron resueltos desfavorablemente”.

Observa el Tribunal que en el texto de la demanda se indica que a la citada solicitud de registro correspondió “el Expediente Administrativo No. 99.71.058”; y que, en el escrito de contestación a la demanda, presentado por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se argumenta que es cierto que “la sociedad GAS NATURAL S.D.G. S.A, solicitó el día 11 de noviembre de 1999 el registro de la marca ‘GAS NATURAL VEHICULAR MÁS KILOMETROS POR MENOS PESOS’ (mixta), para distinguir los productos (sic) comprendidos en la clase 37 de la nomenclatura vigente, tal como consta dentro del expediente N 99 71058”. 2.

Cuestión de derecho Informa el consultante que la parte actora, en su demanda, denuncia la violación de “los artículos 81 de la Decisión 344; 134 (párrafo primero) y 135 (literales a, b, y párrafo final) de la Decisión 486”; que, en relación con el artículo 81 de la Decisión 344, “como bien lo señala la doctrina, las marcas comerciales son un complemento necesario de los productos o servicios que identifican, porque permiten distinguir los productos o servicios de las distintas personas que concurren al mercado.

No se puede, por lo tanto, entender que una marca se encuentre separada del producto o servicio cuando ella sirve para diferenciarlo de uno similar o parecido. La marca solicitada cumple una función distintiva, imprescindible en el mercado en cuanto a que permite distinguir los productos o servicios idénticos o similares en el mercado, convirtiéndose en un elemento esencial de protección, no solo para el propietario sino para los consumidores”; que “Para que un signo pueda registrarse como marca debe cumplir con la función esencial de distinguir en el mercado un determinado producto de otros idénticos o similares y cumplir con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica”; que “En este caso el signo GAS NATURAL VEHICULAR MÁS KILÓMETROS POR MENOS PESOS (Mixto) es perceptible por el sentido de la vista, no solo en su parte nominativa sino en la mariposa característica que destaca el signo en su parte superior.

Puede ser representado por su elemento nominativo y figurativo, lo cual permite a los consumidores formarse una clara idea del signo representado”; que “Es igualmente distintivo porque cumple con los requisitos de la distintividad intrínseca en cuanto que, visto en su conjunto no es genérico, ni descriptivo, ni se refiere a un objeto o servicio determinado.

Cumple el requisito de la distintividad extrínseca, entendida como la aptitud del signo para ser registrado, dado que no existe otro idéntico o similar solicitado o registrado con anterioridad”; que “La marca GAS NATURAL VEHICULAR MÁS KILÓMETROS POR MENOS PESOS (Mixta) hace relación a unas cualidades secundarias de un servicio determinado y al negarse su registro se violaron las normas comunitarias porque una de las cualidades principales del gas natural es la de ser combustible o arder fácilmente, y una cualidad secundaria es que pueda hacer que un automóvil o un medio de transporte similar rinda más kilómetros por menos pesos”.

Señala también el consultante que, según la actora, se violó “El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, en concordancia con los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486, porque la Superintendencia no tuvo en cuenta que si bien no son registrables las expresiones genéricas o descriptivas, dicha norma no es aplicable cuando el signo que se pretende registrar, pese a tener dichas expresiones, no está compuesto exclusivamente de términos genéricos o descriptivos, como sucede en este caso”; que “Cuando el signo por registrar como marca tiene varios componentes genéricos o descriptivos, la jurisprudencia ha señalado que éste debe analizarse en su conjunto debido a que el público no disecciona las marcas al apreciar un producto o servicio sino que las asimila en su integridad con el fin de determinar el producto en sí o el servicio que se presta con la marca.

El signo solicitado no es exclusivamente descriptivo, pues tiene varios componentes que le dan individualidad, lo que permite que sea registrable y la Administración debió analizarlo en su conjunto, no desmembrándolo en sus distintas acepciones gramaticales y analizándolos por separado, sino apreciándolo en su integridad sin descomponerlo”; que “La expresión GAS NATURAL MÁS KILÓMETROS POR MENOS PESOS es registrable debido a que las características que se atribuyen al producto son meramente secundarias, lo que hace que el conjunto de la marca sea registrable.

El público consumidor al apreciar la marca del producto o servicio, la percibe en su integridad, no lo disecciona en sus diferentes componentes. Además el signo es notoriamente conocido en nuestro medio, como consecuencia de la introducción del citado signo en el mercado por parte de la demandante, quien lo concibió para promocionar sus productos y servicios y no por el hecho de que la expresión se haya usado con anterioridad por terceros para identificar los productos o servicios que pretende proteger”; y que se incurrió en la violación del “… párrafo final del artículo 135 de la Decisión 486 porque la Superintendencia no tuvo en cuenta que la marca GAS NATURAL VEHICULAR MÁS KILÓMETROS POR MENOS PESOS, acompañada del logo de una mariposa, tenía en ese momento y actualmente un segundo significado debido al uso intensivo que se hizo y hace hoy en día. De otro lado, no decretó las pruebas solicitadas al momento de interponerse los recursos para demostrar que los consumidores de gas, clientes de la sociedad actora identifican la marca enunciada con unos servicios y productos específicos”.

En la demanda se alega además que “la Administración concedió en su momento lemas tales como GAS NATURAL MAS KILÓMETROS POR MENOS PESOS para las Clases 37 y 39 Internacional, para la sociedad GAS NATURAL S.D.G. S.A., de Barcelona, España y marcas tales como NATURAL GAS ELECTRICITY ENDLESS POSSIBILITIES para las Clases 36, 37, 39 y 42 Internacional para la sociedad ENRON CORP …”; que “la marca enunciada es un término evocativo porque en una de sus partes hace relación a unas cualidades secundarias con relación a un producto determinado”; que “cuando una marca hace relación a cualidades secundarias con relación a un producto o servicio, la misma es registrable y como sucede en el presente caso, ya que solo aquella marca que hace relación a atributos esenciales de un producto o servicios es irregistrable, en virtud de la insuficiente distintividad que adquiere el signo, por incluir características que tienen directa relación con él”; que “analizado el conjunto de la marca descrita, la misma constituye un signo novedoso, en cuanto el mismo es el resultado de un proceso creativo que permite evocar cierta características (sic) con relación a una marca determinada, sin hacer referencia primordial a un atributo esencial del producto o servicio que se presta con la citada marca, debido a que las características que se atribuyen a la marca son meramente secundarias, lo que hace que el signo enunciado sea perfectamente registrable”; que “el signo GAS NATURAL VEHICULAR MAS KILÓMETROS POR MENOS PESOS (Mixto) es registrable, debido a que según la doctrina marcaria, la evocatividad de un signo cuando tiene contenido conceptual por estar constituido de expresiones del idioma español, se determina asimismo cuando dichas expresiones hacen relación a características o cualidades secundarias del signo y NO a características o cualidades primarias o esenciales del mismo”; y que “la expresión GAS NATURAL VEHICULAR MAS KILÓMETROS POR MENOS PESOS … que es Mixta por estar acompañada de elementos figurativos, como sucede con la mariposa que destaca en la parte superior de la marca, es registrable debido a que: a. La expresión enunciada con anterioridad a su solicitud, no ha sido usada por terceros en el mercado para los productos o servicios que se pretenden distinguir con la Clase 37. b. No hace referencia directa y exclusiva a los productos o servicios solicitados, debido a que si hiciera referencia directa a los mismos se diría dentro de la expresión GAS NATURAL COMBUSTIBLE o expresión similar. c. Debido a que la expresión … hace relación a una cualidad secundaria del servicio en cuanto que permite recorrer MAS KILÓMETROS POR MENOS PESOS, ya que la cualidad principal de un combustible es que puede arder fácilmente, lo que permite emplear al mismo para diferentes fines. d. Tiene un elemento novedoso, que destaca en la marca enunciada, consistente en una mariposa que se observa volando en la parte superior del signo descrito”.

El actor alega finalmente que “el signo … es registrable debido a que el mismo es notoriamente conocido en nuestro medio, como consecuencia de la introducción del citado signo en el mercado por parte de la compañía GAS NATURAL S.D.G. S.A., quien concibió dicho signo para promocionar sus productos y servicios y NO debido al hecho de que la citada expresión haya sido usada con anterioridad a su solicitud por terceros, para identificar los productos o servicios que la citada Sociedad pretende proteger”; y que el signo en cuestión “es identificado por el público como una marca para distinguir unos productos o servicios determinados con independencia de su significado, lo anterior hace que el signo enunciado sea registrable, debido a que tanto la Jurisprudencia Internacional como la nuestra, ha considerado que si un signo adquiere un segundo significado y como sucede en el presente caso, el mismo debe acceder al registro, debido a que es percibido por el público como identificador de un producto o servicio determinado, independientemente del contenido conceptual que se derive del mismo”.

A juicio del consultante, la Superintendencia de Industria y Comercio “se opuso a las pretensiones de la demanda, considerando que de acuerdo con los documentos obrantes en el expediente y contentivos de la actuación administrativa se concluye en forma clara y precisa que la Administración se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”, y argumentando que “el signo a registrar pretende distinguir servicios de construcción, fabricación, instalación, montaje, pruebas, puesta en marcha de toda clase de tubería y equipos para la construcción del gas natural, en especial para el uso del gas combustible.

Signo que carece de fuerza distintiva para ser registrado como marca, ya que describe de manera clara, inmediata y directa una característica esencial de los servicios que identifica, pues es evidente que la construcción, instalación o montaje de equipos para el gas y que éste rinda más kilómetros por menos pesos, son una característica del servicio”; que “En el signo no existe elemento distintivo que le aporte distintividad suficiente y el consumidor al entrar en contacto con él (sic) signo, sabría inmediatamente de qué servicios se trata y las cualidades que posee, lo que lo hace no susceptible de apropiación exclusiva en detrimento de los demás competidores, que se verían privados de la posibilidad de utilizar las expresiones necesarias para ofrecer sus servicios en el mercado en el que participan”; que “Si bien la expresión está acompañada de una mariposa que aparece en la parte superior de la marca enunciada, ésta no es una característica que se destaque dentro del signo ni le otorgue fuerza distintiva suficiente.

Por el contrario, el elemento predominante es el denominativo, dada la fuerza distintiva de las palabras GAS NATURAL, lo que denota que se intenta dar especial realce al término que es el tipo de combustible destinado a vehículos, y adicionalmente que se obtiene con él un alto rendimiento y que resulta ser económico”. La demandada sostiene además que “… no es jurídicamente admisible sostener la registrabilidad de un signo con base en registros ya otorgados con anterioridad, ya que el conjunto de elementos que conforman un signo debe ser apreciado en cada caso en particular, y en relación con los productos o servicios que pretende distinguir, en orden a determinar la registrabilidad del signo”; y que “En consecuencia, la marca ‘GAS NATURAL VEHICULAR MAS KILOMETROS POR MENOS PESOS’ para distinguir los productos (sic) comprendidos en la clase 37 es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 … como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos ahora acusados”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en “los artículos 81 de la Decisión 344; 134 (párrafo primero) y 135 (literales a, b, y párrafo final) de la Decisión 486”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 154 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la vigencia de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, ya que la solicitud de registro como marca del signo “GAS NATURAL VEHICULAR MÁS KILÓMETROS POR MENOS PESOS (mixto)” fue presentada el 11 de noviembre de 1999, es decir, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, interpretar el artículo 81 de la citada Decisión, señalado por el consultante, y, de oficio, el artículo 82, literales a) y d), eiusdem, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

( )”. Decisión 486 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, en materia de propiedad industrial, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, puesto que, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. La Disposición Transitoria en referencia contempla además la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues dispone la aplicación de la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido, así como a su plazo de vigencia. A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

El Tribunal ha señalado sobre el particular que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones ya citadas. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Del artículo 81 se desprende pues, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa; además, el artículo 82, literal a, impide el otorgamiento del registro citado a toda denominación que no pueda ser considerada como marca por no cumplir con los requisitos en referencia. III.

De los signos denominativos compuestos y de los signos mixtos En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a los signos denominativos compuestos y a los signos mixtos. Las marcas denominativas utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

En este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar. En cuanto a las marcas denominativas compuestas, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ” (Sentencia dictada en el Proceso N° 13-IP-2001, del 2 de mayo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso “BOLIN BOLA”).

En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Debe haber uno o más vocablos que doten al signo de “… la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial …” (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada).

Por tanto, si de la denominación forman parte uno o más vocablos que dotan de distintividad suficiente al signo, éste podrá ser objeto de registro. Y las marcas mixtas se encuentran integradas por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

En relación con el examen de registrabilidad de este tipo de signos, la jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”). A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta … En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante …” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 240).

IV. De los signos genéricos y descriptivos Se entiende por denominación genérica la que designa exclusivamente el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro.

Ahora bien, el establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto o servicio que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte. Y es que una o varias palabras pueden constituir una denominación genérica en relación con un tipo de servicios o productos, pero no constituirla en relación con otro.

Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca. El Tribunal ha manifestado a este respecto que el examen encaminado a determinar el carácter genérico de una marca no se deberá limitar “al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo ” (Sentencia dictada en el expediente Nº 12-IP-95, del 18 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “VERDADERO ARRANCA GRASA”), y que: “ en el campo doctrinal las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio.

Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que —por supuesto— éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia” (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-89, del 19 de octubre de 1989, publicada en G.O.A.C. N° 49, del 10 de noviembre de 1989, caso “OFERTA”).

Finalmente, a propósito de los signos genéricos, el Tribunal ha establecido que “ para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal d, del artículo 82 de la Decisión 344 (Sentencia dictada en el expediente Nº 07-IP-2001, del 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661, del 11 de abril del mismo año, caso “LASER”; que reitera lo declarado en las sentencias de los expedientes N° 02-IP-89 y 12-IP-95, ya citadas).

Hay que tener presente pues que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto exclusivamente por indicaciones genéricas o no distintivas. Por tanto, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente genéricas.

Por su parte, el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio. En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 82, literal d, de la Decisión 344, no podrá ser registrado.

El fundamento de la prohibición reside en el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. Y es el caso que el registro del signo en cuestión conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio “ habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Sentencias dictadas en los expedientes Nos. 03-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 189, del 15 de septiembre de 1995, caso “TUTTI FRUTI S.A.”; y 27-IP-95, publicada en la G.O.A.C. N° 257, del 14 de abril de 1997, caso “EXCLUSIVA”).

Y es que se trata de determinar si el público consumidor o usuario percibe, por intermedio del signo, una relación directa con la designación del producto o servicio de que se trate, o con una de sus características relevantes. Importa destacar a este propósito que “La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege … Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Los términos que son utilizados generalmente como signos descriptivos están constituidos por el uso adjetivado de un sustantivo, los adjetivos y los adverbios que se refieren a la descripción de un bien o servicio” (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”).

Hay que tener presente asimismo que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto exclusivamente por indicaciones descriptivas o no distintivas. Por tanto, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas.

El Tribunal se ha manifestado sobre este punto al interpretar el artículo 82, literal d, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en los términos siguientes: “un signo consistente ‘exclusivamente’ de elementos propiamente genéricos o descriptivos pueden constituir marca sí el conjunto marcario o su combinación resulta distintivo.

Esta posibilidad se encuentra configurada en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 cuando emplea el término ‘exclusivamente’ al referirse a las marcas descriptivas” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 265, del 16 de mayo de 1997, caso “MARGARINA EXCLUSIVA”). V. De los signos evocativos En el ámbito de los signos denominativos, el signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del servicio o del producto, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha declarado a este respecto que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto [o servicio] como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio” (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-96, ya citada).

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del genérico, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2º Será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 3° Para el examen de registrabilidad de un signo mixto, compuesto por un elemento denominativo y uno gráfico, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

A los efectos de juzgar sobre la registrabilidad de los signos denominativos compuestos, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conformen. Si de la denominación forman parte uno o más vocablos que brindan al conjunto la fuerza distintiva suficiente, el signo podrá ser objeto de registro. 4° El signo genérico no es susceptible de registro, a menos que se halle conformado por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que la palabra, frase o leyenda pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. 5° El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género.

Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación. Si una o varias indicaciones otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas. 6° En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del servicio o producto, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

A diferencia del descriptivo, el signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA