PROCESO 101-IP-2005 — Comunidad Andina

PROCESO Nº 101-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 1 y 4 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y en los artículos 27, 28, 29 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la citada Comisión, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad The Wellcome Foundation Limited. Caso: “COMBINACIONES DE AUTOVACUOINA Y PROGUANIL Y SUS USOS”. Expediente: N° 2001-00148. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diecisiete de agosto del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los “Artículos 1º y 4º de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Maria Claudia Rojas Lasso, y recibida en este Tribunal en fecha 23 de junio de 2005; y, el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “The Welcome (sic) Foundation Limited, por intermedio de apoderado presentó el 25 de noviembre de 1993 ante la División de Nuevas creaciones de la Superintendencia de industria (sic) y Comercio solicitud de patente de invención …”; que “Mediante concepto técnico No. 979, la División de Nuevas creaciones concluyó que la solicitud de patente presentada por la sociedad THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, no cumplía con los siguientes requisitos formales exigidos por la Decisión 313 … a saber, el título era bastante general; se debía adjuntar la copia debidamente legalizada de la primera solicitud de patente junto con su traducción oficial; y además debía cambiarse las tarjetas del archivo temático, el archivo de propietarios y el extracto para la publicación, de acuerdo con el nuevo título de la invención”; que “Mediante auto de 1788 (sic) … la División de Nuevas Creaciones, puso en conocimiento del apoderado de la sociedad solicitante el concepto técnico No. 979 y le otorgó un plazo de treinta (30) días hábiles para formular sus observaciones o completar los antecedentes allí señalados”; que “Mediante Resolución 3614 del 23 de septiembre de 1998, el Superintendente de Industria y Comercio, decidió negar la patente de invención denominada ‘COMBINACIONES DE AUTOVACUOINA Y PROGUANIL Y SUS USOS’ porque la misma si bien podía considerarse como novedosa carera (sic) de nivel inventivo”; que “Por medio de memorial radicado el 15 de octubre de 1998, se interpuso recurso de reposición en contra de la anterior resolución, solicitando que la misma fuera revocada en su totalidad, que se retrotrajera el trámite de la solicitud hasta la fecha de expedición de la providencia, que se efectuara nuevamente el examen de fondo de la solicitud y se notificara al solicitante el resultado del mismo concediéndole un plazo de tres meses de conformidad con los artículos 27 y 29 de la Decisión 344 …”.

El consultante informa además que “La Resolución 8484 de 5 de mayo de 1999 del Superintendente de Industria y Comercio, resolvió revocar la resolución No. 3614 de 23 de septiembre de 1998 y en su lugar requirió al solicitante de la patente de invención con el fin de que presentaría los argumentos que considerara pertinentes para sustentar la novedad y el nivel inventivo del objeto de patente solicitada, en los términos del artículo 27 de la Decisión 344”; que “Mediante memorial radicado el 19 de noviembre de 1999, la solicitante dió respuesta a las observaciones efectuadas por la División de Nuevas creaciones a la solicitud de patente, reiterando las razones por las cuales la invención podría ser objeto de protección mediante el privilegio de patente”; que “Mediante Resolución No. 7970 del 19 de abril de 2000, el Superintendente de Industria y Comercio, resolvió negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: ‘COMBINACIONES DE AUTOVACUOINA Y PROGUANIL Y SUS USOS’, toda vez que en su opinión algunas reivindicaciones de la invención se referían a usos para tratamiento los cuales no se consideran invenciones y porque en general las misma (sic) carecen de altura inventiva”; que “El solicitante interpuso recurso de reposición contra la resolución No. 7970 de 19 de abril de 2000, solicitando que la misma fuera revocada en su totalidad y en su lugar se otorgara la respectiva patente sobre la totalidad de las reinvidicaciones (sic) de la solicitud …”; y que “Mediante Resolución No. 25724 del 29 de septiembre de 2000 la Superintendente de Industria y Comercio resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 7970 del 19 de abril de 2000”.

Observa el Tribunal que, según el texto de la demanda, el solicitante de la patente de invención presentó un memorial ante la División de Nuevas Creaciones, en fecha 15 de marzo de 1994, “ … dando cumplimiento a todas y cada una de las observaciones hechas por el examinador de la patente en cuestión, en el concepto técnico No. 979”. 1.2.

Cuestión de derecho Según el consultante, la actora denuncia la violación de los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, alegando que “… resultaron violados por indebida aplicación de los mismos, toda vez que la invención solicitada por la parte actora reunía las condiciones para gozar del privilegio de patente de invención, esto es la altura inventiva, razón por la cual no puede ser considerada como derivada de manera obvia o evidente de patentes ya existentes”; y que “estos artículos mencionados fueron violados ya que, no existían razones de hecho o de derecho que le permitieran concluir a la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con la Ley, que el invento ‘Combinaciones de Atovacuona y Proguanil y sus usos’ carecía de nivel inventivo y por ende no podía ser objeto de privilegio de patente de invención”.

El Tribunal observa además que, según la demanda, “es claro que si al momento de efectuar el examen de nivel inventivo de una invención cualquiera, los medios usados para la producción de dicho resultado son conocidos, este solo hecho no permitirá al examinador concluir que la invención carece de nivel inventivo y que por ende no puede ser objeto de patente de invención”; que “para el presente caso … las decisiones de la División de Nuevas Creaciones fueron expedidas en contravención de la Ley, toda vez que se interpretó erróneamente el artículo 4 de la Decisión 344 … por cuanto ese Despacho consideró que la preexistencia de los medios utilizados por mi representada para producir el resultado objeto de la invención, así como el procedimiento mediante el cual se ponen en acción los mismos para la producción del resultado inesperado, la hacen carecer de NIVEL INVENTIVO”; que “la pregunta que el examinador (técnico medio) debe responder es la siguiente, teniendo en cuenta que la atovacuona y el proguanil existían con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente y eran usados como agentes antimalaria, la invención denominada ‘COMBINACIONES DE ATOVACUOINA Y PROGUANIL Y SUS USOS’ tiene nivel inventivo o no? Es decir, si la existencia de dos sustancias que actúan contra la malaria inhiben por falta de nivel inventivo el otorgamiento de patente de invención sobre una tercera sustancia que producto de las dos anteriores produce un mejor resultado?”; que “la simple preexistencia de dichas sustancias NO excluyen (sic) el nivel inventivo de la patente solicitada, toda vez que para el técnico en la materia anteriormente mencionado, esta última no se deriva obviamente o de manera evidente de sus conocimientos.

En efecto, para dicho técnico no es obvio que la unión de dos sustancias que actúan como agentes antimalaria produzcan una vez unidas un nuevo o mejor resultado”; que “En consecuencia, para un técnico en la materia NO puede resultar obvio que la unión de dos agentes utilizados para el tratamiento de la misma pueda generar un mejor resultado que el producido por cada uno de ellos por separado.

Esta conclusión, no se deriva entonces de manera obvia de sus conocimientos anteriores pues muy por el contrario lo que una persona conocedora podría más bien concluir es que la unión de las sustancias anteriormente mencionadas podría causar graves problemas a la salud humana”; que “Aún más, dicho técnico al tener conocimiento de la materia pero no ser especializado en la misma, no podría concluir de manera evidente que la combinación de dichas sustancias en las dosis indicadas en el capítulo de reivindicaciones pueden producir un resultado tan satisfactorio como el obtenido por nuestra representada luego de intensas investigaciones y experimentaciones”; que “no se trata de una invención que consiste únicamente en la unión de dos sustancias conocidas sino en una especial y muy técnica combinación de las mismas que gracias a ello producen un resultado nuevo frente al producido por cada una de las mismas individualmente”; que “es claro que la nueva combinación de medios ya conocidos (atovacuona y proguanil) no carece de nivel inventivo sino que expresamente se le reconoce a la invención en cuestión la posibilidad de gozar del privilegio de patente cuando el resultado obtenido sea distinto y novedoso”.

Se argumenta también en la demanda que “tenemos en el presente caso que si bien los medios son conocidos (proguanil y atovacuona), el resultado es distinto y novedoso del producido por los mismos inicialmente, pues la efectividad de la mezcla reivindicada por mi representada es inesperada y sustancialmente mayor, de la obtenida por cada una de las sustancias individualmente consideradas, lo que se conoce como SINERGISMO”; que “si bien los medios (atovacuona y proguanil) son conocidos, el resultado sí es completamente distinto, por cuanto el beneficio que se obtendría mediante la aplicación de la invención supera con creces los que se obtienen mediante la aplicación separada de cada una de las sustancias (medios) en cuestión”; que “no se puede aceptar la conclusión de la Superintendencia … por cuanto lo que para la Oficina de Patentes es obvio no resulta obvio para un técnico en la materia”; que “se debe tener en cuenta que la invención de mi representada no está constituida simplemente por la unión de proguanil y atovacuona en cantidades indistintas e indiferentes sino que la misma sugiere la existencia de proporciones particularmente potenciadoras a las cuales dichas sustancias actúan de manera sinérgica”; que “la Superintendencia … hace aparecer como absurdo el privilegio solicitado por mi representada, cuando lo que sucede es que la misma está motivada por un alto grado de desconocimiento por parte de este Despacho sobre el concepto de nivel inventivo y de la materia objeto de reivindicación”; que “… resulta claro para cualquier experto en esta materia y así lo establecerán los señores peritos al momento de rendir su dictamen pericial, que cada documento citado como anterioridad describe uno de los medios utilizados por mi representada para producir el resultado de su invención, los cuales de ninguna manera sugieren o enseñan que la combinación reivindicada en la solicitud de patente de mi representada, potencia el efecto de la atovacuona”; que “De esta manera, el producto objeto de la solicitud presentada al ser nuevo y tener una actividad inventiva cumple con los requisitos para que se le otorgue el privilegio de patente de invención”; que “Si bien es cierto que la Superintendencia de Industria y Comercio no está obligada a otorgar una solicitud de patente por el hecho de que la misma ya haya sido otorgada en otros países, no lo es menos, que el hecho de que se produzca el otorgamiento de una patente en otros países, es indicativo de que el invento goza de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial”; y que “la Oficina de Patentes de los Estados Unidos … la Oficina de Patentes Europea, … han otorgado la patente solicitada por mi representada, lo cual debe ser tomado como un indicio en favor del nivel inventivo de la invención y por ende de la patentabilidad de la misma”. 2.

Contestación a la demanda Señala el consultante que, según la parte demandada, “los actos administrativos acusados fueron expedidos con fundamento en la normatividad entonces vigente en materia de propiedad industrial contenida en la Decisión 344 … que constituía el marco legal, vigente e inequívoco de carácter especial que estableció el Régimen Común de la Propiedad Industrial y que señala el procedimiento que debía surtirse”; que “los países miembros de la comunidad otorgarán patentes para las invenciones siempre que sean novedosas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial, así en este caso, el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reunía los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención”; y que “En relación con la presunta violación del artículo 4º de la Decisión 344 indicó que se demostró que al negar el privilegio de patente para el objeto de las solicitudes se demostró en la actuación administrativa debitada que el examen definitivo de patentabilidad fue desfavorable y la oficina nacional competente expidió legal y validamente (sic) a través del Superintendente de Industria y Comercio los actos administrativos acusados”.

Por su parte, el Tribunal observa que, a tenor del escrito de contestación de la Superintendencia, “El objeto de la invención en cuestión reivindicado consiste en una combinación de 2-4-(4-dorofenil) ciclohexil-3 hdorxi-1, 4 naftoquinona (atovacuona) y proguanil en proporciones de 1:1 a 5:2”; que “Contrariamente a lo afirmado por la parte demandante según se desprende de las actuaciones administrativas … el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención”; que “existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada … al no reunirse el requisito de altura inventiva”; que “… dada la carencia de la altura inventiva de la solicitud de patente … en razón a que para un técnico del nivel medio tomando como referencia el estado de la técnica más cercano resulta evidente la solución propuesta en la solicitud de patente de invención en debate con ayuda de las anterioridades referidas como son: EP 0123238, EP 0123239, el Diccionario Enciclopédico de las ciencias médicas, Mc GrawHill, México, 1984 en donde se define el proguanil como ‘Cloroguanida llamado antipalúdicoutilizado (sic) en forma de clorhidrato’ y Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica en donde se menciona la cloroguanida como antimalárica (sic)”, y que “… con base en la previa existencia de los documentos que vienen a divulgar el procedimiento reivindicado como se demostró plenamente dentro de la actuación administrativa, se hace posible que una persona normalmente versada en la materia obtenga el objeto reivindicado careciendo en consecuencia de nivel inventivo y no constituyéndose en patentable”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son los “Artículos 1º y 4º de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 276 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la vigencia de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, ya que la solicitud de patente de invención denominada “COMBINACIONES DE AUTOVACUOINA Y PROGUANIL Y SUS USOS” fue presentada el 25 de noviembre de 1993, es decir, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no procede la interpretación de las disposiciones invocadas sino la de las normas sustanciales aplicables que también forman parte del ordenamiento comunitario, cuales son las que corresponden a los artículos 1 y 4 de la citada Decisión, así como la de los artículos 27, 28, 29 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 313 “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes de invención a las creaciones susceptibles de aplicación industrial, que sean novedosas y tengan nivel inventivo”. “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

Decisión 344 “Artículo 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable. Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada”. “Artículo 28.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre novedad, nivel inventivo, y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros o de terceros países”.

“Artículo 29.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará”. “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, en materia de propiedad industrial, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. No obstante, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han establecido que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

II. De la invención. De los requisitos de patentabilidad en general. En el ámbito de la doctrina, la invención ha sido considerada como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: Tratado de Derecho Industrial, segunda edición, Editorial Civitas, 1993, p. 695).

También ha sido definida la invención como una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria (OTERO LASTRES, José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”.

Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC). La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). En el caso de la invención de producto, el objeto inventivo se halla constituido por un cuerpo cierto, destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido satisfacer.

En cambio, en el caso de la invención de procedimiento, el objeto inventivo se halla constituido por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado” (OTERO LASTRES, José Manuel: op. cit.). Por su parte, el Tribunal ha dicho que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria” (Sentencia dictada en el Proceso N° 21-IP-2000, del 21 de octubre de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 631, del 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”).

A propósito de las invenciones, el ordenamiento comunitario ha optado por precisar, en los artículos 1 a 5 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos de patentabilidad, y por delimitar, en términos negativos, en los artículos 6 y 7 eiusdem, el concepto de patente. En efecto, en lo que concierne a las invenciones, de producto o de procedimiento, el artículo 1 de la citada Decisión de la Comisión ha establecido que su patentabilidad se halla sometida a los siguientes requisitos: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 313.

Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado. Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no habría lugar a exigir la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla.

A título de referencia, cabe citar el criterio de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), según el cual la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla. En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: “(i) Reglas generales de interpretación;

(ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos; (vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita;

(xii) Posibilidad de puesta en práctica”. En cuanto al principio relativo a las “combinaciones en un documento anterior”, las Cámaras han precisado que “cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida” (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001).

La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o en los servicios. III. Del nivel inventivo De conformidad con el artículo 4 de la Decisión 313, una invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para un experto medio, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica.

El experto medio deberá poseer experiencia y estar provisto de un saber general en la materia técnica correspondiente, así como de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. En este contexto, hay lugar a citar de nuevo, a título de referencia, el criterio de las Cámaras de Recursos, según el cual los manuales y obras básicas deben formar parte de los conocimientos generales del experto medio.

Por tanto, la publicación de una información en tales obras haría presumir iuris tantum el conocimiento previo de aquélla y de los conocimientos generales del experto (Office européen des brevets, op.cit.). A objeto de establecer si el requisito de nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, a juicio del experto medio, los conocimientos integrantes del estado de la técnica pueden conducir a la invención, es decir, si, con tales conocimientos, él habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

Sin embargo, no podrá exigírsele que tenga en cuenta la totalidad de los documentos o de las solicitudes de patentes anteriores que no hayan sido publicadas, o que se publiquen con posterioridad a su examen. La doctrina ha señalado que, si bien dichas solicitudes se asimilan al estado de la técnica para enjuiciar la novedad, esta asimilación no debe llevarse a cabo para apreciar el nivel inventivo (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos;

GÓMEZ SEGADE, José Antonio: “La modernización del Derecho Español de patentes”. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 87). El Tribunal ha manifestado sobre el particular que “uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las anterioridades existentes dentro de aquélla, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 428, del 16 de abril de 1999).

Para analizar la existencia de nivel inventivo, procede hacer referencia ilustrativa al método adoptado por las Cámaras de Recursos, llamado “acercamiento problema-solución” (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: “a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos” (Office européen des brevets, op.cit.).

A partir de la decisión adoptada en el caso T-506/95, las Cámaras han establecido que el estado de la técnica más próximo es aquel que resulte más apropiado para alcanzar el objetivo logrado por la invención, y no únicamente aquel que contenga parecidos estructurales a la solución dada por la invención. A su juicio, el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura.

Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración. Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.).

Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo.

Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, citadas siempre a título referencial, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.).

En definitiva, “Tal y como lo establece Gómez Segade (obra citada) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, ya citada).

IV. Del procedimiento relativo al examen de fondo de la solicitud de patente. Del requerimiento de informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos idóneos. El otorgamiento de la patente, acto constitutivo del derecho que el ordenamiento jurídico confiere a su titular y, en consecuencia, impeditivo del aprovechamiento, por parte de terceros, de la invención protegida, presupone la verificación de la conformidad a derecho de la respectiva solicitud de patentamiento.

A este propósito, el Capítulo I, Secciones III y IV, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento en el curso del cual la oficina nacional competente habrá de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud en referencia; una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión vigente al momento de haber sido presentada tal solicitud; y, en caso afirmativo, haya o no contradictorio, procederá al examen de fondo, a cuyo efecto verificará si la invención satisface o no los requisitos de patentabilidad consagrados en las normas sustanciales aplicables al caso, esto es, los artículos 1 a 5 de la Decisión 313, y si se encuentra incursa o no en las prohibiciones indicadas en los artículos 6 y 7 eiusdem.

Finalizado el examen de forma, y dentro de los dieciocho meses siguientes a la presentación de la solicitud o de la prioridad que se hubiese reivindicado, la oficina nacional competente deberá publicar un aviso —en los términos que establezca la legislación nacional del respectivo País Miembro— dirigido a hacer del conocimiento público el hecho de la presentación de la solicitud o de la reivindicación de la prioridad.

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación del aviso, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar, por una sola vez, observaciones dirigidas a desvirtuar la patentabilidad de la invención en trámite, a tenor del procedimiento establecido en la legislación nacional del respectivo País Miembro. La ley comunitaria exige que las observaciones se presenten debidamente fundamentadas y faculta a la respectiva legislación nacional para establecer sanciones contra quienes presenten observaciones temerarias (artículos 23 y 25).

Caso de haberse presentado observaciones, la oficina competente notificará al peticionario para que éste, si lo estima conveniente, formule alegatos, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, dentro de los treinta días hábiles siguientes a su notificación, término que podrá ser prorrogado por una sola vez y por el mismo lapso (artículo 26).

Vencidos los plazos que anteceden, la oficina competente realizará el examen de fondo sobre la patentabilidad de la solicitud. Si en el curso de este examen observa que existe la posibilidad de que se vulneren derechos adquiridos por terceros, o la necesidad de que se presenten datos o documentos adicionales o complementarios, la oficina dirigirá un requerimiento escrito al solicitante para que, según el caso, y dentro del plazo máximo de tres meses desde su notificación, éste haga valer los alegatos que considere pertinentes o presente los datos o la información exigidos (artículo 27).

El Tribunal ha puesto de relieve que el examen de fondo constituye “una de las etapas de mayor importancia en el procedimiento de patentes, pues de los resultados que de aquel se desprendan la Oficina Nacional Competente podrá decidir sobre la concesión o denegación del privilegio. En esta oportunidad procesal, caracterizada por el diálogo y cooperación entre la autoridad administrativa y el solicitante de la patente, debe verificarse si la invención cumple los requisitos para ser considerada como tal y si reúne las condiciones de patentabilidad, lo cual deberá concretarse en un informe fundamentado, en el que aparezcan las observaciones u objeciones que prima facie impidan la concesión de la patente, o, en su defecto, que explique las razones por las cuales procede el otorgamiento de la misma” (Sentencia dictada en el expediente N° 21-IP-2000, del 21 de octubre de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 631, del 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”).

Adicionalmente, el artículo 28 de la Decisión 344 atribuye a la Oficina Nacional Competente la facultad de requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos idóneos para que emitan opinión sobre los requisitos de patentabilidad de la invención. Se trata de una facultad discrecional que, según lo ha señalado este Tribunal, “permite interpretar de mejor manera la intención del legislador andino, cual es la de dotar de elementos objetivos al examinador de patentes, a fin de enriquecer su apreciación con abundantes fundamentos técnicos y de cumplir con la finalidad de las normas comunitarias” (Sentencia dictada en el expediente 12-IP-98, ya citada.

Criterio reiterado en las sentencias dictadas en los expedientes Nos. 28-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N° 398, del 22 de diciembre de 1998, caso “ADHESIVO DE ALMIDÓN”; y 21-IP-2000, también citada). V. Del procedimiento relativo al examen definitivo de patentabilidad El artículo 29 de la Decisión 344 prevé que el otorgamiento de la patente dependerá del examen definitivo de patentabilidad.

El Tribunal ha advertido a este respecto que “… el legislador andino al referirse en el artículo 27 al ‘examen de fondo’ y en el artículo 29 al ‘examen definitivo’ cabalmente quiso que durante el trámite que se suscite en las Oficinas Nacionales Competentes se distinga entre uno y otro para el caso de presentarse los supuestos previstos en el artículo 27 (vulneración de derechos o documentación complementaria) toda vez que para llegar a una final y acertada decisión y aplicación de la norma comunitaria de patentes, el examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos de terceros, el examen de fondo deviene en definitivo”.

El citado artículo 29 precisa que, de resultar favorable el examen definitivo, la oficina nacional competente deberá conceder la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hubiesen sido aceptadas; y, de resultar desfavorable el examen, se denegará el título. Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2º La invención, de producto o de procedimiento, constituye una obra creadora que provee solución a un problema técnico, y que, al ser aplicada en el ámbito de la industria, procura la obtención de un resultado útil.

La invención de producto se materializa en un cuerpo cierto destinado a dar satisfacción a una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido cubrir, mientras que la invención de procedimiento consiste en una serie de operaciones que inciden sobre una materia y se encaminan a la obtención de un objeto o de un resultado. En todo caso, la invención deberá constituir un avance técnico significativo en el desarrollo de la industria. 3º La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 313.

La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en la actividad productiva o de servicios. 4° La invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para un experto medio, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica. El experto medio deberá hallarse provisto de experiencia, de un saber general en la materia técnica de que se trate, y de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención. A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendría nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto. 5° El otorgamiento de la patente, acto constitutivo del derecho que el ordenamiento jurídico confiere a su titular y, en consecuencia, impeditivo del aprovechamiento, por parte de terceros, de la invención protegida, presupone la verificación de la conformidad a derecho de la respectiva solicitud de patentamiento.

A este propósito, el Capítulo I, Secciones III y IV, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, disciplina un procedimiento al final del cual la oficina nacional competente deberá verificar, de ser el caso, si la invención satisface o no los requisitos de patentabilidad consagrados en las normas sustanciales aplicables, esto es, los artículos 1 a 5 de la Decisión 313, y si se encuentra incursa o no en las prohibiciones indicadas en los artículos 6 y 7 eiusdem.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA