PROCESO 69-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 25, 26 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad a la solicitud formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Patente: Moléculas de Ligación de CD 25. Actor: NOVARTIS A.G. Proceso Interno Nº 6513-LP.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primea Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, a través de su Presidente Eloy Torres Guzmán, recibida en este Tribunal en fecha 5 de mayo de 2005, relativa a “los artículos 1, 2, 6, 7, 10, inciso segundo, 12, 25, 26 y siguientes, 51 inciso segundo y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, con motivo del proceso interno Nº 6513-LP.
El auto de 6 de julio de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 2754 de 13 de diciembre de 2004, complementados con los documentos incluidos en anexos. 1.
Partes en el proceso interno Demandante es NOVARTIS A.G., demandados son: el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado. Interviene como Tercero interesado: la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, ALFAR. 2. Hechos De los hechos que el consultante considera relevantes y de los documentos incluidos como anexos, se puede deducir lo siguiente: El 29 de diciembre de 1994, Sandoz AG presentó la solicitud para obtener la concesión de patente de invención denominada “MOLÉCULAS DE LIGACIÓN DE DC 25”.
En el escrito de demanda se dice que: “Novartis AG es la sucesora de los derechos de las compañías Sandoz AG y Ciba Geigy AG en virtud de la fusión por absorción de la primera a las segundas…”. El extracto de la solicitud fue publicado, en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 361. La señora Juanita Ramos Miño, en su calidad de Directora Ejecutiva de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, ALAFAR, presentó observación en contra de la concesión de la patente, según la demandante “… sin que … se fundamente en ninguna patente anterior de su representada y sin que se haya demostrado el legítimo interés de su representada para hacerlo, conforme lo exige el artículo 25 de la Decisión 344”.
Mediante Resolución Nº 970992 de 8 de julio de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial denegó la solicitud de la patente, a lo que la demandante argumenta que, dicha Resolución: “… no se pronuncia sobre la novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial de la Patente en particular; así como tampoco resuelve respecto de la oposición presentada por Alafar en contra de la Patente.
Es decir, viola varias disposiciones legales tales como los artículos 26 y siguientes de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. 3. Fundamento Jurídico de la demanda La demandante manifiesta que “Mediante Decreto Ejecutivo Nº 1344-A … que contiene el Reglamento a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se pusieron en vigencia … disposiciones transitorias que reconocieron la protección retroactiva de la patente (conocida en el idioma inglés como ‘pipeline protection’)”, basándose dichas disposiciones en el artículo 143 de la Decisión 344.
Indica que varios laboratorios farmacéuticos “… presentaron un recurso de anulación u objetivo, tendiente a que el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, declare derogadas las disposiciones transitorias primera y segunda del Decreto Ejecutivo 1344-A…” para lo cual el mencionado órgano nacional solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y finalmente en su sentencia interna, se manifestó diciendo “…las disposiciones transitorias impugnadas no violan ninguna norma legal vigente …”.
Con base a lo expresado, la demandante argumenta que: “… el mismo tribunal (sic) ante el cual se presenta la presente acción, expresa y claramente se pronunció sobre la legalidad de las disposiciones transitorias primera y segunda del Decreto 1344-A…”. Sostiene que la Resolución Nº 970992 “…señala como única motivación para negar la concesión de la Patente, la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro el proceso No. 1-AL-96 (sic) y su ampliación …” y que “De ninguna manera puede dicho tribunal (sic) disponer la modificación de una norma legal interna de uno de sus Países Miembros, más aún cuando, como ocurrió en el presente caso, los tribunales competentes de la Republica del Ecuador resolvieron sobre la legalidad de las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda del Decreto No. 1344-A”.
Manifiesta que la Resolución impugnada “… no analiza si la solicitud de la concesión de la Patente cumple o no con estos requisitos y tampoco se pronuncia sobre la oposición propuesta en su contra por Alafar. Así, se han omitido las formalidades substanciales dentro del trámite de concesión de la Patente lo cual da lugar a la nulidad absoluta de la Resolución No. 970992 …”.
Indica finalmente que a partir del ingreso del Ecuador a la OMC y la suscripción de los ADPIC “… se comprometió a no otorgar menores derechos de propiedad intelectual que los que se encontraban en ese momento vigentes en el Ecuador …”. 4. Fundamentos Jurídicos de la Contestación a la demanda: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda en los siguientes términos: “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
Me ratifico en la Resolución Nº 970992, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional. Al momento de dictar sentencia sírvase acoger mis excepciones y rechazar la demanda”. El delegado del Procurador General del Estado, indica que asiste al proceso “… con el fin de vigilar las actuaciones procesales en esta causa…”.
El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda deduciendo las siguientes excepciones: “Negativa pura, simple y llanamente de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda”. Dice que ALAFAR argumenta en su escrito que “… las dos disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo Nº 1344-A … violan entre otras normas los artículos 1 y 2 de la Decisión 344 al no observarse el requisito indispensable para la concesión de patentes en la subregión, esto es el de la Novedad”.
Hace una referencia al Proceso 1-AI-96 en el que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronunció sobre el incumplimiento de la República del Ecuador “… derivada de la expedición de los Decretos 1344-A … y 1738 …”. Igualmente se refiere a la ampliación de la misma sentencia. Finalmente solicita que se rechace la demanda e impugna la prueba “… que llegare a presentar el actor, en todo cuanto tuviera de ilegal, imprudente, indebidamente pedida y actuada”.
La representante de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, ALFAR, como tercera interesada, manifiesta: ALAFAR indica que las Disposiciones Transitorias 1 y 2 del Decreto Reglamentario 1344-A y sus reformas, “… establecieron un régimen divergente, en cuanto a la novedad, del contenido en los artículos 1 y 2 de la Decisión 344 que pretendían reglamentar, adoptando una definición de novedad aplicable al ámbito territorial del Ecuador, distinta a la de los referidos de la Decisión comunitaria que incorporan con carácter fundamental, el requisito de la novedad en su sentido absoluto y universal”.
Sostiene que: “El concepto de patente retroactiva … consagrado por las Disposiciones Transitorias del reglamento contenido en el Decreto 1344-A, contravenía las disposiciones de la Propia Decisión 344 que ese reglamento proponía reglar, contrariando al principio de la preeminencia del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena sobre la legislación nacional de los Países Miembros …”, hace referencia a la interpretación prejudicial 6-IP-94 en la que el Tribunal no reconoce en la legislación andina este principio de pipeline.
También hace referencia al Proceso 1-AI-96 seguido por la Junta del Acuerdo de Cartagena contra la República del Ecuador, en el que se declaró el incumplimiento de dicho País Miembros en virtud de que las Disposiciones Transitorias del Decreto Nº 1344-A y la del Decreto Nº 1738 “… contradecían los artículos 1, 2 y 143 de la Decisión 344 …”.
Y afirma que estos Decretos fueron derogados por la República del Ecuador “… mediante el Decreto ejecutivo Nº 297 de 8 de noviembre de 1996…”. Indica que durante el período en el que Ecuador estaba en incumplimiento emitió una serie de Resoluciones basadas en el Decreto 1344-A, y una de esas Resoluciones fue la impugnada en este proceso. Después de realizar un recuento de jurisprudencia emitida por este Tribunal, de reconocer la primacía del Derecho Comunitario sobre el Derecho Interno y de acreditar su interés legítimo, deduce las siguientes excepciones: “a) Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; b) Alego expresamente la legitimidad y legalidad del acto administrativo impugnado; c) … que la demanda ha sido propuesta fuera de término; d) … ilegitimidad de la pretensión del actor …; f) ALAFAR tiene legítimo interés en oponerse a las injurídicas (sic) pretensiones del actor; … h) que el acto administrativo impugnado no ha sido debidamente identificado, por lo cual deberá desecharse la demanda …”.
CONSIDERANDO
Que, las normas contenidas en “los artículos 1, 2, 6, 7, 10, inciso segundo, 12, 25, 26 y siguientes, 51 inciso segundo y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);
Que, teniendo en cuenta que la solicitud de concesión de patente se la presentó el 29 de diciembre de 1994, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme a lo expresamente solicitado por la Sala Primera del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, y vistas las normas aplicables al caso concreto se interpretarán los artículos 1, 2, 25, 26 y 143 de la Decisión 344 y no así los artículos 6, 7, 10 segundo párrafo, 12, 51 segundo párrafo, de la misma Decisión. Decisión 344 “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial” “Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita y oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.
“Artículo 25.- Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención de conformidad con el procedimiento que al efecto disponga la legislación nacional del País Miembro.
Las observaciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las legislaciones nacionales”. “Artículo 26.- Si dentro del plazo previsto en el artículo anterior, se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, término que podrá ser prorrogable por una sola vez y por el mismo lapso, haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención. A tal efecto, serán aplicables las disposiciones de los artículos 17, 18, 19 o 20, según el caso, de la presente Decisión”.
“Artículo 143.- Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas”. I. De la supremacía del ordenamiento jurídico comunitario sobre las normas de derecho interno Con relación al tema el Tribunal de Justicia sostiene que: “ Se estableció así un régimen común y uniformes (sic), de especial significación dentro del proyecto integracionista, cuyas características principales, en cuanto ordenamiento comunitario, son las de constituir una regulación autónoma, coercitiva, de efecto directo y que constituye un derecho único para toda la Subregión, que ha de aplicarse en toda ella de manera homogénea y que ha de prevalecer por lo tanto, en todo caso, sobre el derecho nacional.
Resulta entonces que la norma interna, anterior o posterior … que de algún modo resulte contraria o incompatible con el régimen común, que lo transgreda, desvirtúe o desnaturalice o que simplemente obstaculice su cabal aplicación, deviene inaplicable. ”. (Proceso 34-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 839 del 25 de septiembre de 2002, Secretaría General c/ República del Ecuador, caso: Patentes de segundo uso) En apoyo del pronunciamiento anterior, el Tribunal manifiesta: “En cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.
En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria. No se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.
Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ”. En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Estados Miembros “ no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.
No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos (sic) ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación, como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte, del Tratado de 26 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal’ ”.
(Proceso 34-AI-2001, ya citado). De esta manera, cabe reiterar que la posición del ordenamiento jurídico de la Comunidad se sustenta en los principios de primacía y aplicación inmediata. En relación al principio de primacía, el Tribunal ha dicho que: “El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario.
La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo el derecho interno. El legislador nacional queda así inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el derecho común vigente en su territorio, así sea con el pretexto de reproducirlo o de reglamentarlo, y el juez nacional, a cuyo cargo está la aplicación de las leyes comunitarias, tiene la obligación de garantizar la plena eficacia de la norma común El derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace que sean inaplicables las que le resulten contrarias.
Ello no obsta, por supuesto, para que dentro del ordenamiento interno se considere inconstitucional o inexequible toda norma que sea incompatible con el derecho común ” (Proceso 1-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 818 del 23 de julio de 2002, Secretaría General c/ República Bolivariana de Venezuela, caso: Patentes de segundo uso, citando al Proceso 2-IP-90.
Gaceta Oficial N° 69, del 11 de octubre de 1990). Asimismo sobre los principios antes citados el Tribunal sostiene: “Dos principios fundamentales del derecho comunitario están llamados a ser tutelados por el Artículo 5° (actual artículo 4) del Tratado de Creación del Tribunal, la aplicación directa y la preeminencia del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.
Por el primero se entiende la capacidad jurídica de la norma comunitaria para generar derechos y obligaciones que los ciudadanos de cada país puedan exigir ante sus tribunales nacionales. La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno. Tales características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el artículo 5° del Tratado impone a los países que integran el Acuerdo de Cartagena dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el artículo 1°; y la obligación de no hacer consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación. Las obligaciones previstas en el artículo 5° del Tratado de Creación del Tribunal, señaladas atrás, hacen referencia al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario expresamente contenido en el artículo 1° del mismo, trátese de derecho primario o derivado que, por igual, debe ser respetado y acatado por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones según el mismo ordenamiento y naturalmente por los Países Miembros y por las autoridades que en el ámbito interno están llamadas a aplicarlo” (Proceso 1-AI-2001, ya citado, refiriéndose al Proceso 6-IP-93.
Gaceta Oficial N° 150, del 25 de marzo de 1994). Se hace notar que a la fecha, el artículo 5 citado corresponde al actual artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia. En la Comunidad Andina los principios observados derivan de las propias normas positivas de carácter constitutivo u originario, específicamente de los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, en tal sentido este Organismo ha sostenido que: "…las normas del ordenamiento jurídico comunitario rigen, por lo general, en todo el territorio de la comunidad, que es, por supuesto, el de todos y cada uno de los Países Miembros, de manera inmediata y directa, luego de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
No es necesario ni conveniente, y podría presentar una violación al ordenamiento jurídico andino, que cada uno de los Países incorpore la norma comunitaria mediatizándola en un instrumento jurídico interno " (Proceso 7-AI-99, publicado en Nº 520 de 20 de diciembre de 1999, Secretaría General c/ República del Perú) En virtud de lo expuesto, este Tribunal sostiene que la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, como Régimen Común sobre Propiedad Industrial, prevalece sobre toda regulación nacional anterior o posterior a ella, en cuanto resulte incompatible con dicha Decisión. De no ser así resultaría imposible alcanzar la meta del Derecho Comunitario de lograr un régimen uniforme para todos los Países de la Comunidad y los objetivos del Proceso de Integración Andina.
II. El fortalecimiento de los derechos sobre propiedad industrial y el principio del complemento indispensable El principio del complemento indispensable, consagrado por la normativa comunitaria andina, implica que los Países Miembros tienen atribución de fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de Acuerdos Internacionales, los derechos de Propiedad Industrial conferidos por el ordenamiento comunitario andino. Para realizar este procedimiento es necesario informar a la Comisión acerca de las medidas que adopten, sin embargo, esta facultad no les autoriza establecer nuevos derechos o modificar los ya existentes y previstos en la normativa vigente.
El Tribunal, con el objetivo de evitar que, por el uso abusivo de esta facultad, pudiera interpretarse erróneamente o desvirtuarse el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, en reiterada jurisprudencia ha señalado: ”En concepto de este Tribunal debe interpretarse lo que se entiende por 'fortalecer los derechos de propiedad industrial' a que se refiere el artículo 143 de la Decisión 344 para justificar la adopción de medidas de derecho interno por las legislaciones nacionales de los países miembros.
Desde el punto de vista etimológico, según el Diccionario de la Real Academia española (sic), el verbo fortalecer se refiere a la acción de 'hacer más fuerte o vigoroso'. De esta noción fluye en forma natural y obvia la interpretación literal de que el régimen común de propiedad industrial puede ser complementado por las leyes internas para fortalecerlo siempre que con ello no se restrinja el sistema del régimen común en sus propósitos ni se recorte en su finalidad de protección de los derechos que consagra.
Desde el punto de vista teleológico cobra también validez la interpretación literal de la expresión anotada, como quiera que los propósitos que persigue el sistema de integración adoptado por el Acuerdo Subregional Andino se fundan -como lo establece su preámbulo- en el fortalecimiento de la unión de sus pueblos, en la formación de una comunidad subregional, en la cooperación para el desarrollo, en la armonización de sus políticas económicas y en la unificación de la legislación de interés comunitario.
Este Tribunal debe advertir que otra interpretación de las normas consagradas en el artículo 143 de la Decisión 344 entrañaría el peligro de que como resultado de su aplicación se violara el texto literal y el espíritu del acuerdo subregional andino, en perjuicio del propósito fundamental de lograr regímenes uniformes en áreas comunes de interés subregional ”.
(Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1139 de 12 de noviembre de 2004, marca: FRUCOLAC) En el proceso de integración supranacional andino la potestad legislativa en las materias objeto de la transferencia de competencias recae sobre el legislador comunitario, por ello el legislador nacional queda inhabilitado para legislar sobre dicha normativa y en consecuencia modificar, sustituir o derogar el derecho comunitario.
Sobre el tema, el Tribunal ha sostenido que: “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable” para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser “estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen”.
En tal sentido el Tribunal en reiterada jurisprudencia “advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, “la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista”.
(Proceso 121 ya mencionado, citando al Proceso 02-IP-96 publicado en lal G.O.A.C. Nº 257 de 14 de abril de 1997, marca: MARTA) Al respecto en el Proceso 43-IP-2002 (publicado en la G.O.A.C N°. 870 de 9 de diciembre del 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA), el Tribunal dijo: “De los elementos que obran en autos se desprende que, en el curso del proceso interno N°. 6112-99 MP, se ha controvertido sobre el alcance de los Decretos Ejecutivos N° 1344-A de 1993 y 1738 de 1994 en relación con las disposiciones contempladas en la Decisión 344 de la Comisión. En torno al primero de los citados Decretos, el Tribunal, en la sentencia correspondiente al Proceso 1-AI-96, declaró que: “a) La norma abre la posibilidad de conceder patentes para inventos que hubieren obtenido patente en cualquier país extranjero, señalando su plazo de concesión en un término igual al lapso que faltare para completar el término de vigencia de la invención ya patentada en el exterior, hasta con un límite de 20 años. b) Al permitirse en el Decreto citado el patentamiento en el Ecuador, de inventos ya patentados a nivel mundial, que por tal motivo han perdido su carácter innovativo, se está resquebrajando el principio universal y absoluto de la novedad y se está acogiendo un nuevo concepto de novedad referido únicamente al territorio del país que la concede.
Para efectos de la argumentación de esta sentencia digamos que el Decreto 1344-A adopta el concepto de novedad territorial o relativa, diferente al de la novedad absoluta o universal, en su contenido y en sus efectos”. Y en torno al Decreto 1738, modificatorio del Decreto 1344-A, el Tribunal precisó que “ agrega a las disposiciones transitorias, la condición de la novedad para otorgar patentes invención (sic), especificando que dichas invenciones ‘no estén comprendidas en el estado de la técnica en el Ecuador’.
Tal calificación de la novedad implica adoptar una posición divergente en cuanto a la novedad, vinculada al estado de la técnica que fue establecida por los artículos 1° y 2° de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, para adoptar una definición especial aplicable en el ámbito territorial del Ecuador”. Por las razones que anteceden, el Tribunal desestimó el alegato según el cual las disposiciones transitorias del Decreto Ejecutivo N° 1344-A ‘constituyen el cumplimiento del compromiso internacional válidamente adquirido por el Ecuador’, y declaró que “un compromiso internacional no puede ser invocado como razón para convalidar el no cumplimiento de una obligación internacional anterior de carácter comunitario”.
(…) La figura del pipeline contraviene uno de los requisitos indispensables en el ordenamiento comunitario para la patentabilidad de las invenciones, de producto o de procedimiento, cual es su novedad, por lo que la solicitud de patentamiento apoyada en aquella figura deberá ser denegada y, de haber sido concedida la patente, ésta deberá ser anulada”.
Por lo expuesto el Tribunal concluye que “ el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del 'complemento indispensable', según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas.
Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión ‘régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.
(Actual artículo 55 de la Decisión 563 Codificación del Acuerdo de Cartagena)…”. (Proceso 121-IP-2004, ya citado). III. Requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.
Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. La novedad y el estado de la técnica Entre los requisitos indispensables para que una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente, en primer lugar, está su novedad, que significa, conforme al artículo 2 de la Decisión 344, que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir como sostiene el tratadista José Manuel Otero Lastres, “ no estar contenida, no estar incluida, o no formar parte del estado de la técnica”.
(Otero Lastres, José Manuel. Los Requisitos de Patentabilidad en la Decisión 486, Revista Jurídica del Perú Nº 31, febrero 2002). El Tribunal, por su parte, ha manifestado que “el concepto de ‘invención’ a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.
(Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 631 de 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”). El concepto de novedad se lo formula desde el punto de vista negativo en relación al “estado de la técnica”; al respecto, cabe indicar que este último concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Por lo que se considera que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad. Al comprender generalmente toda invención varios componentes, la novedad en cada uno de ellos no es un requisito indispensable ya que pueden ser conocidos individualmente en el estado de la técnica, por lo que se exige que sea su combinación la que dé lugar a que un producto o un procedimiento sea considerado desconocido anteriormente.
Al respecto el Tribunal dice, “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la ‘materia prima’ para desarrollar un nuevo producto o procedimiento” (Proceso 21-IP-2000, ya citado).
Así mismo, el Tribunal ha señalado que la novedad de una invención “es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio.
Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad”.
(Proceso 06-IP-89, publicado en la G.O.A.C. Nº 50 de 17 de noviembre de 1989, marca: INTERPLAST). Igualmente ha indicado que “la invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y el conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344.
Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado”. (Proceso 13-IP-2004, ya citado). La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, o de lo no comprendido en el estado de la técnica, “no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el artículo 12 de la Decisión 344.
La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente en el resto del mundo para esa fecha. Todo lo que haya sido accesible al público en los términos del artículo 2º constituirá el estado de la técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita”.
(Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 428 de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA). Cabe reiterar lo señalado en la jurisprudencia antes citada, sobre ciertas reglas a ser observadas para determinar la novedad de una invención, que son: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”.
El nivel inventivo y el estado de la técnica Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento, desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344, presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.
“El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención” (Proceso 43-IP-2002, ya citado). El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento.
En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Proceso 12-IP-98, ya citado).
El Tribunal ha explicado que “Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado “acercamiento problema-solución” (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: “a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos” (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 4ª edición, 2001) (Proceso 13-IP-2004, ya citado).
Por lo tanto, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera obvia la regla técnica propuesta.
IV. De la solicitud de la patente y del trámite de la solicitud De acuerdo a la normativa comunitaria, la primera solicitud de patente de invención válidamente presentada confiere al solicitante el derecho de prioridad por el término de un año contado desde la presentación de la solicitud. La solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud.
Respecto al trámite de la solicitud, la oficina nacional competente tiene la obligación de realizar un examen de forma de las solicitudes admitidas a trámite, es decir, de aquellas que hubieran sido analizadas previamente de acuerdo con el último párrafo del artículo 13. Este examen debe realizarse de oficio, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación. El examen de forma consiste en la verificación de que la solicitud cumpla efectivamente con todos los requisitos exigidos por el artículo 13 de la Decisión 344 y que, hayan sido anexados a la misma los documentos requeridos por el artículo 14.
Este Tribunal ha manifestado con respecto a esta revisión de la solicitud que: “En este primer examen, conocido como examen de forma, la Oficina Nacional no examinará la novedad, ni la actividad inventiva, ni tampoco exigirá un informe sobre el estado de la técnica”. (Proceso 43-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 716 del 18 de setiembre de 2001, patente de modelo de utilidad: Tanque Compuesto).
De conformidad con el artículo 25, cuya interpretación ha sido solicitada, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, quien tenga interés, podrá presentar observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención. Se entiende que tienen legítimo interés para presentar observaciones: el titular de una patente ya registrada, el titular de una solicitud de patente que goce de prioridad, cualquier persona natural o jurídica que considere que una patente es contraria al orden público, a la moral o a las buenas costumbres o que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales, a la preservación de los vegetales o a la preservación del medio ambiente.
Igualmente se podrá presentar observaciones cuando se intente patentar especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención, invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo y las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.
Si, dentro de este plazo, se hubiesen presentado observaciones, la Oficina Nacional notificará al peticionario para que, dentro de los treinta días contados desde la notificación, haga valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención. Cumplido lo anterior la Oficina Nacional competente realizará el examen de fondo y el definitivo a fin de conceder o no la patente.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: En virtud de lo expuesto, este Tribunal sostiene que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como Régimen Común sobre Propiedad Industrial, prevalece sobre toda regulación nacional anterior o posterior a ella, en cuanto resulte incompatible con dicha Decisión. De no ser así resultaría imposible alcanzar la meta del Derecho Comunitario, de lograr un régimen uniforme para todos los Países de la Comunidad y los objetivos del Proceso de Integración Andina.
SEGUNDO: El complemento indispensable, consagrado por la normativa comunitaria andina, implica que los Países Miembros tienen atribución de fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de Acuerdos Internacionales, los derechos de Propiedad Industrial conferidos por el ordenamiento comunitario andino. Para realizar este procedimiento es necesario informar a la Comisión acerca de las medidas que adopten, sin embargo, esta facultad no les autoriza para establecer nuevos derechos o modificar los ya existentes, previstos en la normativa comunitaria.
TERCERO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.
CUARTO: La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si ya se encontrare comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose como tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida.
QUINTO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del ser humano que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente siempre que el resultado sea novedoso. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención.
SEXTO: De acuerdo a la normativa comunitaria, la primera solicitud de patente de invención válidamente presentada confiere al solicitante el derecho de prioridad por el término de un año contado desde la presentación de la solicitud. La solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud.
SÉPTIMO: Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, quien tenga interés, podrá presentar observaciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención. Si, dentro de este plazo, se hubiesen presentado observaciones la Oficina Nacional notificará al peticionario para que, dentro de los treinta días contados desde la notificación, haga valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención. La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 6513-LP deberá aplicar la presente interpretación prejudicial de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA