PROCESO Nº 102-IP-2005 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en base a lo solicitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Proceso Interno Nº 2001-00337 (7530). Actor: MOTOROLA, INC. Marca: TIMEPORT.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil cinco. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 134 y 135 literales e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de fecha 23 de mayo de 2005, remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, con motivo del proceso interno Nº 2001-00337 (7530).

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 27 de julio de 2005. 1. Las partes.

La actora es MOTOROLA, INC. Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio. 1. Determinación de los hechos relevantes 2.1 Hechos. El 2 de septiembre de 1999, la sociedad Motorola Inc, por intermedio de apoderado solicitó el registro de la marca TIMEPORT para identificar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional.

(aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos ópticos de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnético, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores).

Posteriormente, el 26 de octubre de 1999, fue publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, presentando observación la sociedad Bellsouth Colombia S.A. el 7 de diciembre de 1999, en base a prohibiciones absolutas de registro. Mediante Resolución Nº 11551 de 31 de mayo de 2000, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar fundada la observación presentada por Bellsouth Colombia S.A. y por tanto, denegar el registro de la marca TIMEPORT.

El 31 de julio de 2000, Motorola Inc, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación; mediante Resolución Nº 31005 de 29 de noviembre de 2000, se decidió el recurso de reposición interpuesto por la parte actora, confirmando la Resolución impugnada y remitiendo el expediente al Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, para decidir el recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante Resolución Nº 12507 de 20 de abril de 2001, confirmando la decisión contenida en la Resolución Nº 11551 y declarando agotada la vía gubernativa. 2.2.

Fundamentos de la demanda. La demandante manifiesta que “no se examinó de manera rigurosa si la situación planteada por el opositor, tenía la magnitud para que la expresión TIMEPORT resultara ser un signo genérico, descriptivo o usual respecto de los productos de la clase 9 internacional, para los cuales se solicitó su registro. Lo único que se examinó para expedir estas resoluciones fue que existía una utilización remota y eventual de la expresión TIMEPORT en una fase de elaboración de programas de computador, una actividad tecnológica cuya relación con los productos para los que se solicitó el registro de la marca TIMEPORT no existe para que implique que la misma sea genérica, descriptiva o usual”.

Arguye además que TIMEPORT es una expresión caprichosa o de fantasía idónea para constituirse en marca de los productos de la clase 9 internacional, por cuanto no es una palabra que exista en ningún idioma ni en ningún lenguaje técnico, por lo que concluye que “resulta equivocado considerar que un término usado en programación de computadores pueda ser genérico o descriptivo en el comercio de los productos de la clase 9 utilizados en actividades tecnológicas y de comunicaciones”. 2.3.

Contestación a la demanda. 2.3.1. De la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia señala que: “en la expresión ‘TIMEPORT’ no existe elemento alguno que aporte distintividad que la haga susceptible de registro marcario, habida cuenta que esta expresión consiste en un puerto de tiempo o puede referirse también al tiempo que dura en aparecer un portal de internet; presentando esa expresión significado propio dentro de los productos relacionados con las comunicaciones, lo cual implica la no apropiación de la misma como marca por parte de un solo empresario”.

Y agrega que además de no reunir los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344, también se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prescrita en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.3.2. Del tercero interesado. Sociedad Bellsouth Colombia S.A. La sociedad Bellsouth Colombia S.A., manifiesta que “al negar el registro como marca de la expresión TIMEPORT, la Superintendencia de Industria y Comercio está evitando que uno de los actores del mercado, se apropie de un vocablo de uso común”.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que si bien en la consulta prejudicial se solicitó la interpretación de los artículos 81, 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de los artículos 134 y 135 literales e) y f) de la Decisión 486; dado que los artículos 134 y 135 literales e) y f) de la Decisión 486 no son aplicables al caso concreto, no se interpretarán; sin embargo, se interpretará de oficio el literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, por corresponder al caso sub materia.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “(…) Artículo 81 Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 82 No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

(…)”. DECISIÓN 486 “(…) DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

“La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de la presentación de la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario, que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.” (Proceso 39-IP-2003, caso “& mixta”, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003).

El régimen común de propiedad industrial se basa en la irretroactividad de la norma sustancial, disponiendo que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. Sin embargo, las disposiciones han contemplado, además, la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que, en cambio, se aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho.

El Tribunal ha manifestado al respecto que “si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas”.

(Proceso 38-IP-2002, marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, publicado en la G.O.A.C. N° 845 del 1 de octubre de 2002). En el caso de autos, la solicitud de registro del signo “TIMEPORT” fue presentada el 2 de setiembre de 1999, es decir, cuando se encontraba en vigencia la Decisión 344. Por tanto, es de aplicación al caso concreto dicha norma Andina para determinar los requisitos de registrabilidad del signo y las prohibiciones tanto absolutas como relativas del mismo.

II. DEFINICIÓN DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.

III. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS. La distintividad, es un requisito fundamental para el registro marcario y la falta de tal calidad puede darse por razones inherentes a su estructura, es decir, cuando se trata de circunstancias referentes al signo en sí mismo o que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos y descriptivos.

Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para designar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. Por otro lado, los términos descriptivos son los que informan de manera directa y exclusiva a los consumidores sobre las características, calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. y otras propiedades de los productos o servicios, que se quiere distinguir con la marca.

La doctrina ha definido a la denominación genérica de la manera siguiente: “Se trata, como su nombre lo indica, de designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto”. (OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Cuarta Edición Actualizada. Abeledo Perrot. Buenos Aires 2002.

Pág. 71). “( ) la que originariamente designa o con posterioridad llega a designar el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la denominación ( ) una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio ( ) si se permitiese el registro de signos genéricos se otorgaría al titular un monopolio sobre ese género de productos”.

(Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria. Artículo de Carlos LEMA Ledesma. Universidad de Alicante 1996. Pág. 69 y 70). La genericidad o la descriptividad de un signo deben ser apreciadas en relación directa con los productos o servicios de que se trate, por cuanto una palabra no tiene el carácter de genérica o descriptiva por el solo hecho de serlo en sentido gramatical; en lo que a marcas se refiere, la expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica.

De igual modo, se identifica a la denominación descriptiva cuando se pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trate, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. Los signos descriptivos son aquellos que sirven o pueden servir en el mercado, para designar exclusivamente las propiedades o características de los productos o servicios y, en particular las referidas a la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras de sus características.

Es indudable que una expresión que es genérica o descriptiva respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto al de su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

La marca denominativa, formada por uno o más vocablos genéricos o descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrada siempre que forme un conjunto marcario suficientemente distintivo; de igual forma podría ser registrable el signo que se usa para designar productos o servicios distintos de aquéllos para los cuales constituye denominación genérica o descriptiva.

IV. DESIGNACIONES COMUNES, USUALES O HABITUALES DE PRODUCTOS O SERVICIOS. En el marco del artículo 82, literal e), de la Decisión 344, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar o describir los productos o servicios de que se trate.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. El signo puede ser habitual ab initio, según las costumbres del comercio, o sobrevenida a consecuencia de su uso según esas mismas costumbres unido a circunstancias tales como la falta de una actividad idónea por parte de su titular para evitarlo, caso en el cual se suele designar con el término “vulgarizado”.

En la doctrina, se entiende al fenómeno por el medio del cual un signo pasa de ser plenamente distintivo a ser de uso común, como vulgarización, y en este sentido, se entiende por “signo vulgarizado”, a “aquel que si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados”.

(ALEMÁN, Marco Matías: “Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”; Editorial Top Management International, Bogotá, p. 84) Sin embargo, si bien la norma actual (Decisión 486) contempla la prohibición de la vulgarización, la Decisión en análisis (Decisión 344) no lo hace, y por tanto, sólo se tendrá en cuenta para el análisis del presente caso la condición de signo habitual ab initio.

En este sentido, lo que haya de reputarse habitual no deberá ser identificado o valorado con arreglo a los diccionarios de la Real Academia de la Lengua, sino al lenguaje común, y las costumbres constantes del comercio. La constancia implica permanencia o arraigo en el uso del signo como medio de uso común en el sector profesional o de mercado para designar una concreta clase de producto o servicio.

La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo; y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.

La circunstancia de que la prohibición de registro haya de configurarse cuando el signo se encuentre compuesto “exclusivamente” por indicaciones que hayan devenido en habituales, hace que, si una indicación distintiva forma parte de dicho signo, éste pueda ser registrado como marca, lo que no significa que el solicitante pueda reivindicar el uso exclusivo de la indicación habitual.

La autoridad nacional competente debe realizar un examen del signo en controversia a fin de determinar si es genérico, descriptivo o habitual y si por lo tanto es registrable o no. Asimismo, el juez nacional competente al aplicar las normas pertinentes del Ordenamiento Jurídico Andino, deberá analizar en el presente caso, si el signo solicitado cumple con los requisitos señalados en la norma andina citada y, debe determinar, luego, si está incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad, particularmente, en la que se cita como violada en la resolución impugnada en la consulta.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 2. De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

Si la norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud de registro de una marca fuere derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, será aquella la aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de concesión del registro, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3.

Son irregistrables por carecer de distintividad los signos genéricos, entendiéndose por tales a los términos que exclusivamente designen a los productos o servicios que se pretende distinguir. 4. No son registrables las denominaciones descriptivas, es decir, aquellas que comunican al consumidor de manera directa y exclusiva las características esenciales de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir con el signo solicitado, como se menciono, desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para designar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. 5.

Un signo no será registrable si se encuentra integrado en forma exclusiva por una o más indicaciones de las que se utilizan comúnmente, en el uso comercial del País Miembro en que se ha solicitado su registro, para identificar o describir los productos o servicios que constituyan su objeto. En caso contrario, será registrable. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA