PROCESO Nº 104-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad NU SKIN INTERNATIONAL, INC. Caso: marca “NUTRISKIN (mixta)”. Expediente: N° 2002-00160 (7940). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, 31 de agosto del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el “literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 23 de junio de 2005; así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “la sociedad AGENCIA (sic) MOTTA S.A., presentó una solicitud para el registro de la marca ‘NUTRISKIN (MIXTA)’ …”; que “esta solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentándole observaciones la sociedad NU SKIN INTERNATIONAL INC”; que “la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación presentada por la sociedad NU SKIN INTERNATIONAL INC, y se negó el registro de la marca ‘NUTRISKIN (MIXTA)’, por considerarla incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 …”; que “la sociedad AGENCIAS MOTTA S.A., presentó recurso de reposición y subsidiario de apelación en contra de la anterior resolución …”; que “Mediante Resolución núm. 32203 de 28 de septiembre de 2001 se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad AGENCIAS MOTTA S.A., en contra de la anterior resolución, confirmándola en todas sus partes”; y que “Mediante Resolución 39495 de 28 de noviembre de 2001, la Superintendencia Delegada para la Propiedad resolvió el Recurso de apelación interpuesto en subsidio, revocando en todas sus partes la Resolución núm. 18033, o sea aquella que declaraba fundada la observación presentada por la sociedad UN (sic) SKIN INTERNATIONAL INC., quedando agotada así la vía gubernativa”.

Observa el Tribunal que, según el texto de la demanda, “La sociedad AGENCIAS MOTTA S.A. presentó el día 18 de Febrero de 1997, una solicitud para el registro de la marca ‘NUTRISKIN (MIXTA)’, para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional …”. 1.2. Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora denuncia la violación del artículo 136, literal a, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, argumentando al efecto que “… el error de la administración consistió en concluir que entre la marca solicitada a registro NUTRISKIN (Mixta) de la sociedad AGENCIAS MOTTA S.A., y la marca registrada NUSKIN (sic), no existen semejanzas susceptibles de inducir al público a error, la confusión se acentúa si tenemos en cuenta que las dos marcas además de ser casi idénticas, se destinan a distinguir los mismos productos, es decir, los de la clase tercera de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual sin lugar a dudas incrementa las posibilidades de confusión para el publico (sic) consumidor”; que “… en efecto la marca solicitada a registro ‘NUTRISKIN’ (MIXTA), pretende distinguir ‘Cremas para limpiar, cuidar y embellecer el rostro, las manos y el cuerpo’ comprendidos en la clase 3 internacional y que por su parte la marca registrada ‘NU SKIN’ distingue: ‘Cosméticos y productos de perfumería a saber: preparaciones y lociones para el cuidado de la piel y el cabello, lociones limpiadoras para la piel, limpiadores faciales, composiciones y mascarillas de barro para revitalizar la piel, tónicos para la piel, cremas humectantes para la piel, cremas rejuvenecedoras para la piel, composiciones para el estiramiento facial, geles limpiadores para el cuerpo, exfoliadores, lociones para las manos, lubricantes para la afeitada, lociones para después de la afeitada, protectores de sol para la piel …’ dentro de los cuales evidentemente se encuentran los productos que se pretenden distinguir con la marca solicitada, entonces podemos concluir que la marca solicitada ‘NUTRISKIN (MIXTA)’ se encuentra incursa dentro de la causal de irregistrabilidad señalada en literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 …”.

El consultante también informa que, según el actor, “de acuerdo con lo anterior la expresión ‘NUTRISKIN’ no es susceptible de registrarse como marca ya que esta (sic) imita y reproduce la marca ‘NU SKIN’ lo que crearía confusión en el publico (sic) consumidor, en cuanto a sus productos y en cuanto al origen empresarial de los mismos”; que “la expresión NUTRISKIN (Mixta), carece de distintividad elemento este indispensable para ser admitido su registro como marca, ya que su similitud con la marca NU SKIN puede inducir al público a error”; y que “ambas marcas comparten de manera idéntica seis letras en el mismo orden, esto ocasiona que para el oído humano suenen de forma muy parecida además que tienen los mismos golpes de voz, por otro lado ante la gran similitud existente el público consumidor podría pensar que ambas marcas pertenecen al mismo empresario cuando en realidad estas provienen de dos fabricantes diferentes sin ningún vínculo entre sí, agravando la situación anterior el hecho de que ambas marcas se destinan a distinguir los mismos productos …’ ”.

El Tribunal observa además que, según la demanda, “no se puede desconocer que la expresión ‘NUTRISKIN’ a pesar de estar acompañada de un elemento gráfico, este no es lo suficientemente distintivo como para que pueda acceder a registro, pues es la palabra NUTRISKIN escrita en un tipo de letra especial …”; que “al hacer el análisis de registrabilidad se debe prescindir de dicho elemento ya que según la doctrina actual, al comparar una marca denominativa con una mixta suele prevalecer el elemento denominativo sobre el gráfico …”; que “las expresiones ‘NUTRISKIN’ y ‘NU SKIN’ … son prácticamente idénticas desde el punto de vista ortográfico y fonético …”; que “La marca solicitada por la sociedad AGENCIAS MOTTA S.A. está compuesta por nueve (9) letras, de las cuales seis (6) componen la marca previamente registrada, las cuales se encuentran colocadas en el mismo orden y posición, lo que evidentemente reafirma la confundibilidad existente entre dichas marcas”; que “no podemos desconocer que la sociedad NU SKIN INTERNATIONAL, INC., es legítima titular en Colombia de los siguientes Registros de marca … ‘NU SKIN’ para distinguir productos de la clase 3ª … ‘NU SKIN’ para distinguir productos de la clase 16 …”; que “En el presente caso es evidente que las expresiones NU y NUTRI, contrario a lo afirmado por el señor Delegado, no son suficientemente distintas como para hacer de cada una de las marcas en pugna, un conjunto inconfundible, pues salta a la vista que la expresión NUTRI reproduce la primera parte de la marca ya registrada NU, la cual forma un conjunto suficientemente distintivo con la palabra SKIN”; y que “es obvio que la coexistencia de las marcas NUTRISKIN y NU SKIN en cabeza de dos propietarios diferentes para distinguir los mismos productos de la clase 3 Internacional, diluiría la fuerza distintiva de la marca primeramente registrada en perjuicio de mi representada ya que esta situación haría que el signo registrado NU SKIN pierda su capacidad de identificar al empresario así como también de distinguir los productos que se venden en el mercado”. 2.

Contestación a la demanda 2.1. En el escrito de contestación a la demanda, presentado por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se argumenta que “… en lo relativo a la solicitud de registro de la marca ‘NUTRISKIN’ para distinguir los productos de la clase 3 … se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”; y que “el fundamento legal del acto administrativo acusado … se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria …”.

En el citado escrito se alega además, al mismo tiempo, que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marca (sic) registrada ‘NU SKIN’ clase 3 frente a la marca registrada ‘NUTRISKIN’ para la clase 3, se concluye que existen similitudes entre las mismas en los aspectos fonéticos, ideológicos y gráficos y por lo tanto, su coexistencia en el mercado conllevan (sic) a error al público consumidor”; y que “En consecuencia (sic), la marca ‘NUTRISKIN’ solicitada por la parte demandante, para la clase 3 es registrable y cumple todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria y se dan todos los presupuestos señalados en el artículo 81 de la Decisión 486 (sic) … y no se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad”. 2.2.

La apoderada del tercero interesado, la sociedad AGENCIAS MOTTA S.A., sostiene en su escrito de contestación a la demanda que “No es cierto, como se demostró ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que las marcas NU SKIN de la opositora y NUTRISKIN de mi representada sean similares y menos aun que se presente error o confusión por parte de los consumidores …”; que “las marcas aquí discutidas están compuestas por una palabra genérica que es SKIN la cual segun (sic) el DICCIONARIO APPLETON’S. INGLÉS-ESPAÑOL, ESPAÑOL- INGLES … SKIN: PIEL, DERMIS, EPIDERMIS … Y como estas marcas distinguen productos de la clase 3, dentro de los cuales encontramos cosméticos y productos para la piel, esta expresión es genérica para este tipo de productos …”; que “Es tan evidente que la expresión SKIN es genérica para este tipo de productos, que la División de Signos Distintivos … ha concedido a diferentes titulares de marcas registros que llevan en su composición la expresión SKIN todos para distinguir productos de la clase 3 …”; que “estas marcas han coexistido por mucho tiempo en el mercado sin inducir a asociación a los consumidores.

Por lo tanto si coexisten estas marcas en el mercado, no hay motivo para pensar que no puedan coexistir también las marcas NUTRISKIN y NUSKIN para distinguir igualmente productos de la clase 3 …”; que “De otra parte debe recordarse que existen prefijos y sufijos que son usados frecuentemente en el mercado, los cuales se vuelven de uso común …”; que “… se concluye que efectivamente la expresión SKIN es genérica para los productos de la clase 3, y que la comparación entre las expresiones se debe hacer únicamente entre los elementos de las marcas que no sean genéricos, ya que las palabras genéricas no son apropiables por ninguna persona en particular, sino que se pueden usar por cualquier persona”; que “al hacer la comparación de las marcas mirándolas como un todo, se establece que efectivamente las mismas son completamente diferentes entre sí … las marcas desde el punto de vista de su conjunto son completamente diferentes, hasta el punto que ni el más profano en asuntos marcarios podría confundirlas entre sí”; que “… queda demostrado que las marcas efectivamente son muy diferentes entre sí, gráfica, visual y ortográficamente, al igual que teniendo en cuenta la visión de conjunto, lo que nos lleva a concluir que no se cumple el primer parámetro estipulado en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 … Ahora bien en cuanto a los productos que distinguen una y otra marca, éstos también son muy diferentes … por encontrarse la marca de mi representada limitada a distinguir determinados productos, se crea mayor distintividad entre las mismas, de tal forma que las marcas aquí discutidas pueden coexistir en el mercado sin inducir a asociación a los consumidores”; y que “la expresión NUTRISKIN (MIXTA) clase 3, solicitada por mi representada para registro de marca es una invención fantástica de características especiales dentro de las cuales encontramos la de distintividad frente a las demás marcas registradas para esta clase de productos …”.

CONSIDERANDO

Que la norma cuya interpretación se solicita corresponde al “literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se pide forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 143 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la vigencia de la norma sometida a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente, en ejercicio de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, la interpretación de oficio de las disposiciones integrantes del ordenamiento jurídico de la Comunidad que se encuentran previstas en los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en lugar de la disposición solicitada, toda vez que la solicitud de registro como marca del signo “NUTRISKIN (mixto)” fue presentada el 18 de febrero de 1997, es decir, en vigencia de la citada Decisión 344.

El Tribunal encuentra que también procede interpretar de oficio la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )”. Decisión 486 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, en materia de propiedad industrial, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. No obstante, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

II. De la definición de marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define el concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

El Tribunal ha señalado sobre el particular que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado en imágenes o por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar constituidas por las expresiones ya citadas. Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Del citado artículo 81 se desprende pues, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. III. De los signos denominativos y mixtos. En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas.

Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras, escritas en grafía ordinaria o especial, que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual. A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar.

Y las segundas, las marcas mixtas, se encuentran integradas por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de marcas ya descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica. IV. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta.

De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 contemplan las prohibiciones que impiden directamente el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje, de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto la marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido solicitada anteriormente para registro o registrada por un tercero en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad. Del texto de la disposición del artículo 83, literal a, se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe relación de identidad o de semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado a este propósito que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual y ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. V. De los signos en idioma extranjero En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación en referencia. A contrario, la denominación no será registrable si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “ cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local … Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.

Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros …” (Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759, del 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”, y presente en las sentencias dictadas en los expedientes N° 16-IP-98, 03-IP-95, 04-IP-97, 03-IP-2002 y 15-IP-2002).

VI. De la marca débil Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro” (BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79).

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 2002, pp. 191 y 192). Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del registro del signo, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2º Será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 3° De solicitarse el registro de un signo mixto como marca, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique el signo y distinga el producto, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 4° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y una marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido previamente registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios. 5º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 6° En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, la denominación no será registrable. 7º Si uno de los elementos que integran un signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio de que se trate, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA