PROCESO Nº 123-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 56 y 58, literal f, de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Caso: marca “SALSALIÑA”. Expediente: N° 2003-00166-01 (8970). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, 31 de agosto del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en “los artículos 135 (literal b) y 136 (literal a) de la Decisión 486”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 28 de julio de 2005; así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “El 13 de mayo de 1985, ALIMENTOS EL CHEF LIMITADA (hoy ALIMENTOS DON MAGOLO LIMITADA) presentó solicitud de registro de la marca SALSALIÑA para distinguir café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, productos de la Clase 30 Internacional …”, que “Dentro del término legal FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. presentó demanda de observaciones”; que “Mediante Resolución 8232 de 18 de marzo de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia declaró infundadas las observaciones formuladas por la actora y concedió el registro de la marca SALSALIÑA, Clase 30 Internacional, solicitada por ALIMENTOS DON MAGOLO LIMITADA, por considerar que no se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 …”; que “Interpuestos los recursos de reposición y apelación, la División de Signos Distintivos, al decidir el de reposición, reiteró que la marca solicitada no se encontraba incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad, y concedió el recurso de apelación”; y que “Mediante Resolución 37266 de 2002 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión contenida en la Resolución 8232 de 2002”. 1.2.

Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora denuncia la violación de “los artículos 135 (literal b) y 136 (literal a) de la Decisión 486”, argumentando al efecto que “Según el literal a) del artículo 136 … no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos y servicios o para productos y servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o de asociación … Al concluir la Administración que entre las marcas SALSALIÑA (solicitada) y SALSINA (registrada) no existen semejanzas susceptibles de inducir al público a error violó por falta de aplicación esta norma, pues el signo solicitado está incurso en las causales de irregistrabilidad … En efecto: la expresión SALSALIÑA (solicitada) carece de distintividad, elemento indispensable para ser registrada como marca, pues es similar en su aspecto ortográfico, visual, fonético y conceptual a la expresión SALSINA … La Administración sostiene que la expresión SALSALIÑA presenta más consonantes que SALSINA ubicadas de forma diferente, característica que permite su coexistencia en el mercado.

Se observa que SALSALIÑA solo tiene una consonante más que SALSINA (la letra L) que no le imprime distintividad a la expresión y lo único que pretende es confundir al público consumidor”; que “El consumidor al observar las expresiones SALSINA y SALSALIÑA para productos de la clase 30, de manera sucesiva, no tendrá capacidad de diferenciar entre una y otra porque realizando un análisis mental detallado pensará que la nueva expresión es otra línea de los productos que provienen de un mismo empresario que ya conoce”; que “La marca registrada SALSINA está compuesta por siete (7) letras, seis (6) de las cuales reproduce SALSALIÑA. La letra que no se reproduce es la N que fue cambiada por la letra Ñ.

Entonces, es evidente la confundibilidad entre las letras Ñ y N y la poca diferenciación visual”; que “En consecuencia, la Administración debe proteger no solo al público consumidor sino al empresario frente a una simple duda de que la expresión que se pretende registrar pueda ser confundida con una marca registrada que le confiere un derecho adquirido, que prevalece sobre una mera expectativa del tercero solicitante del nuevo registro”; que “Desde el punto de vista fonético, las marcas se pronuncian de forma similar pues su composición ortográfica es casi idéntica, poseen una idéntica sílaba inicial SAL y las terminaciones de una y otra INA e IÑA son similarmente confundibles.

A lo anterior se suma que la sílaba tónica de las dos expresiones es la penúltima y que la ubicación de las consonantes y las vocales de las mismas es casi idéntica”; que “En relación con el aspecto conceptual o semántico, la jurisprudencia ha reconocido que es un factor esencial de utilización para ponderar el grado de semejanza de las marcas, y es el elemento primario, la dimensión y característica de la marca denominativa”; que “En este caso, al público consumidor le será muy difícil hacer una clara diferenciación entre las dos expresiones de fantasía, sobre todo si la marca SALSINA (registrada) se encuentra contenida en la marca SALSALIÑA (solicitada)”; que “Sobre este aspecto la doctrina y la jurisprudencia han sido claras en afirmar que por carecer la expresión de fantasía de un contenido conceptual, el público consumidor (que aquí no es especializado) deberá aprehender mentalmente la expresión para luego aplicarla o relacionarla con los productos que desea adquirir.

Así, si al público consumidor se le presenta en el mercado otra expresión de fantasía que carece de poder distintivo frente a la marca que ya se encuentra posicionada y que por su calidad y publicidad se ha fijado en la mente del consumidor, lo más seguro es que incurra en error y adquiera dicho producto pensando que es el mismo que ha venido comprando o que procede del mismo empresario”.

El consultante también informa que, según el actor, “El literal b) del artículo 135 de la Decisión establece que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad … Esta norma fue violada por falta de aplicación porque la marca SALSALIÑA carece de distintividad y es incapaz de distinguir en el mercado los productos de ALIMENTOS DON MAGOLO LIMITADA respecto de aquellos distinguidos por la marca SALSINA de la actora”; que “La jurisprudencia y la doctrina han sostenido que en el estudio de confundibilidad de dos marcas en conflicto deben tenerse en cuenta sus semejanzas y no sus diferencias.

La Superintendencia erró al hacer la comparación de las marcas, pues le dio relevancia a las diferencias mas no a sus semejanzas. De haber realizado el estudio de manera contraria, claramente concluiría que SALSALIÑA presenta semejanzas gramaticales, conceptuales, gráficas y auditivas con la marca SALSINA de la actora”; y que “En conclusión: SALSALIÑA no puede ser registrada como marca pues se confunde con SALSINA, induciendo al público consumidor a error con respecto al origen de los productos”.

El Tribunal observa además que, según la demanda, “No es explicable como el fallador afirma tan categóricamente que la expresión SALSALIÑA posee más consonantes y no sólo eso, sino que las mismas están ubicadas de diferente manera ofreciendo diferencias claras en el campo fonético. Valdría la pena recordar a la Administración que estamos frente al cotejo de la expresión SALSALIÑA y la marca SALSINA”; que “La Administración al hacer el estudio comparativo de las expresiones en conflicto incurrió en error al buscar en ellas únicamente sus diferencias y no sus semejanzas”; y que “… la Administración procedió equivocadamente al desmembrar las expresiones en conflicto para proceder a su comparación, cuando las marcas deben ser analizadas en su conjunto”. 2.

Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio argumenta, a juicio del consultante, que “… siguiendo los lineamientos y criterios jurisprudenciales y legales, y efectuado el examen conjuntual de las marcas en conflicto, estas no presentan similitudes pues poseen elementos distintivos de orden gráfico, fonético y auditivo suficientemente diferenciadores, adicionándose a ello la diferencia conceptual”; que “SALSALIÑA, Clase 30, tiene suficiente fuerza distintiva, pues al efectuarse el examen en conjunto de los signos, resultan suficientemente distintivos y no pueden inducir al público consumidor a confusión sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial”; que “Entre las expresiones SALSALIÑA (solicitada) y SALSINA (registrada) los elementos gráficos, ortográficos y fonéticos son bien diferenciados que los hace suficientemente distintivo (sic) frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado”; que “Además, la marca solicitada consta de tres expresiones, mientras que la registrada tiene una sola; cada una cuenta con un contenido conceptual propio que contribuye a hacer más acentuadas y destacables sus diferencias”; que “Para que se presente el riesgo de confusión que exige la causal de irregistrabilidad es preciso que concurran dos circunstancias: que exista identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético entre las marcas y que el alcance de su cobertura sea el mismo, esto es, los productos o servicios que identifican cada una de las marcas, pues el principio de especialidad limita la protección de una marca a los productos o servicios especificados en el registro.

Este alcance o cobertura es determinante al momento de examinar la confundibilidad de los signos comparados, y limita la irregistrabilidad a aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios relacionados en alguna medida. En consecuencia, en este caso no concurren simultáneamente estos dos elementos para que pueda alegarse una causal relativa de confundibilidad”; que “Al efectuarse el análisis de confundibilidad en conjunto, con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer la unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, se observa que la marca solicitada está estructurada por seis letras cuya composición es diferente respecto de la marca opositora, sin que coincidan en la estructura vocálica, en la terminación ni en la sílaba que le da su respectiva acentuación”; que “En este caso, la sílaba tónica de los signos confrontados está compuesta por diferentes letras y mal puede alegarse confundibilidad o coincidencia respecto de la sílaba tónica”; que “Al existir diferencias fonéticas, gráficas, ortográficas y visuales entre las marcas SASALIÑA (sic) y SALSINA, estas pueden coexistir de manera pacífica en el mercado y, por tanto, la marca solicitada es registrable para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 Internacional”; y que “Por tanto, los actos administrativos expedidos se ajustan a derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son “los artículos 135 (literal b) y 136 (literal a) de la Decisión 486”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 151 y 152 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la vigencia de las normas sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrar de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación y, en consecuencia, ya que la solicitud de registro como marca del signo “SALSALIÑA” fue presentada el 13 de mayo de 1985, esto es, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no procede la interpretación de las disposiciones invocadas sino la de las normas sustanciales aplicables que también forman parte del ordenamiento comunitario, cuales son las que corresponden a los artículos 56 y 58, literal f, de la citada Decisión, así como la de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: Decisión 85 “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: (…) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

(…)”. Decisión 486 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

I. De la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Por tanto, la norma comunitaria posterior no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, en materia de propiedad industrial, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En efecto, el régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. No obstante, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido.

II. De los requisitos para el registro de un signo como marca El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no define el concepto de marca, pero establece los requisitos que debe reunir todo signo para ser registrado como tal: la novedad, la visibilidad y la suficiente distintividad. De cumplir el signo con estos requisitos, habrá lugar a identificar y distinguir por su intermedio, en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio de que se trate.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de confusión o error, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. En lo que concierne a los requisitos exigidos por la Decisión 85 para el registro de un signo como marca, el Tribunal ha hecho las siguientes precisiones: En primer lugar, la novedad configura un requisito que pretende impedir que el signo se limite a describir las características de los productos o servicios que constituyen su objeto, así como que sea confundible con otro signo que se encuentre ya registrado, o que haya sido solicitado con anterioridad para registro, o que haya sido solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad.

La novedad del signo no presupone pues su inexistencia previa, pero sí la exigencia de no encontrarse en uso, por parte de un tercero, para identificar y distinguir productos o servicios comprendidos en la misma clase. El Tribunal ha declarado sobre el particular que “La novedad y originalidad, que se exige también a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, son relativas y así lo considera parte de la doctrina. ‘Es verdad que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original.

Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente’ (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, Página 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño).

Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio” (Sentencia dictada en el expediente Nº 09-IP-94, del 24 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 180, del 10 de mayo del mismo año, caso “DIDA”).

En segundo lugar, la Decisión 85 exige que el signo sea visible, esto es, que pueda ser captado a través del sentido de la vista e identificado por los consumidores o usuarios de los productos o servicios que pretende amparar. Por ello, se consideran signos visibles aquellos que consisten en letras, palabras, formas, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

A contrario, este requisito descarta que, a la luz de la citada Decisión, los signos exclusivamente auditivos, táctiles u olfativos, puedan ser objeto de registro. Y, en tercer lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Al respecto el Tribunal ha señalado que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

En resumen, del citado artículo 56 se desprende, por interpretación a contrario, la prohibición de registro de un signo como marca si éste no cumple con los requisitos acumulativos que la disposición citada prevé en forma expresa. III. De los signos evocativos y de fantasía En el ámbito de los signos denominativos, el signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o del servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha declarado a este respecto que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio” (Sentencia dictada en el expediente N° 20- IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”).

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del genérico, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. Por su parte, las denominaciones de fantasía, a juicio del Tribunal, “… implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.

Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16- IP-98, publicada en la G.O.A.C. Nº 398, del 22 de diciembre de 1998, caso “SALTIN etiqueta”).

IV. De la comparación entre marcas. Del riesgo de confusión. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. El artículo 58 de la Decisión 85 consagra varias prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en su literal f, no podrá registrarse como marca el signo que, en relación con derechos de terceros, sea confundible con una marca anteriormente solicitada para registro, o previamente registrada, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad, si, además, está destinado a proteger productos o servicios comprendidos en la misma clase.

A propósito de esta norma, el Tribunal ha señalado que “La prohibición del registro de signos confundibles protege a las marcas del ‘riesgo de confusión’ o de la ‘similitud confusionista’ que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado” (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-95, de 19 de septiembre de 1995, publicada en la G.O.A.C. N° 199, del 26 de enero de 1996, caso “LAURA ASHLEY”).

Por lo demás, la norma no exige que el signo pendiente de registro induzca a confusión a los consumidores o usuarios, toda vez que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o de un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado, o solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, y si éstos se destinan a proteger productos o servicios de la misma clase, de modo que, de conformidad con la citada Decisión, el signo pendiente será registrable, así sea confundible, si está destinado a amparar productos o servicios correspondientes a una clase diversa.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, teniendo en cuenta en especial los que fueren distintivos y dominantes.

Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado, por otra parte, que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, de 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, de 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual y ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, en la medida en que el orden de tales letras, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, el Tribunal ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues las marcas denominativas que se forman por una o varias letras, al ser pronunciadas, emiten sonidos que varían según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

A objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

En el caso de autos, sin embargo, el criterio a tomar en cuenta, visto el tenor de la norma aplicable, es la pertenencia de los productos a una misma clase del nomenclátor o a clases distintas. Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2º En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 56 de la Decisión 85, si no se halla incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 58 eiusdem. 3° En el ámbito de los signos denominativos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, obligándolo a hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

A diferencia del descriptivo, el signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 4º De conformidad con el artículo 58, literal f, de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, o con un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado, o solicitado posteriormente con reivindicación válida de prioridad, para productos o servicios pertenecientes a la misma clase.

A los efectos de establecer si existe riesgo de confusión, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa. No bastará con la existencia de cualquier semejanza entre los signos en cuestión, ya que es legalmente necesario que la similitud pueda inducir a confusión o error en el mercado. 5º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos ortográfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio, destinatario de los productos correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA