PROCESO Nº 124-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 134, 135, literal b, 136, literal a, 150 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA C.I. Caso: marca “HERBAMIELITO (mixta)”. Expediente: N° 2002-00347 (8338). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, 31 de agosto del año dos mil cinco. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de “La Decisión 486 de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 28 de julio de 2005; así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “El 23 de febrero de 2001 la sociedad Laboratorios de Productos Naturasol Moreno García Rojas e Hijos y Cía S. en C.S., presentó formulario único ante la Superintendencia de Industria y Comercio con el objeto de que se concediera el registro de la marca mixta HERBAMIELITO”; que “La División de Signos Distintivos concedió el 17 de mayo de 2002, el registro de la marca HERBAMIELITO para distinguir productos de la Clase 5ª de la Calificación Internacional de Niza”; que “La Sociedad NATURE’S BLEN (sic) DE COLOMBIA LTDA. C.I., solicitó el registro de la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND al cual se opuso la sociedad Laboratorios de Productos Naturasol Moreno García Rojas e Hijos y Cía S. en C.S y por tanto se acudió al Consejo de Estado a fin de determinar a cual de las partes le asiste la razón”; que “La marca mixta HERBAMIELITO es el diminutivo de la marca HERBAMIEL y por este motivo dicho registro debe ser anulado ya que en la clase 5ª no puede ser registrada dado que en la actualidad existe un litigio del cual se precisó en el punto anterior y por lo tanto la explotación comercial de esta marca conduciría el (sic) público a error, porque la marca HERBAMIELITO significa ser derivado de HERBAMIEL que es el producto cuyo proceso ya se inició”; que “Autorizar la inscripción de la marca HERBAMIELITO atentaría gravemente contra las normas de la Comunidad Andina de Naciones, según las cuales se induciría al público a error por adquirir un producto que tiene en su etiqueta el diminutivo de un nombre cuyo proceso se encuentra en controversia”; que “La sociedad Laboratorios de Productos Naturasol Moreno García Rojas e Hijos y Cía S. en C.S. al inscribir la marca mixta HERBAMIELITO esta induciendo a error porque la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND en la actualidad es explotada comercialmente por la sociedad NATURE’S BLEND”; y que “La marca HERBAMIELITO debe ser sacada del mercado hasta que se decida sobre la controversia jurídica originada en la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND”.

Observa el Tribunal que, en el escrito de contestación a la demanda, presentado por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se argumenta que “… la sociedad Nature’S (sic) Blend de Colombia Limitada C.I ahora demandante no presentó observaciones contra la solicitud de registro de la marca ‘HIERBAMIELITO’ (mixta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 5 de la nomenclatura vigente, ni interpuso los recursos que eran procedentes dentro de la vía gubernativa”; y que “de conformidad con lo previsto en la resolución 01517 del 22 de enero de 2002 la sociedad Nature’s Blend de Colombia Ltda. C.I, no es titular del registro de la marca ‘HERBAMIEL NATURE’S BLEND’ para distinguir los productos comprendidos en la clase 5 de la nomenclatura vigente”.

En el escrito de contestación a la demanda presentado por el “apoderado especial de la sociedad LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCIA E HIJOS S. EN C.S., tercero interesado en el proceso de la referencia”, se alega que “La oposición presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio por la sociedad que represento … fue admitida y mediante resolución 1517 del 28 de enero de 2002 resuelve declarar fundada dicha oposición y negar el registro de la marca mixta HERBAMIEL NATURE’S BLEND a la sociedad NATURE’S BLEND DE COLOMBIA Ltda., para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª internacional.

El argumento básico para concluir la parte resolutiva emitida por esta Superintendencia es la relación existente entre los productos naturales de la clase 31ª amparados por el registro previo de mi representada con la marca HERBAMIEL y el registro pretendido por la sociedad actora HERBAMIEL NATURE’S BLEND para productos naturales de la clase 5ª … En efecto, la marca HERBAMIEL de mi representada fue solicitada el 3 de noviembre de 1995 y la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND de la sociedad demandante fue presentada el 12 de febrero de 2001, seis años después”; que el argumento de la parte actora de que “HERBAMIELITO lleva el diminutivo de la marca HERBAMIEL … NO ES UN HECHO, es una apreciación personal del apoderado de la parte demandante … primero en el tiempo, existe una solicitud de la marca HERBAMIEL por parte de mi representada que fue presentada seis (6) años antes de la solicitud de la parte actora y se concedió favorablemente y actualmente se encuentra vigente …”; que “es la empresa Nature’s Blend la que busca confundir al consumidor, haciéndole pensar que está adquiriendo los productos de mi apoderada – Herbamiel y Herbamielito – los cuales gozan de un gran prestigio en el mercado”; y que el argumento del demandante de que “Autorizar la inscripción y la explotación económica de la marca HERBAMIELITO atenta en forma grave contra nuestro actual ordenamiento … NO ES UN HECHO.

No tiene fundamento legal. La sociedad demandante no tiene ningún derecho vigente sobre la marca HERBAMIELITO, para amparar productos naturales … Por lo tanto, no puede explotar económicamente una marca previamente amparada por mi representada pues carece cualquier (sic) derecho”. 1.2. Cuestión de derecho Informa el consultante que la parte actora apoya “los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda” en lo siguiente: “… en la Decisión 486 de la Comunidad Andina se establece plenamente cuales son los deberes y derechos que tienen los comerciantes al momento de solicitar la inscripción de un registro marcario”; que “… estas normas disponen una serie de obligaciones para la Entidad encargada de vigilar los registros de marca, por lo tanto en el caso colombiano la Suoperintendencia (sic) de Industria y Comercio sería la llamada a corregir la equivocación cometida”; que “… ante el hecho de que dicha entidad inobservó esta obligación le corresponde al Consejo de Estado decidir sobre la permanencia o no de la marca mixta HERBAMIELITO en el mercado”; y que “… hasta tanto no se resuelva la controversia por la concesión de la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND no puede ser decidida la concesión de la marca HERBAMIELITO, por tratarse como es obvio del diminutivo de la marca HERBAMIEL”.

El Tribunal observa que, en la demanda, se alega que “… en la clase 5ª la única Sociedad que solicitó previamente la inscripción de la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND fue la Sociedad NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA C.I.; por consiguiente no es posible la concesión del diminutivo de una marca parecida, porque además de que el público consumidor se confunde, se estaría presentando una explotación irregular de un diminutivo de una marca que no corresponde a quien solicitó el registro de la marca mixta HERBAMIELITO.

La marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND, no es de propiedad de la Sociedad PRODUCTOS NATURASOL y por tanto cualquier solicitud que se haga sobre nombres similares o parecidos, constituye una explotación irregular para inducir al público consumidor directamente a error”. 2. Contestación a la demanda 2.1. En el citado escrito de contestación a la demanda, presentado por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se sostiene que “… efectuado el correspondiente examen de registrabilidad por la oficina nacional competente no se encontró que la marca antes mencionada estuviera incursa en las causales de irregsitrabilidad (sic), especialmente en la descrita en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 …”; que “… la única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, que según el sistema comunitario andino es constitutivo y no declarativo de tal derecho.

Registrada la marca el titular adquiere el derecho al uso exclusivo que le permite a su titular ejercerlo positivamente o le faculta la posibilidad de prohibir que otros utilicen el signo (ius probandi) consagrado en las prescripciones del artículo 154 de la Decisión”, y que “… es evidente que dentro del régimen comunitario andino sobre propiedad industrial, la única forma de adquirir el derecho al uso de una marca es la del registro ante la oficina Nacional Competente, excepcionalmente se dan privilegios a quien la solicitó por primera vez en el tiempo, no siendo por tanto de recibo en cuanto a que sobre una marca no registrada se tienen los mismos derechos que posee un titular legítimo sobre una marca debidamente registrada”. 2.2.

El apoderado especial de la sociedad LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCIA E HIJOS S. EN C.S. argumenta por su parte, en el escrito de contestación, que “… dentro de los términos previstos y con la posibilidad de hacerlo, la parte actora no presentó oposición alguna que pueda desvirtuar el registro de la marca … si la marca HERBAMIELITO se concedió teniendo en cuenta la marca HERBAMIEL de la clase 5ª, ésta última también fue concedida a la sociedad que represento.

En efecto, una primera solicitud de la marca HERBAMIEL de mi representada fue presentada seis (6) años antes de la solicitud de la parte actora y se concedió favorablemente para cubrir protección para productos agrícolas como son los naturales de la clase 31ª … Mismos productos naturales que la parte actora pretendió amparar. Adicional al registro de la clase 31ª, la marca HERBAMIEL fue presentada posteriormente para la clase 5ª y fue publicada en Gaceta 503, donde la parte actora nunca presentó oposiciones o recursos y sobre la cual, posteriormente se emitió la resolución de concesión número 23356 el 25 de julio de 2002, con número de certificado 254556 vigente hasta 13 de septiembre de 2012 a favor de mi representada.

De igual forma, se concedió la marca HERBAMIELITO en la clase 5ª a nombre de mi representada, Laboratorios de Productos Naturasol Moreno García e Hijos S. en C.S., mediante resolución 14996 del 17 de mayo de 2002 para la clase indicada … Es importante aclarar que sobre esta última solicitud, la parte actora nunca presentó oposición o recurso alguno contra la actuación administrativa que concede el registro.

De haberlo hecho, de todos modos muy seguramente la Superintendencia de industria (sic) y Comercio también habría favorecido la concesión toda vez que en el tiempo, mi apoderada es la primera en el uso y deposito (sic) de la marca raíz HERBAMIEL para productos naturales”; que el alegato de que “… la sociedad NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA. C.I. tenía inscrita la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND … es falso ya que la marca HERBAMIEL fue concedida a la sociedad que represento, como se mencionó anteriormente”; que si bien existe la disposición de “… la Decisión 486 en el Artículo 146 … La parte actora, nunca presentó oposición o recurso y la Superintendencia de Industria y Comercio actuó según las normas previstas en los ordenamientos legales pertinentes”; que “No existió entonces ninguna violación a norma legal alguna, ni mucho menos indebida interpretación que fundamente la presentación de la acción en estudio”; que “… a la fecha, la sociedad demandante no tiene ninguna marca concedida con el signo HERBAMIEL o HERBAMIELITO en las clases 31ª o 5ª de la Clasificación internacional de Niza para productos naturales”; que “… limitándonos al estudio de los argumentos presentados por el actor en su demanda, no existe ningún fundamento fáctico o jurídico que fundamente la presentación de la acción iniciada, diferente al descontento del actor con una decisión que es contraria a sus oscuros intereses, pero acorde a derecho …”.

El tercero interesado agrega que, en cuanto a la “RELACIÓN DE PRODUCTOS (…) Es claro que en el caso en estudio los productos naturistas se expenden y utilizan los mismos canales de comercialización usados por los productos de la Clase 5ª para los cuales se pretende el registro del signo NATURE’S BLEND HERBAMIEL”; que “Los productos que nos ocupan al ser de la misma especie, utilizan los mismos medios de publicidad para llegar al público que conforma su mercado objetivo”; que “En el caso que nos ocupa es claro que los productos de la clase 31, entre otros las algas para la alimentación humana y animal, los frutos almendrosos, las cortezas de árboles, los estados naturales de algunas plantas comestibles, las castañas, la cebada, los hongos y el micelio de los mismos, el enebro, el lúpulo, la ortiga, las raíces y semillas de algunas plantas, el germen de trigo, el salvado, el extracto de eucalipto, el propóleo y en el caso específico que nos ocupa el polen constituyen en si mismos productos naturistas, conocidos por sus cualidades curativas y terapéuticas y que en muchos casos son usados como terapias conjuntas con las terapias basadas en medicamentos de origen puramente químico de la Clase 5ª y en otros casos estos mismos productos constituyen el origen de los principios activos de algunos medicamentos”; que “Es claro que tanto los productos de la clase 5ª como los productos para los cuales se obtuvo protección mediante el registro de la marca mixta NUTRASOL HERBAMIEL en la Clase 31 … tienen por fin último la prevención y combate de enfermedades que afectan la salud humana”; que “Para el caso que nos ocupa la finalidad última de unos y otros productos es indudablemente la lucha contra la enfermedad”; que “… la intercambiabilidad entre los productos objeto de análisis es evidente y tan extrema que existen personas que no usan productos químicos para atender sus dolencias, sirviéndose para el efecto única y exclusivamente de productos naturistas de la clase 31ª …”; y que “… es posible reconocer la usurpación marcaria con la existencia de una conexión competitiva entre los productos naturistas para los cuales se concedió el registro de las marcas de mi representada y aquellos para los cuales se solicitó una marca idéntica por la sociedad NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA C.I.”.

Finalmente, el tercero interesado fundamenta su contestación “en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículos 135 y SS. Y en las demás normas complementarias pertinentes”.

CONSIDERANDO

Que la norma cuya interpretación se solicita es “La Decisión 486 de la Comunidad Andina”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la Decisión cuya interpretación se pide forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 111 y 112 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, una vez examinada la vigencia de la Decisión sometida a consulta, el Tribunal estima que procede su interpretación. Sin embargo, vista la falta de mención de las disposiciones específicas a interpretar, integrantes de la Decisión citada, este Órgano Jurisdiccional, en ejercicio de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, se limitará a la interpretación de los artículos 134, 135, literal b, 136, literal a, 150 y 154 de la Decisión 486, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…)”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

“Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. I. La marca y sus elementos constitutivos. Requisitos de un signo para ser registrado como marca. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 134 de la Decisión 486, se entiende por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

El registro de un signo como marca tiene por objeto la tutela del interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre aquél, y la del interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinado, garantizándoles, sin riesgo de confusión o de asociación, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio de que se trate.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. Según la enumeración no exhaustiva también prevista en el citado artículo 134, podrán constituir marca los signos integrados por letras, números o palabras, los gráficos, sonidos u olores, el color delimitado por una forma o una combinación de colores, y la forma, envases o envolturas de los productos, así como la combinación de tales signos entre sí. Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 465).

Ahora bien, el registro de un signo como marca se encuentra expresamente supeditado a que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. Dicho registro, sin embargo, no se verá impedido por la naturaleza del producto o servicio a que haya de aplicarse aquél. En la doctrina se sostiene, por otra parte, que “… es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la perceptibilidad, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el principal de sus requisitos, que es la aptitud distintiva” (OTERO LASTRES, José Manuel: “Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”, Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).

En consecuencia, a los efectos de su registro, y de conformidad con el artículo 135, literal a, de la Decisión 486, el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad.

La aptitud distintiva es pues, junto con la naturaleza de signo de la marca, uno de sus elementos constitutivos, así como un requisito esencial para su registro. Esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

A título de referencia, cabe citar el criterio de la jurisprudencia europea, según la cual, se trata de analizar “si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios” (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, del 2 de julio de 2002, asunto T-323/00).

Este Tribunal ha señalado sobre el particular que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

La susceptibilidad de representación gráfica, es decir, la aptitud del signo para ser expresado mediante una imagen o por escrito, es un requisito para su registro, ya que el signo ha de percibirse por los sentidos y retenerse por la memoria. En efecto, el artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, por lo que, si un signo sonoro u olfativo, además de poseer aptitud distintiva, es representable gráficamente, podrá ser registrado como marca, aunque dicha representación sea sólo de alcance artístico, técnico o lingüístico.

II. De los signos denominativos y mixtos En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas. Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por una o varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse provistas o no de significado conceptual.

A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar. Y las segundas, las marcas mixtas, se encuentran integradas por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 39, del 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”). A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas.

En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 240).

III. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión o de asociación. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 136, literal a, no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda constituir un riesgo de confusión o de asociación. Del texto de la disposición citada se desprende además que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca en confusión o asociación a los consumidores o usuarios, puesto que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. El Tribunal ha precisado que el texto en referencia “… dispone prohibiciones de carácter relativo, basadas en derechos anteriores de terceras personas, los cuales podrían verse afectados por el registro de un nuevo signo como marca …” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP- 2003, del 7 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 947, del 16 de julio del mismo año, caso “BON O BON”).

En cuanto al derecho de prioridad del titular de una marca, o de un signo solicitado con anterioridad para su registro como marca, el Tribunal ha manifestado que “se medirá en relación a la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo observado” (Sentencia dictada en el expediente N° 148-IP-2004, del 19 de enero de 2005, caso “CAROLINA”); y que “Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes … la doctrina y las normas comunitarias han desarrollado la institución de la ‘prioridad’, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en el derecho (Prior tempore, potior jure)” (Sentencia dictada en el expediente N° 144-IP-2004, del 26 de enero de 2005, caso “BIMBUÑUELOS”).

A fin de establecer si se configura o no el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca, o de un signo solicitado con anterioridad para registro como marca, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, sea que éstos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de “una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta. … dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo” (BERCOVITZ, Alberto: op. cit., p. 478).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión o de asociación, entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Este Tribunal ha declarado, por otra parte, que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual y ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras o cifras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pueden incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, del 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: op.cit., p. 475).

En definitiva, el riesgo de confusión o de asociación puede presentarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. A objeto de verificar la existencia del citado riesgo, el examinador deberá tomar en cuenta también los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. IV. De las marcas farmacéuticas. Partículas de uso común. La comparación entre un signo pendiente de registro, destinado a cubrir productos farmacéuticos, y una marca que tiene por objeto el mismo tipo de productos, impone un examen más riguroso, vista la repercusión, en la salud de los consumidores, del riesgo de confusión que se suscite.

El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” (Sentencia dictada en el expediente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXIFARMA”).

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales” (Sentencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).

En definitiva, el Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto” (FERNÁNDEZ- NOVOA, Carlos; op.cit., pp. 265 y 266). Es cierto que “… existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y … la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el expediente Nº 50- IP-2001, publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso “ALLEGRA”). Cabe agregar, sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos o partículas de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario” (Sentencia dictada en el expediente Nº 78-IP-2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año, caso “HEMAVET”). V. Del procedimiento relativo al examen de registrabilidad de un signo como marca La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disciplina un procedimiento que atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de hacer oposición fundamentada y no temeraria a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos (artículo 146).

De haber oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los treinta días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas (artículo 148). De haber habido oposición, y de haber sido admitida, la oficina nacional competente, una vez vencidos los plazos previstos en el artículo 148, se pronunciará a su respecto y, tras el correspondiente examen de registrabilidad, decidirá acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo (artículo 150).

De no haber habido oposición, la oficina nacional también deberá llevar a cabo el correspondiente examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, por ser éste de carácter obligatorio, y pronunciarse, por medio de una Resolución motivada, acerca de la concesión o denegatoria del registro del signo como marca. En efecto, en salvaguarda del debido proceso y del derecho a la defensa de las partes, la decisión deberá ser motivada, es decir, expresar las razones de hecho y de derecho que hayan inclinado a la oficina nacional a pronunciarse en uno u otro sentido.

El Tribunal ha dicho a este propósito que “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto” (Sentencia dictada en el expediente Nº 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 373, del 21 de septiembre de 1998, caso CONTRACHAPADOS).

VI. Del derecho al uso exclusivo de la marca El Tribunal reitera, en el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquiera de los actos de aprovechamiento de la marca que se encuentran prohibidos por virtud de la Decisión en referencia. Sobre la posibilidad de obrar contra terceros, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse … al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ello se afecte su interés legítimo” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP-98, del 15 de mayo de 1998, publicada en G.O.A.C. N° 481, del 13 de septiembre de 1999, caso “DERMALEX”).

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Cualquier signo integrado por letras, números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representación gráfica.

El registro no se verá impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Éste, en cambio, no será registrable como marca si se encuentra incurso en una cualquiera de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 2º En la comparación entre dos signos mixtos, o entre uno mixto y otro denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo. 3° Sobre la base del principio de prioridad registral que deriva de la aplicación de la máxima “prior in tempore potior in iure”, en el supuesto de conflicto entre varias solicitudes de registro de un signo como marca, debe atribuirse trato jurídico preferente a aquella que se hubiese formulado válidamente con anterioridad a las demás. 4° Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre una marca, registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, y un signo pendiente de registro como marca, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios. 5º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 6° La comparación entre un signo ya registrado como marca, destinado a distinguir productos farmacéuticos, y un signo pendiente de registro, destinado a distinguir el mismo tipo de productos, deberá llevarse a cabo mediante un examen más riguroso, toda vez que la existencia del riesgo de confusión entre ellos pudiera repercutir negativamente sobre la salud de los consumidores.

Sin embargo, el Tribunal reitera que, si el signo ha sido confeccionado con elementos o partículas de uso general, la distintividad deberá buscarse en el elemento diferente que forme parte de aquél y en la condición de signo de fantasía que logre constituir el conjunto marcario. 7° En el procedimiento de registro de un signo como marca, la oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no oposiciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, conforme a lo alegado y probado en autos. 8º El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquiera de los actos de aprovechamiento de la marca que se encuentran prohibidos por virtud de la Decisión 486.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Moisés Troconis Villarreal PRESIDENTE Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA