PROCESO Nº 195-IP-2005 Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3, con sede en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 134, 135, literal b, y 136, literal a, eiusdem.

Parte actora: señor Fabián Agustín Toral Maldonado. Caso: denominación “YO”. Expediente Interno No. 273-2003. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintiséis de enero del año dos mil seis. VISTOS El oficio N° 593-TDCAC-2005, del 16 de septiembre de 2005, recibido en este Tribunal, junto con sus anexos, el 20 de septiembre de 2005, por medio del cual el señor Secretario Relator del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3, con sede en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, remite “el expedientillo del juicio contencioso administrativo Nro. 273-2003 propuesto por FABIÁN AGUSTÍN TORAL MALDONADO contra el Director Nacional de Propiedad Intelectual … en el que se solicita que el Tribunal … emita la correspondiente interpretación prejudicial en virtud de lo previsto en el Art. 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, con motivo del proceso interno que cursa en el expediente Nº 273-2003;

La copia de la providencia dictada el 9 de septiembre de 2005 por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3, mediante la cual se solicita la interpretación prejudicial de “la DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA NRO. 486 EN SU ART. 191 …”; y, El Informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, en el cual se indica que “El actor … considera que la Resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial le afecta y causa un indiscutible perjuicio a su legítimo interés, entre la marca ‘YOYO’ de propiedad de MANUFACTURAS STOP S.A. quien presentara oposición de registro y la marca ‘YO’ de su representación, en virtud de existir una serie de diferencias de orden morfológico y semántico que consolidan el poder distintivo de una y otra que, por tanto, evitan el riesgo de confusión derivado de su eventual convivencia en el tráfico jurídico y mercantil y que han sido inobservadas por el Director Nacional de Propiedad Industrial”.

De los anexos que acompañan a la providencia y a la comunicación citada se desprenden, además, los siguientes elementos: 1. Demanda En su demanda, relativa al ejercicio de un recurso subjetivo o de plena jurisdicción, el actor impugna “la resolución adoptada por el Director Nacional de Propiedad Industrial el día 31 de julio de 2003 … dentro del trámite de registro de la marca ‘YO’, resolución que aceptó la oposición presentada a nombre de MANUFACTURAS STOP S.A. y, consecuentemente, denegó el registro oportunamente solicitado por mi persona”.

A este propósito, el actor alega que “Más allá de la proximidad que existe en cuanto a la disposición ortográfica de los dos signos, la autonomía semántica de cada uno les permite ser percibidos de manera distinta. Pese a la proximidad advertida, el número de letras que configura cada marca, dos en un caso y cuatro en el otro, brinda a cada una matices claramente singulares, que sumado a la entidad conceptual que cada expresión posee en el lenguaje, hace de ellas suficientemente distintivas entre sí y frente a otros signos”; que “… la doble presencia de la secuencia ortográfica Y-O en la marca perteneciente a MANUFACTURAS STOP S.A., configura una palabra por todos conocida que, siendo sustancialmente distinta en su significado, difiere notablemente en su impacto visual respecto a la marca de mi propiedad, generando patrones de percepción distintos en cada caso, que alejan al público de la posibilidad objetiva de confundirlas”; que “la sonoridad de una y otra derivada del flujo normal del idioma, sumada al proceso mental automático que se produce en el público como resultado de la autonomía conceptual de cada expresión, contrarresta las coincidencias que se obtienen de la descomposición fragmentaria de sus secuencias ortográficas”; que las marcas “YO” y “YOYO” pertenecen al subtipo de las “marcas denominativas arbitrarias”, y que “Ambas suponen un concepto específico, provisto de su propia definición en el lenguaje y, por ende, plenamente identificables y distinguibles en su esencia, contenido y alcance semánticos por parte del público consumidor”; que “el significado de las palabras, en el caso de las marcas arbitrarias, es un factor coadyuvante a su distintividad, más aún si consideramos que, en el caso de los vocablos ‘YO’ y ‘YOYO’, su esencia semántica es percibida por el público de manera directa, inequívoca y espontánea … el consumidor, que conoce a cabalidad el significado de las dos palabras, está en capacidad de advertir y discernir las diferencias que entre ellas existen, y extenderlas natural y necesariamente al ámbito de los signos distintivos”.

Acerca del “uso y la notoriedad del signo distintivo ‘YO’ como nombre comercial”, el actor argumenta que “… el derecho sobre el nombre comercial se constituye a partir de una excepción al principio general que, consagrando los efectos constitutivos de derecho de la formalidad registral, confiere al uso del nombre comercial, por el tiempo que se produzca, efectos vinculantes oponibles erga omnes, según prescribe el Art. 191 de la Decisión 486”; que “Por consiguiente, soy titular exclusivo del derecho de propiedad industrial sobre el nombre comercial ‘YO’, cuenta habida de que éste identifica, desde hace años atrás, los establecimientos donde comercializo los bienes que produzco, es decir, las prendas de vestir confeccionadas por F&Y TEJIDOS, empresa de mi propiedad, indisolublemente asociada al signo distintivo ‘YO’, pues es éste el nombre con el cual se conoce e identifica habitualmente, tanto a mi empresa como a los productos que ella fabrica, por parte del público en general y de los sectores afines al ámbito textil.

Es en este nivel de difusión donde radica justamente la notoriedad atribuible al signo distintivo ‘YO’ ”; que “el signo distintivo ‘YO’ identifica entonces, en estricto rigor, una procedencia empresarial muy concreta …”; que “… resulta económicamente lógico y jurídicamente legítimo, que la palabra ‘YO’, con la que el público identifica y conoce masivamente a un establecimiento dedicado a la comercialización de prendas de vestir, y con la que asocia a la empresa textil que las produce, sea también la que identifique al producto final.

Y si a ello añadimos el hecho incontrovertible de su notoriedad, veremos cómo lo resuelto por el señor Director Nacional de Propiedad Industrial me causa un grave perjuicio, que coarta gravemente mi derecho constitucional de libertad empresarial y comercial”; y que “Si a lo dicho se suma la obligación omitida por la Autoridad Competente de reconocer al signo ‘YO’ el trato jurídico preferencial que demandan los signos notorios o notoriamente conocidos, más allá de su naturaleza o destino en el tráfico comercial, el perjuicio advertido se agrava ostensiblemente”. 2.

Contestación a la demanda Obra en autos una copia de la providencia emanada del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nro. 3, del 7 de septiembre de 2004, en la cual se deja constancia de que “Comparecen a este Tribunal Distrital: a) el … Director Distrital Encargado de la Procuraduría General del Estado en Cuenca … quien expresa que interviene en este proceso en ejercicio del patrocinio del Estado; y b) el … Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual … quien da contestación a la acción propuesta en su contra por Fabián Agustín Toral Maldonado, escrito en el cual constan las excepciones respectivas.

Consta del proceso las citaciones practicadas tanto al Director Nacional de Propiedad Industrial cuanto al Apoderado de la Sociedad MANUFACTURAS STOP S.A., quienes no han comparecido al proceso …”.

CONSIDERANDO

Que la norma cuya interpretación se solicita es la prevista en “la DECISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA NRO. 486 EN SU ART. 191 …”; Que, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se pide forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición señalada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 34 y 35 del expediente, el Tribunal decidió admitir a trámite la presente solicitud de interpretación prejudicial, así como “Fijar un término de diez (10) días hábiles, a contar de la fecha de notificación del presente auto, para que el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nro. 3, con sede en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, se sirva hacer del conocimiento de este Tribunal la fecha de presentación, en sede administrativa, de la solicitud de registro como marca del signo ‘YO’ ”;

Que, en fecha 21 de noviembre do 2005, el Tribunal recibió el Oficio N° 898-TDCAC-2005, suscrito por el señor Secretario Relator del citado Tribunal Distrital, en el cual se da cuenta de que “por información del Dr. Rodrigo Andrés Cordero, Abogado patrocinador del señor Fabián Agustín Toral, Representante de la Marca ‘YO’, la fecha de presentación en sede administrativa, de la solicitud de registro de la marca del signo (sic) ‘YO’ se realizó el 9 DE JULIO DEL 2002, la cual consta en la Resolución Nro. 0982209 de fecha 21 de Julio de 2003 del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual …”; y, Que, una vez examinada la vigencia de la norma sometida a consulta, esto es, el artículo 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tribunal encuentra procedente su interpretación; así como, en ejercicio de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, la interpretación de oficio de los artículos 134, 135, literal b, y 136, literal a, de la citada Decisión. Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

(…)”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”. I. La marca y sus elementos constitutivos. Requisitos de un signo para ser registrado como marca. La distintividad derivada del uso previo del signo. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 134 de la Decisión 486, se entiende por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

El registro de un signo como marca tiene por objeto la tutela del interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre aquél, y la del interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinado, garantizándoles, sin riesgo de confusión o de asociación, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio de que se trate.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. Según la enumeración no exhaustiva también prevista en el citado artículo 134, podrán constituir marca los signos integrados por letras, números o palabras, los gráficos, sonidos u olores, el color delimitado por una forma o una combinación de colores, y la forma, envases o envolturas de los productos, así como la combinación de tales signos entre sí. Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de la norma de extender el alcance de la noción de marca.

Ahora bien, el registro de un signo como marca se encuentra expresamente supeditado a que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. Dicho registro, sin embargo, no se verá impedido por la naturaleza del producto o servicio a que haya de aplicarse aquél. En la doctrina se sostiene, por otra parte, que “… es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la perceptibilidad, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el principal de sus requisitos, que es la aptitud distintiva” (OTERO LASTRES, José Manuel: “Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”, Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).

En consecuencia, a los efectos de su registro, y de conformidad con el artículo 135, literal a, de la Decisión 486, el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad.

La aptitud distintiva es pues, junto con la naturaleza de signo de la marca, uno de sus elementos constitutivos, así como un requisito esencial para su registro. Esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

A título de referencia, cabe citar el criterio de la jurisprudencia europea, según la cual se trata de analizar “si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios” (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, del 2 de julio de 2002, asunto T-323/00).

Este Tribunal ha señalado sobre el particular que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable.

Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, genérico, común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En la doctrina se explica que “un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca” (BERCOVITZ, Alberto; “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra- España, 2003, p. 471). En el orden comunitario, se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, hace posible la inscripción de signos impedidos inicialmente de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva.

La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad ha sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que, de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro. Queda entendido que, en primer lugar, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado.

El uso real implica la actividad comercial de venta del producto o de comercialización del servicio, toda vez que la actividad únicamente publicitaria no es demostrativa de la disponibilidad del producto o del servicio en el mercado. Y en segundo lugar, el solicitante deberá acreditar que el sector de los consumidores o usuarios correspondientes del País Miembro, en un número importante, reconocen el signo como distintivo del producto o del servicio de que se trate y, por tanto, como indicador de su origen empresarial y de su calidad.

La susceptibilidad de representación gráfica, es decir, la aptitud del signo para ser expresado mediante una imagen o por escrito, es un requisito para su registro, ya que el signo ha de percibirse por cualquiera de los sentidos y retenerse por la memoria. En efecto, el artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, por lo que, si un signo sonoro u olfativo, además de poseer aptitud distintiva, es representable gráficamente, podrá ser registrado como marca, aunque dicha representación sea sólo de alcance artístico, técnico o lingüístico.

II. De la comparación entre signos. Del riesgo de confusión o de asociación. De la confusión directa e indirecta. De la identidad y semejanza. De las reglas de comparación. Los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 136, literal a, no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Del texto de la disposición citada se desprende además que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca en confusión o asociación a los consumidores o usuarios, puesto que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. A fin de establecer si se configura o no el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca, o de un signo solicitado con anterioridad para registro como marca, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, sea que éstos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de “una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta … dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo” (BERCOVITZ, Alberto; op.cit., p. 478).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión o de asociación, entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. El Tribunal ha declarado a este propósito que “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, del 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”).

En lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica” (Sentencia dictada en el expediente N° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de 1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual y ortográfica se presenta por el parecido entre las letras o cifras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras o cifras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pueden incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras o cifras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, del 22 de junio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto; op.cit., p. 475).

En definitiva, el riesgo de confusión o de asociación puede presentarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. A objeto de verificar la existencia del citado riesgo, el examinador deberá tomar en cuenta también los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. III. Del derecho exclusivo sobre el nombre comercial El Título X de la Decisión 486 disciplina el régimen de protección del nombre comercial, es decir, del signo distintivo que identifica en el mercado a la actividad económica de una persona natural o jurídica, a una empresa o a un establecimiento mercantil (artículo 190), y que le otorga a su titular, en razón de la exclusividad de su derecho sobre el nombre, la posibilidad de impedir a los terceros el uso en el comercio de un signo idéntico o semejante que pudiera causar confusión o riesgo de asociación con la empresa de aquél o con el origen de los productos o servicios que distinga (artículo 192), o que pudiera producir un daño económico o comercial injusto o implicar el aprovechamiento injusto del prestigio de un nombre comercial notoriamente conocido, así como la realización no consentida de cualquier acto de aprovechamiento del signo de los señalados en el artículo 155 de la Decisión. En este contexto, la existencia de un nombre comercial impide el registro como marca de un signo idéntico o semejante si, dadas las circunstancias, su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (artículo 136, literal b).

A tenor de las disposiciones previstas en los artículos 191 y 193 de la Decisión, el derecho exclusivo sobre el signo citado se adquiere únicamente por virtud de la anterioridad de su uso en el comercio, de manera que, si bien su titular podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente, de conformidad con la legislación de cada País Miembro, el derecho no se constituirá por el registro o depósito de la designación, sino por su uso precedente.

De cesar el uso del nombre comercial o de la actividad económica de la empresa de que se trate, se extinguirá el derecho constituido a su respecto. El Tribunal ha declarado sobre el particular que “… la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga …”, y que “… Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro” (Sentencia dictada en el expediente N° 45-IP-98, del 31 de mayo de 2000, publicada en la G.O.A.C N° 581, del 12 de julio del mismo año, caso “IMPRECOL”).

Por otra parte, de solicitarse el registro como marca de la designación constitutiva del nombre comercial protegido, la existencia previa de éste no exime a su titular del cumplimiento de los requisitos de registrabilidad exigidos por la Decisión a cualquier otro signo. Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Cualquier signo integrado por letras, números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representación gráfica.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. El registro no se verá impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Éste, en cambio, no será registrable como marca si se encuentra incurso en una cualquiera de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, salvo la excepción prevista en el citado artículo 135, último párrafo.

En el caso del nombre comercial protegido, su existencia impide el registro como marca de un signo idéntico o semejante si, dadas las circunstancias, su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación. 2º Por excepción a la prohibición de registro del signo no distintivo ab initio, o que sea descriptivo, genérico, común o usual, o que consista en un color no delimitado por una forma específica, el signo en cuestión podrá ser registrado como marca si el solicitante, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En este caso, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado, así como el hecho del reconocimiento del signo, en tanto que distintivo del producto o del servicio que constituya su objeto, por parte del sector de los consumidores o usuarios correspondientes, en el País Miembro de que se trate. 3° Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre una marca, registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, y un signo pendiente de registro como marca, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios. 4º En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 5º El derecho exclusivo sobre el nombre comercial se adquiere únicamente por virtud de la anterioridad de su uso en el mercado.

La protección del signo en referencia se encuentra supeditada a la prueba de su uso real y efectivo para identificar y distinguir la actividad económica, la empresa o el establecimiento mercantil de su titular. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3, con sede en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA