PROCESO Nº 205-IP-2005 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 134, literal f, y 135, literales c) y f), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 135, literales a), b) y e), eiusdem.

Parte actora: sociedad VENUS COLOMBIANA S.A. Caso: signo “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”. Expediente Interno: No. 2003-00117 (8884). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintidós de febrero del año dos mil seis. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en el “literal f) del artículo 134 y literales c) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 7 de octubre de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente: 1.

Demanda 1.1. Cuestión de hecho Según el consultante, la parte actora alega que “la sociedad VENUS COLOMBIANA S.A., solicitó ante la División de Asuntos (sic) Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca figurativa consistente en la forma de una bota y sus suelas para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza”; que “… publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, dentro del término legal, la sociedad STANTON & CIA S.A., presentó demanda de oposición, con fundamento en los artículos 135 literales b) y d) y 136 literal f) de la Decisión 486 …”; que “mediante Resolución núm. 12826, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la demanda de oposición presentada por STANTON & CIA S.A., y negó el registro de la marca figurativa, solicitada por la sociedad actora”; que “la División de Signos Distintivos resolvió desfavorablemente el recurso de reposición mediante Resolución núm. 25064, confirmando la Resolución núm. 12826”; y que “mediante Resolución núm. 34727, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió desfavorablemente el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución núm. 12826, en el sentido de negar el registro de la marca figurativa solicitada, quedando agotada la vía gubernativa”.

En el texto de la Resolución 12826, del 29 de abril de 2002, consta que “la sociedad Stanton & Cía S.A. … interpuso oposición contra la solicitud de registro … El objeto de la oposición es que se niegue el registro y se fundamenta de la siguiente manera: Es titular de las marcas AEROFLEX CAMINA CONTIGO, NI UN PASO MAS SIN CALZADO STANTON CAUCHOSOL, BAXTER y AEROFLEX … en la clase 25”.

Se observa además que el apoderado de la sociedad VENUS COLOMBIANA S.A. alega en su demanda que “El día 29 de junio de 2001, la sociedad VENUS COLOMBIANA S.A., solicitó … el registro de la marca FIGURATIVA consistente en la forma de una bota y sus suelas, para identificar productos de la clase 25 …”; y que los argumentos formulados por la sociedad STANTON & CIA S.A., al oponerse al registro de marca solicitado, “hacen referencia a una marca FIGURATIVA diferente a la solicitada, razón por la cual la oposición ha debido haber sido declarada infundada.

Se puede apreciar cómo en varios apartes del escrito se hace referencia la (sic) figura de un zapato y su suela, cuando realmente la marca figurativa solicitada consistía en la figura de una bota y sus suelas”. 1.2. Cuestión de derecho Informa el consultante que la actora denuncia la violación del artículo 134, literal f, de la Decisión 486, ya que “si la marca solicitada consiste en la forma de un producto, necesariamente hay que concluir que se trata de aquellas formas a que hace referencia la norma contenida en la normatividad andina, es decir, que contrariando expresamente la norma que permite el registro de formas de productos que no consistan exclusivamente en su forma usual, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro solicitado en la clase 25 internacional”; y que “en la medida en que la marca solicitada estaba comprendida en el supuesto de hecho que permite el registro de las formas de productos, la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en una violación a la normatividad andina de propiedad industrial al negar una marca que debía ser registrada”.

También indica el consultante que, según la parte actora, el artículo 135, literal c, de la Decisión 486, también infringido, establece “ … una de las principales modificaciones realizada por la normativa del año 2000 … dada por la inclusión expresa de la posibilidad de registrar marcas que consistan en la forma de los productos; norma que se complementó en cuanto al alcance de la prohibición de registrar marcas de ese tipo, al indicarse que sólo son irregistrables aquellas marcas que consistan exclusivamente en una forma usual de los productos”; que, a juicio de la actora, “la Decisión 486 permite que si una marca figurativa no coincide exactamente con la forma usual del producto, puede ser registrada, otorgando a su titular la exclusividad sobre aquello que precisamente diferencia la figura solicitada de la forma usual”; que “la marca solicitada para registro, definitivamente no consiste exclusivamente en la forma usual de una ‘bota’, pues contrario a lo dicho por la División de Signos Distintivos que a la postre negó el registro; ésta (sic) marca contiene elementos adicionales que han sido aplicados a la forma usual de una bota”; y que “el hecho de incluir la forma usual en la solicitud de registro como parte de la marca, no la hace irregistrable, pues como lo ha señalado la Superintendencia de Industria y Comercio en múltiples ocasiones, un signo en un principio irregistrable se convierte en registrable cuando es acompañado por otro que le otorgue la distintividad necesaria para cumplir con los requisitos de la marca”.

El consultante refiere asimismo el alegato del actor según el cual se incurrió en la violación del artículo 135, literal f, de la Decisión 486, por cuanto “el razonamiento de la Administración se basó en una aplicación analógica de una norma prohibitiva, únicamente aplicable a marcas nominativas o mixtas”; que “una marca figurativa, por definición no está compuesta por ninguna letra, por lo que no es posible, por su misma naturaleza, que consista exclusivamente en el nombre del producto o servicio identificado.

En el caso de las botas y las suelas comprendidas en la clase 25 internacional, serían genéricas las marcas ‘BOTA’ y ‘SUELAS’, las cuales definitivamente no coinciden con el signo solicitado para registro por VENUS COLOMBIA (sic) S.A. … la entidad demandada simplemente se limitó a sostener que el consumidor, al encontrarse con el signo, sabría que se trataba de una bota y sus suelas, para lo cual es necesario tener en cuenta que, en casos anteriores como lo fue el de los restaurantes EL ROBLE Y LA CAVA, no se les negó el registro a pesar de que el público, al encontrarse en el mercado, sabría que se trataba de signos que identificaban un servicio específico y aún cuando leen donde era aplicable la causa de irregistrabilidad por Genericidad”.

Además, se alega en la demanda que “Una interpretación sistemática de la norma permisiva y de la norma prohibitiva, de acuerdo con el principio general de derecho según el cual la interpretación a las normas prohibitivas debe ser restrictiva y que la de las normas permisivas puede ser analógica, nos lleva a sostener que la Decisión 486 permite expresamente el registro de las formas de los productos que no consistan exclusivamente en una forma usual.

En consecuencia, dichas normas implican que si una marca figurativa no coincide exactamente con la forma usual del producto, puede ser registrada otorgando a su titular exclusividad sobre aquello que precisamente diferencia la figura solicitada de la forma usual”; que “la marca solicitada para registro … no consiste exclusivamente … en la forma usual de un (sic) bota, pues contiene elementos adicionales que han sido aplicados a la forma usual de una bota.

En palabras del propio Tribunal Andino de Justicia, es evidente que cuando algunas formas o relieves se están aplicando o agregando a una forma usual, precisamente se pretende la exclusividad sobre esa forma adicional y no sobre lo que compone la forma usual”; que “Lo que ocurre es que para solicitar la exclusividad sobre esas formas o relieves, es necesario solicitar el registro enmarcado dentro de la forma usual, lo cual no puede impedir que la Oficina Nacional Competente entienda que lo que se pretende apropiar con el registro es lo que se le adiciona a la forma usual”.

La demanda incluye una gráfica “en la que se muestra en color negro la parte del signo que pretende ser protegida por mi cliente, la cual consiste en el relieve y diseño que ha agregado a la forma usual del producto, y por otra parte se muestra en línea punteada roja, la parte del signo solicitado sobre la cual no se pretende exclusividad, por tratarse de la forma usual del producto, pero que es necesaria para mostrar adecuadamente el signo solicitado …”; que “… se está generando en los diferentes países de la Comunidad Andina una situación de inseguridad jurídica, pues un empresario como mi representada, a pesar de actuar ante países que supuestamente tienen la misma normatividad de marcas, está sujeto a que una Oficina considere que su marca tiene la suficiente distintividad intrínseca, mientras que otra Oficina considere lo contrario, sin que medie una razón jurídica que justifique ese hecho”; que “es reconocido como principio general de derecho, que las normas de interpretación sólo son aplicables en la medida en que el texto estudiado presente algún tipo ambigüedad (sic).

Sin embargo, ante la claridad absoluta de la prohibición, referida a signos que sean el nombre de un producto o servicio, no cabe duda que se está refiriendo a marcas nominativas o mixtas, las cuales por contener vocablos, son las únicas que pueden ser en sí mismas el nombre de un producto o servicio”; y que “una marca FIGURATIVA, por definición no está compuesta por ninguna letra, por lo que no es posible, por su misma naturaleza, que consista exclusivamente en el nombre del producto o servicio identificado.

En el caso de las botas y las suelas comprendidas en la clase 25 internacional, serían genéricas las marcas ‘BOTA’ y ‘SUELAS’, las cuales definitivamente no coinciden con el signo solicitado para registro por VENUS COLOMBIANA S.A.”. 2. Contestación a la demanda 2.1. En el escrito de contestación a la demanda, presentado por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se sostiene que “La Oficina Nacional Competente procedió acertadamente a efectuar un análisis y el respectivo estudio de la marca figurativa que nos ocupa dentro de un criterio objetivo y universal conforme a la jurisprudencia y la doctrina concluyéndose que esta marca figurativa no está provista de los suficientes elementos que le den fuerza distintiva, y que por lo mismo no cumple con los requisitos para ser registrada como marca, y con su registro se estaría privando a los competidores del titular, de utilizar estas formas habituales para identificar los mismos productos comprendidos en la clase 25 de la nomenclatura vigente”; que “Como se sostuvo acertadamente en los actos administrativos acusados en un principio las formas tridimensionales y bidimensionales pueden registrarse como marcas, en tanto no se constituyan en la forma usual del producto o de su envase o le impongan una ventaja funcional o técnica al mismo …”; que “Efectuado el análisis de la figura consistente en una bola (sic) y diseño de una suela de bola (sic) según el modelo solicitado, se tiene que la reprnsentación (sic) para amparar suelas y xalzado (sic) entre otros se constituye en la forma usual de las suelas y zapatos de cierto tipo que se comercializan en el mercado, los consumidores tienen un conocimiento previo de estre (sic) tipo de diseños y las asocia de manera inmediata y directa a la presentación de los productos que el comerciante desea cobijar; por lo tanto, el signo solicitado carece de la distintividad para constituirse como marca, por la incapacidad de distinguir en el mercado los productos que pretende”; que “la marca solicitada es tridimensional siendo evidente que carece de la suficiente fuerza distintiva para ser registrado como marca (sic), ya que designa de manera clara, inmediata y directa el producto amparado”; que “Los consumidores al apreciar una marca como la solicitada identificarían el producto como tal, zapatos y suelas que suelen tener este tipo de presentación sin que pueda diferenciarlas de los ofrecidos por del os (sic) ofrecidos por los demás competidores”; que “En consecuencia, la marca figurativa para productos de la clase 25 en debate, es irregistrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 … como se expuso acertadamente por la Oficina Nacional Competente …”; y que “… las resoluciones acusadas no son nulas, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante”. 2.2.

El apoderado general de la sociedad STANTON & CIA S.A., en su calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, manifiesta en su escrito de contestación que “la marca figurativa que pretende registrar el actor consiste exclusivamente en el diseño de una bota y una suela …”; que “la marca negada ES EXCLUSIVAMENTE el diseño de una bota y una suela”; que se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135, literal c, de la Decisión 486, “por cuanto la marca que se pretende registrar utiliza SOLAMENTE como diseño gráfico los elementos básicos de los productos de calzados, es decir, la figura de una bota y una suela, sin añadirle elemento alguno que aporte mínimamente en su distintividad”; que, de concederse el registro, “se impedirá que cualquier persona pudiese utilizar el diseño de una suela o de una bota lo cual sería palabras más, palabras menos, una MONOPOLIZACIÓN del mercado”; que “la marca FIGURATIVA que se pretende registrar, al tratarse solamente de la figura genérica de una bota y una suela, la cual sin duda alguna hace parte de la clase 25 internacional, carece de todo elemento que aporte distintividad alguna, por lo que se encuentra presente un gran riesgo de confusión entre el público consumidor”; que “Es claro que la marca figurativa del actor es una bota y una suela, y al representar la figura estos conceptos, nos encontramos que son genéricas para distinguir productos de la clase 25 Internacional”; que “el mismo actor está reconociendo que está utilizando principalmente la forma general de una bota y por consiguiente de una suela tal cual, para obtener el registro de su marca”; y que “… en ningún momento de este escrito se está rebatiendo la utilización de una forma general de una bota y su suela dentro del diseño de la marca, sino se está haciendo referencia a que el problema surge cuando se trata EXCLUSIVAMENTE de ese diseño, sin los elementos adicionales SUFICIENTES que permitan distinguir un producto de otro”.

CONSIDERANDO

Que las normas cuya interpretación se solicita son las previstas en el “literal f) del artículo 134 y literales c) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se pide forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra al folio 294 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; y, Que, examinada la aplicabilidad de las disposiciones sometidas a consulta, así como los elementos documentales remitidos junto con la solicitud, el Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos 134, literal f, y 135, literales c) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como, de conformidad con la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, la del artículo 135, literales a), b) y e), de la citada Decisión. Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; (…)”. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

(…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

(…)”. I. La marca y sus elementos constitutivos. Requisitos de un signo para ser registrado como marca. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 134 de la Decisión 486, se entiende por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. El registro de un signo como marca tiene por objeto la tutela del interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre aquél, y la del interés general de los consumidores o usuarios a quienes se halla destinado, garantizándoles, sin riesgo de confusión o de asociación, el origen empresarial y la calidad del producto o servicio de que se trate.

En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. Según la enumeración no exhaustiva también prevista en el citado artículo 134, podrán constituir marca los signos integrados por letras, números o palabras, los gráficos, sonidos u olores, el color delimitado por una forma o una combinación de colores, y la forma, envases o envolturas de los productos, así como la combinación de tales signos entre sí. Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de la norma de extender el alcance de la noción de marca.

Ahora bien, el registro de un signo como marca se encuentra expresamente supeditado a que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. Dicho registro, sin embargo, no se verá impedido por la naturaleza del producto o servicio a que haya de aplicarse aquél. En la doctrina se sostiene, por otra parte, que “… es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la perceptibilidad, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el principal de sus requisitos, que es la aptitud distintiva” (OTERO LASTRES, José Manuel: “Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”, Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).

En consecuencia, a los efectos de su registro, y de conformidad con el artículo 135, literal a, de la Decisión 486, el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad.

La aptitud distintiva es pues, junto con la naturaleza de signo de la marca, uno de sus elementos constitutivos, así como un requisito esencial para su registro. Esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.

A título de referencia, cabe citar el criterio de la jurisprudencia europea, según la cual, se trata de analizar “si la marca solicitada permitirá que el público correspondiente distinga los productos o servicios designados con dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al adquirir tales productos u obtener tales servicios” (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, del 2 de julio de 2002, asunto T-323/00).

Este Tribunal ha señalado sobre el particular que “… la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño” (Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 231, del 17 de octubre de 1996, caso “MAMMA”).

La susceptibilidad de representación gráfica, es decir, la aptitud del signo para ser expresado mediante una imagen o por escrito, es un requisito para su registro, ya que el signo ha de percibirse por los sentidos y retenerse por la memoria. En efecto, el artículo 134 de la Decisión 486 establece que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, por lo que, si un signo sonoro u olfativo, además de poseer aptitud distintiva, es representable gráficamente, podrá ser registrado como marca, aunque dicha representación sea sólo de alcance artístico, técnico o lingüístico.

II. De las clases de signos En lo que concierne a la estructura del signo utilizado, y a propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a los signos figurativos y tridimensionales. II.I. Signos figurativos Los signos gráficos —entre los cuales se encuentran los figurativos— son visualmente perceptibles y se expresan en la forma externa de imágenes, figuras o dibujos, provistos o no de significado conceptual.

En ellos, indica la doctrina, la figura “se limita a evocar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores”; mientras que, en los figurativos, la figura “suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la imagen utilizada como marca; el nombre con el que es formulado este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores”.

En la doctrina se agrega el tipo de signo gráfico que “evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto o ‘motivo’ al que se asciende a través de un proceso de generalización” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss.). El Tribunal ha señalado a este propósito que el análisis sobre la distintividad suficiente de la marca figurativa “requiere de un proceso de cognición más elaborado ya que la marca figurativa debe protegerse no solamente por su aspecto gráfico propiamente dicho, sino también por el concepto que la figura puede producir en la mente de los consumidores.

(…) la regla … se dirige a recomendar que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa -el trazado por una parte y el concepto que suscita por la otra- la parte conceptual o ideológica suele prevalecer …” (Sentencia dictada en el expediente Nº 14-IP-97, del 17 de abril de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 354, del 13 de julio del mismo año, caso marca “FIGURATIVA”).

Por tanto, para verificar si el signo figurativo no se encuentra incurso en las prohibiciones y cumple los requisitos para su registro como marca, será necesario analizar la forma externa de la imagen, figura o dibujo, así como su significado conceptual. Por otra parte, para que este tipo de signos sea distintivo debe poseer algún elemento específico que permita a los consumidores saber de su origen comercial, pero no es necesario que informe con exactitud acerca de la identidad del fabricante de los productos que constituyan su objeto.

Cabe agregar que el signo figurativo es bidimensional, como lo ha manifestado la jurisprudencia de este Tribunal, “Un signo consistente en la representación gráfica de una naranja es figurativo, bidimensional, pues dicha representación no ocupa por sí misma un lugar en el espacio; lo que ocupa el espacio determinado es el objeto sobre el que se ha impreso la gráfica (v. gr. el papel).

En cambio, si el signo no se encuentra constituido por la representación gráfica de la naranja sino, v. gr., por una naranja artificial, será tridimensional” (Sentencia dictada en el expediente N° 23-IP-98, del 25 de septiembre de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 379, del 27 de octubre del mismo año, caso: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”).

II.II. Signos tridimensionales El artículo 134, literal f, de la Decisión 486, establece que podrán constituir marca “La forma de los productos, sus envases o envolturas”. Y el artículo 138, literal b, eiusdem, menciona, como uno de los requisitos que debe cumplir la solicitud de registro de un signo como marca, que se reproduzca ésta “cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”.

La Decisión 486 distingue pues entre el signo figurativo y el tridimensional. El Tribunal ha precisado que, en el caso del signo tridimensional en sí, se trata de “un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el del tacto …” (Sentencia dictada en el expediente N° 33-IP-2005, del 25 de mayo de 2005, publicada en la G.O.A.C. N° 1224, del 2 de agosto del mismo año, caso “FORMA DE BOTELLA”).

En relación con este tipo de signos, provisto de volumen, el artículo 134, literal f, de la Decisión 486, prevé la registrabilidad como marca del signo tridimensional que constituya la forma, el envase o la envoltura del producto que pretende distinguir. Se entiende que el signo en referencia debe ser apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto —aptitud distintiva que presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos—, así como ser susceptible de representación gráfica y no hallarse incurso en las prohibiciones contempladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión citada, sin que la naturaleza del producto o del servicio de que se trate constituya obstáculo para su registro.

Por tanto, será registrable como marca la forma del producto, o su envase, o su envoltura, “si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases (u otras formas, o envolturas) destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado (…) Para llegar a constituir marca, una forma usual (o un envase, o una envoltura) debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado” (Sentencia dictada en el expediente N° 33-IP-2005, del 25 de mayo de 2005, publicada en la G.O.A.C N° 1224, del 2 de agosto del mismo año).

Resta advertir que no cabe derivar la distintividad del signo tridimensional de la etiqueta o de la denominación impresa en la forma, envase o envoltura que lo constituya, puesto que “el etiquetado que lleva impreso el envase o la envoltura no hace parte de la forma externa a registrar como marca …” (Sentencia del expediente N° 33-IP-2005, ya citada).

Importa pues que la forma, el envase o la envoltura del producto pueda distinguirse “de entre otros envases (formas o envolturas) de productos idénticos o similares existentes en el comercio” (Sentencia dictada en el expediente N° 82-IP-2000, del 2 de marzo del 2001, publicada en la G.O.A.C. No. 651, del 20 de marzo del mismo año, caso “DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE”).

III. De la prohibición de registrar como marca el signo consistente exclusivamente en la forma usual de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o por la función del producto El artículo 135, literal c, de la Decisión 486, prohíbe el registro como marca de la forma tridimensional de un producto, cuando ella consista exclusivamente en la forma usual del producto o de su envase.

También prohíbe el registro cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por su función. En estos casos, según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, a juicio de Martínez Miguez, “resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen” (FERNÁNDEZ- NOVOA; ob. cit., p. 85).

Según Manuel Pachón, se trata de las formas que se deben a la naturaleza o a la función industrial del producto, “como sucede con la configuración de las cuchillas de afeitar que para que cumplan su función tienen que acomodarse a la forma de las máquinas de afeitar” (PACHÓN, Manuel: “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”; Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez; p. 214).

En resumen, se encuentra prohibido el registro como marca de la forma usual del producto o de su envase, por carecer de distintividad y por no ser admisible su apropiación en exclusiva. En cambio, como lo ha dicho el Tribunal, siguiendo la orientación de Fernández Novoa, “la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica” (Sentencia del expediente N° 23-IP-98, ya citada).

Por tanto, el derecho al uso exclusivo del signo no se extiende a la forma usual del producto sino a los elementos que le otorguen distintividad. Y el juicio sobre la registrabilidad del signo deberá pronunciarse in concreto, visto que, por ejemplo, “la forma usual de unas tijeras es irregistrable como marca para este tipo de producto, pero no para identificar vestidos” (Sentencia del expediente N° 23-IP-98, ya citada).

IV. De los signos descriptivos El signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del producto o servicio. Y si las características sobre las que informa son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal e, de la Decisión 486, no podrá ser registrado.

Esta prohibición reproduce, en lo sustancial, la prevista en el artículo 82, literal d, de la Decisión 344, por lo que el Tribunal reitera el criterio interpretativo establecido desde entonces sobre la cuestión que se examina. El fundamento de la prohibición viene dado por el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. El registro del signo descriptivo conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia. Para juzgar sobre la naturaleza descriptiva de un signo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o el servicio que constituya su objeto: si la respuesta consiste en la designación del producto o del servicio de que se trate, o en el concepto, la figura o la forma que el signo evoque, habrá lugar a considerarlo descriptivo.

Y es que se trata de determinar si el público consumidor o usuario percibe, por intermedio del signo, una relación directa con la designación del producto o del servicio de que se trate, o con una de sus características relevantes. En todo caso, hay que tener presente que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto exclusivamente por elementos descriptivos.

En consecuencia, si una o varios elementos le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, aunque el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de los que fueren puramente descriptivos. Esta posibilidad, había dicho el Tribunal en el marco de la Decisión 344, “… se encuentra configurada en el literal d) del artículo 82 … cuando emplea el término ‘exclusivamente’ al referirse a las marcas descriptivas” (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 265, del 16 de mayo de 1997, caso “MARGARINA EXCLUSIVA”).

V. De los signos genéricos Se entiende por signo genérico el que designa exclusivamente el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio. La falta de distintividad suficiente de estos signos, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de elementos que deben ser de libre disposición, impide su registro.

El establecimiento de la dimensión genérica de un signo debe hacerse in concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto o servicio que pretenda distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte. Y es que uno o varios elementos pueden constituir un signo genérico en relación con un tipo de servicios o productos, pero no en relación con otro.

Además, la dimensión genérica de tales elementos puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registrados como marca. A propósito de los signos genéricos, el Tribunal ha establecido que “ para fijar la genericidad de los signos, es necesario preguntarse ¿qué es?, frente al producto y servicio de que se trata”, ya que, en caso de que la respuesta venga dada con la denominación genérica, el signo, por ser tal, estará incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal f, del artículo 135 de la Decisión 486 (Sentencia dictada en el expediente Nº 07-IP-2001, del 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 661, del 11 de abril del mismo año, caso “LASER”; que reitera lo declarado en las sentencias de los expedientes N° 02-IP-89 y 12-IP-95, ya citadas).

Hay que tener presente pues que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto exclusivamente por indicaciones genéricas o no distintivas. Por tanto, si una o varias indicaciones le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente genéricas.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1° Cualquier signo integrado por letras, números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representación gráfica.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. El registro no se verá impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Éste, en cambio, no será registrable como marca si se encuentra incurso en una cualquiera de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 2º En el examen sobre la distintividad suficiente de un signo gráfico, deberá tenerse en cuenta su impacto visual en el consumidor medio del tipo de productos o de servicios de que se trate.

De ser figurativo el signo, deberá atenderse también a la impresión conceptual que la figura cause en el consumidor o usuario medio en referencia, y al nombre con el que tal concepto es formulado, que es también el nombre con el que es conocida la marca figurativa entre los consumidores. La valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, el elemento en referencia se constituya en factor determinante de la valoración. 3° El signo tridimensional debe ser apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto –aptitud distintiva que presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos-, así como ser susceptible de representación gráfica y no hallarse incurso en las prohibiciones contempladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, sin que la naturaleza del producto o del servicio constituya un obstáculo para su registro.

La distintividad de la forma, envase o envoltorio del producto resulta de la inclusión de elementos arbitrarios o especiales de carácter tridimensional que proveen al consumidor de una visión de conjunto de la forma, envase o envoltorio como indicador del origen del producto, y no como una simple representación de éste. 4° El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género.

Para juzgar sobre si un signo es descriptivo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o servicio amparado por el signo que se pretende registrar: si la respuesta consiste en la designación del producto o servicio, o en el nombre con que se formula el concepto que la expresión gráfica de la marca figurativa representa, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva del signo. Si uno o varios elementos otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de los que fueren puramente descriptivos. 5° El signo genérico no es susceptible de registro, a menos que se halle conformado por uno varios elementos que, utilizados en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarlo de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que el concepto que evoca la figura pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, a tenor de la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Mónica Rosell Medina SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Mónica Rosell SECRETARIA